Trademark infringement: forfeiture of jurisdictional exception and global assessment of confusion risk

1. Invocarea direct în apel a excepției de necompetență materială a primei instanțe. Consecințe.

2. Marcă. Acțiune în contrafacere. Criterii de analiză a riscului de confuzie între marcă și semnul în conflict.

Cuprins pe materii : Drept procesual civil. Competența instanțelor. / Dreptul proprietății intelectuale. Marcă.

Index alfabetic : excepție de necompetență

-decădere

-marcă

-risc de confuzie

-similaritate

NCPC, art. 130, art.132

Legea nr. 84/1998, art. 36

1. Posibilitatea de a ataca încheierea prin care instanța se declară competentă odată cu hotărârea pronunțată în cauză, potrivit art. 132 alin. (2) C.proc.civ., nu repune partea în termenul de invocare a necompetenței materiale a primei instanțe, ci are ca premisă invocarea unei astfel de excepții în termenul legal, excepție care să fi fost soluționată nefavorabil de către prima instanță. Prin urmare, nu se poate susține că neinvocarea excepției necompetenței materiale a primei instanțe în termenul de decădere prevăzut la art.130 alin. (2) C.pr.civ., ar da părții dreptul să susțină necompetența materială direct în apel, în raport cu dispozițiile art. 132 alin. (2) C.proc.civ.

2. Analiza riscului de confuzie trebuie făcută analizând semnul în ansamblu în contextul în care este folosit. Înregistrarea ca marcă a unui element verbal nu conferă dreptul de a interzice folosirea de către un terț a unui element identic sau similar, decât dacă există risc de confuzie, iar existența acestuia se apreciază prin analizarea semnelor în integralitatea lor, întrucât prin modul de folosire de către un terț a unui element verbal asemănător unuia aflat în componența unei mărci acel element poate, de exemplu, să nu fie remarcat de către consumator sau să i se acorde o importanță minoră, astfel încât publicul să nu creadă că produsele sau serviciile despre care este vorba, care poartă semnul în cauză, provin de la același producător sau de la un producător legat economic de titularul mărcii.

Secția I civilă, decizia nr.497 din 8 martie 2016

Prin cererea înregistrată la data de 18.06.2013, reclamanta SC A. SRL a chemat în judecată pe

pârâtele SC B. SRL şi SC C. SRL, solicitând să se constate că folosirea neautorizată de către ambele pârâte a însemnului “Mândruţa” încalcă drepturile de proprietate industrială ale reclamantei asupra mărcii “Carpalat Mândra”; să fie obligate pârâtele să înceteze, de îndată, folosirea neautorizată pe teritoriul României, a însemnului “Mândruţa”, în special prin aplicarea semnului de produse sau ambalaje, oferirea produselor sau comercializarea ori deţinerea lor în acest scop, precum şi interzicerea folosirii de către pârâte a acestor semne identice sau similare cu marca reclamantei în activitatea lor comercială; obligarea pârâtelor la plata unei sume cu titlu de daune interese pentru prejudicial cauzat prin folosirea neautorizată a mărcii reclamantei; să se dispună publicarea în presă, pe cheltuiala pârâtelor a dispozitivului hotărârii, într-o publicaţie de circulaţie națională.

Prin sentinţa civilă nr. 1040 din 18.09.2014, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a V-a civilă, s-a admis în parte acțiunea, s-a constatat că folosirea de către pârâte a însemnului "Mândruţa" încalcă drepturile de proprietate ale reclamantei asupra mărcii “Carpalat Mândra”, au fost obligate pârâtele să înceteze folosirea neautorizată a însemnului "Mândruţa" prin aplicarea acestuia la lapte şi produse lactate sau ambalaje ale acestora, oferirea ori comercializarea ori deţinerea produselor lactate în acest scop şi s-au respins ca neîntemeiate capetele de cerere privind obligarea pârâtelor la plata de daune interese şi la publicarea în presă a dispozitivului prezentei hotărâri judecătoreşti.

Împotriva sentinţei tribunalului a declarat apel pârâta SC B. SRL.

Prin decizia nr. 181/A din 1.04.2015, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă s-a respins, ca nefondat, apelul.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta S.C. B. S.R.L.

În drept au fost invocate prevederile art. 488 alin. (1) pct. 3, 5 şi 8 din NCPC.

În motivarea recursului s-au arătat următoarele.

I. Privind necompetenţa materială a primei instanţe

Codul de procedură lasă în competenţa judecătoriei, ca prima instanţă, o serie de cereri, printre care cea dispusă de art. 94 lit. h) „judecătoria judecă în prima instanţă cererile privind obligaţiile de a face sau de nu face neevaluabile în bani, indiferent de izvorul lor contractual sau extracontractual, cu excepţia celor date de lege în competenta altor instanţe."

Acţiunea introdusă de intimata-pârâtă reprezintă o obligaţie de a nu face, anume acţiunea în interzicere întemeiată pe dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată. Având în vedere faptul că acest tip de acţiune este neevaluabil în bani încadrarea corectă a acţiunii din punct de vedere al instanţei competente material era judecătoria. Mai mult, chiar şi în eventualitatea în care s-ar fi considerat că acţiunea ar putea fi evaluabila în bani, astfel cum a reţinut şi instanţa de fond, în speţa de faţă intimata-reclamantă nu a făcut dovada prejudiciului,

Recurenta a indicat acest argument atât în apel, cât şi în răspunsul la întâmpinare, ambele depuse la dosarul cauzei.

Conform regulilor de procedură instanţa de judecată este obligată a-şi analiza din oficiu competenţa generală, materială şi teritorială, fapt care se consemnează în încheierea de şedinţă, încheiere care are caracter interlocutoriu. Acest tip de încheiere poate fi atacată doar împreună cu hotărârea pronunţată în cauză, neexistând nici o altă modalitate. Susţinerea atât a intimatei-reclamante, cât şi a instanţei că nu a fost invocată excepţia în conformitate cu dispoziţiile art. 130 alin. (2) nu acoperă obligaţia instanţei de a-şi verifica din oficiu competenţa şi de a consemna acest fapt în încheiere de şedinţă, indicând temeiurile de drept pentru care constată competenţa instanţei sesizate, astfel cum dispune art. 131 alin. (1) NCPC.

Recurenta a contestat această încheiere înăuntrul termenului legal.

Conform dispoziţiilor procedurale necompetenţa instanţei reprezintă un motiv de nulitate necondiţionată şi absolută. Aceste caracteristici fac irelevantă existenţa sau inexistenţa unei vătămări, astfel cum dispune art. 176 NCPC, precum şi momentul până la care poate fi invocată conform art. 178 alin. (1) NCPC.

Acest ultim articol dispune că „nulitatea absolută poate fi invocată de orice parte din proces, de judecător sau, după caz de procuror, în orice stare a judecaţii cauzei, dacă legea nu prevede altfel." Necompetenţa materială a instanţei este sancţionată cu nulitatea absolută atunci când este încălcată, neputând fi acoperită. Analiza dispoziţiilor normative incidente în materie relevă obligaţia instanţei, chiar fără a se invoca excepţia, de a își verifica din oficiu competenţa, raţionament şi soluţie ce trebuie reţinute într-o încheiere interlocutorie. Recurenta a înțeles să atace această încheiere, prin care instanţa

de fond şi-a argumentat competenţa, încheiere care poate fi atacată doar o dată cu fondul, adică în

apel.

Cu toate acestea, instanţa nu motivează şi nu judecă excepţia ridicată, lăsând capătul de cerere nesoluționat. Conform art. 480 alin. (4) instanţa ar fi trebuit să dispună fie admiterea excepţiei, anularea hotărârii şi trimiterea dosarului spre rejudecare instanţei competente, fie respingerea cererii ca inadmisibilă. Instanţa de apel nu a dispus nimic cu privire la excepţia invocată, aceasta invocând un articol de lege, fără însă a menţiona dacă se respinge sau se admite excepţia.

Pentru toate aceste motive, în temeiul art. 488 alin. (1) pct. 3 şi 5 şi art. 497, a solicitat casarea atât a deciziei civile nr. 181/A/2015 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, cât şi a sentinței civile nr. 1040/2014 pronunţată de Tribunalul Bucureşti şi trimiterea cauzei spre rejudecata instanţei competente material, anume Judecătoriei Sector 1 Bucureşti,

II. Privind invocările relative la fondul cauzei

1. Instituirea unui depozit reglementar oferă solicitantului drepturi conform dispoziţiilor Legii nr. 84/1998.

Astfel, art. 30 dispune ca „înregistrarea mărcii produce efecte cu începere de la data depozitului reglementar al mărcii", această dată fiind data depunerii cererii de înregistrare a mărcii la OSIM, conform art. 9 din aceeaşi lege.

Legea acordă solicitantului de marcă drepturi care se vor consolida o dată cu admiterea la înregistrare. [art. 36 alin (2), art. 37 din Legea nr. 84/1998].

2. Folosirea mărcii în virtutea existenţei unei cereri de înregistrare a mărcii nu oferă dreptul de a introduce o acţiune în contrafacere decât în cazurile expres prevăzute de lege. Nu se poate judeca încălcarea dreptului la marcă până când decizia de admitere sau respingere la înregistrare a mărcii ulterioare nu a rămas definitivă sau până când nu s-a admis în mod definitiv o acţiune în anulare a mărcii ulterioare. Nu se poate susţine că solicitantul şi titularul unei mărci nu beneficiază de drepturi şi protecţie identică. Singura diferenţă între cele două calităţi fiind temporalitatea. Drepturile generate în sarcina solicitantului se vor consolida retroactiv la data admiterii înregistrării.

Curtea de Apel a ignorat argumentele depuse, nefăcând în fapt aplicarea dispoziţiilor legale incidente în materie, nemotivând de ce consideră ca recurenta nu beneficiază de nici un drept în calitate de solicitantă.

Hotărârile judecătoreşti se bucură de putere de lucru judecat în afară de situaţiile expres prevăzute de lege. (art. 430 NCPC). Hotărârea în cauză se bucură de autoritate de lucru judecat, neîncadrându-se în categoria celor provizorii. Susţinerea că o hotărâre poate să aibă o putere de lucru judecat mai mare sau mai mică în funcţie de elemente externe acesteia nu poate fi primită. Toate principiile de drept ar fi încălcate dacă s-ar admite aceasta susţinere, hotărârile instanţelor rămânând fără obiect.

Se solicită instanţei să se constate existenţa unor contradicţii în ceea ce priveşte aplicarea dispoziţiilor legale, a analogiilor şi interpretării normelor incidente în materie, creând în fapt o situaţie juridica incertă.

3. Folosirea de către societate a mărcii „Mândruţa de la ferma noastră" şi nu a însemnului „Mândruţa"

Atât Curtea de Apel Bucureşti, cât şi Tribunalul Bucureşti şi-au raportat analiza doar la o parte din marcă,anume semnul ”Mândruţa”, în timp ce recurenta a depus spre înregistrare şi utilizare marca "Mândruţa de la ferma noastră".

In cazul acţiunilor în contrafacere ceea ce trebuie analizat este semnul utilizat, "Mândruţa de la ferma noastră",şi nu doar partea care seamănă cu o marcă anterioară. Dacă s-ar accepta orice altă interpretare nu s-ar mai putea admite la înregistrare mărci care conţin particule sau părți similare cu alte mărci, fără însă a se pune problema unei identităţi sau similarităţi între cele două.

Astfel, a indicat în documentele depuse la dosarul cauzei că a folosit constant pe etichetele produselor numai marca combinată „Mândruța de la ferma noastră", nefolosind niciodată doar cuvântul „Mândruţa".

Argumentul instanţei de apel că „reclamanta este îndreptățită să solicite interzicerea utilizării acelui semn (parte a acestuia) care îi este prejudiciabil („Mândruţa", iar nu şi a adaosului de la „ferma noastră" sau elementul figurativ - văcuța) nu este susţinut de nici o dispoziţie legală. Din contră, în orice acţiune întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 84/1998 se analizează marca în ansamblul său, iar nu părți din aceasta. Chiar şi în cazul acţiunii în anulare se vorbeşte de similaritatea şi identitatea dintre

mărci în totalitate.

Reiterează susţinerile că analiza trebuie efectuată între marca „Carpalat Mândra" şi marca „Mândruţa de la ferma noastră". Din acest considerent arată în continuare că argumentele reţinute de instanţa sunt greşite, făcând o aplicare greşită a dispoziţiilor legale.

a) Există importante diferențe fonetice, vizuale şi conceptuale între mărcile în discuţie

i) Între cele două mărci sunt comune 5 litere din cele 24 pe care le conţine marca recurentei, nefiind suficiente pentru a se vorbi de identitate sau similaritate. Mai puţin de jumătate, anume 20%, este similar cu marca anterioară. Raportat la acest procent nicio o marcă nu s-ar mai putea înregistra dacă argumentul instanţelor ar fi acceptat.

Nu există risc de confuzie şi implicit de asociere, dacă s-ar lua în considerare acest raţionament atunci nu s-ar fi putut admite la înregistrare mărci precum Covalact, Cazalact, Carmolact şi Carpalat. Mai mult, toate aceste mărci au fost înregistrate pentru aceleaşi clase, activând pe aceeaşi piaţă şi adresându-se aceluiaşi tip de consumator, dar organismele abilitate au considerat că există suficiente diferențe între acestea astfel încât să nu se poate vorbi de similaritate.

Cu atât mai mult nu ar trebui să se pună problema între cele două mărci „Mândruţa de la ferma noastră" şi „Carpalat Mândra".

Reţine instanţa că „denumirea Carpalat reprezintă numele comercial al reclamantei, iar denumirea Mandra reprezintă marca de produs."

În realitate denumirea ”Mândra” reprezintă localitatea unde este situată societatea, fapt care poate fi uşor probat prin căutarea sediului societarii, iar nu o marcă de produs. Marca de produs este „Carpalat Mandra", analiza întreprinsă de instanţa trebuind să cuprindă marca în integralitatea sa, iar nu doar acele elemente similare între cele două mărci.

ii) Recurenta foloseşte semnul „Mândruţa de la ferma noastră", nu doar „Mândruţa", cum greşit se reţine în decizia pe care înţelege să o conteste. Argumentul că marca recurentei este o marcă simplă, verbală, când în realitate marca sa este o marcă combinată, fapt demonstrat prin depunerea ca anexa a fisei mărcii, nu poate fi primit,

Analiza celor două mărci indica diferențele esenţiale existente, pornind de la complexitatea grafică şi mergând până la analiza conceptuală a acestora. Consumatorul mediu, care este utilizat ca etalon în desfăşurarea oricărei analize, nu ar putea confunda cele două produse, fiind oferite suficiente elemente de diferenţiere între cele două mărci.

Un consumator mediu va analiza eticheta în ansamblu, reţinând elementele de impact. Analiza mărcii intimatei-reclamante indică ca elementul central pe care s-a format marca este denumirea ”CARPALAT”, aceasta fiind cea care rămâne în mintea consumatorului, observând al doilea cuvânt abia ulterior. Conceptul din spatele acesteia ara de a face cunoscut producătorul. dacă nu s-ar fi dorit acest aspect nu s-ar fi depus la înregistrare marca în această forma.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a dispus în cauza C-334/05 OHIM vs. Shaker di L. Laudato & CSas) ca „elementul dominant trebuie să fie susceptibil de a domina singur imaginea respectivei mărci pe care publicul relevant o păstrează în memorie, astfel încât toate celelalte elemente ale mărcii sunt neglijabile în impresia de ansamblu produsă de aceasta." Elementul dominant este ”CARPALAT” şi nu ”Mândra”, astfel cum s-a susţinut.

Instanţa însă a refuzat analiza în ansamblu a celor două mărci, insistând doar pe analiza unei părți infime din marca recurentei. Dispune aceasta ca „Din punct de vedere conceptual există identitate între mărci, „Mândruţa" reprezintă diminutivul de la „Mândra". Din punct de vedere vizual, deşi marca „Mândruţa" este o marcă simplă, verbală, cu o scriere în caractere standard, existând un grad mare de similaritate datorită prezentei elementelor verbale similare „Mândruţa vs. Mândra". Din punct de vedere al produselor, instanţa a constatat că pârâtele au folosit semnul „Mândruţa" pentru lapte şi produse lactate."

Orice analiză cu privire la admisibilitatea unei acţiuni în contrafacere trebuie să urmărească îndeplinirea a trei condiţii, și anume cele două mărci să fie similare, produsele obiect al analizei să fie identice sau similare, ultimul element fiind existenţa unui risc de confuzie în percepţia publicului. Dintre toate acestea doar clasificarea pentru care se cere protecţia sunt comune.

Cu toate că a făcut dovada inexistenţei şi neîndeplinirii acestor condiţii argumentând atât în fapt cât şi în drept, instanţa a înțeles să nu respingă întemeiat aceste susţineri, neargumentând pe dispoziţii legale motivele sale, făcând o aplicare greşită a normelor incidente în materie.

iii) Din punct de vedere conceptual mărcile obiect al prezentului dosar sunt diferite, fiecare urmărind o tendinţă diferită şi având o semnificaţie proprie.

Marca pe care recurenta a depus-o la înregistrare este personală, fiind creaţia celor care deţin aceasta societate, este complexă, fantezistă. Marca intimatei - reclamante este simplă, nu are un conţinut original sau imaginativ, fiind formată din denumirea societăţii şi locul în care își are sediul aceasta.

În cazul recurentei, astfel cum se indică din denumirea mărcii, laptele din care sunt fabricate produsele provine doar de la ferma sa, reprezentând mândria sa, motiv pentru care a şi ales să boteze văcuța cu această denumire. Văcuța, emblemă a produselor lactate, este reprezentantă sa, a spiritului şi a dorinţei sale de a le oferi consumatorilor cele mai bune produse, produse care le asigură existenţa standardului de calitate B. încă din denumirea utilizată.

Recurenta utilizează pe produsele comercializate denumirea mărcii depusa spre înregistrare „Mândruţa de la ferma noastră", faptul că între aceste semne a ales să insereze şi denumirea produsului nu impietează şi nu înlătura utilizarea mărcii. Recurenta nu utilizează ”Mândra”. ”Mândruţa" pentru produse din lapte şi produse lactate, nu a fost niciodată utilizata, singura marca pentru acest tip de produse fiind „Mândruţa de la ferma noastră."

b) Nu există risc de confuzie între cele două mărci

Pentru a exista un risc de confuzie ar trebui ca cele două mărci să activeze nu doar pe aceeaşi piaţă, dar să se adreseze aceluiaşi tip de consumator. Se poate observa că strategia intimatei-reclamante a fost şi este conceptul familiar, al unei societari mici, locale, aceasta comercializând aproape exclusiv prin intermediul propriilor magazine, toate localizate în zona Sibiului. Aceasta strategie este susţinuta atât de declaraţiile reprezentanţilor societăţii, cât şi de marketingul utilizat.

Făcând comparaţia cu piaţa pe care activează recurenta şi consumatorii cărora li se adresează, anume reţele deja consacrate, consumatori familiarizaţi cu renumele său, B., şi care o apreciază pentru inovaţiile, tehnologia şi grija pentru calitatea produselor sale, este evident ca nu exista nici un risc de confuzie sau de asociere intre cele doua mărci.

Înalta Curte a constatat fondat recursul în limitele și pentru considerentele expuse mai jos.

Este nefondat motivul de recurs prin care se susține nelegala soluționarea a motivelor de apel ce priveau necompetența primei instanțe de a judeca litigiul.

În primul rând recurenta a susținut că instanța de apel nu ar fi motivat și judecat excepţia invocată, lăsând această cerere nesoluționată.

Este de observat că instanța de apel a reținut în privinţa criticii referitoare la necompetenţa materială a primei instanţe, că ”această problemă nu a fost invocată de vreuna din părţi până la primul termen de judecată cu procedura de citare legal îndeplinită, aşa cum pretinde art.130 alin.(2) Cod procedură civilă, astfel că nu poate fi invocată direct în apel (ținând cont și de art.480 alin.4 Cod procedură civilă ).”

Astfel, instanța de apel a motivat această critică, reținând că potrivit dispozițiilor legale aplicabile nu poate fi invocată direct în apel, altfel spus că partea este decăzută din această posibilitate.

Atâta timp cât a apreciat că necompetența primei instanțe nu mai putea fi invocată după împlinirea termenului prevăzut de art.130 alin.(2) C.pr.civ. instanța de apel nu mai putea trece la analiza temeiniciei excepției.

Instanța de apel a făcut trimitere și la prevederile art.480 alin.(4) C.pr.civ. potrivit cărora ”dacă instanţa de apel stabileşte că prima instanţă a fost necompetentă, iar necompetenţa a fost invocată în condiţiile legii, va anula hotărârea atacată şi va trimite cauza spre judecare instanţei competente sau altui organ cu activitate jurisdicţională competent ori, după caz, va respinge cererea ca inadmisibilă”, tocmai pentru a sublinia condiția cumulativă, reluată de legiuitor, ca necompetenţa să fi fost invocată în condiţiile legii, adică în termenele de decădere prevăzute de lege.

În al doilea rând recurenta a susținut, în esență, că, deși nu a invocat excepția necompetenței materiale a primei instanțe în termenul de decădere prevăzut la art.130 alin.(2) C.pr.civ., are dreptul să susțină necompetența materială direct în apel, drept ce rezultă din faptul că potrivit art.132 alin.(2) C.pr.civ. încheierea prin care instanța se declară competentă poate fi atacată numai odată cu hotărârea pronunțată în cauză.

Legat de aceste argumente trebuie făcută distincție între termenul imperativ în cadrul căruia trebuie invocată necompetența materială și termenul imperativ în care poate fi atacată încheierea prin care instanța se declară competentă.

Posibilitatea de a ataca încheierea prin care instanța se declară competentă odată cu hotărârea pronunțată în cauză, nu repune partea în termenul de invocare a necompetenței materiale a primei instanțe, ci are ca premisă invocarea unei astfel de excepții în termenul legal, excepție care să fi fost soluționată nefavorabil de către prima instanță.

Aceste considerente sunt susținute tocmai de prevederile art.178 alin.(1) C.pr.civ., invocate de către recurentă, potrivit cărora ”nulitatea absolută poate fi invocată de orice parte din proces, de judecător sau, după caz de procuror, în orice stare a judecaţii cauzei, dacă legea nu prevede altfel."

Astfel, dacă legea prevede altfel, cum este cazul art.130 alin.(2) C.pr.civ., nulitatea absolută nu mai poate fi invocată în orice stare a judecaţii cauzei.

Prevederile art.176 pct.3 C.pr.civ. referitoare la faptul că nulitatea nu este condiționată de existența unei vătămări în cazul dispozițiilor legale referitoare la competența instanței, invocate de către recurentă, sunt nerelevante, atâta timp cât nu i s-a cerut să facă dovada vreunei vătămări.

În ceea ce privește motivele de recurs legate de eventualele drepturi decurgând din depunerea unei cereri de înregistrare a unei mărci identice cu semnul în cauză, pentru clasele de produse care fac obiectul litigiului, conform art.30 coroborat cu art.37 din Legea nr.84/1998, care ar pune problema admisibilității prezentei acțiuni în contrafacere, și din pronunțarea sentinței nr.405/2015 a Tribunalului București prin care se admisese contestația împotriva hotărârii nr.350/2013 a Comisiei de contestații mărci din cadrul OSIM, și se dispusese admiterea la înregistrare a mărcii menționate anterior și pentru clasele care fac obiectul prezentului litigiu, Înalta Curte a constatat că nu se mai impune analiza lor în această fază procesuală, raportat la faptul că prin decizia civilă nr.626/2015 a Curții de Apel București, definitivă, a fost schimbată în tot sentința nr.405/2015 și respinsă contestația ca neîntemeiată.

Înalta Curte a constatat fondat motivul de recurs prin care s-a susținut nelegalitatea deciziei sub aspectul nerespectării criteriilor de analiză a riscului de confuzie dintre marca înregistrată de către reclamantă, invocată în susținerea cererii de chemare în judecată, și semnul folosit de către pârâtă.

În susținerea cererii în contrafacere reclamanta a invocat prevederile art.36 alin.(2) lit.b) din Legea nr.84/1998, potrivit cărora titularul mărcii poate cere instanței judecătorești competente sa interzică terților sa folosească, în activitatea lor comercială, fără consimțământul său un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă și din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între semn si marcă.

Riscul de confuzie reprezintă riscul ca publicul să creadă că produsele sau serviciile despre care este vorba, care poartă marca în cauză, provin de la același producător sau de la un producător legat economic de titularul mărcii (C-39/97 CJCE, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Meyer Inc., para. 29).

Existența riscului de confuzie depinde de evaluarea în mod global a mai multor factori interdependenți, și anume: similaritatea produselor și serviciilor, similaritatea semnelor, elementele distinctive și dominante ale semnelor aflate în conflict, caracterul distinctiv al mărcii anterioare și publicul relevant.

Aprecierea globală a similarității vizuale, auditive sau conceptuale a mărcilor în cauză trebuie să se bazeze pe impresia de ansamblu pe care o creează mărcile, având în vedere, în special, componentele lor distinctive și dominante. (Sabel, C-251/95, pct.23, hotărârea CJCE din 11.11.1997)

Analiza caracterului distinctiv al mărcii anterioare privite în ansamblu determină întinderea protecției acordate acelei mărci, pe când analiza caracterului distinctiv al unei componente a mărcii/semnului determină dacă marca și semnul aflate în conflict coincid din punctul de vedere al unei componente care prezintă caracter distinctiv sau al unei componente slabe, așadar dacă similaritatea se referă la o componentă importantă sau mai puțin importantă.

În determinarea caracterului distinctiv al mărcii și astfel în stabilirea dacă este puternic distinctivă este necesar să se facă o evaluare globală a capacității mai mari sau mai mici a mărcii de a identifica bunurile sau serviciile pentru care a fost înregistrată ca provenind de la un anumit producător și astfel să distingă acele bunuri sau servicii de cele ale altui producător. (Windsurfing Chiemsee, C-108/97 și C-109/97, para. 49).

În cadrul acestei evaluări trebuie să se țină cont de toți factorii relevanți și în particular de caracteristicile inerente ale mărcii incluzând faptul dacă înglobează sau nu un element descriptiv al bunurilor sau serviciilor pentru care a fost înregistrată, partea din piață acoperită de marca, intensitatea, întinderea geografică și durata utilizării mărcii, importanța investițiilor realizate de întreprindere pentru promovare, proporția din mediile interesate care identifică produsele sau serviciile ca provenind de la o întreprindere determinată datorită mărcii ca și de declarații ale camerelor de

comerț și industrie sau ale altor asociații profesionale. (C-342/97 Loyd Schuhfabrik para. 28 și urm.)

Cu cât mai distinctivă este marca anterioară, cu atât mai mare este riscul de confuzie. Astfel, o marcă cu un caracter slab distinctiv cum ar fi cea care include elemente descriptive ale bunurilor sau serviciilor pentru care a fost înregistrată sau una care nu este caracterizată prin trăsături neobișnuite sau originale se bucură de un grad de protecție mai mică decât o marcă înalt distinctivă, fie per se, fie datorită recunoașterii pe care o are pe piață. (Lloyd Schuhfabrik, para.20 și 23, Sabel para.24, Canon para. 17).

În ceea ce priveşte aprecierea riscului de confuzie se porneşte de la ideea că percepţia mărcilor în mintea consumatorului obişnuit al categoriei de produse şi de servicii în discuţie joacă un rol decisiv în aprecierea riscului de confuzie şi că în mod normal acest consumator percepe marca în întregul ei şi nu îi analizează diferitele detalii. Consumatorul obişnuit este considerat ca fiind în mod rezonabil informat şi în mod rezonabil atent şi circumspect. Acest consumator obişnuit nu are şansa de a face o comparaţie directă între diferitele mărci şi trebuie să acorde încredere imaginii lor imperfecte, pe care o păstrează în memorie. Nivelul de atenţie al consumatorului mediu variază în funcţie de categoria de produse şi servicii în discuţie. (C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV, para.26.)

Ținând cont de criteriile de apreciere a riscului de confuzie cristalizate în jurisprudența CJUE, care sunt aplicabile atât în cazul opoziției, anulării cât și în cazul contrafacerii, pentru identitate de rațiune, în primul rând, instanța de apel trebuia să compare, având în vedere imaginea de ansamblu produsă publicului relevant, marca reclamantei așa cum a fost înregistrată, și semnul pârâtei așa cum este folosit de către aceasta, din punct de vedere al similarității semantice/conceptuale, auditive și vizuale.

Analiza similarității dintre semnele în conflict din perspectiva celor trei elemente nu a fost realizată în mod concret de către instanța de apel, care a pornit de la premisa că semnele sunt similare, întrucât au în comun particula ”mândr-”, din cadrul unuia dintre elementele verbale componente ale semnelor combinate, și anume, ”mândra”, respectiv ”mândruța”, trecând direct la evaluarea impactului gradului de similaritate asupra riscului de confuzie.

Analiza de ansamblu, cu prioritate, a semnelor în conflict din punct de vedere al similarității vizuale, auditive și conceptuale/semantice, cu identificarea exactă a elementelor componente ale mărcii și semnului în conflict este importantă întrucât ușurează stabilirea ulterior a gradului de similaritate dintre marcă și semn, relevant în determinarea riscului de confuzie. Stabilirea gradului de similaritate pentru fiecare dintre aspectele vizual, auditiv și conceptual/semantic este relevantă întrucât în funcție de modul de comercializare fiecare dintre ele are o importanță mai mică sau mai mare pentru determinarea riscului de confuzie.

Dacă se ajungea la concluzia că există similaritate sub cel puțin unul dintre aspectele menționate anterior se putea trece la analiza concretă a existenței riscului de confuzie aplicând în continuare criteriile de analiză cristalizate în jurisprudența CJUE.

În ceea ce privește realizarea comparației dintre marca reclamantei așa cum a fost înregistrată, și semnul pârâtei așa cum este folosit de către aceasta, din punct de vedere al similarității semantice/conceptuale, auditive și vizuale, se poate observa că instanța de apel nu a avut în vedere imaginea de ansamblu a mărcii și a semnului.

Astfel, în ceea ce privește marca invocată de către reclamantă ”Carpalat Mândra”, nr.070842, marcă combinată, s-a reținut doar în cadrul analizei similarității conceptuale/semantice că pentru determinarea existenței riscului de confuzie este avut în vedere doar elementul ”mândra”, întrucât componenta ”Carpalat” ar reprezenta denumirea comercială a producătorului, în condițiile în care componenta ”Carpalat” este folosită cu funcția de marcă, fiind un element al unei mărci.

În cadrul analizei similarității vizuale și auditive (care a fost făcută în comun, deși este în mod evident o diferență între modul în care sunt rostite, marca și semnul, și modul cum sunt vizualizate de către consumatorul mediu avizat, informat și atent) se reține indirect că elementul ”mândra” ar fi dominant fără să se motiveze de ce ar exista, în raport de situația de fapt specifică, un caz particular, în condițiile în care regula în domeniul protecției mărcilor este că mărcile sunt vizualizate de sus în jos, elementele centrale și cele situate la început rețin mai degrabă atenția; sunt dominante elementele care sunt remarcabile din punct de vedere vizual în comparație cu celelalte componente din cadrul mărcii,

iar dacă această evaluare este dificil de efectuat, însemnă că nu există nici un element dominant.

În ceea ce privește semnul în conflict, deși a reținut că este relevant în acţiunea în contrafacere

modul în care apelanta pârâtă a utilizat semnul în dispută pe produsele sale, în determinarea similarității dintre marca înregistrată a reclamantei și semnul folosit de către pârâtă și a existenței riscului de confuzie, instanța de apel a continuat prin a reține că ‹‹în mod corect reclamanta şi prima instanţă s-au raportat la semnul „Mândruţa” utilizat de pârâtă şi nu la (…) „Mândruţa de la ferma noastră”, reclamanta fiind îndreptăţită să solicite ”interzicerea utilizării acelui semn (parte a acestuia) care îi este prejudiciabil („Mândruţa”), iar nu şi adaosul „de la ferma noastră” sau elementul figurativ - văcuţa)››.

Cu privire la acest aspect instanța de apel a mai reținut că ‹‹existenţa unui element figurativ (o văcuţă) pe eticheta produselor apelantei pârâte purtând semnul ”Mândruţa” nu este relevantă, deoarece (…) litigiul de faţă priveşte strict acţiunea reclamantei privind contrafacerea mărcii sale printr-un semn constând într-un cuvânt utilizat de pârâtă (Mândruţa)” astfel că ”acest din urmă element figurativ nu este obligatoriu şi necesar a fi luat în considerare în compararea cu marca reclamantei, care poate pretinde contrafacerea mărcii doar printr-unul din semnele utilizate de apelantă pentru a-şi distinge produsele, și anume elementul verbal dominant ”Mândruţa”››.

Într-adevăr, reclamanta este interesată să solicite interzicerea utilizării acelui semn care îi este prejudiciabil, dar analiza riscului de confuzie trebuie făcută analizând semnul în ansamblu în contextul în care este folosit. Înregistrarea ca marcă a unui element verbal, ca în cazul de față, nu conferă dreptul de a interzice folosirea de către un terț a unui element identic sau similar, decât dacă există risc de confuzie, iar existența acestuia se apreciază prin analizarea semnelor în integralitatea lor, întrucât prin modul de folosire de către un terț a unui element verbal asemănător unuia aflat în componența unei mărci acel element poate, de exemplu, să nu fie remarcat de către consumator sau să i se acorde o importanță minoră, astfel încât publicul să nu creadă că produsele sau serviciile despre care este vorba, care poartă semnul în cauză, provin de la același producător sau de la un producător legat economic de titularul mărcii.

În consecință, ținând cont că analiza existenței riscului de confuzie nu a fost făcută de către instanța de apel cu respectarea criteriilor cristalizate în jurisprudența CJUE așa cum au fost reliefate mai sus, în temeiul art.496 alin.(2) raportat la art.488 pct.6 și 8 C.pr.civ., Înalta Curte a admis recursul declarat de pârâta S.C. B. S.R.L., a casat decizia nr. 181/A/2015 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti şi a trimis cauza pentru rejudecare la aceeaşi curte de apel.