Trademark exhaustion burden unmet; infringement affirmed, injunction and damages upheld

Decizia nr. 2638/2015

Asupra cauzei, constată următoarele:

Prin sentința nr. 140/4 februarie 2014 pronunţată în Dosarul nr. x/3/2012, Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă, a admis în parte acţiunea formulată de reclamantele A. şi SC B. SRL, în contradictoriu cu pârâţii SC C. SRL şi D. şi, în consecinţă: a interzis pârâtelor importul şi comercializarea produselor care poartă mărcile reclamantei, fără consimţământul acesteia; a obligat pe pârâte să retragă produsele din circuitele comerciale şi să le distrugă; a obligat pe pârâta SC C. SRL la plata sumei de 1.880.327,77 lei şi pe pârâta D. la plata sumei de 1.566,10 lei despăgubiri, a respins acţiunea în rest, ca neîntemeiată, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea sentinţei, tribunalul a constatat că semnatarul cererii SC B. SRL a făcut dovada că a fost împuternicită de A., persoană juridică din Statele Unite ale Americii, să formuleze acțiunea de faţă, care are drept cauză încălcarea drepturilor conferite de înregistrarea mărcilor.

De asemenea, SC B. SRL invoca o licență exclusivă a mărcilor titularului din Statele Unite, licență nedovedită, dar necontestată de pârâte, în baza căreia aceasta are calitate procesuală în temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 şi în temeiul acordului titularului mărcii exprimat în împuternicirea depusă la dosar.

În ceea ce priveşte fondul cauzei, s-a constatat că reclamanta A. a dovedit că este titulara a 68 de mărci naționale, a unor mărci internaționale şi comunitare. Pârâtele au recunoscut la interogatoriul propus de reclamante ca au comercializat în Romania peste 70 de produse purtând marca A., printre care şi cele enumerate ca fiind mărci înregistrate pe cale națională aparținând companiei din Statele Unite ale Americii. Pârâta SC C. SRL apare ca distribuitor sau ca importator şi distribuitor pe etichetele aplicate produselor ce poartă ambalajele depuse la dosar. De asemenea, aceeași pârâtă este deținătoarea numelui de domeniu „E.” prin intermediul căruia oferă spre vânzare produse sub denumirea A.. Pârâta D. este societatea comercială care vinde produsele prezentate pe site-ul numelui de domeniu „E.”.

Prin raportul de expertiză depus la dosar, au fost identificaţi furnizorii de la care pârâtele au achiziționat produsele purtând mărcile reclamantei, în perioada 2008-2012.

În ceea ce priveşte condiţia prevăzută de dispoziţiile legale invocate, respectiv art. 38 din Legea 84/1998 şi art. 34-36 TFUE, anume punerea pe piață a produsului în Uniunea Europeană sau în Spațiul Economic European cu consimțământul titularului mărcii, Tribunalul a constatat că nu este dovedită, în absenţa probării de către pârâte a acordului expres în acest sens al titularului mărcii. Din acest motiv, cu referire la furnizorii pârâtelor, Cos 2000 Distribution şi S.., s-a apreciat că este nerelevantă lipsa societăţii Cos 2000 Distribution din lista care cuprinde declarația titularului mărcii privind societățile cărora nu li s-a dat acordul de a comercializa produse, precum şi confirmarea din partea S. în sensul că această societate ar fi autorizată să furnizeze produsele A. în Comunitatea Europeană (Uniunea Europeană).

Dacă produsele au intrat pe piața Uniunii Europene printr-un distribuitor autorizat sau acestea au făcut obiectul unor importuri în Uniunea Europeană şi, ulterior, au fost cumpărate de pârâte, este o chestiune care nu face obiectul verificărilor în dosar. În prima ipoteză, pârâtele trebuie sa dovedească originea produselor comercializate de la distribuitorul autorizat, iar în a doua ipoteză, chiar daca importul nu este nelegal pe tărâmul concurenţei loiale, pârâtele răspund pentru încălcarea dreptului la marcă.

Tribunalul a admis în parte acțiunea, arătând că cererea în constatare – care privește acțiunile de import şi comercializare - rămâne fără interes faţă de admiterea cererilor privind interzicerea acțiunilor şi de încuviințare a acțiunilor de a face în sarcina pârâtelor.

În temeiul art. 36 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 şi art. 9 din Regulamentul nr. 207/2009, a interzis pârâtelor importul şi comercializarea produselor. Cererile de constatare şi în realizarea dreptului care privesc acțiunile de oferire şi deținere a produselor sunt în acest dosar incluse în acțiunea de comercializare. Aceeași observație există şi pentru cererea în realizare a dreptului privind acțiunea de promovare a produselor. Distribuirea produselor - care este inclusă în obiectul cererii în constatare - nu este dovedită, pârâtele desfășurând activitate de comercializare, iar nu de distribuție - care presupune un contract încheiat în calitate de furnizor de către pârâte în acest sens.

În plus, interesul cererii de interzicere a deținerii produselor este împlinit prin admiterea acțiunii având ca obiect distrugerea produselor. Cererea de retragere şi de distrugere a produselor este întemeiată faţă de dispoziţiile art. 36 alin. (3) din Legea nr. 84/1998.

Autorizarea reclamantelor să distrugă produsele este întemeiată potrivit dispoziţiilor art. 1076 C. civ.1864, respectiv art. 1528 Noul C. civ. – în privința acțiunilor săvârșite după intrarea în vigoare a acestuia.

Prejudiciul cauzat reclamantelor este egal cu veniturile obținute de pârâte prin utilizarea nelegală a mărcilor, fiind presupus a fi beneficiul nerealizat al reclamantelor, în senul art. 1084 C. civ. 1864, respectiv art. 1531 Noul C. civ. Veniturile au fost determinate prin raportul de expertiza menționat anterior.

Cererile de publicare a sentinței şi de plată a daunelor morale nu sunt întemeiate, în prezentul dosar nefiind cazul încălcării unor drepturi la marc într-o manieră care să facă necesară încunoștințarea publicului despre acțiunile pârâtelor. Repararea pagubei prin măsura stabilită de art. 16 din O.U.G. nr. 100/2005 se impune în situația în care titularul mărcii a fost prejudiciat în mod explicit şi determinat în legătură cu drepturile sale şi se impune încunoștințarea publicului despre stabilirea drepturilor sale. Reclamanta nu a dovedit o încălcare a dreptului la marcă într-o modalitate care să afecteze imaginea publică a acestuia. Cât privește daunele morale, Tribunalul a reținut că, deși de principiu este posibil a fi acordate, în prezentul dosar nu au fost justificate.

În baza art. 274 Cod de procedură civilă a fost obligată pârâta la plata cheltuielilor de judecată efectuate de reclamantă, în parte, 80.000 de lei reprezentând onorariul de expert, taxa de timbru şi parte din onorariul plătit avocatului, în măsura admiterii cererii.

Prin decizia nr. 353 din 1 iulie 2015, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, a respins ca nefondat apelul formulat de apelanta-pârâtă SC C. SRL împotriva sentinţei menţionate.

Pentru a decide astfel, Curtea a constatat următoarele:

Prioritar, s-a constatat că au intrat sub puterea lucrului judecat soluţiile privind respingerea capetelor de cerere privind acţiunea în constatare, acordarea daunelor morale şi obligarea pârâtelor la publicarea hotărârii judecătoreşti în mijloacele media, prin neapelare de către reclamante, precum şi admiterea acţiunii în contradictoriu cu pârâta D., prin neapelare de către această pârâtă.

De asemenea, Curtea a constatat că este învestită cu o devoluţiune parţială în apelul declarat de către pârâta SC C. SRL, întrucât din examinarea criticilor susţinute de această pârâtă în motivarea apelului rezultă că nu a înţeles să conteste întinderea daunelor-interese acordate de prima instanţă de fond, iar potrivit dispoziţiilor art. 295 alin. (1) C. proc. civ., instanţa de apel verifică stabilirea situaţiei de fapt şi aplicarea legii de către prima instanţă, în limitele cererii de apel.

Pe fondul apelului, s-a constatat că intimatele-reclamante A. şi SC B. SRL au dedus judecăţii instanţei o acţiune în contrafacere, întemeiată pe dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 84/1998 şi pe dispoziţiile art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară, acţiune în cadrul căreia instanţa de judecată are de analizat următoarele condiţii:

1. calitatea reclamantului de titular al dreptului de proprietate asupra mărcii (sau a unui alt drept), în condiţiile legii;

2. existenţa faptelor de folosire, de către pârât, a unui semn identic sau similar cu marca înregistrată;

3. dovada că aceste fapte de folosire reprezintă o încălcare a drepturilor asupra mărcii înregistrate.

1. Îndeplinirea în cauza de faţă a primei condiţii nu este contestată.

Într-adevăr, corect a reţinut tribunalul că intimata-reclamantă A. este titulara mărcilor W., respectiv a 68 de mărci naţionale, astfel cum rezultă din certificatele de înregistrare a acestor mărci emise de OSIM, a mărcilor internaţionale W. având România ca ţară desemnată pentru protecţie, astfel cum rezultă din extrasele din bazele de date disponibile publicului ale Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale şi a mărcilor comunitare W., astfel cum rezultă din extrasele din bazele de date ale Oficiului de Armonizare în Piaţa Internă.

De asemenea, intimata-reclamantă SC B. SRL este titulara unei licenţe exclusive (fapt necontestat) asupra mărcilor W., acordată de către A. pentru întreg teritoriul României.

2. Condiţia existenţei unor fapte de folosire, de către pârât, a unui semn identic sau similar cu marca înregistrată este îndeplinită.

Curtea a constatat că prima instanţă a reţinut în mod corect situaţia de fapt, din examinarea probelor administrate în cauză reieşind că apelanta-pârâtă SC C. SRL a importat şi distribuit în România produse purtând mărcile W., produse pe care ulterior pârâta D. le promova şi le comercializa prin intermediul site-ului I. şi a magazinului aflat la adresa XXX.

În acest sens, instanţa a avut în vedere înscrisurile anexate de reclamante cererii de chemare în judecată, constând în ambalajele produselor W. pe care este aplicată o etichetă autocolantă pe care este menţionat faptul că apelanta-pârâtă SC C. SRL este distribuitor sau importator şi distribuitor (filele 215-23 din dosarul de fond, vol. I); dovada existenţei gamei de produse W. oferite spre comercializare pe site-ul I. (filele 225-237 din dosarul de fond, vol. I); confirmarea comenzii efectuate pe site-ul I., factura fiscală din 26 august 2011, precum şi imagini ale produselor pentru care s-a emis această factură, şi anume: pastă de dinţi J. 100ml - fabricată în Brazilia; pastă de dinţi K. 50ml - fabricată în Thailanda; pastă de dinţi L. 100ml - fabricată în Thailanda; pastă de dinţi M. 100ml - fabricată în Thailanda; pastă de dinţi N. 100ml - fabricată în Africa de Sud; pastă de dinţi O. 100ml - fabricată în Thailanda; pastă de dinţi P. 100ml - fabricată în Brazilia.

De asemenea, prin bonul fiscal din 07 iulie 2011 emis de SC Q. SRL, coroborat cu imaginea produselor achiziţionate şi pentru care s-a emis acest bon fiscal, şi anume pastă de dinţi R. 50 ml - fabricată în Thailanda şi pastă de dinţi K. 50 ml - fabricată în Thailanda, intimatele-reclamante au făcut dovada că apelanta-pârâtă distribuie aceste produse şi prin intermediul altor operatori economici.

De asemenea, comercializarea produselor marca W. în România a fost recunoscută prin răspunsurile formulate de apelanta-pârâtă la interogatoriul propus de intimatele-reclamante (filele 85-88 din dosarul de fond, vol. II).

În consecinţă, din analiza tuturor probelor administrate în cauză, enunţate în cele ce preced, Curtea a apreciat că este dovedit în cauză faptul că produsele importate şi distribuite în România de către apelanta-pârâtă poartă mărcile W..

3. Cu privire la cea de-a treia condiţie – referitoare la dovada că aceste fapte de folosire reprezintă o încălcare a drepturilor asupra mărcii înregistrate – tribunalul a reţinut, prin hotărârea apelată, că este îndeplinită, deoarece pârâtele nu au dovedit punerea pe piaţă a acestor produse în Uniunea Europeană sau în Spaţiul Economic European, cu consimţământul titularului mărcii.

Prin apelul declarat, apelanta-pârâtă SC C. SRL critică temeinicia acestor considerente ale instanţei, arătând că nu avea obligaţia legală de a solicita consimţământul titularului mărcii, pentru următoarele patru argumente:

a. singurele firme care aveau nevoie de o astfel de autorizare din partea titularului mărcii sunt acelea care introduc produsele purtând mărcile W. din afara spaţiului UE, prin intermediul punctelor vamale. Prin urmare, atât timp cât produsele în litigiu au fost introduse în spaţiul UE de alte firme şi au fost puse în vânzare pentru prima dată în spaţiul UE, cu sau fără acordul intimatelor-reclamante, faptul că apelanta-pârâtă a comercializat astfel de produse achiziţionate din Spaţiul Economic European, nu echivalează cu un comerţ paralel neautorizat.

b. în Uniunea Europeană regimul aplicabil este cel al epuizării regionale, ceea ce înseamnă că dreptul asupra mărcii se epuizează odată ce produsul a intrat oriunde pe piaţa unică europeană, conform art. 13 din Regulamentul nr. 20/2009. Prin urmare, nu este necesar să obţină consimţământului intimatelor-reclamante pentru distribuirea produselor purtând mărcile W., atât timp cât intimatele-reclamante nu au negat faptul că au permis altor comercianţi să comercializeze aceste produse în spaţiul european.

c. drepturile recunoscute titularului mărcii prin dispoziţiile art. 5 din Directiva 2008/95/CE şi de Regulamentul nr. 207/2009 sunt echivalente unui monopol cu privire la folosirea mărcii, motiv pentru care s-a impus stabilirea unei excepţii prin art. 7 din Directivă şi instituirea principiului epuizării dreptului la marcă. Principiul liberei circulaţii a mărfurilor este unul dintre libertăţile economice stabilite prin art. 28-30 din Tratatul EU care definesc domeniul de aplicare şi principiul interzicerii restricţiilor nejustificate împotriva comerţului în interiorul Uniunii Europene.

d. dacă s-ar considera că este necesar consimţământul titularului de marcă, sarcina probei aparţine intimatelor-reclamante şi, de altfel, apelanta – pârâtă a făcut dovada autorizării furnizorilor prin adresa emisă de furnizorul S.

În acest context, instanţa de apel a reţinut că protecţia drepturilor decurgând din mărcile comunitare al căror titular este intimata-reclamantă A. este asigurată prin normele comunitare cuprinse la art. 9 şi art. 13 din Regulamentul privind marca comunitară, iar protecţia drepturilor decurgând din mărcile naţionale şi internaţionale al căror titular este intimata-reclamantă A. este asigurată prin normele interne cuprinse la art. 36, art. 38 şi art. 64-65 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice.

Art. 36 din Legea nr. 84/1998, care a transpus dispoziţiile art. 5 din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci, prevede că titularul unei mărci înregistrate poate interzice oricărui terţ folosirea neautorizată în comerţ a unui semn identic cu marca pentru produse identice cu cele desemnate de marcă.

Epuizarea dreptului conferit de marcă este reglementată de art. 13 din Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară, iar acelaşi conţinut normativ îl au şi dispoziţiile art. 7 alin. (1) din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci, care au fost transpuse în dreptul intern prin dispoziţiile art. 38 din Legea nr. 84/1998.

În speţa de faţă, având în vedere probele administrate, Curtea a constatat că în mod corect a reţinut tribunalul faptul că nu este dovedită epuizarea dreptului la marcă, în condiţiile în care bunurile purtând marca W. au fost importate în România, ţară membră a Comunităţii Europene, fără acordul titularului de marcă.

În consecinţă, întrucât epuizarea dreptului conferit de marcă nu s-a produs pentru Uniunea Europeană, intimatele-reclamante îşi pot exercita pe deplin drepturile exclusive conferite de art. 9 din Regulamentul nr. 207/2009, art. 5 din Directiva 2008/95/CE şi art. 36 din Legea nr. 84/1998.

În acest sens, Curtea a avut în vedere faptul că din ansamblul probator administrat a rezultat faptul că apelanta-pârâtă a comercializat în România produse ce poartă mărcile W. provenite din afara SEE, având în vedere faptul că etichetele aplicate pe ambalajele produselor indică pe apelanta-pârâtă SC C. SRL ca având calitatea de importator şi distribuitor, iar ca ţară de origine indică state terţe, cum ar fi Tailanda sau Brazilia.

În consecinţă, este dovedit în cauză faptul că produsele purtând mărcile W. comercializate de apelanta-pârâtă în România provin din state ne-membre ale Uniunii Europene şi au fost importate în Uniunea Europeană de terţe părţi, fără acordul titularului de marcă, aspect care se circumscrie noţiunii de import paralel neautorizat.

Curtea a constatat că este întemeiată apărarea intimatelor conform căreia, chiar dacă s-ar accepta ideea că apelanta-pârâtă nu ar fi efectuat ea însăşi importul acestor produse (deşi probele administrate în cauză susţin contrariul); şi în această ipoteză este îndeplinită premisa ca produsele pe care le-a comercializat apelanta-pârâtă pe teritoriul României să provină din importuri paralele neautorizate, atât timp cât apelanta nu a dovedit faptul că prima introducere pe piaţa din Comunitate a acestor produse s-a realizat, fie de titularul mărcii, fie cu acordul acestuia.

Dacă s-ar accepta argumentul apelantei-pârâte - conform căruia singurele firme care au nevoie de acordul titularului de marcă sunt acelea care introduc pe piaţa internă produsele purtând mărcile respective din afara spaţiului UE, prin intermediul punctelor vamale, iar punerea în circulaţie ulterioară ar fi permisă, cu sau fără acordul titularului de marcă – s-ar ajunge la acoperirea caracterului ilegal al importurilor paralele neautorizate prin simpla înstrăinare de către importator către o altă entitate din cadrul Uniunii Europene, făcută fără acordul titularului de marcă, şi la încălcarea evidentă a dispoziţiilor care reglementează epuizarea dreptului conferit de marcă.

Interpretarea dată de apelanta-pârâtă principiului epuizării regionale (în sensul că dreptul asupra mărcii se epuizează odată ce produsul a intrat oriunde pe piaţa unică europeană, cu sau fără acordul titularului mărcii) contrazice prevederile clare ale art. 13 din Regulamentul nr. 207/2009 potrivit cărora epuizarea dreptului la marcă este condiţionată de existenţa expresă şi necondiţionată a acordului titularului pentru prima introducere pe piaţa din Comunitate a produselor purtând mărcile sale.

Este de menţionat la acest punct şi apărarea intimatelor-reclamante bazată pe jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie în cauzele C-173/98 Sebago Inc. şi Ancienne Maison Dubois & Fils SA împotriva G-B Unic SA şi C-355/96 Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG împotriva Hartlauer Handelsgesellschaft mbH.

Una dintre întrebările adresate Curţii Europene de Justiţie a fost dacă „Art. 7 (1) din Prima Directivă a Consiliului 89/104/CEE din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci1 trebuie interpretat în sensul că „dreptul conferit de marcă permite titularului să interzică utilizarea mărcii sale pentru produse originale care nu au fost puse pe piaţă în Comunitatea Economică Europeană (extinsă la Norvegia, Islanda şi Liechtenstein prin Acordul din 2 mai 1992 privind Spaţiul Economic European) sub această marcă de către titular sau cu acordul său, în cazul în care [..] bunurile au fost achiziţionate într-un stat membru al Comunităţii Europene sau al Spaţiului Economic European, în care au fost puse spre vânzare prima dată fără acordul titularului de marcă sau al reprezentantului acestuia” (a se vedea paragraful 12). Curtea a răspuns în sensul că drepturile conferite de marcă se epuizează numai dacă produsele au fost puse pe piaţă în Comunitate (în Spaţiul Economic European, de la intrarea în vigoare a Acordului privind Spaţiul Economic European) de titularul mărcii sau cu acordul acestuia.

Aşadar, şi în cazul de faţă, cât timp produsele purtând mărcile W. au fost puse pe piaţă în SEE fără acordul titularului, dreptul asupra mărcilor nu s-a epuizat, astfel că intimatele-reclamante sunt îndreptăţite să pretindă pârâtelor încetarea utilizării în activitatea lor a mărcilor W. în legătură cu aceste produse ajunse în SEE în mod ilegal.

În ceea ce priveşte argumentul apelantei referitor la principiul liberei circulaţii a mărfurilor reglementat conform art. 28-30 din Tratatul EU şi la principiul interzicerii restricţiilor nejustificate împotriva comerţului în interiorul Uniunii Europene, Curtea a reţinut că prin interzicerea importului şi comercializării produselor ce poartă mărcile W. fără acordul titularului nu se încalcă principiul liberei circulaţii a mărcilor, având în vedere faptul că, în jurisprudenţa sa, Curtea Europeană de Justiţie a Uniunii Europene a reţinut faptul că cerinţa asigurării protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală reprezintă o justificare suficientă a acestei restricţii.

De exemplu, fiind sesizată cu întrebarea „care este sfera de aplicare a dispoziţiilor art. 7 din Directiva 89/104/CEE şi ale art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 40/94 în ceea ce priveşte dreptul titularului unei mărci de a interzice importul paralel pe teritoriul UE şi al SEE al mărfurilor sale, precum piese de schimb pentru autovehicule de orice tip, fabricate sau comercializate pentru prima dată într-o ţară terţă față de UE şi de SEE (…), în lumina următoarelor prevederi, avute în vedere separat sau prin coroborare: a) articolelor 101 TFUE şi 102 TFUE; (.)”, în cauza C-535/13 Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha vs. Maria Patmanidi AE pronunţată în data de 17 iunie 2014 Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a statuat în sensul că dispoziţiile citate „trebuie interpretate în sensul în care titularul unei mărci se poate opune primului act de punere în circulaţie în spaţiul Economic European sau în Uniunea Europeană, fără consimţământul său, a produselor de origine purtând această marcă”.

Curtea a respins argumentul referitor la sarcina probei, întrucât lipsa autorizării din partea intimatei-reclamante A. pentru introducerea pe piaţa comunitară a produselor purtând mărcile W. este un fapt negativ, astfel că sarcina probei existenţei unei astfel de autorizări din partea titularului mărcii îi revenea apelantei-pârâte.

În ceea ce priveşte înscrisul de la fila 194 din dosarul de fond, vol. II, Curtea a constatat că, în mod corect a reţinut tribunalul faptul că nu face dovada unui acord expres al titularului mărcii, ci reprezintă o simplă afirmaţie a unuia dintre furnizorii identificaţi prin raportul de expertiză, respectiv a furnizorului S., care nu face dovada existenţei acestei autorizaţii din partea titularului mărcii, deoarece nu se coroborează cu niciun alt mijloc de probă, provenind de la apelanta-reclamantă.

Critica referitoare la soluţia pronunţată în Dosarul nr. x/2/2012 nu are nicio relevanţă în cauza de faţă, având în vedere dispoziţiile art. 1001 alin. (2) C. proc. civ.

În consecinţă, Curtea a constatat că este îndeplinită şi cea de-a treia condiţie necesară pentru admiterea prezentei acţiuni în contrafacere, întrucât fapta apelantei-pârâte de a importa şi comercializa produse purtând mărcile W., fără autorizarea din partea titularului mărcii de a fi introduse pe piaţa ţărilor din Comunitatea Europeană, reprezintă o încălcare a drepturilor intimatei-reclamante A. asupra mărcilor naţionale, internaţionale şi comunitare W. înregistrate.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta SC C. SRL prin administrator judiciar F.

Prin criticile formulate, s-a susţinut că, în mod greşit, instanţa de apel a reţinut îndeplinirea condiţiei referitoare la dovada că faptele de folosire ale apelantei reprezintă o încălcare a drepturilor asupra mărcii înregistrate, motivat de faptul că pârâta apelantă nu a dovedit punerea pe piaţă a produselor în Uniunea Europeană cu consimţământul titularului mărcii.

Astfel, chiar dacă s-ar presupune că, la momentul introducerii acţiunii, produsele nu erau intrate în spaţiul intracomunitar, în prezent acest fapt este incontestabil, dovedit fiind chiar prin site-ul oficial al reclamantelor respectiv H., motiv pentru care nu se poate pretinde consimţământul reclamantei pentru comercializarea lor.

Instanţa de apel, ca şi prima instanţă, în mod nelegal, au adoptat o hotărâre contrară jurisprudenţei CJUE. Atunci când instanţa naţională intenţionează să pronunţe o decizie diferită, este obligată să sesizeze CJUE prin cerere preliminară, conform art. 267 TFUE, expunând motivele pentru care urmăreşte să devieze de la hotărârile Curţii. Aceasta obligaţie de sesizare „de divergenţă” exista indiferent dacă instanţa naţională este sau nu o instanţă de ultim grad de jurisdicţie.

Recurenta a mai susţinut că nu s-a ţinut cont de faptul că produsele reclamate de către intimate: N., O.‚ K, M., L. şi J., sunt prezente în România (în magazine precum Ş., T.), dar şi în magazine din toate celelalte 27 de ţări ale Uniunii Europene, în care libera circulaţie a mărfurilor în cadrul pieţei unice are la bază principiul recunoaşterii reciproce a pieţei unice, care constă în garantarea circulaţiei libere a bunurilor şi serviciilor unui stat membru în celelalte state membre.

S-a ignorat, de asemenea, buna credinţă a recurentei, dovedită prin solicitarea expresă adresată furnizorului S. pentru a vinde produsele A. în spaţiul intracomunitar.

Întreaga motivare a instanţei de apel porneşte de la un raţionament greşit, respectiv obligaţia recurentei – pârâte de a face dovada autorizării de către A. pentru a comercializa produsele acesteia în spaţiul intracomunitar.

Această premisă ar fi fost justificată dacă pârâta ar fi importat aceste produse prin punctele vamale din România, adică în cazul în care le achiziţiona din afara spaţiului intracomunitar. Or, în prezenta cauză, astfel cum s-a învederat şi dovedit, produsele comercializate de către pârâtă au fost achiziţionate de la furnizori din Uniunea Europeană, produse care erau puse deja în circulaţie de către intimate în Uniunea Europeană.

Mai mult, potrivit raportului de expertiză s-a concluzionat faptul că achiziţiile de produse purtând marca A. s-au efectuat numai din spaţiul comunitar, respectiv Marea Britanie, Olanda şi România. Acestea au fost evidenţiate şi declarate ca achiziţii intracomunitare atât de către SC C. SRL, cât şi de către D., aspecte ce nu au fost avute în vedere la pronunţarea hotărârii recurate.

Recurenta a susţinut că, în condiţiile în care nu a realizat operaţiuni de import prin punctele vamale ale ţării asupra produselor protejate în calitate de revânzători, ci a comercializat produse achiziţionate din spaţiul comunitar, instanţa de apel a interpretat în mod greşit prevederile art. 38 din Legea nr. 84/1998 privind epuizarea dreptului la marcă.

În acelaşi timp, instanţa de apel, în mod nelegal, a înlăturat valoarea probatorie a acordului expres al titularului mărcii depus la fila 194 (dosar fond vol. II), faţă de faptul că intimatele nu au negat permisiunea comercializării acestor produse în spaţiul european. Singurul aspect pe care acestea îl indică se referă la faptul că atât pârâta, cât şi furnizorii săi, respectiv principalul furnizor (în proporţie de 85%) din Londra, S. (care certifică faptul că poate vinde aceste produse în SEE, conform înscrisurilor din dosarul cauzei), nu au fost autorizaţi de A., să cumpere, să depoziteze şi să ofere spre vânzare produse purtând marca W..

Conform raţionamentului intimatelor, ar însemna că toţi comercianţii care oferă spre vânzare aceste produse (cu titlu de exemplu, Ş., T., Ţ., U., cât şi restul societăţilor din România/UE), dacă nu au cumpărat direct de la W. sau de la un distribuitor indicat, pot fi obligate la suportarea tuturor consecinţelor care decurg din nerespectarea dreptului la marca W..

S-a criticat şi analiza superficială a motivului de apel privind soluţia pronunţată în cadrul Dosarului nr. x/2/2012, singurul argument fiind lipsa autorităţii de lucru judecat, cu trimitere la dispoziţiile art. 1001 alin. (2) C. proc. civ.

Chiar daca instanţa de apel nu era legată de soluţia acelei instanţe, putea avea în vedere însăși motivarea cererii reclamantei în cadrul căreia a susţinut că pârâta comercializează produse marca W. ce nu erau destinate a fi comercializate în Spaţiul Economic European.

Această afirmaţie se coroborează cu răspunsul reclamantelor la întrebarea nr. 8 din interogatoriul propus de către pârâtă în prezentul dosar, prin care au declarat că „există mai mulţi distribuitori cu care colaborează în UE/SEE”, deci, admit că au introdus în spaţiul UE aceste produse marca B., chiar dacă au arătat că printre aceşti distribuitori nu s-ar număra şi S. şi V. din Londra. Or, Tribunalul Bucureşti a respins ordonanţa președințială a reclamantelor, pe temeiul art. 38 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 şi al art. 3 alin. (1) din Legea nr. 202/2000, tocmai în considerarea faptului că produsele care poartă marca înregistrată au fost puse în comerţ de însuși titularul mărcii sau cu consimţământul acestuia.

La termenul de judecată din 17 noiembrie 2015, intimatele reclamante A. şi SC B. SRL au invocat nulitatea recursului pârâtei, susţinând că motivele de recurs conţin critici de netemeinicie a deciziei recurate, cu referire la probele administrate, neputând fi încadrate în cazurile prevăzute de art. 304 C. proc. civ.

Examinând cu prioritate excepţia nulităţii recursului, Înalta Curte constată că nu este fondată, pentru următoarele considerente:

În conformitate cu dispoziţiile art. 306 alin. (1) C. proc. civ., recursul este nul dacă nu a fost motivat în termenul legal, respectiv prin cererea de recurs sau înăuntrul termenului de recurs, astfel cum prevede art. 303 alin. (1), termenul de recurs fiind de 15 zile de la comunicarea hotărârii, potrivit art. 301 C. proc. civ.

Absenţa formulării unor critici de nelegalitate care să întrunească exigenţele unor motive de recurs posibil a fi analizate din perspectiva art. 304 C. proc. civ. echivalează cu nemotivarea recursului în termenul legal.

Cu toate acestea, sancţiunea nulităţii recursului nu operează, dacă din dezvoltarea motivelor de recurs rezultă că este posibilă încadrarea lor în vreunul dintre cazurile de modificare ori de casare descrise de art. 304 C. proc. civ., astfel cum rezultă din prevederile art. 306 alin. (3) C. proc. civ.

Or, din criticile formulate de către recurenta – pârâtă, reiese că este incident cazul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ., referitor la încălcarea sau greşita aplicare a legii de către instanţa de apel, finalitate rezultată şi din temeiul juridic indicat în mod expres în cuprinsul cererii de recurs (chiar dacă, din eroare, s-a făcut referire la norma corespondentă din noul cod de procedură civilă, respectiv art. 488 alin. (1) pct. 8).

Astfel, a fost criticată interpretarea instanţei de apel a dispoziţiilor legale vizând epuizarea dreptului la marcă, în legătură cu existenţa unei obligaţii a pârâtei de a solicita consimţământul titularului mărcii în ipoteza din speţă şi modul de determinare a existenţei unui asemenea consimţământ, din perspectiva sarcinii şi a obiectului probei.

Împrejurarea că recursul conţine şi susţineri referitoare la situaţia de fapt şi la probele administrate, după cum se va arăta în continuare, nu impune aplicarea sancţiunii nulităţii recursului, care operează doar dacă niciuna dintre susţinerile recurentului nu reprezintă veritabile critici de nelegalitate. Dacă pot fi, însă, identificate asemenea critici, acestea vor fi analizate, înlăturându-se doar susţinerile ce nu pot fi încadrate în vreunul dintre cazurile de recurs.

Drept urmare, excepţia nulităţii recursului este nefondată şi va fi respinsă ca atare.

Examinând decizia recurată prin prisma criticilor formulate şi a actelor dosarului, Înalta Curte constată următoarele:

În cadrul acţiunii în contrafacere iniţiate de către reclamanta A., în calitate de titular al mărcilor W., înregistrate pe cale naţională, internaţională şi comunitară, precum şi de către licenţiatul acesteia, reclamanta SC A. România SRL, ambele instanţe de fond din cauză au verificat întrunirea condiţiilor de aplicare a prevederilor referitoare la epuizarea dreptului la marcă, cuprinse în art. 38 din Legea nr. 84/1998 (prin care s-a transpus art. 7 alin. (1) din Directiva nr. 95/2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci), respectiv în art. 13 din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca comunitară.

În acest context, instanţa de apel a confirmat constatările primei instanţe privind importul şi distribuirea în România, de către pârâta SC C. SRL, a unor produse purtând mărcile W., fabricate în afara Uniunii Europene/Spaţiului Economic European (SEE), respectiv în Brazilia, Tailanda şi Africa de Sud. Aceste produse au fost, ulterior, promovate şi comercializate în România de către pârâta D.

S-a constatat că pârâta SC C. SRL - recurentă în cauză – nu a dovedit împrejurarea că introducerea pe piaţa comunitară a produselor purtând marca W., în legătură cu care pârâta a efectuat actele de comerţ menţionate, s-a realizat de către titularul mărcii sau cu acordul său, astfel încât nu sunt întrunite condiţiile de operare a epuizării dreptului la marcă, iar reclamantele sunt îndreptăţite să interzică efectuarea de către pârâtă, fără consimţământul lor, de acte de import şi comercializare a produselor marcate W. şi să obţină repararea prejudiciului deja creat.

Prin motivele de recurs, pârâta SC C. SRL nu a contestat efectuarea de acte de comerţ în România privind produse purtând mărcile W., ci a criticat aprecierea instanţei de apel privind epuizarea dreptului la marcă, susţinând că, în aceste condiţii, fapta sa nu reprezintă o încălcare a dreptului reclamantelor asupra mărcilor W.

Din această perspectivă, recurenta – pârâtă a susţinut, în esenţă, că instanţa de apel a interpretat şi aplicat în mod greşit normele referitoare la epuizarea dreptului la marcă în situaţia de fapt reţinută în speţă, prin reţinerea în sarcina pârâtei a unei obligaţii de a solicita consimţământul titularului mărcii.

Se observă că motivele de recurs pornesc de la premisa că recurenta – pârâtă a achiziţionat toate produsele purtând marca W. în interiorul pieţei comunitare, chiar dacă produsele au fost fabricate în afara acesteia, şi nu le-a importat în mod direct din ţările de origine sau de la furnizori din afara Uniunii Europene/Spaţiului Economic European (SEE).

Această situaţie de fapt se regăseşte în hotărârea primei instanţe, care a valorificat în acest sens raportul de expertiză întocmit în cauză, iar instanţa de apel a confirmat constatările primei instanţe, chiar dacă nu le-a reluat în totalitate prin decizia recurată.

În acest context, se constată că prima instanţă, deşi a reţinut că pe unele dintre etichetele autocolante aplicate pe ambalajele produselor W. în discuţie se menţionează nu numai calitatea de „distribuitor” a recurentei – pârâte, dar şi calitatea sa de „importator”, nu a considerat că această împrejurare ar releva incidenţa noţiunii de „import” în sensul art. 131 din Codul fiscal (în forma în vigoare la data pronunţării hotărârii, Legea nr. 571/2003 fiind abrogată cu începere de la data de 1 ianuarie 2016) şi nu a constatat că, în cazul produselor „importate” în România de către recurenta – pârâtă, aceasta le-ar fi achiziţionat în mod direct din state terţe, deci că ar fi introdus ea însăşi produsele în discuţie pentru prima dată pe teritoriul Uniunii Europene.

Întrucât instanţa de apel nu a dezvoltat considerente pe acest aspect şi, în acelaşi timp, nu a infirmat aprecierile primei instanţe, nu există nicio raţiune pentru ca această instanţă de recurs să considere că s-ar fi reţinut efectuarea de către pârâtă a unor acte de introducere a produselor pe piaţa comunitară direct dintr-un stat terţ faţă de Uniunea Europeană, pentru care pârâta trebuia să obţină consimţământul titularului mărcilor W..

În schimb, se reţine că instanţa de apel, confirmând constatările primei instanţe, a apreciat că pârâtei din cauză îi revenea obligaţia de a dovedi că produsele în discuţie au fost introduse în SEE de către titularul mărcilor sau cu consimţământul acestuia, chiar în ipoteza în care a achiziţionat produsele respective de la furnizori din Uniunea Europeană/Spaţiul Economic European, indiferent de comerciantul care a introdus respectivele produse pe piaţa comunitară prin „import” în sens fiscal.

Această apreciere reflectă o interpretare corectă a prevederilor referitoare la epuizarea dreptului la marcă, menţionate anterior, precum şi o aplicare corespunzătoare a jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în materie.

Potrivit acestor dispoziţii legale, ce instituie o excepţie de la regula dreptului exclusiv al titularului unei mărci înregistrate, acest titular nu poate interzice unui terţ folosirea mărcii pentru produse care au fost introduse pe piața comunitară sub această marcă de către titularul însuşi sau cu consimţământul său.

Per a contrario, folosirea mărcii poate fi interzisă dacă produsele purtând marca nu au fost introduse pe piața comunitară de către titularul însuşi sau cu consimţământul său, iar această interpretare a directivei de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci – transpusă în art. 38 din Legea nr. 84/1998 – şi a regulamentului privind marca comunitară este reflectată în jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, inclusiv în hotărârile pronunţate în cauzele citate în decizia recurată în speţă.

Aşadar, faptul că un produs pe care este aplicată o marcă înregistrată se găseşte deja pe piaţa comunitară şi face obiectul unor acte de comerţ subsecvente nu conduce prin el însuşi la concluzia epuizării dreptului la marcă, cât timp o asemenea consecinţă poate rezulta doar din demonstrarea existenţei manifestării de voinţă a titularului mărcii pentru prima introducere a produsului pe piaţa comunitară.

Sarcina unei asemenea probe revine persoanei care invocă epuizarea dreptului la marcă, în virtutea principiului de drept consacrat de prevederile art. 1169 C. civ., dat fiind că incidenţa epuizării dreptului reprezintă o apărare de fond în cadrul acţiunii în contrafacerea mărcii.

Regula de probaţiune menţionată a fost confirmată în jurisprudenţa Curţii de Justiţie, în sensul că terţul care invocă existenţa consimţământului titularului mărcii este cel care trebuie să dovedească acest fapt, fără ca titularul mărcii să fie ţinut să probeze absenţa consimţământului (hotărârea pronunţată în cauzele conexate C – 414/99 până la C – 416/99 Zino Davidoff SA). De altfel, absenţa consimţământului reprezintă un fapt negativ, motiv pentru care nici nu ar fi posibilă dovedirea sa, astfel cum, în mod corect, s-a reţinut şi prin decizia recurată în prezenta cauză.

În acest context, terţul care invocă epuizarea dreptului la marcă, chiar dacă a achiziţionat produsele de pe piaţa comunitară, şi nu în mod direct din afara Uniunii Europene/Spaţiului Economic European, nu este dispensat de obligaţia de dovedire a împrejurării că prima intrare pe piaţa comunitară a produselor achiziţionate a fost operată chiar de către titularul mărcii sau cu consimţământul acestuia, apreciere ce a fost în mod corect formulată de către instanţa de apel din cauză.

Se observă, în continuare, că, prin motivele de recurs, s-a susţinut dovedirea de către pârâtă a exprimării consimţământului de către titularul mărcilor W. pentru introducerea pe piaţa comunitară a produselor achiziţionate şi ulterior comercializate în România de către recurenta – pârâtă.

Finalitatea acestor susţineri este aceea a valorificării drept consimţământ a unei pretinse recunoaşteri, prin mărturisire judiciară şi extrajudiciară, de către reclamantele din cauză, a împrejurării că prima intrare pe piaţa comunitară a produselor în discuţie a avut loc cu consimţământul lor.

Înalta Curte constată că aceste susţineri ale recurentei – pârâte ignoră faptul că, în materia epuizării dreptului la marcă, consimţământul titularului mărcii trebuie să vizeze fiecare exemplar al produsului pentru care este invocată epuizarea dreptului la marcă, astfel cum s-a arătat în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (dispozitivul hotărârii pronunţate în cauza C – 173/98 Sebago Inc.). Pentru exemplarele aceluiaşi produs care nu au fost puse în comerţ pe piaţa comunitară cu consimţământul titularului, acesta din urmă este îndreptăţit să interzică folosirea mărcii de către terţi (hotărârea din aceeaşi cauză C – 173/98, pgf. 19 şi jurisprudenţa anterioară citată în pgf. 20), aspect invocat de către reclamante chiar prin cererea de chemare în judecată formulată.

În acest context, dovada consimţământului trebuia făcută pentru fiecare exemplar al produselor comercializate de către pârâtă, ceea ce nu s-a întâmplat în cauză.

Faţă de acest obiect al probei a cărei sarcină revenea pârâtei, este lipsită de relevanţă din punct de vedere probator împrejurarea că reclamantele însele au introdus pe piaţa comunitară, prin intermediul unor distribuitori autorizaţi, produse W., chiar dacă ar fi vorba despre produse identice cu cele comercializate de către pârâtă (cu toate că răspunsul reclamantelor la interogatoriul administrat în faţa primei instanţe, la care s-a făcut referire prin motivele de recurs, nici nu menţionează identitatea produselor).

Din acelaşi motiv, este nerelevant şi faptul că pe piaţa românească a produselor de aceeaşi natură (de igienă orală) cu cele comercializate de către pârâtă se regăsesc produse originale W., cât timp pârâta ar fi trebuit să probeze că prima intrare pe piaţa comunitară a exemplarelor produselor pentru care a fost acţionată în judecată şi în legătură cu care a invocat epuizarea dreptului la marcă a avut loc cu consimţământul titularului mărcilor W..

Cât priveşte argumentul vizând soluţia pronunţată în Dosarul nr. x/2/2012, recurenta nu a criticat aprecierea instanţei de apel referitoare la lipsa autorităţii de lucru judecat, ci a invocat motivarea cererii de chemare în judecată formulate pe calea ordonanţei preşedinţiale, în cadrul căreia reclamantele au susţinut că pârâta comercializează produse marca W. ce nu erau destinate a fi comercializate în Spaţiul Economic European.

Or, acea motivare în fapt a cererii nu susţine apărarea pârâtei privind epuizarea dreptului la marcă, dimpotrivă, o contrazice, cât timp relevă, în esenţă, tocmai absenţa consimţământului titularului pentru introducerea în Uniunea Europeană/SEE a exemplarelor de produse comercializate de către pârâtă şi pentru care s-a iniţiat prezenta acţiune în contrafacere pe calea dreptului comun, cu o motivare asemănătoare celei din ordonanţa preşedinţială.

Faţă de toate considerentele expuse, se constată că toate susţinerile recurentei sunt nefondate şi, avându-se în vedere şi faptul că reevaluarea probelor administrate în legătură cu epuizarea dreptului la marcă, cu consecinţa schimbării situaţiei de fapt reţinute de către instanţa de apel, excede limitelor controlului judiciar pe care îl poate exercita instanţa de recurs, în condiţiile în care atribuţiile acesteia sunt circumscrise exclusiv verificării legalităţii deciziei recurate, în contextul motivelor expres prevăzute de art. 304 C. proc. civ., nu şi a temeiniciei acesteia, Înalta Curte va respinge recursul ca nefondat, în aplicarea art. 312 alin. (1) C. proc. civ.

Pe temeiul art. 274 C. proc. civ., va obliga pe recurenta pârâtă SC C. SRL, prin administrator judiciar F., la plata către intimatele reclamante A. şi SC B. SRL a sumei de 16.577,06 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, conform facturii din 11 noiembrie 2015 (fila 83 dosar recurs).

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge excepția nulității recursului declarat de pârâta SC C. SRL prin administrator judiciar F., invocată de intimatele reclamante A. şi SC B. SRL.

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de pârâta SC C. SRL prin administrator judiciar F. împotriva deciziei nr. 353/ A din data de 01 iulie 2015 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Obligă pe recurenta pârâtă SC C. SRL prin administrator judiciar F. la plata sumei de 16.577,06 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către intimatele reclamante A. şi SC B. SRL.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 23 noiembrie 2015.