Trademark infringement claims barred by legal registration and lack of proven commercial abuse

Decizia nr. 1142/2015

Asupra recursului de faţă, constată următoarele:

Prin Decizia civilă nr. 506/A din 4 decembrie 2014 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, s-a respins, ca nefondat, apelul formulat de reclamantul A. împotriva sentinţei civile nr. 673 din 13 mai 2014 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă, în contradictoriu cu pârâţii B., SC C. SRL şi D.

Pentru a pronunţa această hotărâre, Curtea a reţinut următoarele considerente:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 7 noiembrie 2012, reclamantul A. a chemat în judecată pe pârâții B., SC C. SRL și D., solicitând instanței ca, prin hotărârea pe care o va pronunța, să dispună: 1. constatarea exclusivității dreptului reclamantului asupra mărcii înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci sub denumirea ..., potrivit certificatului de înregistrare, pentru marca din 31 octombrie 2001, reînnoit în anul 2011; 2. interzicerea și încetarea imediată a folosirii denumirii ... de către pârâții SC C. SRL și D.; 3. anularea depozitului din 12 ianuarie 2012 şi 4. obligarea, în solidar, a pârâților la plata de despăgubiri în cuantum de 245.000 lei, reprezentând prejudiciul creat prin săvârșirea de către aceștia a faptelor de constituire a unui nou depozit asupra unei mărci deja existente de către B. și folosirea abuzivă a mărcii ... în scopuri comerciale de către SC C. SRL și D.

În motivare, reclamantul a arătat că a obținut certificatul de înregistrare a mărcii ... în 2001, acesta fiind reînnoit în 2011 pentru clasele de produse/servicii, respectiv cls. 35, 39 şi 43, ultima referindu-se la restaurante, baruri, servicii de agenție de voiaj care asigură rezervare de hoteluri, iar în anul 2012 a observat existența denumirii asemănătoare cu cea pentru care a obținut protecție.

B. a permis în ianuarie 2012 constituirea unui depozit titularului SC C. SRL pentru marca ..., exclusiv pentru clasa de produse/servicii 43, prin aceasta permițând o imitare frauduloasă a mărcii pentru care reclamantul deține calitatea de titular încă din 2001.

Prin urmare, B. a comis o încălcare a legislației în domeniul protecției mărcilor, respectiv a prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b), nu a refuzat la înregistrare o marcă susceptibilă de a produce un risc de confuzie, inclusiv un risc de asociere cu o marcă anterioară, din motive de identitate sau similitudine în raport cu marca anterioară și din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează.

Pârâţii D. și SC C. SRL au arătat prin întâmpinări că, luându-se act de prezenta cerere de chemare în judecată, s-a formulat cerere de renunțare la drepturile conferite de înregistrarea mărcii.

Reclamantul a depus o precizare a acțiunii, prin care a arătat că sunt lipsite de obiect primele 3 capete ale cererii de chemare în judecată și că susţine ultimul capăt al cererii, referitor la despăgubirile solicitate.

Prin sentinţa civilă nr. 673 din 13 mai 2014 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă, s-a respins cererea precizată formulată de reclamantul A. în contradictoriu cu pârâţii B., SC C. SRL şi D., ca neîntemeiată, reţinându-se următoarele considerente în motivare:

Reclamantul este titularul mărcii individuale combinate, constând din denumirea ..., cu element figurativ și culori revendicate verde și auriu, din 31 octombrie 2001, potrivit certificatului de înregistrare eliberat de B. (fila 8, 9), reînnoit până la data de 31 octombrie 2021, pentru clasele de produse și servicii 35, 39 și 43, potrivit Clasificării de la Nisa, cu mențiunea că, în conformitate cu Regula 17 alin. (4) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998, conform adresei din 17 aprilie 2002, solicitantul nu a revendicat un drept exclusiv asupra denumirii.

Pârâta SC C. SRL a obținut înregistrarea depozitului reglementar de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci pentru marca ... cu nr. de depozit pentru clasa 43 (servicii de alimentație publică şi servicii de cazare temporară), publicată în Buletinul Oficial de Publicitate Imobiliară nr. 1/2012 (fila 16), depozit cesionat pârâtului D., conform mențiunii din Buletinul Oficial de Publicitate Imobiliară din 2012 și Deciziei Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (fila 39).

Cu Decizia nr. 1021352 din 9 iulie 2012 (fila 40), B. a admis înregistrarea mărcii cu număr de depozit și, la același moment, a comunicat pârâtului D. faptul că în baza de date au fost regăsite documente privind existența unor mărci identice cu denumirea solicitată (fila 40 verso).

După formularea prezentei acțiuni, pârâtul D. a solicitat retragerea de la înregistrare a mărcii ..., solicitarea fiind publicată în Buletinul Oficial de Publicitate Imobiliară din 30 aprilie 2013 (fila 26, în a doua numerotare a dosarului), astfel încât primele 3 capete ale cererii de chemare în judecată nu au mai fost susținute, fiind rămase fără obiect.

În ceea ce privește antrenarea răspunderii civile delictuale solidare a pârâților, în condițiile art. 998 - 999 C. civ., tribunalul a constatat că B. a acționat în limita competențelor legale (analizând depozitul pârâților în condițiile art. 22 din Legea nr. 84/1998, care nu impun analiza din oficiu a motivelor de refuz prevăzute de art. 6 din Lege). Prin urmare, neexistând o obligație legală care să fi fost încălcată, nu există nici o faptă ilicită care să poată fi reținută în sarcina acestui pârât.

În ceea ce privește folosirea de către pârâți a mărcii reclamantului, tribunalul a constatat că nu s-a făcut dovada unei activități comerciale în acest sens, motiv pentru care nici fapta ilicită a acestor pârâți nu poate fi susținută. Nici prejudiciul justificat de reclamant ca decurgând din necesitatea relocării afacerii în Brașov nu a fost dovedit.

În aceste condiții, nefiind îndeplinite condițiile cumulative pentru antrenarea răspunderii civile delictuale a pârâților, cererea a fost respinsă ca neîntemeiată.

Împotriva sentinţei a declarat apel reclamantul A., apreciat ca fiind nefondat.

Potrivit art. 22 din Legea nr. 84/1998, în forma în vigoare atât la data depunerii cererii pârâtei SC C. SRL de înregistrare a mărcii în dispută cât şi la data analizei şi înregistrării acesteia, B. nu mai are posibilitatea de a lua în discuţie din oficiu motive relative de refuz la înregistrare, cum sunt cele prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) din lege, ci doar pe cele absolute (art. 22 alin. (3), mai cu seamă lit. c)), iar pe cele relative doar în condiţiile în care au fost formulate opoziţii din partea celor interesaţi (art. 22 alin. (4)).

Ca atare, nu se poate vorbi despre o acţiune ilicită a B. constând în omisiunea de a refuza pârâţilor înregistrarea mărcii în dispută pentru motive de refuz relative (identitatea sau similaritatea cu o marcă anterioară, apte de a crea confuzie în percepţia publicului).

În orice caz, chiar şi în forma anterioară a legii, care permitea luarea în considerare din oficiu inclusiv a motivelor de refuz prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. a) şi b), nu se poate vorbi despre o faptă ilicită a B. prin admiterea la înregistrare a unei mărci similare, câtă vreme este vorba despre un act emis în cadrul competenţelor sale legale, ce îi acordă un drept de apreciere cu privire la gradul de distinctivitate, act pentru contestarea căruia cel interesat are pârghii legale (opoziţie, acţiune în anulare, etc).

În lipsa caracterului ilicit al faptei, nu poate fi angajată răspunderea civilă delictuală a B.

În ceea ce îi priveşte pe pârâţii D. şi SC C. SRL, Curtea a observat că solicitarea adresată Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci de înregistrare a unei mărci nu constituie o faptă ilicită, după cum nici deţinerea sau utilizarea unei mărci legal înregistrată de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (cea înregistrată la cererea SC C. SRL, respectiv ...) nu constituie fapte ilicite pentru a angaja răspunderea delictuală.

Apelantul nu a demonstrat că pârâţii ar fi utilizat în vreun chip în activitatea lor marca înregistrată şi ulterior radiată în urma cererii de retragere, astfel încât nu se poate vorbi despre un prejudiciu.

De altfel, apelanta nu a explicitat în cererile sale în ce anume constă prejudiciul cauzat, cu excepţia unei referiri orale, generice, la „profitul nerealizat” şi „pagube cauzate de folosirea fără drept a mărcii” (fila 70 verso).

Or, în speţă, profitul nerealizat ar putea fi solicitat în măsura în care, prin înregistrarea mărcii similare de către pârâţi, ar fi fost afectate beneficiile reclamantului decurgând din propria sa marcă; nu s-a arătat care ar fi fost aceste beneficii ale reclamantului (ca persoană fizică) şi, mai ales, nu s-a demonstrat cum, simpla înregistrare a unei mărci similare, dar neutilizată de către pârâţi, ar fi împiedicat aceste beneficii de care reclamantul pretinde că ar fi fost lipsit.

Pe de altă parte, nu se poate discuta despre pagube produse de „folosirea” fără drept a mărcii de către pârâţi, de vreme ce nu a existat o „folosire”.

Împrejurarea că intimatul ar fi fost barman în cadrul societăţii care folosea legal marca ... poate avea importanţă în ceea ce priveşte reaua credinţă la înregistrarea mărcii similare, însă nu are nici o concludenţă cu privire la existenţa şi întinderea pretinsului prejudiciu sau la cauza acestuia, iar dificultăţile financiare ale SC E. SRL legate de utilizarea sediului din București, precum şi relocarea acestuia, nu s-au datorat înregistrării de către pârâţi a mărcii similare, ulterior retrase.

În fine, trebuie observat că apelantul nu a făcut nici o dovadă cu privire la întinderea prejudiciului, nu a explicitat şi dovedit cuantumul pretins.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamantul A., invocând dispoziţiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ. şi arătând în susţinere următoarele motive:

Argumentele instanţei de apel sunt neîntemeiate şi contrazise atât de dispoziţiile legale incidente în cauză cât şi de mijloacele de probă administrate, instanţa investită cu soluţionarea cererii detailând considerentele soluţiei de respingere, susţinute de aspecte preluate din cadrul considerentelor sentinţei primei instanţe.

Primul aspect reţinut de instanţa de apel, respectiv degrevarea de răspundere civilă a intimatului B., motivat de faptul că acest intimat ar fi respectat obligaţiile legale instituite prin art. 22 din Legea nr. 84/1998 este contrazis de mijloacele de probă administrate în cauză, respectiv situaţia juridică dedusă de acestea, şi încălcă dispoziţiile art. 998 C. civ., ce au fost pe deplin demonstrate, după cum urmează:

Potrivit adresei de informare şi comunicare emisă de intimatul B. din data de 9 iulie 2012, Autoritatea de Invenţii şi Mărci notifică petentului cererii de depozit şi marcă ..., D., faptul că "în urma verificării în baza de date au fost regăsite documentele anexate privind existenţa unor mărci identice cu denumirea solicitată în cererea de înregistrare.

Fapta ilicită prejudiciabilă este săvârşită de intimata B. la aceeaşi dată de 9 iulie 2012, prin emiterea sub un număr anterior, a deciziei de admitere a înregistrării mărcii având număr de depozit, în condiţiile existenţei evidente a unor cauze de respingere a cererii pentru motivele reglementate de art. 6 lit. a) şi b) din Legea nr. 84/1998.

Este nelegală susţinerea instanţei da apel de degrevare a intimatei B. de atragerea răspunderii civile delictuale raportat la faptul că aceasta ar fi efectuat verificările stabilite de legiuitor potrivit art. 22 din norma specială, în condiţiile în care verificările au fost efectuate de această autoritate şi au fost identificate cazuri de identitate de marcă cu cea a cărei înregistrare s-a solicitat abia în anul 2012.

Faptul că în sarcina Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci legiuitorul a specificat anumite obligaţii de analiză a condiţiilor ce se impun a fi îndeplinite de cererea de înregistrare de marcă, nu exonerează această autoritate de responsabilitatea de a ţine o evidenţă legală şi clară a mărcilor ce se înregistrează pe teritoriul României, dovadă fiind situaţia de faţă care denotă înregistrarea a două mărci identice, care încalcă în acest fel normativele speciale incidente şi drepturile constituite, așa cum prevăd art. 4, art. 8 și art. 36 din lege.

Referitor la folosirea de către intimaţii pârâţi a mărcii recurentului, s-a constatat faptul că nu a făcut dovada unei activităţi comerciale în acest sens, motiv pentru care nici fapta ilicită a acestora nu poate fi susţinută și că nici prejudiciul cerut nu a fost dovedit.

În virtutea art. 4, art. 8 şi art. 36 recurentul reclamant şi-a manifestat beneficiile acordate de dreptul exclusiv asupra mărcii ..., solicitând, potrivit art. 47, constatarea exclusivităţii dreptului asupra mărcii înregistrata (drept conferit de legiuitor în art. 36), interzicerea şi încetarea imediată a folosirii denumirii ... de intimaţii pârâţi SC C. SRL şi D., anularea depozitului constituit şi obligarea în solidar la repararea prejudiciului produs de părți.

Considerentele avute în vedere de instanţa de apel faţă de angajarea răspunderii civile delictuale a celor doi intimaţi pârâţi D. şi SC C. SRL nu se regăsesc nici în cuprinsul normei speciale care reglementează acţiunea în anulare şi condiţiile promovării acesteia de către titularul dreptului încălcat şi nici în cuprinsul normei de drept comun, art. 998 şi art. 999 C. civ.

Existenta faptei ilicite cauzatoare de prejudiciu, așa cum este definită de norma specială - art. 6, art. 4, art. 8 şi art. 36, nu este dependentă de dovada desfăşurării unei activităţi comerciale de către titularul mărcii ulterior înregistrată.

Prin înregistrarea şi folosirea ulterioară a unei mărci identice/cu elemente identice ... este încălcat dreptul de proprietate exclusiv acordat de legiuitor şi de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci titularului mărcii înregistrată anterior, această încălcare şi folosire reprezentând o faptă ilicită care atrage răspunderea civilă delictuală a intimaţilor pârâţi D. şi SC C. SRL.

Titularul D. a înregistrat marca în condiţiile art. 47 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 84/1998 - detaliindu-se argumentele care ar susţine cererea de anulare a mărcii în temeiul art. 47 alin. (1) lit. c).

Activitatea comercială este demonstrată cu ajutorul mijloacelor de probă administrate în cauză, în speţă înscrisuri şi interogatoriile părților.

SC C. SRL şi-a deschis punct de lucru funcţionabil sub denumirea de ..., iar publicitatea comercială efectuată de intimaţii pârâţi în vederea informării publicului cu privire la organizarea de evenimente sub marca ... şi concretizarea evenimentelor anunţate indică desfăşurarea de activităţi comerciale intense.

Din extrasul din registrul mărcilor, document depus de intimatul B., rezultă că la data de 30 aprilie 2013 D. a formulat cerere de radiere a mărcii, dată ulterioară introducerii cererii de chemare în judecată, iar din interogatoriul luat acestuia rezultă că a avut cunoştinţă de existenţa mărcii anterioare, al cărei titular este recurentul reclamant, angajatorul său.

Intimatul-pârât B. - a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat, arătând că atât timp cât a îndeplinit o obligaţie legală, ce nu a fost încălcată, nu există o faptă ilicită ce poate fi reţinută în sarcina sa, pentru a fi atrasă răspunderea civilă delictuală.

Analizând decizia în raport de criticile formulate, Înalta Curte constată caracterul nefondat al recursului, în considerarea argumentelor ce succed:

În ceea ce priveşte petitele formulate inițial prin cererea de chemare în judecată, reclamantul a precizat că sunt lipsite de obiect primele trei, respectiv constatarea dreptului său exclusiv asupra mărcii înregistrate ..., anularea depozitului din 12 ianuarie 2012 pentru marca ... - cu titular iniţial SC C. SRL, interzicerea şi încetarea folosirii semnului pe care l-a înregistrat reclamantul ca marcă, menţinându-şi pretenţiile formulate prin ultimul capăt de cerere, prin care s-a solicitat obligarea în solidar a pârâţilor la plata de despăgubiri de 245.000 lei, reprezentând prejudiciul creat prin săvârşirea de către B. a faptei de constituire a unui depozit pentru marca incriminată, deşi exista o marcă deja înregistrată şi folosirea abuzivă de către ceilalţi pârâţi a mărcii al cărui titular este în scopuri comerciale.

Potrivit dispoziţiilor art. 1349 din N.C.C., în raport de data la care se reclamă săvârşirea unor fapte ilicite, orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane (alin. (1)), iar cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral (alin. 2) - cerinţele impuse de acest text legal fiind similare celor din V.C.C., în materie, avute în vedere la soluţionarea cauzei.

1. În soluționarea cererii formulate împotriva intimatului pârât B., instanţa de apel a reţinut, ca argument susținut pe dispozițiile art. 22 din Legea nr. 84/1998 - incident în cauză, în forma legii în vigoare la data depunerii cererii pârâtei SC C. SRL de înregistrare a mărcii în dispută cât şi la data analizei şi înregistrării acesteia, că acesta nu are posibilitatea de a lua în discuţie din oficiu motive relative de refuz la înregistrare, cum sunt cele prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) din lege, ci doar pe cele absolute, iar pe cele relative le analizează doar în condiţiile în care au fost formulate opoziţii din partea celor interesaţi. Ca atare, a reţinut instanţa,nu se poate vorbi despre o acţiune ilicită a B. constând în omisiunea de a refuza pârâţilor înregistrarea mărcii în dispută pentru motive de refuz relative (identitatea sau similaritatea cu o marcă anterioară, apte de a crea confuzie în percepţia publicului).

Fapta ilicită este justificată în recurs pe faptul că, deşi în cadrul verificărilor stabilite de legiuitor în art. 22 din lege au fost identificate cazuri de identitate cu marca a cărei înregistrare s-a solicitat - cu referire la adresa din data de 9 iulie 2012, această instituție a emis la aceeaşi dată decizia de admitere la înregistrare a mărcii - aceasta în condiţiile existenţei evidente a unor cauze de respingere a cererii pentru motivele reglementate de art. 6 lit. a) şi b) din Legea nr. 84/1998.

Critica de recurs, astfel formulată, nu arată nelegalitatea deciziei de apel, respectiv a argumentului care susţine soluţia pronunţată, aşa cum impune art. 3021 alin. (1) lit. c) C. proc. civ. - acesta fiind în sensul că Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci verifică în procedura de examinare pe fond a cererii de înregistrare marcă motivele de refuz relative, reclamate în dosarul de faţă, numai în condiţiile în care au fost formulate opoziţii din partea celor interesaţi.

Celălalt considerent din decizie nu susține soluția pronunțată de instanța de apel relativ la fapta imputată intimatului pârât B. - cel care se referă la faptul că nu se putea reține o faptă ilicită nici în forma anterioară a legii, care permitea luarea în considerare din oficiu inclusiv a motivelor de refuz prevăzută de art. 6 alin. (1) lit. a) şi b). Instanţa de apel a avut în vedere în justificarea soluţiei faptul că fapta reclamată se analizează în funcție de norma legală în vigoare la data la care ar fi fost săvârșită.

2. În ceea ce îi priveşte pe intimații pârâţi D. şi SC C. SRL, în principal, instanța de apel a reținut, pe de o parte, că solicitarea adresată B. de înregistrare a unei mărci, deţinerea sau utilizarea unei mărci legal înregistrată de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci nu constituie fapte ilicite pentru a angaja răspunderea delictuală, iar, pe de altă parte, că apelantul nu a demonstrat că pârâţii ar fi utilizat în vreun chip în activitatea lor marca înregistrată şi ulterior radiată în urma cererii de retragere, astfel încât nu se poate vorbi despre existența vreunui prejudiciu.

Înregistrarea unei mărci cu nerespectarea dispoziţiile 6 din Legea nr. 84/1998 şi încălcarea astfel a drepturile conferite titularului unei mărci anterior înregistrate de art. 4 (potrivit căruia dreptul asupra mărcii este dobândit şi protejat prin înregistrarea acesteia la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci ), art. 8 (care arată că dreptul la marcă aparţine solicitantului care a depus primul, în condiţiile legii, cererea de înregistrare a mărcii) şi art. 36 (ce prevede că înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra acesteia) - indicate ca susţinând fapta ilicită - se pot verifica, după înregistrarea mărcii, în condiţiile art. 47 din lege, pe calea acțiunii în anulare.

Aceste dispoziţii legale nu impun cerința folosirii mărcii, însă acțiunea în anulare nu mai constituie obiect al litigiului de față de precizările făcute de recurentul reclamant în fața primei instanțe, în urma înregistrării la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci la data de 30 aprilie 2013 a cererii de radiere a mărcii de către titular. Mai mult, în susținerea recursului se subliniază și înregistrarea mărcii cu rea credință, cu detalierea argumentelor aferente, fără ca o cerere de anulare în temeiul art. 47 lit. c) din lege să fie formulată în prezentul dosar.

Dispozițiile din materia răspunderii civile delictuale impun o acțiune de încălcare a drepturilor legitime ale unei persoane şi, oricum, prin cererea de recurs a fost susţinută fapta ilicită imputată și pe folosirea abuzivă a acesteia în scopuri comerciale.

Pe lângă faptul că probele invocate ca dovedind folosirea mărcii nu pot fi reapreciate de instanța de recurs, date fiind dispozițiile art. 304 C. proc. civ, punând în discuție temeinicia hotărârii, nu o astfel de folosire este sancţionată şi a fost cerută a fi dovedită de instanța de apel.

Cum în mod corect a reţinut instanţa de apel, deţinerea şi utilizarea unei mărci legal înregistrate nu constituie fapte ilicite pentru a angaja răspunderea delictuală, pe perioada de valabilitate aceasta conferindu-i titularului aceleaşi drepturi de care se prevalează şi reclamantul în dosarul de faţă.

Numai folosirea unui semn neprotejat este susceptibilă de a produce un prejudiciu titularului unei mărci, iar în acest context instanţa de apel a şi subliniat că nu s-a demonstrat că pârâţii ar fi utilizat în activitatea lor marca înregistrată şi ulterior radiată în urma cererii de retragere.

3. Regăsirea în decizia de apel a unor considerente ale hotărârii primei instanţe nu semnifică o simplă preluare, pentru a atrage incidenţa dispoziţiilor art. 304 pct. 5 C. proc. civ., atât timp cât acestea sunt confirmate în analiza criticilor de apel formulate.

Constatând, prin urmare, că nu sunt fondate criticile de recurs formulate, în limitele în care au putut fi analizate de instanţa de recurs, Înalta Curte urmează să facă aplicarea dispoziţiilor art. 304 pct. 9 şi art. 312 alin. (1) C. proc. civ.,dispunând în consecinţă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de reclamantul A. împotriva Deciziei nr. 506/A din data de 4 decembrie 2014 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 5 mai 2015.