Trademark infringement claim barred by res judica and prohibition of double recovery for identical harm previously compensated under unfair competition action

Decizia nr. 1141/2015

Asupra recursului de faţă, constată următoarele:

Prin Decizia civilă nr. 50/A din 28 ianuarie 2015 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, s-a admis apelul formulat de apelanta-reclamantă SC A. SA împotriva sentinţei civile nr. 137 din 11 februarie 2014 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a IV-a civilă, în contradictoriu cu intimata-pârâtă SC B.B. SRL.

S-a schimbat parţial sentinţa apelată, în sensul respingerii ca rămase fără obiect a capetelor de cerere privind interzicerea pârâtei să folosească în denumirea sa comercială marca ..., să ofere sau să preteze servicii sub acest semn şi menţionarea în registrul comerţului a celor dispuse cu privire la denumirea comercială a pârâtei. S-au menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei.

Pentru a dispune în acest sens, instanţa de apel a avut în vedere următoarele motive:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a IV-a civilă, reclamanta SC A. SA a solicitat, în contradictoriu cu pârâta C. SRL, ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se interzică pârâtei să folosească în denumirea sa comercială marca ... înregistrată de reclamantă și oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn, precum și obligarea pârâtei la plata daunelor materiale în valoare de 15.000 lei și morale în valoare de 15.000 lei. S-a mai solicitat să se dispună menţionarea în Registrul Comerţului a hotărârii date în prezenta cauză, în vederea luării măsurilor corespunzătoare cu privire la denumirea pârâtei.

Reclamanta a arătat în motivarea cererii că este titularul mărcii ..., înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, potrivit certificatului de înregistrare, cu durată de protecţie de 10 ani, începând de la data de 13 octombrie 2005.

În evidenţele Registrului Comerţului Bucureşti figurează SC C. SRL care, pe lângă faptul că foloseşte fără drept marca ... în denumirea sa comercială - cu privire la care reclamanta deţine un drept exclusiv prin înregistrare, are şi un domeniu de activitate similar celui al reclamantei. Pârâta are ca obiect principal de activitate „alte activităţi de curăţenie”, în timp ce domeniul de activitate al reclamantei este reprezentat în principal de „ colectarea deşeurilor nepericuloase”, activitatea ce figurează la pârâtă ca fiind obiectul principal de activitate regăsindu-se şi la reclamantă ca obiect secundar de activitate.

Pârâta urmăreşte să profite de pe urma confuziei care se produce prin folosirea mărcii ..., marcă notorie, mai ales că aceasta este utilizată de pârâtă în cadrul aceleiaşi categorii de servicii, ceea ce denotă folosirea cu rea-credinţă a acesteia.

Reclamanta este înregistrată încă din anul 1997 cu denumirea comercială SC A. SA, iar în baza principiului priorităţii de înregistrare deţine dreptul de folosinţă exclusivă asupra numelui comercial, nume ce include şi cuvântul ... folosit de pârâtă. Pârâta şi-a înregistrat ulterior denumirea sa comercială, la data de 25 august 2010.

Pentru obligarea pârâtei la plata despăgubirilor sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale. În ceea ce priveşte prejudiciul, sunt de necontestat vătămarea drepturilor reclamantei şi consecinţele negative ale faptelor săvârşite de către pârâtă, aceasta încheind contract de prestări servicii în domeniul salubrizării. Cât priveşte existenţa unui raport de cauzalitate între faptă şi prejudiciu, este evident că faptele săvârşite de pârâtă i-au adus reclamantei atât prejudicii materiale cât şi morale, iar vinovăţia pârâtei îmbracă forma intenţiei directe, calificată, prin scopul de a obţine profituri necuvenite ca urmare a folosirii fără drept în activitatea comercială a denumirii în cuprinsul căreia se regăseşte şi marca înregistrată ..., la promovarea căreia nu a avut niciun fel de contribuţie.

Prin sentinţa civilă nr. 137 din 11 februarie 2014, Tribunalul Bucureşti, secţia a IV-a civilă, a respins ca neîntemeiată acţiunea, iar pentru a hotărî în acest sens, a reţinut următoarele motive:

Conform dispoziţiilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, titularul mărcii poate cere instanţei de judecată să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimţământul titularului, fie un semn identic mărcii pentru produse identice cu acelea pentru care marca a fost înregistrată - lit. a), fie un semn care, dată fiind identitatea ori asemănarea sa cu marca ori identitatea/asemănarea produselor/serviciilor ce poartă semnul cu cele pentru care a fost înregistrată marca, ar crea în percepţia publicului un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu semnul - lit. b).

Fapta ilicită a pârâtei constă în folosirea în cadrul denumirii sale a cuvântului ..., ce constituie marca înregistrată a reclamantei, iar alăturarea în denumirea pârâtei şi a altor cuvinte, respectiv SC C. SRL nu îi poate da acesteia un caracter distinctiv, de natură a îndepărta riscul de confuzie, în contextul în care ambele societăţi desfăşoară activităţi pe piaţa serviciilor de curăţenie şi a colectării deşeurilor.

Ceea ce trebuie subliniat însă este faptul că fapta ilicită a pârâtei a încetat prin schimbarea denumirii, în sensul excluderii cuvântului ..., astfel încât, capetele de cerere privind obligarea de a inceta folosirea mărcii în denumirea sa şi obligaţia de a face menţiunile respective în Registrul Comerţului sunt neîntemeiate.

Capetele de cerere privind obligarea pârâtei la plata daunelor materiale şi morale provocate prin încheierea contractului de prestări servicii încheiat cu Școala de Arte şi meserii sunt neîntemeiate.

Deși din probele administrate în cauză rezultă că pârâta a încheiat contractul în perioada în care folosea în denumire marca reclamantei, prin formularea cererii de faţă nu se mai poate pretinde repararea prejudiciului, în contextul în care reclamanta a obținut repararea acestui prejudiciu prin promovarea unei acțiunii în concurenţă neloială împotriva pârâtei, acțiune admisă. Prin urmare, nu se poate pretinde o dublă reparare a aceluiași prejudiciu, provocat prin aceeași faptă ilicită - folosirea fără drept a mărcii reclamantei, prin promovarea a două acțiuni separate, cu regim juridic diferit.

Apelul declarat de reclamantă împotriva sentinţei primei instanţe este fondat, în limitele detaliate în cele ce urmează:

Schimbarea ulterioară a denumirii de către societatea pârâtă, în sensul eliminării elementului verbal contestat ..., nu atrage caracterul neîntemeiat al acţiunii, în condiţiile în care prima instanţă a reţinut existenţa unei fapte ilicite constând în utilizarea în cadrul denumirii a unui element verbal identic cu marca reclamantei, ..., a cărui prezenţă e aptă să creeze un risc de confuzie incluzând şi riscul de asociere - constatare a primei instanţe ce nu mai poate fi combătută în lipsa unui apel al pârâtei.

Consecinţa schimbării denumirii pârâtei pe parcursul procedurii este cea a respingerii acţiunii ca rămasă fără obiect în privinţa capetelor de cerere vizând interzicerea folosirii în denumirea comercială a mărcii ..., menţionarea acestei interdicţii în registrul comerţului şi interzicerea de a presta servicii sub acest semn.

Este corectă soluţia de respingere ca neîntemeiat a capătului de cerere în despăgubiri pentru prejudiciul moral şi material cauzat reclamantei prin utilizarea de către pârâtă (ce prestează servicii similare) a mărcii reclamantei - ... în denumire, ceea ce a dus la încheierea de către pârâtă a unor contracte, profitând de confuzia creată şi asocierea cu marca celei dintâi.

Pentru aceleaşi fapte ale pârâtei şi invocând acelaşi tip de prejudiciu (pierderea de către reclamantă a unor contracte în favoarea pârâtei), cauzat de aceleaşi confuzii generate de utilizarea cu rea credinţă a mărcii reclamantei ... în denumirea pârâtei, reclamanta a obţinut despăgubiri în cadrul unei acţiuni întemeiată pe prevederile referitoare la concurenţa neloială, prevăzute de art. 5 din Legea nr. 11/1991, prin Decizia civilă nr. 146/2013 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a VI-a civilă, decizie prin care s-au a acordat atât despăgubiri materiale, cât şi morale, respectiv câte 20.250 lei.

În considerarea regimului juridic diferit şi a naturii distincte a celor două tipuri de acţiune, în prezenta cauză nu operează autoritatea de lucru judecat, întrucât între cele două cereri de chemare în judecată formulate de reclamantă diferă al treilea element, anume cauza (causa debendi).

Cu toate acestea, faptul că acelaşi prejudiciu, rezultat al aceleiaşi fapte ilicite, reclamante, poate fi solicitat pe două temeiuri juridice diferite (în mod similar acţiunilor mixte, spre pildă, care tind spre dobândirea posesiei imobilului fie pe calea revendicării întemeiate pe dreptul de proprietate, fie pe calea acţiunii contractuale decurgând din obligaţia vânzătorului de predare a bunului), nu înseamnă că se acceptă posibilitatea unei reparări duble a unui acelaşi prejudiciu prin utilizarea ambelor acţiuni (căi) deschise de legiuitor reclamantei în scop reparator.

Prin urmare, prejudiciul a fost deja reparat, acesta fiind acoperit pe calea acţiunii în concurenţă neloială, şi nu mai există un alt prejudiciu distinct, necesar a fi reparat pe calea acţiunii în contrafacere.

Împotriva deciziei de apel a formulat cerere de recurs reclamanta, prin care a criticat modul de soluţionare a cererii în despăgubiri și a invocat dispoziţiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ., pentru următoarele motive:

A formulat două acţiuni cu regim juridic distinct, respectiv o acţiune în contrafacere care face obiectul dosarului de faţă şi o acţiune în concurenţă neloială, pentru care legiuitorul a reglementat distinct faptele ilicite şi sancţiunile aplicabile, ceea ce înseamnă că în cauză nu este aplicabilă teoria acţiunilor mixte, astfel cum s-a arătat de către instanţa de apel.

Dacă s-ar reţine acest considerent al instanţei, s-ar pune în discuţie, cel puţin, puterea de lucru judecat.

Instanţa de apel a reţinut însă, în mod corect, că nu operează autoritatea de lucru judecat între cele două tipuri de acţiune datorită regimului juridic distinct şi a naturii distincte, de unde rezultă că aceste acţiuni pot fi formulate concomitent, fără a se exclude una pe cealaltă. Pe de altă parte, puterea de lucru judecat care rezultă din considerentele Deciziei civile nr. 146/2013 pronunţate în Dosarul nr. x/3/2010 a Curţii de Apel Bucureşti, este în sensul că instanţa a reţinut că faptele menţionate - de concurenţă neloială şi de contrafacere - sunt diferite şi, prin urmare, stabilirea prejudiciului este generat de fapte diferite, care sunt sancţionate diferit, prin acţiuni diferite.

O acţiune de concurenţă neloială nu poate exclude o acţiune în contrafacere pentru că fiecare dintre aceste acţiuni privesc în esenţă fapte ilicite diferite, respectiv o faptă ilicită care afectează mediul concurenţial şi o faptă ilicită care a generat încălcarea dispoziţiilor privind dreptul la marcă.

Legiuitorul a reglementat acţiuni juridice distincte pentru fapte juridice distincte, întrucât fapta ilicită de concurenţă neloială a fost sancţionată de legiuitor în vederea ocrotirii mediului concurenţial, iar sancţionarea faptei juridice materializate prin încălcarea dreptului la marcă ocroteşte valorile ce derivă din dreptul proprietăţii intelectuale, potrivit dispoziţiilor art. 14 alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială.

Analizând decizia în raport de criticile formulate, ce se circumscriu dispoziţiilor art. 304 pct. 9 C. proc. civ., Înalta Curte constată că recursul este nefondat, în considerarea argumentelor ce succed:

Regimul juridic distinct al acţiunilor în contrafacere şi în concurenţă neloială îndreptăţeşte partea interesată să le formuleze, acestea neexcluzându-se reciproc, însă în ipoteza în care se suprapun elementele pe care acestea se grefează, se pune problema efectelor lucrului judecat, respectiv a posibilităţii ca o hotărâre judecătorească anterioară, irevocabilă, să influenţeze soluţia într-un proces ulterior. Similaritatea acestora cu acţiunile mixte, reţinută într-adevăr de instanţa de apel, nu este un argument care să susţină concluzia care fundamentează decizia.

Suprapunerea numai în parte a prezentului litigiu (acţiune în contrafacere) cu ceea ce a fost deja judecat (acţiune în concurenţă neloială) a determinat instanţa de apel să nu reţină efectul negativ al lucrului judecat, care evită o nouă judecată, ci efectul pozitiv, care obligă instanţa să ţină cont de conţinutul hotărârii anterioare, pe care va trebui să-şi fundamenteze propria hotărâre.

În virtutea acestui efect pozitiv, hotărârea irevocabilă anterioară se va impune cu autoritatea ei pozitivă, a raporturilor juridice deja tranşate, într-un proces ulterior ce aduce în faţa instanţei o chestiune litigioasă deosebită de cea care a fost analizată în primul proces, prin obiect sau cauză, cu păstrarea însă a identităţii de părţi şi având legătură cu ce s-a tranşat în prima instanţă.

În condiţiile în care aceeaşi faptă ilicită a fundamentat cererea în despăgubiri în acţiunea în concurenţă neloială, modul de dezlegare a chestiunilor litigioase privind existenţa faptei ilicite,a prejudiciului produs şi evaluarea acestuia se impune în noua judecată şi înlătură totodată dubla reparaţie.

Contrar celor susţinute în cadrul recursului, fapta ilicită care fundamentează ambele cereri în despăgubiri este de fapt aceeaşi, fiind diferită numai calea juridică pe care se urmăreşte sancţionarea acesteia şi repararea prejudiciului - într-un caz pe calea concurenţei neloiale, iar în celălalt a contrafacerii.

Constatând, prin urmare, că în cauză s-a reţinut în mod corect puterea de lucru judecat, reglementată ca prezumţie legală de art. 1.200 pct. 4 şi art. 1.202 alin. (2) C. civ., şi principiul evitării dublei reparaţii pentru aceeaşi faptă ilicită, Înalta Curte urmează să facă aplicarea dispoziţiilor art. 312 alin. (1) C. proc. civ. şi să dispună în consecinţă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de reclamanta SC A. SA împotriva Deciziei nr. 50/A din data de 28 ianuarie 2015 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 5 mai 2015.