Infringement of prior Community Trademark by domain name registration and use for competing services

Conflict între o marcă comunitară anterioară și un domeniu de internet. Similaritatea produselor și a serviciilor. Analizarea conflictului prin prisma criteriilor aplicabile conflictului dintre două mărci.

Cuprins pe materii : Dreptul proprietății intelectuale. Marcă.

Index alfabetic : marcă

-domeniu de internet

Legea nr. 84/1998, art. 36

Înregistrarea numelui de domeniu nu are rolul de a desemna categoriile de produse sau servicii pentru care semnul a fost înregistrat, ci doar de a indisponibiliza semnul pentru înregistrări viitoare. Nu înseamnă, însă, că semnul în discuţie nu este supus principiului specialităţii, numele de domeniu reprezentând un semn folosit cu intenţia de a identifica un site de internet, implicit, produsele şi serviciile oferite prin site-ul respectiv, aşadar, folosit întocmai ca o marcă.

În aceste condiţii, semnul poate intra în conflict cu o marcă anterior înregistrată, cât timp este afectată însăşi funcţia oricărei mărci de garantare a originii produselor sau a serviciilor pentru care marca a fost înregistrată. Pentru examinarea conflictului, sunt aplicabile dispoziţiile legale referitoare la mărci, respectiv cele ale art. 36 din Legea nr. 84/1998 sau, în cazul unei mărci comunitare, cele ale art. 9 din Regulamentul nr. 20/2009 privind marca comunitară (ce conţine dispoziţii echivalente celor din art. 36 ale Legii nr. 84/1998).

Aşadar, înregistrarea unui nume de domeniu şi, implicit, crearea domeniului de internet, nu poate împiedica un conflict între acest semn şi o marcă anterior înregistrată şi, după caz, constatarea încălcării drepturilor asupra mărcii, dimpotrivă, creează premisele unui asemenea conflict. Faptul că înregistrarea a operat cu respectarea dispoziţiilor legale şi cu bună-credinţă are relevanţă exclusiv într-un potenţial conflict cu alte nume de domeniu, în care se apreciază legalitatea înregistrării, nu şi atunci când se evaluează o eventuală încălcare a unui drept la marcă.

Secția I civilă, decizia nr. 1888 din 25 septembrie 2015

Prin sentinţa civilă nr. 1740 din 17.06.2013, Tribunalul Specializat Cluj – a cărui competenţă de soluţionare a cauzei a fost stabilită prin sentinţa civilă nr. 108/2013 pronunţată de Curtea de Apel Cluj - a admis în parte cererea formulată de către reclamanta X. AG, în contradictoriu cu pârâţii SC Y. SRL, SC Z. SRL şi Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică (ICI) Bucureşti.

A dispus obligarea pârâtei SC Y. SRL de a nu mai folosi denumirea de „Novomatic” pe pagina web newlinegames.com şi, totodată, încetarea înregistrării domeniului de internet www. novolinegames. ro pe numele pârâtei SC Y. SRL.

S-a dispus obligarea pârâtelor ca, la accesarea domeniului www. novolinegames. ro, să nu se mai facă redirecţionarea automată către websit-ul http ://newlinegames. com.

În motivarea sentinţei, s-a reţinut că aşa-zisa solicitare de constatare a dreptului exclusiv al reclamantei asupra domeniului de internet www. novolinegames. ro ţine de motivarea cererii de chemare în judecată prin care reclamanta tinde la împiedicarea pârâtelor la a-i încălca dreptul exclusiv la folosirea denumirilor „Novo Line” şi „Novomatic”, cu tot ceea ce derivă din acestea. Dacă instanţa va aprecia că reclamanta deţine un drept asupra domeniului de internet www.novolinegames.ro faţă de pârâte (şi nu exclusiv), celelalte solicitări care formează de fapt obiectul acţiunii trebuie admise. În analizarea pretenţiilor ambelor părţi, instanţa a stabilit, pe cale incidentală, având în vedere şi prevederile legale în vigoare, cui îi aparţine dreptul asupra domeniului în discuţie.

Reclamanta este titularul necontestat al mărcilor comunitare ”Novo Line”, înregistrată la OHIM la 08.02.2008, pentru produse şi servicii din clasele 9, 28, 41 şi ”Novomatic”, înregistrată la OHIM la

08.02.2008, pentru produse şi servicii din clasele 16, 35, 38.

După introducerea cererii de chemare în judecată, pârâta SC Y. SRL a făcut unele modificări cu privire la website-ul www. novolinegames. ro, în sensul redirecţionării automate a celor care îl accesează către altă adresă de web, respectiv http://newlinegames.com/, folosită în comun cu pârâta SC Z. SRL. Deci, posibilitatea celor care accesează acest nou site să creadă că accesează de fapt site-ul reclamantei a fost eliminată, între denumirile celor două domenii de internet existând acum o evidentă diferenţiere (novo versus new). Practic, pe parcursul derulării procesului, pârâta Y. SRL a acceptat, de bună voie, eliminarea unei părţi din confuzia pe care tot ea a creat-o, schimbând denumirea domeniului de internet cu ajutorul căruia îşi promovează serviciile.

Pe de altă parte însă, în continuare, cu toate că nu a avut acordul X. şi nici nu l-a cerut, pârâta SC Z. SRL a continuat să vândă produse sub denumirea de „Novomatic”, fără să aibă acest drept, folosindu-se de numele reclamantei, cunoscut în domeniul cazinourilor, sălilor de pariuri şi a sălilor de joc în mai multe ţări.

Deoarece reclamanta este proprietara denumirii „Novo Line”, respectiv „Novomatic”, are un drept exclusiv asupra acestora încă din 2007, respectiv 2008, de a se folosi şi dispune, în mod exclusiv de acestea, drept reglementat de dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţii geografice.

În comerţul electronic, un rol cheie este jucat de sistemul numelor de domeniu, deoarece fiecare astfel de domeniu are un nume care serveşte drept referinţe mnemonica. Numele de domeniu facilitează găsirea locaţiilor pe internet şi permite comercianţilor să promoveze nume care sa le identifice, să le distingă de alte firme şi să atragă sau să reţină clientul pentru produsele oferite pe piaţă.

Prin folosirea denumirii de „Novomatic” fără acordul reclamantei, pârâtele societăţi comerciale o prejudiciază pe aceasta. Consumatorii/potenţialii clienţi ce navighează pe internet pentru a afla informaţii legate de produsele marcate, având ca punct de plecare marca verbală pentru a descoperi numele de domeniu, ajung pe domeniul pârâtelor SC Y. SRL şi SC Z. SRL fiind blocat astfel accesul unor potenţiali achizitori spre servicii similare oferite spre vânzare de către reclamantă.

Modul cum au procedat pârâtele, care, prin accesarea domeniului www. novolinegames. ro, redirecţionează potenţialii clienţi către website-ul http ://newlinegames. com unde se vând produse/activităţi/servicii tot din domeniul jocurilor de noroc, fără ca acestea să provină de la reclamantă sau să aparţină acesteia, este o modalitate ilegală de a profita de faima reclamantei, în scopul vânzării propriilor produse/activităţi/servicii. Această redirecţionare îi induc pe consumatori în eroare şi le creează impresia eronată de afiliere a pârâtelor SC Y. SRL şi SC Z. SRL la grupul X. Prejudiciul produs reclamantei, titulara mărcii, constă în posibilitatea evidentă de confuzie între propria marcă ”Novo Line” şi activitatea desfăşurată de către pârâte, similară cu obiectul de activitate al reclamantei şi anume către potenţialii clienţi de diverse facilităţi pentru a se accesa alte site-uri de societăţi de jocuri de noroc notorii, cunoscute. Prejudiciul care i se aduce reclamantei nu este numai unul actual, ci şi unul viitor, dar cert, deoarece potenţialii consumatori ai produselor acesteia, în momentul în care vor dori să afle informaţii pe internet pornind de la marca verbală ”Novo Line ”vor găsi site-ul pârâtelor SC Y. SRL şi SC Z. SRL şi vor fi direcţionaţi către aceste societăţi de jocuri de noroc concurente.

Astfel sunt întrunite condiţiile cerute dispoziţiile art. 1357 din noul Cod civil, pentru antrenarea răspunderii civile delictuale, iar pârâta SC Z. SRL a fost obligată să nu mai folosească denumirea de „Novomatic” pe pagina de web newlinegames.com şi toate pârâtele obligate să facă în aşa fel încât, la accesarea domeniului www. novolinegames. ro, (domeniu de internet a cărui înregistrare pe numele pârâtei Y. SRL urmează să şi înceteze), să nu se mai facă redirecţionarea automată către websit-ul http ://newlinegames. com.

Acţiunea a fost admisă doar în parte, întrucât instanţa nu a putut atribui domeniul de internet solicitat având terminaţia „.ro” către reclamantă, neavând cum să facă verificările corespunzătoare în sensul stabilirii că acesta poate fi folosit, în mod exclusiv, de către reclamantă, neexistând pe teritoriul României sau a altor ţări comunitare sau chiar extracomunitare o altă societate care ar putea ridica, la rândul ei, pretenţii faţă de acest domeniu. Cum hotărârea ce a putut fi dată de către instanţă are o putere relativă, în sensul că nu va fi opozabilă decât părţilor din prezentul proces, efectele ei nu s-au putut răsfrânge asupra tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României sau chiar dincolo de graniţele ţării. Atribuirea unui domeniu de internet se face (aşa cum a procedat şi pârâta Y. SRL) respectând o anumită procedură, în urma unor verificări, analize şi probabil, achitării unor taxe, procedură extrinsecă activităţii judecătoreşti şi care trebuie parcursă de către reclamantă dacă doreşte să folosească domeniul www.novolinegames.ro.

Apărările pârâtelor, în sensul că ele au respectat procedura de atribuire a domeniului de internet şi în mod legal folosesc domeniul de internet în discuţie, nu au putut fi acceptate ca şi argumente pentru respingerea acţiunii reclamantei, fiind evident că pârâtul ICI Bucureşti a greşit, fie dintr-o eroare de procesare a datelor culese premergător acordării aprobării sau de interpretare a lor, fie pentru că nu are o procedură suficient de bine pusă la punct pentru a face toate verificările necesare, în scopul evitării unor situaţii ca cele întâlnite în prezenta acţiune.

Prin decizia nr. 524 din 27.10.2014 a Curţii de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, a fost respins ca nefondat apelul declarat de către pârâtele Y. SRL şi S.C. Z. SRL împotriva sentinţei menţionate.

Pentru a decide astfel, instanţa de apel a arătat, cu titlu preliminar, că analiza legalităţii şi temeiniciei sentinţei atacate se realizează în raport de dispoziţiile art. 477 alin. (1) şi art. 479 alin. (1) din noul Cod de procedură civilă, respectiv urmând a se verifica stabilirea situaţie de fapt şi aplicarea legii de către prima instanţă, în limitele stabilite, expres sau implicit, de către apelant, precum şi cu privire la soluţiile care sunt dependente de partea din hotărâre care a fost atacată.

În ceea ce priveşte criticile de nelegalitate şi netemeinicie aduse soluţiei primei instanţe cu privire la obligarea apelantei Y. SRL de încetare a înregistrării domeniului de internet www. novolinegames. ro, instanţa de apel a reţinut că, în esenţă, apelanta susţine că, anterior acestei rezervări, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Informatică (în continuare I.C.I.) a respectat regulile pentru înregistrarea numelor de domenii şi subdomenii din zona „ro”, în sensul în care I.C.I. a acordat acest domeniu primului solicitant, adică apelantei.

Însă, după cum a precizat pârâta I.C.I. prin întâmpinarea depusă în faţa primei instanţe, I.C.I. nu are posibilitatea verificării iniţiale a tuturor persoanelor care solicită rezervări de domenii, dacă aceste nume de domenii încalcă drepturile altor persoane fizice sau juridice, care au denumirea firmei sau marca înregistrată cu aceeaşi denumire ca numele de domeniu rezervat.

Pe de altă parte, fapt necontestat în cauză, reclamanta, persoană juridică de naţionalitate austriacă, este titulara mărcilor comunitare ”Novo Line” şi ”Novomatic”, iar înregistrarea domeniului www. novolinegames. ro la data de 15.11.2010 a avut loc ulterior înregistrării mărcii ”Novo Line” (în 2008), pârâtele creând, astfel, reclamantei un prejudiciu prin imposibilitatea de a utiliza marca drept nume de domeniu de internet, pentru facilitatea comerţului electronic, cu indicarea zonei geografice „ro”, în condiţiile în care folosirea denumirii de „Novomatic” s-a făcut fără acordul reclamantei.

Instanţa de apel a apreciat că sunt incidente prevederile art. 4 alin. (2) şi 36 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, făcând referire şi la prevederile art. 5 alin. (1) al Directivei 2008/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de apropriere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci, precum şi la preambulul nr. 11 al acestei directive.

Pe acest temei, s-a apreciat că este irelevant faptul că I.C.I. a respectat regulile pentru înregistrarea numelor de domenii şi subdomenii din zona „ro”, în condiţiile în care acesta se afla în imposibilitatea verificării iniţiale a tuturor persoanelor care solicită rezervări de domenii şi dacă aceste nume de domenii încalcă drepturile altor persoane fizice sau juridice, care au denumirea firmei sau marca înregistrată cu aceeaşi denumire ca numele de domeniu rezervat.

Aşa fiind, în mod corect tribunalul a reţinut faptul că modalitatea adoptată de pârâte, care, prin accesarea domeniului www. novolinegames. ro. redirecţionează potenţialii clienţi către website-ul http ://newlinegames. com - unde se vând produse, activităţi şi servicii tot din domeniul jocurilor de noroc -, este o modalitate ilegală de a profita de notorietatea societăţii X, în scopul vânzării propriilor produse, activităţi şi servicii.

De altfel, pârâtele nu au combătut prin cererea de apel în niciun fel starea de fapt expusă, pe care şi-a întemeiat soluţia prima instanţă.

S-a apreciat, totodată, că sunt nefondate criticile aduse dispoziţiei primei instanţe de obligare a pârâtei Y. SRL de a nu mai folosi denumirea de „Novomatic” pe pagina de web newlinegames.com.

Alegaţia apelantelor în sensul că nu pot fi acuzate de încălcarea dreptului de proprietate al societăţii producătoare, deoarece obţin în mod legal produsele ”Novomatic” cu licenţă, nu a fost dovedită în niciun fel, în conformitate cu exigenţele dispoziţiilor art. 129 alin. (1) teza finală Cod procedură civilă de la 1865.

Certificatele de aprobare tip emise de Biroul Român de Metrologie Legală sunt irelevante, întrucât nu fac dovada existenţei unui drept de folosire a mărcii aparţinând X. AG, acest drept putând fi transmis printr-o convenţie încheiată între părţi, ceea ce nu s-a demonstrat în cauză.

Astfel, conform art. 11 alin. (1) din H.G. nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, verificările efectuate de Biroul Român de Metrologie Legală se referă la mijloacele maşinilor, instalaţiilor, dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc şi pentru alte mijloace de joc, cu excepţia programelor informatice care nu fac parte integrantă din mijlocul de joc.

În acest sens, nu se confundă folosirea aparatelor de joc, fie şi provenind de la X. cu dreptul privind utilizarea mărcii.

Aşa cum a reţinut prima instanţă, împrejurare necontestată de apelante, în comerţul electronic, un rol cheie este jucat de sistemul numelor de domeniu, deoarece fiecare astfel de domeniu are un nume care serveşte drept referinţe mnemotehnice. Numele de domeniu facilitează găsirea locaţiilor pe internet şi permite comercianţilor să promoveze nume care sa le identifice, să le distingă de alte firme şi să atragă sau să reţină clientul pentru produsele oferite pe piaţă.

Prin urmare, în mod corect a reţinut tribunalul că prin folosirea denumirii de „Novomatic” fără acordul reclamantei, apelantele o prejudiciază pe aceasta; astfel, consumatorii (potenţialii clienţi) ce navighează pe internet pentru a afla informaţii legate de produsele marcate, având ca punct de plecare marca verbală pentru a descoperi numele de domeniu, ajung pe domeniul apelantelor SC Y. SRL şi SC Z. SRL, fiind blocat astfel accesul unor potenţiali achizitori spre servicii similare oferite spre vânzare de către reclamantă.

Cât priveşte critica referitoare la neîncuviinţarea de către prima instanţă a probelor solicitate, curtea a apreciat ca fiind pur formală, întrucât apelantele nu au arătat despre ce mijloace de probă este vorba, teza probatorie şi nici pertinenţa şi concludenţa acestora, pentru a se face aplicarea dispoziţiilor art.167 şi 168 C.proc.civ.

De altfel, prin încheierea de şedinţă din 01.09.2014, curtea a respins proba cu interogatoriul solicitat de apelante prin cererea de apel întrucât prin această probă se tindea la dovedirea interpretării unor dispoziţii legale, ceea ce constituie atributul exclusiv al instanţei de judecată, apreciind în schimb că se impune suplimentarea probaţiunii în cauză şi punând în vedere reprezentantului apelantelor să depună la dosar înscrisurile de care înţelege să se prevaleze în dovedirea susţinerilor din apel referitoare la licenţa pentru produsele comercializate.

Împotriva deciziei menţionate, au declarat recurs pârâtele, criticând-o pentru nelegalitate în temeiul art. 304 pct. 7 şi 8 C.proc.civ. şi solicitând, în principal, casarea deciziei şi trimiterea cauzei spre rejudecare, iar în subsidiar, modificarea deciziei, în sensul admiterii apelului şi al respingerii cererii de chemare în judecată.

1. Recurentele au susţinut că soluţia de casare a deciziei şi trimitere a cauzei spre rejudecare se impune pentru următoarele motive:

Instanţa de apel a soluţionat apelul în temeiul unor prevederi legale neaplicabile în prezenta cauză, respectiv în temeiul noului Cod de procedură civilă, cu toate că dosarul a fost înregistrat şi a fost judecat de către prima instanţă în conformitate cu vechiul cod, în condiţiile în care dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj la data de 10.12.2012, deci anterior intrării în vigoare a noului cod.

Astfel, instanţa de apel a considerat că este ţinută de dispoziţiile art. 477 alin. (1) NCPC şi a precizat că a făcut aplicarea regulii tantum devolutum qauntum apellantum, consacrată de dispoziţiile art. 479 alin. (1) NCPC. Prin urmare textele legale invocate de instanţa de apel în motivarea deciziei atacate sunt străine de prezenta cauză.

În acelaşi timp, instanţa de apel nu a pus în discuţia părţilor o eventuală schimbare a textelor legale, respectiv a dispoziţiilor din cod aplicabile, încălcând dreptul la apărare al pârâtelor, deoarece acestea au arătat că apelul este întemeiat pe prevederile art. 296 şi urm. din vechiul Cod de procedură civilă.

Pe de altă parte, în motivarea deciziei se face trimitere, la punctul 1, la dispoziţiile art. 477 şi urm. din noul Cod de procedură civilă, dar la punctul 4 se face trimitere la dispoziţiile art. 167, 168 precum şi la art. 296 din Codul de procedură civilă de la 1865. Ca atare, decizia este contradictorie, împrejurare ce impune casarea sa, atât timp cât instanţa de recurs nu poate realiza un control judiciar eficient.

Recurentele au criticat, totodată, respingerea solicitării de încuviinţare a interogatoriului reclamantei, în condiţiile în care prin administrarea acestei probe se urmărea dovedirea faptului că produsele X. reprezintă o marcă de jocuri de noroc, proba fiind, astfel, pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei. Contrar aprecierii instanţei de apel, proba solicitată nu tindea la dovedirea interpretării unor dispoziţii legale.

2. Recurentele au susţinut că soluţia de modificare a deciziei atacate, cu consecinţa admiterii apelului şi a respingerii acţiunii, se impune pentru următoarele motive:

Dispoziţia privitoare la obligarea pârâtei Y. SRL la încetarea înregistrării domeniului de internet www. novolinegames. ro este nelegală, întrucât nu s-a avut în vedere că numele de domeniu a fost obţinut în mod legal, aşa cum rezultă din extrasul eliberat de Q. S.R.L., achitându-se şi taxa corespunzătoare înregistrării. La momentul solicitării de înregistrare, domeniul internet www. novolinegames. ro nu era rezervat în favoarea vreunei alte persoane, conform verificării efectuate de I.C.I. În acest sens, trebuia să se ţină cont de precizările făcute în cauză de acest institut, precum şi de punctul 14 al regulamentului institutului, din care rezultă că cererile pentru înregistrarea de noi nume de domenii sunt procesate automat, în ordine cronologică de către ROTLD (primul venit, primul servit).

În aceste condiţii, pârâta nu a fost de rea-credinţă la înregistrarea numelui de domeniu şi era îndreptăţită să efectueze redirecţionarea automată de pe domeniul deţinut către website-ul http ://newlinegames. com, instanţa de apel apreciind în mod greşit că, prin înregistrare, a fost afectat dreptul la marcă al reclamantei.

În ceea ce priveşte obligarea pârâtei Y. SRL de a nu mai folosi denumirea „Novomatic” pe pagina de web, recurentele au susţinut că instanţa de apel a apreciat în mod greşit că fapta de a comercializa produse sau servicii aparţinând unei anumite firme este de natură să încalce dreptul de proprietate intelectuală al acesteia sau denumirile folosite respectivelor produse protejate prin mărci înregistrate.

Pârâta a obţinut în mod legal produsele X, cu licenţă şi costurile aferente, iar din informaţiile postate pe site-urile aparţinând reclamantei, respectiv pârâtei, rezultă gama de produse şi servicii oferite cu mărcile aferente.

Pe de altă parte, produsele X reprezintă o marcă de jocuri de noroc, astfel încât marca trebuie evidenţiată într-o tranzacţie între furnizori şi beneficiar, pentru identificarea produselor (la fel cum, în cazul vânzărilor de autoturisme acestea sunt evidenţiate după marcă).

Prin certificatele de aprobare tip emise de Biroul Român de Metrologie, pârâta a dovedit că a fost autorizată să pună în folosinţă jocurile de noroc marca ”Novomatic” cu diferitele serii care rezultă din aceste certificate. Pe aceste certificate de aprobare apare denumirea producătorului jocurilor de noroc, respectiv X., aşa cum de altfel sunt şi alţi producători de jocuri de noroc, fără ca acest lucru să fi făcut imposibilă autorizarea pârâtei la folosirea acestor jocuri.

Examinând decizia recurată prin prisma criticilor formulate şi a actelor dosarului, Înalta Curte constată că recursul nu este fondat, pentru următoarele considerente:

1. Contrar susţinerilor recurentelor, instanţa de apel a soluţionat calea ordinară de atac pe temeiul prevederilor Codului de procedură civilă de la 1865, şi nu al celor cuprinse în Legea nr. 134/2010 privind noul Cod de procedură civilă, iar această abordare rezultă atât din textele de lege la care s-a făcut explicit referire în cuprinsul deciziei, cât şi din regulile de judecată aplicate.

Astfel, instanţa de apel a arătat că soluţia de respingere a apelului se fundamentează pe dispoziţiile art. 296 Cod procedură civilă de la 1865, iar criticile referitoare la probele administrate au fost examinate în contextul art. 167 şi 168 din acelaşi cod, ale cărui dispoziţii au fost aplicate şi în ceea ce priveşte obligaţia părţii în proces de a-şi proba susţinerile şi apărările, respectiv cele ale art. 129.

Pe de altă parte, instanţa de apel a verificat, în mod necontestat, stabilirea situaţiei de fapt şi aplicarea legii de către prima instanţă, ceea ce înseamnă că a efectuat o nouă judecată asupra fondului, însă, prin prisma motivelor de apel şi în limitele în care a avut loc judecata în primă instanţă. Acest mod de soluţionare a apelului relevă aplicarea prevederilor art. 292 – 295 Cod procedură civilă de la 1865.

Faptul că instanţa de apel a menţionat că limitele devoluţiunii apelului ar fi consacrate prin prevederile art. 477 alin. (1) şi 479 alin. (1) din noul cod este lipsit de relevanţă în aprecierea legalităţii hotărârii pronunţate, în condiţiile în care s-a făcut aplicarea efectivă a regulilor de judecată prevăzute de vechiul cod, arătate anterior, şi nu a celor regăsite în reglementarea actuală.

Astfel, este de observat faptul că, spre deosebire de codul de la 1865, art. 477 alin. (1) din reglementarea aplicabilă din 15.02.2013 prevede că rejudecarea fondului va avea loc în limitele stabilite de apelant, dar nu numai în mod expres, astfel cum era prevăzut anterior, ci şi implicit, totodată, că va privi şi soluţiile dependente de partea din hotărâre care a fost atacată, reglementare ce are un caracter novator.

Dat fiind că recurentele nu au criticat o eventuală pronunţare a instanţei de apel în cadrul presupus de art. 477 alin. (1) din noul cod, se constată că instanţa de apel a făcut aplicarea regulilor de judecată din vechiul cod, pronunţându-se doar cu privire la dispoziţiile din hotărârea primei instanţe vizate de motivele de apel şi strict în limitele criticilor explicit formulate, ţinând cont de cererile şi apărările de la judecata în primă instanţă.

În aceste condiţii, menţionarea unor dispoziţii din noul Cod de procedură civilă nu relevă existenţa vreunei contradicţii în cuprinsul deciziei şi nici împiedică exercitarea controlului de legalitate de către instanţa de recurs, atât timp cât nu s-a făcut aplicarea efectivă a acestora, urmând a se verifica, în limitele celorlalte motive de recurs, modul de aplicare a dispoziţiilor incidente din vechiul cod.

De asemenea, nu se poate reţine încălcarea dreptului la apărare a recurentelor, prin nepunerea în discuţia părţilor a normelor aplicabile din perspectiva aplicării legii în timp, din moment ce instanţa de apel nu a făcut aplicarea prevederilor noului cod.

Cât priveşte critica referitoare la neadministrarea probei cu interogatoriul reclamantei, a cărei admitere ar conduce, în opinia recurentelor, la casarea deciziei în vederea administrării probei de către instanţa de apel, se reţine că recurentele susţin în mod greşit că obiectul probei solicitate la termenul din 1.09.2014 ar fi reprezentat de natura de jocuri de noroc a produselor pentru care marca ”Novomatic” a fost înregistrată. În realitate, pârâtele au solicitat administrarea interogatoriului reclamantei pentru dovedirea faptului că produsele X. sunt bunuri de larg consum, totodată a faptului că nu se contestă de către reclamantă împrejurarea că, la momentul înregistrării acţiunii, denumirea Y. era rezervată.

Din această perspectivă, se constată că proba a fost respinsă în mod corect de către instanţa de apel, dat

fiind că, potrivit prevederilor art. 218 C.proc.civ., interogatoriul poate fi încuviinţat exclusiv în legătură cu fapte personale, care pot duce la dezlegarea pricinii. Niciuna dintre împrejurările invocate de către pârâte nu evocă fapte ale organelor persoanei juridice, în plus, nu s-a evidenţiat relevanţa în speţă a caracterului de bunuri de larg consum a produselor purtând marca ”Novomatic”. Pe de altă parte, reclamanta şi-a făcut cunoscută poziţia procesuală faţă de apărările părţii adverse, prin intermediul mijloacelor procesuale adecvate, nefiind necesară, în acest scop, administrarea unei probe rezervate lămuririi unor fapte personale.

Faţă de considerentele expuse, primul motiv de recurs urmează a fi respins ca nefondat.

2. În ceea ce priveşte dispoziţiile primei instanţe de obligare a pârâtei Y. SRL la încetarea înregistrării domeniului de internet www. novolinegames. ro şi de obligare a pârâtelor ca, la accesarea acestuia, să nu se mai facă redirecţionarea automată către website-ul http ://newlinegames. com, se constată următoarele:

Astfel, prin decizia recurată s-a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Directiva nr. 95/2008 de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci, regăsite şi în art. 36 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, referitoare la dreptul exclusiv al titularului unei mărci înregistrate de a interzice oricărui terţ să utilizeze, în activitatea lor comercială, fără consimţământul său, un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă şi din cauză că produsele sau serviciile cărora se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepţia publicului, incluzând riscul de asociere între semn şi marcă.

În acest context, s-a apreciat că este lipsită de relevanţă împrejurarea că domeniul de internet a

fost legal înregistrat de către I.C.I., dat fiind că, la momentul înregistrării, este imposibilă verificarea

încălcării drepturilor asupra unei mărci anterior înregistrate.

Se reţine, aşadar, că instanţa de apel a constatat existenţa unui conflict între marca comunitară ”Novo Line”, înregistrată pe numele reclamantei şi domeniul de internet www. novolinegames. ro, aparţinând pârâtei Y. SRL, şi a constatat, în acest context, încălcarea dreptului exclusiv al reclamantei asupra mărcii comunitare, dată fiind întrunirea cerinţelor de aplicare a dispoziţiilor legale privind similaritatea semnelor, similaritatea dintre produsele/serviciile pentru care marca a fost înregistrată (produse din clasele 9 şi 28 constând, în general, în echipamente pentru cazinouri, jocuri de noroc, jocuri de loterie video, precum şi servicii din clasa 41, constând în exploatarea de cazinouri sau hale de jocuri, dar şi operarea sălilor şi a locaţiilor cu jocuri de noroc şi/sau cazinouri online pe internet şi case de pariuri) şi serviciile prestate de către pârâtă prin intermediul domeniului de internet (comerţ cu produse şi servicii din domeniul jocurilor de noroc). De asemenea, instanţa de apel a apreciat că există un risc de confuzie în percepţia publicului, incluzând riscul de asociere între semn şi marcă.

Se constată că, prin motivele de recurs, nu se formulează nicio critică referitoare la cerinţele de

aplicare a prevederilor legale menţionate, singura susţinere referitoare la dispoziţiile adoptate prin hotărârea primei instanţe constând în efectele înregistrării cu bună - credinţă a domeniului de internet.

Această susţinere este nefondată, fiind în mod corect respinsă de către instanţa de apel, în contextul în care s-a constatat încălcarea dreptului exclusiv al titularului asupra unei mărci anterior înregistrate.

Este de precizat că referirile la domeniul de internet includ numele de domeniu, ce constituie adresa ce permite identificarea operatorilor de internet – respectiv, localizarea serverelor, a site-urilor web şi/sau a utilizatorilor lor şi chiar a sectorului de activitate a acestora -, reprezentând, în fapt, echivalentul în litere al unui număr afectat unui calculator conectat la internet.

Înregistrarea numelui de domeniu de către prestatorul agreat de ICANN (societate fără scop lucrativ care gerează la nivel mondial numele de domeniu) – care, în România, este Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică, ce operează înregistrări în Registrul Naţional ROTLD, chemat în judecată în cauză pentru opozabilitate -, are un caracter pur tehnic, fără de care semnul nu ar putea fi utilizat în reţeaua de internet, bazându-se pe principiul “primul venit, primul servit”, după cum în mod corect s-a relevat deja în cauză.

Această operaţiune nu are rolul de a desemna categoriile de produse sau servicii pentru care semnul a fost înregistrat, ci doar de a indisponibiliza semnul pentru înregistrări viitoare.

Nu înseamnă, însă, că semnul în discuţie nu este supus principiului specialităţii, numele de domeniu reprezentând un semn folosit cu intenţia de a identifica un site de internet, implicit, produsele şi serviciile oferite prin site-ul respectiv, aşadar, folosit întocmai ca o marcă.

În aceste condiţii, semnul poate intra în conflict cu o marcă anterior înregistrată, cât timp este afectată însăşi funcţia oricărei mărci de garantare a originii produselor sau a serviciilor pentru care marca a fost înregistrată. Pentru examinarea conflictului, sunt aplicabile dispoziţiile legale referitoare la mărci, respectiv cele ale art. 36 din Legea nr. 84/1998 sau, în cazul unei mărci comunitare, precum în speţă, cele ale art. 9 din Regulamentul nr. 20/2009 privind marca comunitară (ce conţine dispoziţii echivalente celor din art. 36 ale Legii nr. 84/1998).

Aşadar, înregistrarea unui nume de domeniu şi, implicit, crearea domeniului de internet, nu poate împiedica un conflict între acest semn şi o marcă anterior înregistrată şi, după caz, constatarea încălcării drepturilor asupra mărcii, dimpotrivă, creează premisele unui asemenea conflict. Faptul că înregistrarea a operat cu respectarea dispoziţiilor legale şi cu bună-credinţă are relevanţă exclusiv într-un potenţial conflict cu alte nume de domeniu, în care se apreciază legalitatea înregistrării, nu şi atunci când se evaluează o eventuală încălcare a unui drept la marcă.

De altfel, după cum a reţinut prima instanţă în prezenta cauză, a cărei hotărâre a fost menţinută în apel, acţiunea în contrafacere întemeiată pe dispoziţiile art. 9 din Regulamentul mărcii comunitare (ce corespunde prevederilor art. 36 din Legea nr. 84/1998) presupune îndeplinirea condiţiilor răspunderii civile delictuale în persoana pârâtei.

Fiind vorba, însă, despre o lege specială, modul de dovedire a întrunirii acestor condiţii rezultă din conţinutul normelor particulare, derogatorii de la dreptul comun reprezentat de dispoziţiile art. 1357 Cod civil.

După cum s-a arătat, normele particulare prevăd că utilizarea unui semn identic sau similar mărcii înregistrate, fără consimţământul titularului, în condiţiile anume prescrise, reprezintă o faptă de încălcare a dreptului la marcă. Nu este prevăzută vreo condiţie referitoare la vinovăţia autorului faptei

ilicite.

În absenţa unei asemenea cerinţe legale, în cazul acţiunii privind obligaţia de a face, este suficientă şi culpa autorului, care decurge din obligaţia de diligenţă cerută oricărui comerciant privind desfăşurarea activităţii sale cu respectarea tuturor condiţiilor prevăzute de lege, inclusiv a celor referitoare la protecţia conferită unei mărci înregistrate şi la necesitatea consimţământului titularului pentru utilizarea unui semn similar mărcii, pentru produse identice sau similare, susceptibilă de a crea risc de confuzie în percepţia publicului.

Susţinând că a fost de bună - credinţă în modul de realizare a activităţii comerciale prin intermediul site-ului de internet, pârâta Y. SRL invocă, în realitate, necunoaşterea dispoziţiilor legale menţionate, situaţie ce nu echivalează cu buna – credinţă şi care, astfel, nu înlătură obligaţia de diligenţă a comerciantului în desfăşurarea propriei activităţi.

Întrucât instanţa de apel a menţinut în mod corect dispoziţia primei instanţe privind obligarea pârâtei Y. SRL la încetarea înregistrării domeniului de internet www. novolinegames. ro, din această apreciere decurge legalitatea şi a dispoziţiei de obligare a pârâtelor ca, la accesarea acestei adrese de internet, să nu se mai facă redirecţionarea automată către website-ul http ://newlinegames. com, dat fiind că nu mai este posibilă utilizarea în niciun mod a domeniului în legătură cu care s-a dispus încetarea înregistrării.

În consecinţă, susţinerile recurentelor pe aspectele analizate nu au temei şi urmează a fi înlăturate.

În ceea ce priveşte dispoziţia primei instanţe privind încetarea folosirii denumirii „Novomatic” pe pagina web newlinegames. com, menţinută în apel, este de observat că această dispoziţie a vizat-o doar pe pârâta Y. SRL, astfel cum au fost formulate pretenţiile reclamantei, nu şi pe pârâta SC Z. SRL, astfel încât motivele de recurs vor fi analizate exclusiv din perspectiva pârâtei în sarcina căreia s-a reţinut obligaţia menţionată.

Tribunalul a reţinut – iar instanţa de apel a confirmat – că pârâta Y. SRL foloseşte în comun pagina web newlinegames. com pentru promovarea produselor pe care le comercializează şi a serviciilor prestate, toate în domeniul jocurilor de noroc, fără acordul reclamantei, faptă ce reprezintă o încălcare a drepturilor reclamantei asupra mărcii comunitare „Novomatic”, înregistrate pentru produse şi servicii din clasele 16, 35 şi 38, în aplicarea art. 36 alin. (2) din Legea nr. 84/1998.

Prin motivele de recurs, s-a susţinut, în esenţă, că produsele X. reprezintă o marcă de jocuri de noroc, pe care pârâta le comercializează în baza unei licenţe şi cu autorizarea Biroului Român de Metrologie Legală, pe care este menţionată denumirea producătorului jocurilor de noroc. S-a susţinut că evidenţierea mărcii este necesară pentru identificarea produselor originale, ce provin de la titularul mărcii.

Înalta Curte constată că aceste susţineri nu pot conduce la înlăturarea caracterului ilicit al faptei pârâtei de încălcare a drepturilor reclamantei asupra mărcii comunitare „Novomatic”.

Cu toate că recurenta – pârâtă nu a invocat o anumită dispoziţie legală pe care s-ar fundamenta apărarea formulată, se apreciază că este evocat art. 12 alin. (1) lit. c) din Regulamentul mărcii comunitare nr. 207/2009 (ce corespunde art. 39 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998), potrivit cărora titularul unei mărci comunitare, prin excepţie de la regula dreptului exclusiv de a interzice utilizarea unui semn identic sau similar cu marca, nu poate interzice, totuşi, utilizarea mărcii de către un terţ în comerţ, atunci când această folosire se impune pentru indicarea destinaţiei unui produs sau a unui serviciu.

După cum s-a reţinut deja, marca comunitară „Novomatic” a fost înregistrată pentru produse şi servicii din clasele 16, 35 şi 38.

Din enumerarea expresă a acestora în cuprinsul certificatului de înregistrare, rezultă că niciunul dintre produsele pentru care marca a fost înregistrată nu are legătură cu domeniul jocurilor de noroc (vizând generic articole de legătorie, articole de papetărie, articole de imprimerie, articole de birou, materiale didactice, materiale plastice pentru ambalare). De asemenea, serviciile din clasa 38 sunt din domeniul telecomunicaţiilor, în timp ce pentru serviciile din clasa 35 nu există vreun indiciu al unei legături cu domeniul jocurilor de noroc (vizând generic servicii de publicitate, servicii de conducere a afacerilor, administrarea afacerilor, funcţii administrative).

Susţinând că produsele X. reprezintă o marcă de jocuri de noroc, recurenta – pârâtă asimilează produsele pentru care marca „Novomatic” a fost înregistrată cu cele pe care societatea X. le introduce pe piaţa jocurilor de noroc sub alte mărci (de exemplu, sub marca ”Novo Line”, care, după cum s-a arătat, a fost înregistrată pentru produse şi servicii din domeniul relevant în speţă). Or, ceea ce interesează, din perspectiva faptei de încălcare a drepturilor asupra mărcii „Novomatic” şi strict în limitele motivelor de recurs formulate, este sfera produselor pentru care această marcă a fost înregistrată, nu produsele pentru care au fost înregistrate alte mărci ale aceluiaşi titular, deoarece întinderea protecţiei conferite prin înregistrare şi a cărei încălcare se pretinde este relevată de certificatul de înregistrare a mărcii.

Ca atare, nu se poate reţine că utilizarea semnului „Novomatic” se impune pentru identificarea produselor sau a serviciilor din domeniul jocurilor de noroc ce poartă marca „Novomatic”, câtă vreme această marcă nu a fost înregistrată pentru asemenea produse sau servicii.

În realitate, pârâta a urmărit identificarea produselor introduse pe piaţă de către societatea X. sub alte mărci (al căror producător este indicat a fi, de altfel, societatea austriacă), ceea ce nu justifică folosirea semnului „Novomatic”, ce reprezintă marcă înregistrată pentru alte produse şi servicii decât cele vizate de activitatea comercială a pârâtei.

În consecinţă, nu este întrunită situaţia de excepţie prevăzută de art. 12 alin. (1) lit. c) din Regulamentul mărcii comunitare, nefiind, astfel, justificată folosirea semnului identic mărcii, fără consimţământul titularului, susţinerile recurentei urmând a fi înlăturate.

Faţă de considerentele expuse, ce au avut în vedere doar susţinerile din motivele de recurs, Înalta Curte a constatat că recursul nu este fondat, respingându-l ca atare, în aplicarea art. 312 alin. (1) C.proc.civ.