Industrial design partially annulled for conflicting yogurt-packaging use of earlier trademark

Acțiune în anularea unui desen industrial formulată de titularul unei mărci anterioare. Criterii de analiză a conflictului. Produse parțial similare. Nulitate parțială a înregistrării desenului industrial.

Cuprins pe materii : Dreptul proprietății intelectuale. Marcă.

Index alfabetic : desen industrial

-marcă

-etichete

-risc de confuzie

Legea nr. 129/1992

Legea nr. 84/1998, art. 6, art. 47

1. Din perspectiva titularului unei mărci protejate prin înregistrare, desenul industrial ulterior, chiar atunci când a fost înregistrat, nu este altceva decât un „semn" identic sau similar mărcii, pe care un terţ îl foloseşte sau urmăreşte prin înregistrarea ca desen industrial a-l folosi „pentru produse” identice sau similare, într-un mod care aduce atingere funcţiei esenţiale a mărcii de a garanta consumatorilor provenienţa produselor sau a serviciilor.

Ceea ce interesează, în cazul unui conflict dintre un desen industrial și o marcă protejată preexistentă, este eventuala încălcare a dreptului la marcă prin înregistrarea desenului ulterior, astfel încât premisa conflictului rezidă în protecţia juridică de care beneficia titularul mărcii la data cererii de înregistrare a desenului industrial, pe care acesta o opune titularului desenului.

În acest context, trebuie stabilit dacă atare protecţie juridică a mărcii a fost sau nu respectată prin acordarea protecţiei juridice unui desen ce încorporează marca. Această finalitate nu poate fi atinsă decât prin raportare la conţinutul şi întinderea protecţiei recunoscute unei mărci la data înregistrării desenului, care sunt reglementate prin legea mărcilor, motiv pentru care analiza conflictului generat de încălcarea dreptului la marcă se realizează pe baza regulilor desprinse din legea mărcilor, prin coroborare cu normele relevante din legea desenelor şi modelelor industriale.

Astfel, analiza pretenţiilor implică cercetarea aptitudinii desenului industrial, în forma în care a fost înregistrat, de a fi utilizat „pentru produse” într-un mod pe care publicul relevant l-ar putea interpreta ca desemnând provenienţa produselor sau a serviciilor în cauză și, în măsura în care se consideră că desenul industrial respectiv reprezintă nu numai aspectul exterior al unui produs, dar, în acelaşi timp, un semn capabil să distingă produsele sau serviciile unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane, întocmai ca o marcă, prin prisma publicului relevant, conflictul impune cercetarea în continuare a identităţii/similarităţii semnelor, respectiv a produselor/serviciilor şi a riscului de confuzie.

2. Cum, în urma analizării conflictului dintre marcă și desenul industrial, s-a stabilit că acesta din urmă reprezintă un semn distinctiv apt de a fi folosit „pentru produse" întocmai ca o marcă, în soluționarea cererii privind anularea înregistrării desenului industrial, relevant este produsul în care se află încorporat desenul, avându-se în vedere că, potrivit definiţiei redate în art. 2 lit. d) al Legii nr. 129/1992, desenul industrial constituie aspectul exterior al unui anumit produs.

Astfel, în condițiile în care desenul industrial a fost înregistrat pentru produse din clasa 19-08 din Clasificarea de la Locarno „papetărie şi articole pentru birou - alte materiale tipărite”, dar cu menţiunea, în cuprinsul cererii de înregistrare, că acesta urmează să fie util pentru „ambalaje produse alimentare”, reiese că ambalajele pentru produse alimentare sunt complementare produselor pentru care a fost înregistrată marca, deoarece acestea din urmă sunt de uz alimentar şi sunt livrate consumatorului în ambalaje, astfel încât consumatorul mediu poate crede că producătorul este acelaşi.

Întrucât produsele comparate sunt similare, fiind complementare, în privința înregistrării desenului industrial operează nulitatea parțială, circumscrisă limitelor protecţiei recunoscute prin înregistrare mărcii reclamantei.

Secția I civilă, decizia nr. 996 din 2 aprilie 2015

Prin sentinţa nr. 1212 din 14.07.2010 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a III-a civilă, a fost respins, ca inadmisibil, capătul de cerere formulat de reclamanta F. GmbH, în contradictoriu cu pârâta X., întemeiat pe dispoziţiile art. 25 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 129/1992, în forma de la data eliberării certificatului de înregistrare a desenului/modelului industrial nr. 015970 din 17.05.2005, admiţându-se, în prealabil, excepţia cu acest obiect; a fost respinsă ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată pentru restul motivelor de anulare, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea sentinţei, s-a reţinut că, din anul 2005, pârâta S.C. X. a început să comercializeze, susţinută de campanii publicitare intense, iaurturi cu fructe sub denumirea „Frutisima”, iar la data de 17.05.2006 a obţinut certificatul de înregistrare desen/model industrial nr. 015970, deci la un moment ulterior celui în care reclamanta a început să beneficieze de protecţia mărcii sale pe teritoriul României. La data de 16.09.2005 şi 19.09.2005 pârâta a solicitat înregistrarea mărcii individuale combinate şi a mărcii verbale „Danone Frutisima” (M 2005 09802 şi M 2005 09864), iar contestaţia formulată de pârâtă împotriva deciziei nr. 1878/2006 a Comisiei de Examinare Opoziţii din cadrul OSIM (prin care fusese admisă opoziţia reclamantei F. GmbH şi respinsă cererea pârâtei de înregistrare a mărcii individuale verbale „Frutisima”), a fost, la rândul său, respinsă prin Hotărârea nr. 327/2007 a CRM din cadrul OSIM, constatându-se că există probabilitatea unei confuzii, inclusiv pe cea a unei asocieri, pentru un consumator cu atenţie medie care poate fie să confunde mărcile, fie să creadă că produsele provin de la aceeaşi întreprindere sau de la întreprinderi legate din punct de vedere economic.

Litigiul iniţiat de reclamanta F. GmbH în septembrie 2005 pentru încetarea pe teritoriul României a producerii, comercializării şi a oricăror acte privind folosirea denumirii „Frutisima" (care la acel moment nu era înregistrată ca marcă a pârâtei) în clasa de produse 29, de către pârâta S.C. X. s-a finalizat la data de 12 februarie 2008 prin decizia nr. 859 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, în favoarea reclamantei, Curtea stabilind că „prin folosirea semnului „Frutisima” pentru comercializarea de iaurturi pârâta imită în mod fraudulos marca „Fruttis” aparţinând reclamantei, în condiţii susceptibile de a crea risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere pentru consumatori”.

Tribunalul a reţinut că este, însă, corectă afirmaţia pârâtei în ceea ce priveşte faptul că această hotărâre nu îşi extinde efectele analizei şi în ceea ce priveşte prezenta cerere de anulare a desenului industrial (cerere ce face necesară analiza condiţiilor de validitate pentru înregistrarea desenului industrial, iar nu a mărcii şi care trebuie să aibă în vedere categoria etichete pentru care a fost înregistrat desenul). Tocmai acest aspect este cel care justifică interesul reclamantei de a promova acţiunea de faţă şi numai cele reţinute de către instanţa supremă în analiza sa cu privire la riscul de confuzie, inclusiv de asociere între cele două denumiri „Frutisima” şi „Fruttis”, pot fi opuse în cauză sub putere de lucru judecat.

În analiza condiţiilor de validitate a înregistrării desenului industrial, tribunalul a constatat că se impune respectarea cerinţelor Legii nr. 129/1992 în forma sa în vigoare la data de 29.03.2005 - data cererii de înregistrare a desenului industrial. Astfel, potrivit art. 45 alin. (1), certificatul de înregistrare a desenului sau modelului industrial eliberat de O.S.I.M. poate fi anulat, în tot sau în parte, la cererea unei persoane interesate, în cazul când se constată că, la data înregistrării cererii, nu erau îndeplinite condiţiile pentru acordarea protecţiei. Potrivit art. 25 alin. (3) lit. d), cererea de înregistrare a desenelor sau modelelor industriale va fi respinsă dacă desenul sau modelul încorporează, fără acordul titularului, o operă protejată prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările ulterioare, sau orice alt drept de proprietate industrială protejat. Tribunalul a respins ca inadmisibilă cererea reclamantei întemeiată pe dispoziţiile menţionate.

În ceea ce priveşte încălcarea dispoziţiilor art. 8 din legea DMI la eliberarea certificatului de desen industrial, tribunalul a constatat că desenul este înregistrat pentru clasa 19-08 potrivit clasificării de la Locarno, respectiv „papetărie şi articole pentru birou", subclasa „alte materiale tipărite", iar marca reclamantei are protecţie numai pentru clasa 29 potrivit clasificării de la Nisa (produse din lapte fermentat, în special iaurt; brânză şi preparate din brânză; deserturi făcute din lapte cu gelatină adăugată şi/sau amidon; băuturi pe bază de lapte rară alcool). Ca urmare a faptului că desenul industrial al pârâtei poate fi folosit pe o gamă largă de produse (nu numai pentru cele din clasa 29), nu există ab initio o prejudiciere a drepturilor exclusive ale reclamantei asupra mărcii. Deci nu înregistrarea desenului industrial creează intrinsec o vătămare a drepturilor protejate ale reclamantei, care sunt circumscrise sferei produselor din clasa 29. Or, consecinţele anulării desenului industrial ar ajunge să creeze indirect o protecţie extinsă a drepturilor reclamantei cu privire la marcă, respectiv o protecţie cu privire la toate produsele. Aplicarea desenului industrial pe etichetele iaurturilor este singura de natură a crea prejudicii mărcii reclamantei, iar acest aspect a fost apreciat de tribunal ca fiind o problemă de folosire practică a desenului, iar nu de validitate a certificatului. Sub acest aspect, reclamanta are deja protecţia judiciară decurgând din decizia nr. 859/2008 a Î.C.C.J., prin care s-a stabilit în mod irevocabil că pârâta din acel litigiu este obligată să înceteze de îndată, pe teritoriul României, producerea, comercializarea, publicitatea şi orice alte acte privind folosirea denumirii „Frutisima” cu privire la produse din clasa 29. Încălcarea acestei obligaţii, chiar în condiţiile în care există acest desen industrial, constituie o faptă ilicită generatoare de prejudicii, deoarece se instituie obligaţia pentru D. de a se abţine de la orice folosire a denumirii în clasa de produse 29, însă aceasta nu poate conduce la lipsirea pârâtei de beneficiul protecţiei desenului industrial pentru toate celelalte clase de produse, prin anularea desenului categoria „etichete”.

Tribunalul nu a reţinut susţinerile reclamantei în ceea ce priveşte pretenţia sa de anulare a certificatului pentru înregistrarea sa cu rea credinţă şi cu fraudarea legii.

Prin decizia civilă nr. 90 din 15.03.2011, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, a admis apelul formulat de reclamantă împotriva sentinţei menţionate, pe care a desfiinţat-o în parte în ce priveşte capătul de cerere soluţionat prin admiterea excepţiei inadmisibilităţii şi a trimis cauza pentru continuarea judecăţii cu privire la acest capăt de cerere; a menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate; a respins ca inadmisibilă cererea de aderare la apel formulată de pârâtă împotriva aceleiaşi sentinţe.

Pentru a decide astfel, curtea de apel a apreciat că cererea pârâtei de aderare la apel este inadmisibilă, întrucât nu este îndeplinită condiţia impusă de art. 293 alin. (1) C.proc.civ. Astfel, prin cerere nu se încearcă în nici un fel schimbarea dispozitivului sentinţei pronunţate de Tribunalul Bucureşti, ci modificarea unor considerente, care nu afectează în niciun fel hotărârea primei instanţe, de respingere în totalitate a acţiunii reclamantei.

Cu privire la apelul reclamantei, s-a apreciat că, în analiza capătului de cerere care viza anularea certificatului de înregistrare întemeiată pe dispoziţiile art. 8 din Legea nr. 129/1992, prima instanţă a reţinut judicios că nu se impune sancţionarea prin anulare, faţă de posibilitatea folosirii desenului industrial în discuţie pentru o gamă largă de produse (care nu sunt limitate la cele din clasa 29) şi întrucât s-ar crea, indirect, în acest fel, o protecţie extinsă a drepturilor reclamantei cu privire la marcă. Totodată, soluţia contrară ar conduce la lipsirea pârâtei de beneficiul protecţiei desenului industrial pentru toate celelalte clase de produse, prin anularea desenului categoria „etichete”.

Analizând capătul de cerere care viza anularea certificatului pentru înregistrarea cu rea credinţă şi cu fraudarea legii, s-a constatat că demersul pârâtei a fost anterior notificărilor reclamantei, fiind justificat de promovarea şi comercializarea produselor pârâtei sub denumirea Frutisima încă din 2005, astfel că se poate reţine scopul acesteia de a-şi proteja propriile drepturi de proprietate industrială, fără existenţa unei intenţii de fraudare la data depunerii cererii de înregistrare a desenului, astfel cum a concluzionat şi prima instanţă.

Prima instanţă, printr-o interpretare eronată a textului legal, a soluţionat însă greşit, prin admiterea excepţiei inadmisibilităţii, capătul de cerere care viza anularea certificatului de înregistrare întemeiat pe dispoziţiile art. 25 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 129/1992. Astfel, s-a considerat că nerespectarea acestor dispoziţii nu poate fi temei decât al opoziţiei la cererea de înregistrare a desenului industrial, limitată de termenul şi procedura administrativă prealabilă înregistrării. În virtutea unei interpretări sistematice a textului de lege, validitatea înregistrării unui desen industrial, respectiv posibilitatea anulării acestuia, nu sunt determinate doar de nerespectarea condiţiilor strict prevăzute prin capitolul II din Legea nr. 129/1992, ci şi de alte dispoziţii cuprinse în lege, după cum şi de respectarea condiţiilor generale de validitate ale actelor juridice în general. Totodată, ţinând seama de caracterul facultativ al jurisdicţiilor speciale administrative (prevăzut de art. 21 alin. 4 din Constituţie), titularul dreptului de proprietare industrială încălcat prin desenul industrial înregistrat are deschisă atât calea opoziţiei la înregistrare, cât şi pe cea a unei acţiuni în anulare a desenului industrial, fiind eronat a se considera că protecţia dreptului acestuia poate fi limitată de termenul de 3 luni de formulare a opoziţiei la înregistrare. Legea nu condiţionează exerciţiul dreptului la acţiunea în anulare de către terţul interesat de parcurgerea etapelor de opoziţie corespunzătoare procedurii administrative de înregistrare. Ca atare, existând posibilitatea desfiinţării titlului de protecţie pe calea judiciară a acţiunii în anulare, pentru motive mai numeroase decât desfiinţarea pe calea revocării ori a opoziţiei, cererea întemeiată pe dispoziţiile art. 25 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 129/1992 apare ca îndeplinind condiţiile de admisibilitate.

Prin decizia nr. 6769/2012, Înalta Carte de Casaţie şi Justiţie a respins, ca nefondate, recursurile declarate de ambele părţi împotriva deciziei menţionate.

Pentru a decide astfel, Înalta Curte a apreciat că, faţă de împrejurarea că acţiunea în anulare a unui desen sau model industrial priveşte însăşi înregistrarea acestora, mai exact respectarea condiţiile prevăzute de lege pentru validitatea unei asemenea înregistrări şi numai în mod indirect posibilitatea utilizării efective a unui desen sau model industrial în temeiul înregistrării existente, instanţa este ţinută să se pronunţe în limitele în care se confirmă motivele de nulitate invocate, putând dispune chiar anularea parţială a acestuia.

Cu toate acestea, a fost confirmată soluţia instanţei de apel cu referire la art. 8 din Legea nr. 129/1992, care prevede că recunoaşterea drepturilor prevăzute în prezenta lege nu prejudiciază şi nu exclude protecţia acordată prin alte dispoziţii legale privind proprietatea intelectuală, în special cu privire la dreptul de autor şi cele referitoare la mărci, brevete de invenţie, modele de utilitate, caractere tipografice, topografii ale circuitelor integrate şi concurenţa neloială.

Aceste dispoziţii legale nu conţin în sine decât norme cu caracter general, care se reflectă într-un motiv de refuz de înregistrare, respectiv cel de la art. 25 alin. (3) lit. d), care prevede că cererea de înregistrare a desenelor sau modelelor industriale va fi respinsă dacă încorporează, fără acordul titularului, o operă protejată prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările ulterioare, sau orice alt drept de proprietate industrială protejat - în acest fel fiind, de altfel, orientată critica de recurs aferentă.

Art. 45 din lege face referire la neîndeplinirea condiţiilor pentru acordarea protecţiei, ceea ce, formal, în structura legii, ar face trimitere la capitolul II - „Condiţii pentru protecţia desenelor şi modelelor industriale”, respectiv art. 9-12. Totuşi, dispoziţiile acestui capitol nu sunt singurele care vizează cerinţele necesare pentru acordarea protecţiei, ceea ce înseamnă că referirea pârâtei în sensul că numai acesta cuprinde condiţiile de acordare a protecţiei nu este în concordanţă cu legea privită în ansamblul său. Astfel, în capitolul III al legii, intitulat „Înregistrarea şi eliberarea titlului de protecţie” se prevede că „Cererea de înregistrare va fi respinsă dacă: (…..) d) încorporează, fără acordul titularului, o operă protejată prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările ulterioare, sau orice alt drept de proprietate industrială protejat”, ceea ce reprezintă tot o condiţie de acordare a protecţiei, chiar dacă aceasta nu este cuprinsă, formal, în capitolul II al legii - neputându-se vorbi în acest context nici de o motivare contradictorie, din perspectiva criticii formulată de pârât.

Acest raţionament este confirmat şi de modificările legislative intervenite ulterior, în urma cărora art. 22 alin. (3) din aceeaşi lege prevede, în ipoteza încorporării într-un desen sau model, fără acordul titularului, a unei opere protejate prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, sau a oricărui alt drept de proprietate industrială protejat (lit. c), nu numai că cererea de înregistrare a desenului sau a modelului va fi respinsă, dar chiar că înregistrarea va fi anulată pentru acest motiv.

S-a apreciat, în consecinţă, că, faţă de soluţia dispusă de instanţa de apel relativ la acest motiv de nulitate, care fixează limitele de dispunere de instanţa de recurs, orice analiză privind drepturile în conflict excede cadrul procesual al litigiului.

Celelalte motive de recurs formulate de pârât X. au fost înlăturate ca nefondate, întrucât instanţa de apel nu şi-a depăşit atribuţiile puterii judecătoreşti, pentru a fi atrasă incidenţa în cauză a motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 4 C.proc.civ. în cauză nu s-a verificat neconcordanţa unei dispoziţii legale în vigoare cu Constituţia României şi nu s-a făcut vreo apreciere privind încălcarea legii fundamentale prin dispoziţiile relevante ale Legii nr. 129/1992. Art. 21 alin. (4) din Constituţie, care prevede că jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative şi gratuite, a fost reţinut în mod greşit de instanţa de apel, neavând relevanţă în cauză, în condiţiile în care argumentele pentru justificarea deciziei de apel fiind cele referitoare la motivul de nulitate apreciat ca necercetat în mod greşit şi confirmate prin decizia de recurs. De altfel, în continuare instanţa de apel a şi reţinut că legea nu condiţionează exerciţiul dreptului la acţiunea în anulare de către terţul interesat de parcurgerea etapelor de opoziţie corespunzătoare procedurii administrative de înregistrare.

Prin decizia de recurs, s-a apreciat, totodată, că hotărârea nu a fost pronunţată cu greşita aplicare a legii şi nu a încălcat dreptul asupra unui „bun”, în condiţiile în care, în mod corect, a calificat instanţa de apel drept motiv de nulitate încălcarea dispoziţiilor art. 25 alin. (1) lit. d) din lege, în forma în vigoare la data formulării cererii.

De asemenea, nepronunţarea de către instanţa de apel cu privire la cheltuielile de judecată din apel nu este o omisiune care să afecteze legalitatea deciziei faţă de soluţia pronunţată, acestea urmând să fie avute în vedere la rejudecarea cauzei.

În rejudecare, prin sentinţa nr. 2034 din 20.11.2013, Tribunalul Bucureşti, Secţia a III-a civilă, a respins ca neîntemeiată cererea reclamantei privind anularea desenului industrial al pârâtei, întemeiată pe dispoziţiile art. 25 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 129/1992, dispunându-se obligarea reclamantei la plata sumei de 30.024 lei cu titlu de cheltuielilor de judecată către pârâtă, în apel şi în rejudecare.

În motivarea sentinţei, tribunalul a reţinut că reclamanta este titulara mărcii internaţionale „Fruttis” nr. 589780/1992, clasa 29, cu ţară desemnată pentru protecţie şi România, iar în anul 2005, pe piaţa românească au apărut iaurturile produse de S.C. X. sub denumirea „Frutisima”, promovate intens prin campanii publicitare susţinute. Prin decizia civilă nr. 859/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, s-a stabilit că prin folosirea semnului „Frutisima” pentru comercializarea de iaurturi, pârâta a imitat fraudulos marca „Fruttis” a reclamantei, în condiţii susceptibile de a crea risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere pentru consumatori, iar S.C. X. S.R.L. a fost obligată să înceteze de îndată comercializarea şi orice acte de folosire a denumirii „Frutisima” cu privire la produse din clasa 29.

Pentru respectarea principiului neretroactivităţii legii, cererea de anulare a desenului nr. 015970 nu poate fi întemeiată decât pe dispoziţiile legale aplicabile la momentul examinării de către OSIM şi al acordării protecţiei, respectiv Legea nr. 129/3992 în forma publicată în Monitorul Oficial al României nr. 193/2003, dispoziţiile art. 25 alin. (3) lit. d) în vigoare la momentul acordării protecţiei desenului nr. 015970 neputând fi interpretate prin raportare la forma actuală a textului legislativ.

Tribunalul a apreciat că, în cadrul analizării cererii de anulare a desenului în litigiu etichete „Frutisima”, apreciat de reclamantă ca fiind în conflict cu marca sa anterioară „Fruttis”, legea nu prevede analizarea unui risc de confuzie şi asociere a desenului cu marca, având în vedere că riscul de confuzie şi asociere este caracteristic situaţiei conflictuale între două mărci şi nu poate fi luat în discuţie ca motiv de anulare, într-o cerere de anulare a unui desen. Explicaţia este aceea că destinaţia (funcţia) unui desen este diferită de cea a unei mărci. Marca are drept funcţie principală aceea de a deosebi produsele/serviciile unui comerciant de cele ale altor comercianţi, pe când desenul reprezintă o caracteristică estetică exterioară a unui produs - în cazul în speţă o etichetă. Desenul trebuie să fie nou şi sa aibă caracter individual, acestea nefiind contestate de reclamantă.

În aprecierea corectă a conflictului dintre o marcă şi un desen înregistrat, este necesar a determina întinderea protecţiei pentru fiecare obiect de proprietate industrială în parte. Astfel, caracteristicile mărcii se pot diferenţia uşor de cele ale unui desen sau model industrial. Din punctul de vedere al obiectului pe care îl protejează, marca are în vedere orice semn susceptibil de reprezentare grafică raportat la anumite produse specificate în certificatul de înregistrare, în timp ce desenul sau modelul se referă la aspectul estetic exterior de ansamblu al unui produs sau al unei părţi a acestuia. Prin marcă se pot proteja cuvinte (aşadar semnificaţia acestora), în timp ce desenul sau modelul nu poate revendica protecţie asupra semnificaţiei unui element verbal. În ceea ce priveşte condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească în vederea înregistrării, marca trebuie să fie un semn distinctiv, în timp ce desenul sau modelul industrial trebuie să îndeplinească condiţia de noutate în raport cu toate desenele sau modelele industriale făcute public anterior datei de depunere a cererii de înregistrare. Prin urmare, atunci când se compară o marcă verbală anterioară cu un desen/model, reprezentarea grafică a desenului nu poate fi luată în considerare ca o marcă, ci ca un produs (în speţă, etichete). Nu se analizează ponderea elementului verbal în reprezentarea grafică a desenului, ci trebuie luat în considerare ansamblul grafic ce reprezintă desenul, fără a înlătura sau separa elementele componente, cu luarea în considerare a impresiei artistice pe care o produce desenul respectiv. Elementele verbale nu beneficiază de protecţie prin înregistrarea unui desen, aşa încât funcţia de diferenţiere a mărcii este total diferită de funcţia estetică a desenului/modelului. Chiar în decizia nr. 859/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a reţinut de altfel că „marca şi desenul industrial au funcţii diferite", iar în speţă, desenul ce face obiectul anulării a fost înregistrat pentru etichete.

În cauză, marca „Fruttis” are protecţie pentru produse din clasa 29: „produse din lapte fermentat, în special iaurt, brânză şi preparate din brânză; deserturi pe bază de lapte cu adaos de gelatină şi/sau amidon; băuturi lactate fără alcool" şi numai la aceste produse se referă protecţia mărcii înregistrate pe cale internaţională „Fruttis” de reclamantă şi pentru care reclamanta ar putea fi îndreptăţită să invoce dreptul anterior dat de înregistrarea acestei mărci. În opoziţie, etichetele pentru care este înregistrat desenul nr. 015970 pot fi aplicate pe orice produs (spre exemplu: ceaiuri, fursecuri, sucuri etc.), deoarece rolul etichetei este acela de a oferi consumatorului orice fel de informaţii pe care comerciantul le consideră pertinente pentru atragerea consumatorului.

Prin etichetă comerciantul urmăreşte să atragă atenţia consumatorului sau să îi descrie compoziţia produsului sau poate doar aroma acestuia. Prin urmare, o etichetă cu caracter descriptiv poate fi protejată ca desen dacă îndeplineşte condiţia noutăţii şi a caracterului individual, în timp ce o marcă nu poate fi descriptivă, în cauză, din punctul de vedere al posibilităţii de utilizare, protecţia desenului înregistrat pentru etichete va fi întotdeauna mai largă decât cea obţinută prin înregistrarea mărcii pentru produse lactate. Aceasta pentru că marca se referă la unul sau mai multe produse pentru care este înregistrată, în timp ce o etichetă poate fi aplicată pe orice fel de produs. În această situaţie întinderea protecţiei unui desen este mult mai largă decât întinderea protecţiei unei mărci.

Tribunalul a înlăturat ca neîntemeiată aprecierea reclamantei, în sensul că desenul a cărei anulare o solicită încorporează marca sa anterior înregistrată, deoarece elementul verbal în discuţie nu este identic, iar faptul că există o hotărâre judecătorească irevocabilă prin care ICCJ a dispus interzicerea utilizării de către X. a denumirii „Frutisima” nu poate fi reţinut ca temei pentru a anularea desenului nr. 019570, deoarece protecţia desenului este mult mai largă.

Tribunalul a reţinut, totodată, cu privire la aplicarea art. 25 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 129/1992 ceea ce au reţinut instanţele din primul ciclu procesual, referitor la limita protecţiei dreptului anterior asupra mărcii „Fruttis” în cauză, stabilind că..." nu se impune sancţionarea prin anulare, faţă de posibilitatea folosirii desenului industrial în discuţie pentru o gamă largă de produse (care nu sunt limitate la clasa 29) şi întrucât s-ar crea în mod indirect în acest fel o protecţie extinsă a drepturilor reclamantei cu privire la marcă", iar ...”soluţia contrară ar conduce la lipsirea pârâtei de beneficiul protecţiei desenului industrial pentru toate celelalte clase de produse, prin anularea desenului categoria „etichete”, precum şi faptul că „nu se poate reţine de la început existenţa unei vătămări a drepturilor protejate ale reclamantei, cu atât mai mult cu cât eventualitatea aplicării desenului industrial pe etichetele iaurturilor pârâtei nu comportă aspecte de validitate a certificatului, ci intră în sfera modalităţii de folosire practică a desenului”.

Reţinând astfel că desenul „Frutisima" produce o impresie de ansamblu diferită de orice alt drept anterior cu privire la marca „Fruttis” a reclamantei, neexistând nici risc de confuzie în speţă cu marca anterioară, întrucât produsele pe care se aplică semnele sunt diferite, iar semnele sunt de asemenea diferite, tribunalul a înlăturat susţinerile reclamantei din cererea de chemare în judecată şi a respins cererea de anulare a reclamantei, întemeiată pe dispozițiile art. 25 alin.(3) lit. d) din legea 129/1992 ca neîntemeiată.

Prin decizia nr. 532 din 11.12.2014, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, a admis apelul declarat de către reclamantă împotriva sentinţei menţionate, a schimbat în tot sentinţa şi, în consecinţă, a admis cererea, a anulat înregistrarea ce formează obiect al certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial eliberat la data de 17.05.2005 şi a dispus radierea înregistrării desenului sau modelului industrial ce face obiectul certificatului de înregistrare menţionat din Registrul naţional al desenelor şi modelelor industriale; a obligat pe intimata - pârâtă la plata cheltuielilor de judecată în fond şi apel în cuantum de 15.000 euro către apelanta – reclamantă şi a respins cererea intimatei - pârâte de obligare a apelantei - reclamante la cheltuieli de judecată.

Pentru a decide astfel, instanţa de apel a constatat următoarele:

Pentru a respinge acţiunea în anularea desenului industrial, prima instanţă a pornit raţionamentul său de la împrejurarea că semnificaţia, funcţia (destinaţia) şi condiţiile de înregistrare ale unui desen/model industrial sunt diferite de cele ale unei mărci: desenul/modelul industrial priveşte aspectul estetic exterior de ansamblu al unui produs, în timp ce marca are în vedere orice semn susceptibil de reprezentare grafică având funcţia de a deosebi produsele/serviciile unui comerciant de cele ale altor comercianţi; în primul caz, în vederea înregistrării, este necesară îndeplinirea condiţiei noutăţii în raport de toate desenele/modelele industriale făcute publice anterior datei de depunere a cererii, în timp ce în cazul mărcii este necesară îndeplinirea cerinţei distinctivităţii; în cauză, noutatea şi caracterul individual ale desenului nu au fost contestate.

Tribunalul a subliniat că, în cazul mărcii, se pot proteja cuvinte (inclusiv semnificaţia acestora), în timp ce desenul/modelul industrial nu conferă protecţie asupra unui element verbal sau semnificaţiei acestuia, funcţia de diferenţiere a mărcii fiind total diferită de funcţia estetică a desenului/modelului industrial.

Instanţa de apel a apreciat că aceste premise sunt corecte, deoarece, pe de o parte, din perspectiva condiţiilor de înregistrare a desenului industrial prevăzute de art. 9 -12 din Legea nr. 129/1992 (în limitele în care are loc rejudecarea litigiului după primul ciclu procesual), sunt îndeplinite cerinţele noutăţii şi a caracterului individual, iar, pe de altă parte, marca şi desenul/modelul industrial au funcţii diferite şi, spre deosebire de marcă, desenul /modelul industrial nu protejează un element verbal.

Instanţa de apel a constatat, însă, că este nelegal modul în care premisele arătate au fost valorificate şi interpretate de prima instanţă.

Astfel, în analiza validităţii înregistrării desenului industrial în discuţie din perspectiva respectării cerinţelor art. 25 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 129/1992 (în forma în vigoare în anul 2005), interesează nu atât asupra căror elemente din desen obţine protecţie solicitantul şi întinderea acestei protecţii, cât, mai cu seamă, dacă nu se încalcă, printr-un element al desenului/modelului, fie el şi neprotejat în sine, ca atare, un drept de proprietate industrială protejat al altuia sau o operă protejată de dreptul de autor aparţinând altuia.

Cu alte cuvinte, în analiza respectării art. 25 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 129/1992 este mai puţin importantă întinderea protecţiei urmărite de solicitantul înregistrării desenului/modelului, cât, mai ales, întinderea protecţiei celuilalt, a protecţiei pe care o are terţul titular al dreptului de proprietate industrială pretins încălcat.

În acest sens, încorporarea, spre pildă, într-un desen/model industrial a reproducerii unei opere de artă grafică sau plastică, deşi va îndeplini cerinţele noutăţii, a caracterului individual etc., reglementate de art. 9 şi urm. din Legea nr. 129/1992, totuşi, nu mai puţin, le va încălca pe cele prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. d) din aceeaşi lege, în absenţa consimţământului titularului dreptului de autor.

În chip similar, încorporarea într-un desen/model industrial a unui semn/element verbal ce face obiectul protecţiei conferite unui terţ de drepturile ce decurg din înregistrarea unei mărci fără consimţământul titularului mărcii, va fi considerată ca încălcând dispoziţiile art. 25 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 129/1992 şi, prin extensie, a unei condiţii de validitate a înregistrării.

Aşa cum subliniază şi apelanta, în chestiunea supusă judecăţii, faptul că funcţia unui desen industrial este diferită de cea a unei mărci nu înseamnă că analiza condiţiilor de validitate a înregistrării desenului/modelului se va face doar prin raportare la îndeplinirea condiţiei noutăţii faţă de desene/modele anterioare sau cea a caracterului individual (cerinţă specifică acestui domeniu), de vreme ce, prin art. 25 alin. (3) lit. d), legea însăşi prefigurează posibilitatea unui conflict cu un alt drept de proprietate industrială, cum ar fi dreptul la marcă şi instituie un cadru şi o regulă de rezolvare a acestuia; în acest cadru trebuie făcută analiza în prezentul litigiu.

Ducând mai departe raţionamentul, curtea a considerat că, atunci când se verifică incidenţa art. 25 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 129/1992, în sensul de a se analiza în ce măsură un desen/model industrial încorporează un drept la marcă al unui terţ, se verifică, de fapt, dacă dreptul terţului la protecţia mărcii înregistrate este afectat prin desenul reclamat, ceea ce împiedică, de facto, utilizarea în desen a semnului întocmai celui ce constituie marcă sau a unui semn similar, implicând produse identice sau similare şi existenţa unei posibilităţi/risc reale de confuzie.

Încorporarea presupune regăsirea în compoziţia desenului/modelului a unui semn identic sau similar mărcii şi riscul obiectiv ca desenul să poată căpăta, voit sau autonom, funcţii similare mărcii, afectând marca în chip similar conflictului de mărci avut în vedere de art. 6 alin. (1) din Legea nr. 84/1998.

În concret, dreptul de proprietate industrială ce se solicită de către reclamantă a fi protejat prin prezenta acţiune în anularea desenului industrial al pârâtei, cu care pretinde că intră în conflict, este dreptul asupra mărcii internaţionale „Fruttis” înregistrată în 1992 pentru produse clasa 29 (produse din lapte fermentat, în special iaurt; brânză şi preparate din brânză; deserturi făcute din lapte cu gelatină adăugată şi/sau amidon; băuturi pe bază de lapte fără alcool), cu ţară desemnată pentru protecţie şi România, iar elementul din desenul pârâtei ce se reclamă a încorpora dreptul reclamantei de protecţie a mărcii „Fruttis” este elementul grafic verbal „Frutisima”, desenul industrial denumit „Etichete „Frutisima” fiind înregistrat pentru clasa 19-08 potrivit clasificării de la Locarno, respectiv „papetărie şi articole pentru birou”, subclasa „alte materiale tipărite”.

În ceea ce priveşte analiza în concret a condiţiilor de validitate a înregistrării desenului industrial în discuţie din perspectiva art. 25 alin. (3) lit. d), instanţa de apel a remarcat, în primul rând, că, din punctul de vedere al similarităţii semnului/elementului verbal „Frutisima” cu marca „Fruttis” şi al riscului de confuzie, în contextul în care semnele în conflict ar viza produse din aceeaşi clasă (clasa 29), similaritatea şi riscul de confuzie, incluzând riscul de asociere pentru consumatori, au fost stabilite cu putere de lucru judecat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizia nr. 859/2008 dată într-un litigiu purtat între aceleaşi părţi, astfel încât o nouă luare în dezbatere a unei chestiuni irevocabil rezolvate nu mai poate fi acceptată.

În al doilea rând, din punctul de vedere al posibilităţii plauzibile ca elementul încorporat de pârâtă în desenul său industrial şi reclamat ca încălcând dreptul la marcă al reclamantei să poată fi perceput ca marca, s-a constatat că în desenul industrial analizat se regăseşte un element grafic verbal, „Frutisima”, în condiţiile în care, dacă se ţine seama de definiţia dată de art. 2 lit. d) din Legea nr. 129/1992 desenului industrial, elementele verbale, cuvintele, nu sunt elemente nici de esenţa, nici de natura unui desen (legea vorbeşte despre linii, culori, formă, textură, ornamentaţie); fără a exclude, de plano, posibilitatea regăsirii unui cuvânt într-un desen industrial, trebuie observat că, totuşi, cuvintele ţin, în schimb, de natura semnelor ce pot constitui mărci, potrivit definiţiei legale, ceea ce atrage concluzia curţii că este plauzibil şi rezonabil a aprecia că există un risc real ca desenul să fie perceput de consumatorii produselor etichetate ca având funcţia de marcă.

În fine, legat de produsele vizate de marca reclamantei, pe de o parte, respectiv de desenul pârâtei, de cealaltă parte, s-a constatat că reclamanta şi-a înregistrat marca pentru produse din clasa 29 în clasificarea de la Nisa (produse din lapte fermentat, în special iaurt; brânză şi preparate din brânză; deserturi făcute din lapte cu gelatină adăugată şi/sau amidon; băuturi pe bază de lapte fără alcool), în timp ce pârâta şi-a înregistrat desenul industrial pentru clasa 19-08 în clasificarea de la Locarno - „papetărie şi articole pentru birou - alte materiale tipărite", desen intitulat „etichete „Frutisima”, dar cu menţiunea, în cuprinsul cererii de înregistrare, că acesta urmează să fie util şi pentru „ambalaje produse alimentare”, ceea ce deja apropie de produsele vizate de marca reclamantei categoria produselor vizate de a fi ambalate cu etichete tipărite cu un desen industrial cuprinzând un element verbal ce îl fac susceptibil de a fi perceput ca marcă „Frutisima”) şi cu privire la care s-a reţinut similaritatea cu marca reclamantei „Fruttis").

Curtea a reţinut, totodată, drept aspecte relevante în cauză faptul că reclamanta şi pârâta sunt competitori direcţi pe piaţa unor produse din aceeaşi clasă (produse pe bază de lapte), că pentru elementul litigios reclamat ca fiind încorporat în desenul pârâtei „Frutisima”) s-a încercat deja, de către aceasta, a fi înregistrat ca marcă pentru aceeaşi clasă de produse pentru care reclamanta deţine marca „Fruttis” şi cu privire la care deja au existat litigii rezolvate în favoarea celei din urmă.

În acest context şi ţinând cont şi de împrejurarea că pârâta a utilizat deja semnul în discuţie „Frutisima" (cuprins şi în desen) pe produsele sale din iaurt şi a solicitat spre înregistrare desenul industrial „etichete „Frutisima" în aceeaşi perioadă (şi, deci, în conjuncţie) cu cererea de înregistrare a mărcii „Frutisima", existând, prin urmare, o legătură între cele două în promovarea unor produse din clasa pentru care reclamanta înregistrase marca „Fruttis", instanţa de apel a conchis în sensul că, prin cuprinderea într-un desen cu funcţia de etichetă/ambalaj pentru produse alimentare a unui semn grafic verbal („Frutisima”) similar mărcii reclamantei („Fruttis"), ceea ce generează în chip obiectiv riscul de percepţie a acestui element al etichetei ca marcă şi cu riscul real şi plauzibil de utilizare a etichetei pe produse similare celor ale reclamantei, este îndeplinită ipoteza încorporării de către desenul pârâtei a semnului ce face obiectul protecţiei dreptului reclamantei la marca „Fruttis”.

Curtea a menţionat că a luat în calcul şi teza (sustenabilă) potrivit căreia „nu se poate reţine de la început existenţa unei vătămări a drepturilor protejate ale reclamantei,... eventualitatea aplicării desenului industrial pe etichetele iaurturilor pârâtei nu comportă aspecte de validitate a certificatului ci intră în sfera modalităţii de folosire practică a desenului”, însă a considerat că nu este de natură a schimba cele stabilite anterior.

Art. 25 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 129/1992 sancţionează încorporarea într-un desen industrial, fără consimţământul titularului, a unui alt drept de proprietate industrială independent de modul de utilizare practică a desenului, prin simplul fapt că include/încorporează, latent, potenţial, ceva ce se suprapune/identifică cu ceea ce este protejat în dreptul de proprietate industrial concurent, deci simpla existenţă a posibilităţii de utilizare a desenului ce cuprinde semnul similar mărcii într-un mod care ar încălca dreptul la marcă echivalează cu încorporarea acestuia.

Dacă s-ar privi utilizarea în concret, în fapt, în chip păgubitor pentru titularul mărcii, a desenului drept condiţie pentru a sancţiona pe titularul desenului industrial nu doar că s-ar lipsi de eficacitate textul art. 25 alin. (3) lit. d) (modalitate de interpretare neacceptabilă), ci s-ar crea şi posibilitatea unor situaţii riscante juridic: a respinge o acţiune în anulare, lăsând la îndemâna reclamantei căi judiciare incerte şi discutabile (este neclar rezultatul unei acţiuni a reclamantei similare celei în contrafacere în ipoteza în care pârâta va utiliza eticheta Frutisima pe ambalajul produselor pe bază de lapte în temeiul unui desen industrial legal înregistrat sau dacă, similar situaţiei unei acţiuni în contrafacere exercitată împotriva titularului unei mărci la rândul său înregistrată nu se va conchide în sensul unei inadmisibilităţi şi a necesităţii unei acţiuni în anulare, caz în care nu s-ar ajunge decât la repetarea unei căi încă de pe acum deschisă; în aceleaşi condiţii, este incert rezultatul pe care l-ar obţine reclamanta dacă, urmare a eventualei utilizări de către pârâtă a etichetei „Frutisima” ca desen industrial legal înregistrat, aplicat pe ambalajul unor produse pe bază de lapte - iaurt de fructe, ar încerca să invoce protecţia obţinută prin hotărârile anterioare obţinute în litigii referitoare la mărci).

Faţă de aceste considerente, instanţa de apel a dispus anularea înregistrării ce formează obiect al certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial nr. 015970 eliberat la data de 17.05.2005 şi a radierii înregistrării desenului sau modelului industrial ce face obiectul certificatului de înregistrare menţionat din Registrul naţional al desenelor şi modelelor industriale.

În urma soluţiei dispuse, în baza art. 274 şi urm. C.proc.civ., a acordat apelantei reclamante cheltuielile făcute în primă instanţă şi apel (onorarii avocat).

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta, criticând-o pentru nelegalitate în temeiul art. 304 pct. 9 C.proc.civ., după cum urmează:

I. Instanţa de apel a interpretat nelegal noţiunea de „încorporare a unui drept anterior”, prevăzută de art. 25 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 129/1992.

Atunci când a analizat validitatea desenului industrial ce face obiectul prezentei cauze, curtea de apel, deşi a acceptat în mod declarativ că se aplică criteriul încorporării unui drept anterior (speciile desenelor industriale), în concret, interpretarea pe care a dat-o acestui criteriu este proprie unui alt drept de proprietate intelectuală, dreptul la marcă, concluzionând că „dreptul la marcă instituie un cadru şi o regulă de rezolvare a acestuia; în acest cadru trebuie făcută analiza în prezentul litigiu”; „Încorporarea presupune regăsirea în compoziţia desenului/modelului a unui semn identic sau similar mărcii şi riscul obiectiv ca desenul să poată căpăta, voit sau autonom, funcţii similare mărcii, afectând marca în chip similar conflictului de mărci avut în vedere de art. 6 alin. (10 din Legea nr. 84/1998”.

Procedând astfel, instanţa de apel a substituit criteriul încorporării cu cel al riscului de confuzie specific mărcilor şi, ca urmare a acestei abordări, toată analiza ulterioară efectuată de instanţa de apel, specifică unui text de lege străin cauzei (art. 6 (1) din Legea nr. 84/1998) este vădit nelegală.

Aceste două criterii se deosebesc esenţial, determinat de obiectul înregistrării celor două drepturi, respectiv de funcţia/scopul celor două drepturi.

Astfel, în timp ce marca este un semn susceptibil de reprezentare grafică, raportat la serviciile desemnate în certificat, desenul industrial se referă la aspectul estetic exterior, de ansamblu, al unui produs sau al unei părţi a acestuia. Prin marcă se pot proteja cuvinte (semnificaţia acestora), în timp ce desenul industrial nu poate revendica protecţie asupra semnificaţiei unui cuvânt.

Pe de altă parte, funcţia estetică, specifică unui desen industrial, prin raportare la impresia de ansamblu conferită de acesta, este diferită de funcţia unei mărci de „deosebire a produselor şi serviciilor unei persoane fizice sau juridice de produsele şi serviciile altor persoane”.

Curtea de apel, deşi a acceptat că marca şi desenul industrial au funcţii diferite şi că, spre deosebire de marcă, desenul/modelul nu protejează un element verbal, nu a dat eficienţă juridică acestor funcţii, pentru argumentul, nefundamentat juridic, că „încorporarea” ar trebui interpretată şi analiza conflictului transferată în domeniul specific al mărcilor.

Instanţa de apel a pierdut din vedere că textul legal relevant pentru verificarea validităţii desenului industrial în raport cu un drept de proprietate intelectuală anterior, anume art. 25 alin. (3) lit. d), nu implică în vreo situaţie aplicarea testului privind situarea desenului industrial în limita de protecţie a unui alt drept de proprietate intelectuală anterior. Practic, trecerea legislativă către această abordare a unui conflict cu un drept anterior a intervenit odată cu modificarea din 2007 a Legii nr. 129/1992, când s-a introdus în lege art. 22 alin. (3) lit. g).

Drept urmare, termenul de „încorporare" ar fi trebuit aplicat de către instanţa de apel în strânsă legătură cu definiţia şi exerciţiul unui desen industrial, toate subsumate testului impresiei de ansamblu pe care o produce, anume dacă diferenţa dintre semnele în conflict este dată exclusiv de elemente nesemnificative. Aşadar, testul „încorporării” urmăreşte protejarea funcţiei estetice, artistice, verificându-se dacă semnele produc aceeaşi impresie de ansamblu, iar diferenţele dintre semne sunt detalii nesemnificative.

Instanţa de apel nu a verificat niciunul dintre aceste aspecte. Contrar celor reţinute de către curtea de apel, „încorporarea" nu pune în discuţie similarităţi auditive, conceptuale, desprinse din cuvintele conţinute, deoarece analiza specifică încorporării are în vedere doar aspectul analizei vizuale, a esteticii şi reprezentărilor grafice. Cuvintele sunt percepute prin aspectul lor grafic. Din acest punct de vedere, este vădit nelegală analiza similarităţii dintre semne, a riscului de confuzie, incluzând riscul de asociere.

Rezultatul verificării conflictului în cazul de faţă, conform legii desenelor industriale, este acela că desenul industrial „Etichete” nu încorporează niciun cuvânt alcătuit din caractere „normale”, specifice mărcilor verbale, ci reprezintă un ansamblu de linii şi contururi care sugerează abundenţa fructelor, urmând a avea importanţă în analiza din punct de vedere estetic, în cadrul ansamblului grafic ce reprezintă desenul.

În acest sens sunt şi concluziile jurisprudenţei citate chiar de către partea adversă (decizia ÎCCJ nr. 7939/2007), prin care se arată: „comparaţia fonetică la care se referă recurenta nu este pertinentă cauzei - având ca obiect anularea înregistrării unui desen industrial -, deoarece nu se analizează conflictul dintre două semne apte de a fi percepute şi pe cale auditivă, ci conflictul dintre un desen industrial - apt de a fi perceput doar vizual prin natura sa - şi o marcă verbală cu element figurativ”, „(...) pentru a se putea stabili dacă acestea diferă sau nu sub aspectul detaliilor semnificative”.

2. Instanţa de apel a acordat o protecţie extinsă mărcii „Fruttis”, în afara specialităţii dreptului (art. 6 şi art. 36 din Legea nr. 84/1998), încălcându-se limitele stabilite în mod irevocabil prin deciziile pronunţate în primul ciclu procesual.

Ca o consecinţă a interpretării nelegale a noţiunii de „încorporare” specifică Legii nr. 129/1992, instanţa de apel a considerat că, prin regăsirea unui semn similar în „compoziţia” desenului industrial, obiectul şi funcţia specifice unui desen industrial sunt înlocuite cu cele specifice unei mărci, iar analiza validităţii dreptului la desen ar trebui să se verifice în mod similar cu art. 6 alin. (1) din Legea mărcilor.

Procedând astfel, în aplicarea criteriului riscului de confuzie (specific mărcilor), cu ocazia analizei validităţii înregistrării unui desen industrial, instanţa de apel a conferit dreptului la marcă o protecţie extinsă, dincolo de limitele specializării acestui drept.

Prin această abordare, instanţa de apel a încălcat implicit şi limitele impuse de judecata dezlegată în primul ciclu procesual, atunci când Înalta Curte, menţinând soluţia Curţii de Apel Bucureşti, a stabilit că cele două drepturi în conflict au protecţii diferite. În concret, instanţele din primul ciclu procesual au apreciat că o protecţie mai largă acordată mărcii anterioare ar limita beneficiul protecţiei dreptului la desen industrial, arătându-se şi limitele protecţiei dreptului anterior asupra mărcii „Fruttis” în prezentul litigiu, totodată, că validitatea desenului industrial ar trebui să se raporteze la produsele desemnate prin certificatul de înregistrare a desenului industrial şi nu prin raportare la acte de folosinţă ulterioară a desenului.

Astfel, curtea de apel a încălcat flagrant aceste limite ale rejudecării şi a acordat protecţie mărcii „Fruttis” pentru produse pentru care marca nu a fost înregistrată şi nu este protejată de lege, nici împotriva folosirii de către terţi, nici împotriva înregistrării ulterioare de drepturi de proprietate industrială, fie mărci, desene industriale sau orice alt drept.

Comparându-se produsele menţionate în certificatele de înregistrare ale celor două drepturi de proprietate intelectuală în conflict, rezultă că acestea sunt diferite, deoarece desenul industrial „Frutisima” nu este înregistrat pentru produsele lactate din clasa 29, conform Clasificării de la Nisa, pentru care reclamanta deţine protecţie, ci pentru produse de papetărie din clasa 19, subclasa 08 din Clasificarea de la Locarno.

Aşadar, chiar urmând raţionamentul instanţei de apel, anume verificarea unui risc de confuzie între semne, instanţa ar fi trebuit să constate că nu mai e necesară analiza celorlalte condiţii ale riscului de confuzie, atât timp cât produsele sunt diferite.

Recurenta a conchis în sensul că, faţă de produsele desemnate de certificate, analiza de către instanţa de apel a conflictului, nu în raport cu produsele protejate, ci în raport cu posibilitatea de utilizare a desenului industrial pentru produse lactate, reprezintă o încălcare a legii mărcilor privind limitele protecţiei, dar şi a deciziilor irevocabile din primul ciclu procesual.

3. Soluţia privind cheltuielile de judecată este nelegală sub aspectul desfiinţării soluţiei tribunalului de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de judecată din primul ciclu procesual (apel) şi sub aspectul obligării subscrisei la plata cheltuielilor de judecată în etapa apelului (rejudecare).

Atunci când a pronunţat decizia de modificare în tot a sentinţei tribunalului, instanţa de apel nu a ţinut cont că acordarea către X. a cheltuielilor de judecată viza, în parte, cheltuielile efectuate de aceasta cu ocazia primului ciclu procesual (apel), când în mod irevocabil se stabilise că partea adversă a căzut în pretenţii.

Drept urmare, conform dovezilor administrate în etapele anterioare, recurenta - pârâtă a solicitat desfiinţarea deciziei din apel privind cheltuielile de judecată acordate în fond, iar în caz de menţinere a deciziei atacate sub alte aspecte, a arătat că se impune cel puţin menţinerea sentinţei civile de acordare a cheltuielilor efectuate de pârâtă în primul ciclu procesual (apel), în cuantum de 15.643 lei.

În ceea ce priveşte obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 15.000 euro aferente etapei procesuale a fondului și apelului - rejudecare, prin concluziile scrise depuse la dosar în etapa apelului, pârâta a contestat dovezile administrate de intimata-reclamantă, deoarece se referă la cheltuieli efectuate în primul ciclu procesual, anterior datei pronunţării deciziei ÎCCJ nr. 6769/2012, când intimata-reclamantă a căzut în pretenţii, anume: factura din 19.01.2010 în cuantum de 6.000 euro; factura din 26.01.2009 în cuantum de 8.000 euro; factura din 05.03.2010 în cuantum de 2.000 euro; factura din 22.04.2010 în cuantum de 2.000 euro; factura din 11.06.2010 în cuantum de 2.000 euro.

Numai două facturi fiscale, însumând un maxim de 10.000 euro, vizau acest al doilea ciclu procesual, anume: factura din 18.06.2013 în cuantum de 5.000 euro; factura din 25.02.2014 în cuantum de 5.000 euro, care au fost emise ulterior deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Cu privire la acestea din urmă, în temeiul dispoziţiilor art. 274 alin. 3 C.proc.civ., recurenta a solicitat instanţei să aplice principiul proporţionalităţii cheltuielilor de judecată, ţinând cont de criteriile de apreciere folosite constant de instanţele de judecată.

Examinând decizia recurată prin prisma criticilor formulate şi a actelor dosarului, Înalta Curte constată următoarele:

1. Prin acest motiv de recurs, pârâta a contestat criteriul aplicat de către instanţa de apel pentru

compararea unui desen industrial cu o marcă preexistentă, ce beneficiază de protecţie juridică pe teritoriul României prin înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

În acest context, se reţine că, prin decizia Curţii de Apel Bucureşti din ciclul procesual anterior - menţinută prin decizia nr. 6769/2012 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, s-a dispus desfiinţarea în parte a hotărârii Tribunalului Bucureşti, în ceea ce priveşte cererea întemeiată pe dispoziţiile art. 25 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, în forma de la data înregistrării desenului industrial. În considerentele deciziei Înaltei Curţi, s-a arătat în mod explicit că norma în discuţie, în forma arătată, consacră un motiv de nulitate a înregistrării desenului industrial.

În rejudecare, instanţa de apel a dispus anularea în totalitate a înregistrării desenului industrial „Etichete Frutisima” nr. 5970 din 17.05.2005, considerând că sunt îndeplinite condiţiile de aplicare a dispoziţiilor legale menţionate, potrivit cărora „Cererea de înregistrare va fi respinsă dacă (...) încorporează, fără acordul titularului, o operă protejată prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările ulterioare, sau orice alt drept de proprietate industrială protejat”.

Art. 25 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 129/1992 permite anularea înregistrării unui desen industrial în ipoteza în care acesta „încorporează” un drept de proprietate intelectuală protejat (aspect dezlegat cu putere de lucru judecat în ciclul procesual anterior), iar în absenţa vreunei distincţii făcute de legiuitor, în sfera de aplicare a normei intră şi un drept la marcă protejat, respectiv un drept asupra unei mărci deja înregistrate la data depozitului desenului industrial (nu interesează în speţă ipoteza protecţiei dobândite prin folosirea semnului distinctiv), apreciere rezultată, de altfel, din considerentele deciziei recurate.

Prin motivele de recurs, nu a fost contestată această apreciere şi nici posibilitatea realizării, pornindu-se de la acest text de lege, a unei comparări a desenului industrial a cărui înregistrare se solicită a fi anulată în cauză cu o marcă preexistentă. Recurenta a considerat că art. 25 alin. (3) lit. d) nu creează premisele unei comparări pe baza regulilor aplicabile conflictului între două mărci, astfel cum a apreciat instanţa de apel, ci presupune aplicarea testului impresiei de ansamblu pe care o produce desenul industrial, verificându-se dacă semnele în conflict diferă sau nu sub aspectul elementelor nesemnificative, întrucât doar acest test dă eficienţă funcţiei estetice a unui asemenea desen, funcţie ce diferă de aceea a unei mărci.

Aceste susţineri nu pot fi primite.

Criteriul propus de către recurentă evocă prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 129/1992, în forma din anul 2005 (data înregistrării desenului industrial), potrivit cărora „Se consideră că desenele sau modelele industriale sunt identice dacă trăsăturile lor caracteristice diferă numai în ceea ce priveşte detaliile nesemnificative. Se consideră că un desen sau model industrial are caracter individual dacă impresia globală pe care o produce asupra utilizatorului avizat este diferită de cea produsă asupra unui asemenea utilizator de orice desen sau model industrial făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înainte de data de prioritate.”

Recurenta pretinde, aşadar, a se verifica de către instanţă dacă desenul industrial este nou şi are caracter individual în raport de marca protejată printr-o înregistrare anterioară datei la care s-a formulat cererea de înregistrare a desenului industrial din cauză.

Or, noutatea şi caracterul individual reprezintă condiţii prevăzute de lege (art. 9 alin. 1) pentru acordarea protecţiei prin înregistrarea unui desen industrial, a căror verificare, pe lângă faptul că nu formează obiectul cererii de anulare a desenului industrial în prezenta cauză, se efectuează exclusiv în raport de un desen industrial anterior, astfel cum se prevede expres în art. 9 alin. (2) sus - citat, care se aplică doar în ipoteza pentru care norma a fost concepută de către legiuitor.

Valorificarea funcţiei estetice a desenului industrial, invocate de către recurenta - pârâtă, nu justifică interpretarea prin analogie a dispoziţiilor art. 9 alin. (2) şi aplicarea acestora în ipoteza din speţă, aceea a conflictului dintre un desen industrial şi o marcă protejată preexistentă.

Caracterul estetic decurge din obiectul protecţiei conferite prin înregistrare, desenul industrial fiind definit prin art. 2 lit. d) al legii ca fiind aspectul exterior al unui produs sau al unei părţi a acestuia. Această legătură semnifică angajarea funcţiei estetice atunci când obiectul protecţiei este disputat în raporturile juridice cu un terţ, fie pentru că titularul dreptului asupra unui desen industrial opune unui terţ protecţia dobândită prin înregistrare, pretinzând recunoaşterea dreptului sau reclamând încălcarea acestuia, fie pentru că este contestată aptitudinea desenului de a reprezenta un act de creaţie estetică protejată, în condiţiile Legii nr. 129/1992. Altfel spus, în cazurile menţionate, conflictul are drept premisă protecţia juridică recunoscută unui desen industrial prin Legea nr. 129/1992, care se extinde asupra unui desen ce diferă sub aspectul detaliilor nesemnificative [considerat identic de art. 9 alin. (2)], însă şi asupra unui desen care nu produce o impresie vizuală globală diferită asupra unui utilizator avizat [conform art. 34 alin. (2) din lege].

Or, în cazul conflictului dintre un desen industrial şi o marcă protejată preexistentă, chiar atunci când se solicită anularea înregistrării desenului, precum în speţă, nu se contestă îndeplinirea condiţiilor de acordare a protecţiei prevăzute în capitolul II al legii, care au legătură cu funcţia estetică a desenului industrial, menţionată de către recurentă (cu atât mai puţin nu se pune problema invocării unui drept asupra unui desen industrial preexistent). Ca atare, nu este vorba despre raţiuni asemănătoare celor pentru care art. 9 alin. (2) din Legea nr. 129/1992 a fost edictat, pentru a se justifica aplicarea acestei norme în cauză.

În raport de motivul de nulitate invocat în speţă, ceea ce interesează, în fapt, în cazul unui asemenea conflict, este eventuala încălcare a dreptului la marcă prin înregistrarea desenului ulterior, astfel încât premisa conflictului rezidă în protecţia juridică de care beneficia titularul mărcii la data cererii de înregistrare a desenului industrial, pe care acesta o opune titularului desenului, după cum, în mod corect, s-a arătat în considerentele deciziei recurate.

În cadrul procesual astfel creat, trebuie stabilit dacă atare protecţie juridică a mărcii a fost sau nu respectată prin acordarea protecţiei juridice unui desen ce încorporează marca. Această finalitate nu poate fi atinsă decât prin raportare la conţinutul şi întinderea protecţiei recunoscute unei mărci la data înregistrării desenului, care sunt reglementate prin legea mărcilor, motiv pentru care este legală aprecierea instanţei de apel în sensul că analiza conflictului generat de încălcarea dreptului la marcă se realizează pe baza regulilor desprinse din legea mărcilor, prin coroborare cu normele relevante din legea desenelor şi modelelor industriale.

Potrivit Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice (în forma din anul 2005, data înregistrării desenului), înregistrarea mărcii conferă titularului un drept exclusiv asupra acesteia, drept în exercitarea căruia titularul poate cere interzicerea folosirii de către un terţ, fără consimţământul său, a unui semn identic, aplicat sau susceptibil a se aplica pe produse/servicii identice produselor/serviciilor pentru care marca a fost înregistrată, dar şi a unui semn identic sau similar mărcii, pentru produse identice sau similare, dacă există risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere [art. 35 alin. (2) lit. a) şi b); nu interesează ipoteza produselor diferite, de la lit. c), deoarece în cauză este întrunită ipoteza produselor similare, după cum se va arăta la pct. 2 din prezentele considerente]. De asemenea, titularul unei mărci protejate se poate opune la înregistrarea ulterioară a unei mărci sau poate cere anularea eventualei înregistrări ulterioare (art. 23, respectiv art. 48, ambele cu referire la art. 6 din lege), verificându-se, în esenţă, aceleaşi condiţii ca în cazul contrafacerii mărcii.

Pentru aplicarea acestor dispoziţii legale, este necesar, aşadar, ca terţul căruia titularul mărcii îi opune protecţia conferită prin înregistrarea mărcii să folosească sau să tindă la folosirea unui semn identic sau similar mărcii, pentru produse identice sau similare, cu condiţia existenţei unui risc de confuzie.

Din perspectiva titularului unei mărci protejate prin înregistrare, desenul industrial ulterior, chiar atunci când a fost înregistrat, nu este altceva decât un „semn" identic sau similar mărcii, pe care un terţ îl foloseşte sau urmăreşte, prin înregistrarea ca desen industrial, a-l folosi „pentru produse” identice sau similare, într-un mod care aduce atingere funcţiei esenţiale a mărcii de a garanta consumatorilor provenienţa produselor sau a serviciilor.

Analiza pretenţiilor implică cercetarea aptitudinii desenului industrial, în forma în care a fost înregistrat, de a fi utilizat „pentru produse” într-un mod pe care publicul relevant l-ar putea interpreta ca desemnând provenienţa produselor sau a serviciilor în cauză. În măsura în care se consideră că desenul industrial respectiv reprezintă nu numai aspectul exterior al unui produs, dar, în acelaşi timp, un semn capabil să distingă produsele sau serviciile unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane, întocmai ca o marcă, prin prisma publicului relevant, conflictul este viabil şi impune cercetarea în continuare a identităţii/similarităţii semnelor, respectiv a produselor/serviciilor şi a riscului de confuzie.

Finalitatea examinării conflictului din speţă, anume stabilirea încălcării dreptului la marcă prin înregistrarea desenului industrial, prin raportare la protecţia juridică prevăzută de legea mărcilor, justifică aplicarea regulilor conflictului între două mărci, context în care se constată că instanţa de apel a făcut, în mod corect, referire la prevederile art. 6 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice.

Spre deosebire de ipoteza reglementată prin art. 9 alin. (2) din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale - evocată de către recurentă -, care, pentru argumentele deja arătate, nu poate fi extinsă prin interpretare şi la cazul unui conflict precum cel din speţă, dimpotrivă, art. 6 din Legea nr. 84/1998 poate fi aplicat în cauză, pentru identitate de raţiune, avându-se în vedere şi dispoziţiile art. 48 din acelaşi act normativ (forma din anul 2005, actualul art. 47), respectiv ale art. 25 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 129/1992: dacă este posibilă anularea înregistrării unei mărci pentru existenţa unei mărci anterioare similare, destinată a fi aplicată unor produse sau servicii similare cu cele pentru care marca anterioară este protejată, cu condiţia existenţei un risc de confuzie pentru public, în mod asemănător, înregistrarea unui desen industrial poate fi anulată, la cererea titularului mărcii anterioare, în aceleaşi condiţii, atunci când desenul industrial reprezintă un semn apt să distingă produsele sau serviciile unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane, putând fi asimilat unei mărci.

Se impune a fi precizat că este corectă observaţia recurentei în sensul că, în reglementarea actuală, motivul de nulitate a înregistrării unui desen industrial pentru încălcarea unui drept la marcă este reprezentat de art. 22 (fost 25, înainte de republicarea legii din anul 2014) alin. (3) lit. g), cu toate că există în continuare motivul de nulitate ce corespunde celui invocat în prezenta cauză. Lit. g a fost introdusă prin modificările aduse legii în anul 2007 în sensul că cererea de înregistrare a unui desen sau model va fi respinsă sau înregistrarea va fi anulată dacă „desenul sau modelul foloseşte un semn distinctiv ce conferă titularului semnului dreptul de a interzice această utilizare.”

Cu toate acestea, după cum s-a arătat, chiar în contextul art. 25 alin. (3) lit. d) al Legii nr. 129/1992, în forma anterioară modificărilor din anul 2007, era posibilă analiza conflictului dintre un desen şi o marcă anterior înregistrată pe baza regulilor aplicabile conflictului între două mărci. În caz contrar, nu s-ar da eficienţă protecţiei juridice de care beneficia titularul mărcii la data depozitului desenului industrial, consecinţă ce nu poate fi acceptată, deoarece ar infirma însuşi scopul edictării art. 25 alin. (3) lit. d) al Legii nr. 129/1992, care a fost tocmai valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală protejate, inclusiv a dreptului exclusiv al titularului unei mărci, în absenţa vreunei distincţii făcute de legiuitor.

Astfel, după cum rezultă din expunerea de motive a Legii de modificare nr. 585/2002, ataşată proiectului elaborat de guvern, raţiunea completării art. 25 alin. (3) lit. d) (cu precizarea expresă că reprezintă motiv de respingere a unei cereri de înregistrare a unui desen industrial încorporarea într-un desen, fără acordul titularului, a oricărui drept de proprietate intelectuală protejat, nu numai a unei opere protejate prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, astfel cum se prevedea anterior), a fost aceea de armonizare a Legii nr. 129/1992 cu art. 16 şi 17 din Directiva nr. 71/1998 privind protecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale.

Potrivit art. 16 din directivă, denumit „Relaţia cu alte forme de protecţie", „dispoziţiile prezentei directive nu trebuie să aducă atingere nici uneia dintre dispoziţiile legislaţiei comunitare sau ale legislaţiei statului membru în cauză cu privire la desenele sau modelele industriale neînregistrate, mărcile comerciale şi alte semne distinctive, brevetele şi machetele utilitare, caracterele tipografice, răspunderea civilă sau concurenţa neloială.”

Se observă că o dispoziţie asemănătoare exista deja în cuprinsul Legii nr. 129/1992 la data legii de modificare, respectiv art. 7, devenit art. 8 în forma legii din anul 2005 (care interesează în cauză). Art. 8 a fost analizat de către prima instanţa în primul ciclu procesual parcurs în prezenta cauză drept motiv de nulitate a cererii de anulare a înregistrării desenului industrial, iar din considerentele deciziei de apel, ar rezulta că sentinţa a fost menţinută pe acest aspect.

Cu toate acestea, din motivarea deciziei nr. 6769/2012 pronunţate de Înalta Curte în ciclul procesual anterior, reiese în mod neechivoc faptul că au fost nuanţate considerentele deciziei de apel referitoare ia dispoziţiile art. 8 din lege, în sensul că s-a considerat că acestea sunt norme cu caracter general, care se reflectă într-un motiv de refuz de înregistrare a unui desen industrial, respectiv cel prevăzut de art. 25 alin. (3) lit. d) (care este, în acelaşi timp, şi un motiv de anulare a înregistrării).

Faţă de această dezlegare, nu s-ar putea reţine că un capăt de cerere având ca obiect anularea înregistrării desenului industrial din cauză, întemeiată pe art. 8 din lege, ar fi fost respins, cu autoritate de lucru judecat; singura dispoziţie din sentinţa civilă nr. 1212/2010 a Tribunalului Bucureşti care produce acest efect, având caracter irevocabil, este cea de respingere a cererii de anulare a înregistrării pentru motivul relei - credinţe şi al fraudării legii. Drept urmare, constatarea instanţei de apel referitoare la aplicarea prevederilor din legea mărcilor, menţinută în prezentul recurs, nu ar putea fi afectată de dispoziţiile adoptate în ciclul procesual anterior. Dimpotrivă, aceasta este confirmată printr-o trimitere la art. 8 din Legea nr. 129/1992, cât timp conţinutul acestuia este similar art. 16 din Directiva nr. 71/1998, ce a fost preluat în art. 25 alin. (3) lit. d) al legii.

Este adevărat faptul că art. 11 alin. 2 din directivă - potrivit căruia cererea de înregistrare a unui desen sau model va fi respinsă sau înregistrarea va fi anulată dacă „desenul sau modelul foloseşte un semn distinctiv ce conferă titularului semnului dreptul de a interzice această utilizare" - nu a fost preluat, în cuprinsul Legii nr. 129/1992, cu ocazia modificărilor aduse în anul 2002, ci abia în 2007, după cum s-a arătat, corespunzând actualului art. 22 alin. (3) lit. g) din lege. Nu se poate, însă, ignora că, în anul 2002, art. 25 alin. (3) lit. d) a fost introdus în lege cu intenţia armonizării legislaţiei cu dreptul comunitar, cu toate că norma nu avea un corespondent în directivă, în forma în care a fost concepută. Pentru ca norma să producă efectele preconizate de legiuitor, anume protecţia efectivă a drepturilor de proprietate intelectuală preexistente la data cererii de înregistrare a desenului industrial, se impune ca, şi din acest punct de vedere, norma în discuţie să fie interpretată în sensul aplicării regulilor din legea mărcilor.

Aşadar, abordarea presupusă de art. 25 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 129/1992, până în anul 2007 este asemănătoare cu cea vizată de art. 22 alin. (3) lit. g) din reglementarea actuală, cât timp ambele au ca raţiune valorificarea protecţiei juridice a dreptului la marcă, iar legea mărcilor îi permite titularului să prevină sau să stopeze un asemenea act de încălcare a dreptului său asupra mărcii. Diferenţa rezidă în aplicarea unor dispoziţii diferite din legea mărcilor, în sensul că art. 22 alin. (3) lit. g) trimite în mod expres la norma care conferă titularului semnului dreptul de a interzice această utilizare (art. 35, actual 36 din Legea nr. 84/1998), în schimb, art. 25 alin. (3) lit. d) implică, pentru argumentele arătate, aplicarea coroborată a dispoziţiilor art. 6 şi 48 din Legea nr. 84/1998. Regulile de soluţionare a conflictului între două mărci sunt aceleaşi, astfel încât diferenţa semnalată este una formală.

În cadrul de analiză corect stabilit, instanţa de apel a reţinut că în compoziţia desenului industrial, în forma înregistrată, se regăseşte elementul verbal „Frutisima”, ceea ce echivalează cu o „încorporare” a mărcii „Fruttis” a reclamantei, totodată, a apreciat că este posibil ca desenul ce încorporează marca reclamantei să fie perceput de consumatorii produselor etichetate ca având funcţia de marcă. A constatat, de asemenea, că cerinţele privind similaritatea mărcii şi a semnului reprezentat de desenul industrial, în contextul în care semnele în conflict ar viza produse din aceeaşi clasă (clasa 29), precum şi riscul de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, pentru consumatori, au fost stabilite cu putere de lucru judecat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizia nr. 859/2008, într-un litigiu purtat între aceleaşi părţi.

Prin motivele de recurs, nu a fost contestată niciuna dintre aceste aprecieri formulate de către instanţa de apel în contextul regulilor privind conflictul dintre două mărci, recurenta contestând, după cum s-a arătat, însuşi criteriul de analiză a conflictului dintre un desen industrial şi o marcă anterior înregistrată.

În atare condiţii, faţă de considerentele expuse cu privire la criticile pe aspectul menţionat, înalta Curte constată că acestea sunt nefondate şi vor fi respinse ca atare.

2. Sunt, însă, fondate, criticile referitoare la acordarea unei protecţii extinse mărcii reclamantei, respectiv pentru produse pentru care marca nu a fost înregistrată şi nu este protejată de lege,

După cum s-a arătat la pct. 1 din prezentele considerente, instanţa de apel a aplicat, în mod corect, regulile de soluţionare a unui conflict între două mărci, pe baza cărora a constatat încălcarea dreptului la marcă al reclamantei prin înregistrarea desenului industrial al pârâtei. De asemenea, cu privire la produse, a reţinut că, pe de o parte, reclamanta şi-a înregistrat marca pentru anumite produse din clasa 29, în timp ce pârâta şi-a înregistrat desenul industrial pentru produse din clasa 19-08 din Clasificarea de la Locarno „papetărie şi articole pentru birou - alte materiale tipărite”, dar cu menţiunea, în cuprinsul cererii de înregistrare, că acesta urmează să fie util şi pentru „ambalaje produse alimentare”.

Cu toate acestea, a dispus anularea înregistrării desenului industrial fără vreo precizare în legătură cu produsele în care este încorporat desenul.

În contextul conflictului între două mărci, este necesară întrunirea şi a condiţiei similarităţii produselor/serviciilor pentru care marca anterioară a fost înregistrată cu produsele cărora le este destinat semnul folosit ca marcă, în conflict cu marca anterioară.

În privinţa mărcii înregistrate, sunt supuse comparării produsele/serviciile ce figurează în certificatul de înregistrare a mărcii, deoarece protecţia juridică a fost acordată în considerarea acestora, iar limitele acesteia trebuie respectate, astfel cum, în mod corect, s-a arătat prin motivele de recurs. De altfel, chiar prin considerentele deciziei recurate, s-a menţionat explicit că, în analiza presupusă de aplicarea art. 25 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 129/1992, este relevantă întinderea protecţiei pe care o are titularul dreptului de proprietate intelectuală pretins încălcat.

Astfel, este relevant faptul, reţinut de către instanţa de apel, că reclamantul şi-a înregistrat marca pentru următoarele produse din clasa 29 a Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor pentru înregistrarea mărcilor (Clasificarea Nisa): produse din lapte fermentat, în special iaurt; brânză şi preparate din brânză; deserturi făcute din lapte, cu gelatină adăugată şi/sau amidon; băuturi pe bază de lapte fără alcool.

În privinţa desenului industrial denumit „Etichete Frutisima”, trebuie ţinut cont de faptul, deja menţionat la pct. 1 din prezentele considerente, că, în conflictul din speţă, acesta reprezintă un semn distinctiv apt de a fi folosit „pentru produse", întocmai ca o marcă. De aceea, este relevant produsul în care este încorporat desenul, avându-se în vedere că, potrivit definiţiei redate în art. 2 lit. d) al Legii nr. 129/1992, desenul industrial constituie aspectul exterior al unui anumit produs.

Astfel cum a reţinut instanţa de apel, din certificatul de înregistrare a desenului industrial rezultă că acesta a fost înregistrat pentru clasa 19-08 din Clasificarea de la Locarno - „papetărie şi articole pentru birou - alte materiale tipărite”.

Pentru compararea produselor, această menţiune nu este suficientă, dat fiind că certificatul de înregistrare relevă doar clasa, respectiv subclasa de produse, nu şi produsele pentru care a fost efectuată înregistrarea desenului.

Din acest motiv, menţiunea arătată trebuie coroborată cu indicaţia produselor în care se intenţionează a fi încorporat desenul, astfel cum aceasta se regăseşte în cererea de înregistrare a desenului, completată chiar de către petent. Atare indicaţie este obligatorie, conform art. 13 lit. d) al Legii nr. 129/1992.

Din cuprinsul cererii adresate Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci reiese că desenul industrial urma a fi încorporat în „ambalaje produse alimentare”, împrejurare reţinută şi de către instanţa de apel în cauză.

Este de precizat că se prezumă apartenenţa acestui produs la clasa 19-08 din Clasificarea de la Locarno, pentru care a fost înregistrat desenul, în condiţiile în care această încadrare a fost făcută chiar de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi înscrisă ca atare pe cererea de înregistrare, în aplicarea Regulii 23 alin. (1) din H.G. nr. 1171/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, republicată, regulă conform căreia „O.S.I.M. clasifică cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial, în conformitate cu Aranjamentul de la Locarno, şi înscrie pe fiecare cerere şi pe celelalte documente clasa şi subclasa.”

Comparând produsele pentru care a fost înregistrată marca reclamantei cu ambalajele pentru produse alimentare, se constată că sunt complementare, deoarece produsele pe baza de lapte din clasa 29 din Clasificarea de la Nisa sunt de uz alimentar şi sunt livrate consumatorului în ambalaje. Sunt lipsite de relevanţă, în cadrul comparării, elemente precum natura, forma, dimensiunile ori alte caracteristici ale ambalajelor, în condiţiile în care indicaţia din cererea de înregistrare a desenului industrial nu cuprinde vreo distincţie pe acest aspect, urmând a se considera, aşadar, că înregistrarea a vizat ambalajele de orice fel, destinate produselor alimentare.

Între produsele comparate există, deci, o legătură strânsă, în sensul că ambalajele sunt cel puţin importante, dacă nu chiar indispensabile, în comercializarea produselor alimentare pentru care este protejată marca reclamantei, astfel încât consumatorul mediu poate crede că producătorul este acelaşi.

Dat fiind că produsele comparate sunt similare, fiind complementare, se impune valorificarea acestei constatări în stabilirea limitelor în care operează nulitatea înregistrării desenului industrial, în sensul că este vorba despre o nulitate parţială, circumscrisă limitelor protecţiei recunoscute, prin înregistrare, mărcii reclamantei şi măsurii în care produsele comparate sunt similare.

În consecinţă, criticile pe acest aspect sunt fondate, în condiţiile în care instanţa de apel a anulat în totalitate înregistrarea desenului industrial, cu încălcarea prevederilor art. 25 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 129/1992, coroborate cu art. 6 şi 48 din Legea nr. 84/1998.

Pentru considerentele expuse, Înalta Curte a admis recursul pârâtei şi, în temeiul art. 312 alin. (1) cu referire la art. 304 pct. 9 C.proc.civ., a modificat în parte decizia recurată, după cum urmează: s-a dispus anularea parţială a înregistrării desenului industrial nr. 015970, dată depozit reglementar 29.03.2005 - Etichete, în sensul că, din domeniul iniţial de utilizare - „ambalaje produse alimentare”, sunt excluse ambalajele următoarelor produse din clasa 29 a Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor pentru înregistrarea mărcilor (Clasificarea Nisa): produse din lapte fermentat, în special iaurt; brânză şi preparate din brânză; deserturi făcute din lapte, cu gelatină adăugată şi/sau amidon; băuturi pe baza de lapte fără alcool, respectiv ale produselor pentru care marca reclamantei a fost înregistrată.

3. În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată acordate reclamantei în faza apelului, se constată că sunt nefondate criticile din recurs pe acest aspect

În formularea acestor critici, recurenta porneşte de la premisa greşită că i se cuvin cheltuielile de judecată ocazionate de primul ciclu procesual parcurs în cauză, deoarece reclamanta ar fi căzut în pretenţii.

Cererea de chemare în judecată a avut un obiect unic, respectiv anularea înregistrării desenului industrial, chiar dacă au fost formulate mai multe motive de nulitate. Tot astfel cum acceptarea unuia ar fi făcut inutilă însăşi analiza celorlalte motive, atunci când o asemenea dispoziţie ar fi aparţinut instanţei de fond, în egală măsură admiterea cererii în faza apelului, în considerarea unuia dintre motivele de nulitate invocate, lipseşte de relevanţă, din perspectiva finalităţii urmărite de către reclamant prin pretenţiile formulate, înlăturarea de către prima instanţă a altui motiv de nulitate invocat

Se consideră, aşadar, că cererea de chemare în judecată a fost admisă în totalitate în prezenta cauză, atât timp cât s-a dat eficienţă motivului de nulitate prevăzut de art. 25 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 129/1992, considerându-se că pârâta este cea care a căzut în pretenţii, în raport de soluţia finală adoptată cu privire la cererea reclamantei.

Instanţa de apel a acordat, în mod corect, cheltuielile de judecată efectuate de către reclamantă în ciclul procesual anterior şi solicitate ca atare şi, totodată, a înlăturat, în mod corect, sumele de bani cerute de către pârâtă cu titlu de cheltuieli de judecată ocazionate de ciclul procesual anterior. Acestea au fost, de altfel, acordate de tribunal în prezentul ciclu procesual în considerarea soluţiei de respingere în totalitate a cererii de chemare în judecată (ce a fost schimbată în tot în faza apelului).

Cât priveşte cheltuielile de judecată efectuate de către pârâtă în faza rejudecării apelului, acestea nu sunt datorate de către reclamantă, în condiţiile în care, deşi recursul pârâtei a fost admis, iar decizia, modificată parţial, apelul reclamantei a rămas admis.

În ceea ce priveşte aplicarea dispoziţiilor art. 274 alin. (3) C.proc.civ. cu privire la cheltuielile de judecată stabilite în sarcina pârâtei, solicitarea cu acest obiect ar fi trebuit adresată chiar instanţei de apel, concomitent cu cererea reclamantei de acordare a cheltuielilor, însoţită de dovezile corespunzătoare. Ca atare, este inadmisibilă formularea solicitării de reducere a cuantumului cheltuielilor de judecată pe calea apelului.

Faţă de considerentele expuse, motivul de recurs pe aspectul cheltuielilor de judecată va fi respins ca nefondat, urmând a fi menţinută dispoziţia instanţei de apel pe acest aspect.

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată efectuate în recurs, se constată că recurenta este îndreptăţită la acordarea acestora, faţă de soluţia de admitere a recursului şi în aplicarea dispoziţiilor art. 274 C.proc.civ.

Cu toate acestea, urmează ca solicitarea recurentei să fie admisă doar în parte, respectiv doar pentru suma de 8.267,89 lei, precum şi pentru sumele reprezentând taxă judiciară de timbru de 20 lei şi timbru judiciar, în total 8.288,19 lei.

Cheltuielile de judecată rezultate din celelalte facturi depuse la dosar şi solicitate conform notei de calcul din dosarul de recurs nu vor fi acordate, deoarece sunt aferente fazei rejudecării apelului, astfel cum reiese din datele înscrisurilor doveditoare. Nu rezultă din încheierea de dezbateri întocmită în apel ca pârâta să fi adresat instanţei de apel o solicitare de acordare a acestora, astfel încât nu pot fi luate în considerare în cauză, cu atât mai mult cu cât, după cum s-a arătat, apelul reclamantei a fost admis, soluţie ce a fost menţinută în prezentul recurs.

În consecinţă, în temeiul art. 274 C.proc.civ., Înalta Curte a obligat-o pe intimata-reclamantă la 8.288,19 lei cheltuieli de judecată către recurenta-pârâtă, efectuate în recurs.