Counterfeiting damages: alternative nature of loss of profit vs. unjust benefits criteria and exclusion of unallocated indirect costs from unjust enrichment.

Daune-interese solicitate de titularul dreptului încălcat pentru prejudiciul suferit. Caracterul alternativ al criteriilor prevăzute de art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005, la alegerea titularului mărcii. Comercializarea unor produse sub o marcă contrafăcută. Risc de confuzie. Noţiunea de beneficiu injust.

Cuprins pe materii : Dreptul proprietății intelectuale. Marcă.

Index alfabetic : marcă

contrafacere

faptă ilicită

despăgubiri morale

despăgubiri materiale

Legea nr. 84/1998, art. 35

O.U.G. nr. 100/2005, art. 3, art. 4, art. 11, art. 14

1. Instanţa de apel în mod greşit a stabilit că variantele normative ale daunelor-interese reglementate de art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005 ar putea fi invocate în acelaşi timp şi, prin urmare, că ele nu ar fi alternative.

În mod cert, formularea textului nu este una clară sau lipsită de echivoc, dat fiind caracterul exemplificativ al ipotezelor normei, ceea ce decurge din prezenţa locuţiunii „în special”; procedând însă la o interpretare gramaticală, dată fiind prezenţa conjuncţiei cu funcţie disjunctivă „sau”, rezultă că cele două variante normative, chiar exemplificative fiind, se exclud, deci, nu pot fi invocate în mod cumulativ.

Cum reclamantul, titular al mărcii încălcate, este cel care formulează cererea de daune-interese, rezultă că acestuia îi revine alegerea oricăruia dintre criteriile enumerate de această normă (oricare dintre ele cumulat sau nu, dacă este cazul, cu solicitarea de reparare şi a prejudiciului moral); atare alegere ţine de strategia procesuală pe care o preconizează, precum şi de anticiparea efortului probator în oricare dintre ipoteze (chiar luând în considerare şi toate facilităţile de probaţiune prevăzute de Ordonanţă), dar nu în ultimul rând, de amploarea contrafacerii, caz în care, în mod evident, criteriul beneficiilor injuste ale contrafăcătorului va fi mult mai atractiv.

2. În aplicarea dispozițiilor art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005 este suficientă reținerea riscului de confuzie printr-o hotărâre în contrafacere, pronunțată anterior formulării acțiunii în despăgubiri, întrucât textul de lege face referire atât la calificarea atitudinii subiective a contrafăcătorului în desfăşurarea activităţii de contrafacere dar şi la condiţia daunelor-interese corespunzătoare prejudiciului pe care acesta l-a suferit, în mod real, ca urmare a încălcării săvârşite, pe care titularul dreptului încălcat le poate pretinde; mai mult decât atât, pentru contrafacerea propriu-zisă prin aplicarea unui semn identic cu marca înregistrată pe produse identice celor protejate de marca titularului, legiuitorul însuşi prezumă existenţa riscului de confuzie, prezumţie absolută ce nu poate fi răsturnată prin proba contrară [art. 35 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, în forma în vigoare la data soluţionării contrafacerii].

Prin urmare, dacă premisa este îndeplinită, iar cel chemat în judecată pentru contrafacere aplică un semn identic pe produse identice, situaţie de fapt pe care instanţa o constată, riscul de confuzie fiind intrinsec, rezultă că în toată perioada în care pârâtul a avut o asemenea conduită a generat şi menţinut o situaţie de confuzie pentru consumator, întrucât produsele sale au coexistat cu cele ale titularului dreptului la marcă pe aceeaşi piaţă, consumatorul substituindu-le în tot acest interval; de altfel, această constatare constituie, în parte, şi fundamentul prevederii criteriului de determinare a daunelor interese cuvenite titularului constând în beneficiul realizat în mod injust de contrafăcător.

3.. Prin noţiunea de „beneficii injuste” din cuprinsul art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005, realizate de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat, se înțelege (în această modalitate de stabilirea a daunelor interese) orice beneficiu sau avantaj economic, patrimonial, deci nu numai profitul realizat de către cel a desfăşurat o activitate de contrafacere, întrucât legiuitorul a inserat în conţinutul normei această sintagmă de „beneficii injuste” din activitatea de contrafacere (ori beneficii realizate fără justă cauză, potrivit Directivei), iar nu pe cea de profit. Concluzia se justifică prin aceea că beneficiu înseamnă orice câştig, folos sau avantaj de natură economică, iar nu numai echivalentul în bani al acestora; pe de altă parte, atare calificare este permisă şi de instituţia subrogaţiei reale cu titlu universal – înlocuirea unor bunuri (sume de bani încasate din activitatea de contrafacere) cu un alte bunuri sau servicii (cele corespunzătoare cheltuielilor indirecte).

Deşi noţiunea de „beneficiu injust” nu este o una economică sau contabilă, cu toate acestea, pentru stabilirea înţelesului său conceptual, este necesar a se face apel la noţiuni economice cu valoare de instrumente de interpretare, pentru ca în raport de conţinutul acestora, să se poată realiza aprecierea critică a acestora, cu rezultatul includerii sau a excluderii lor din categoria beneficiilor injuste ale contrafăcătorului, obţinute din desfăşurarea activităţii de contrafacere.

Secția I civilă, decizia nr. 2072 din 27 iunie 2014

Prin sentința civilă nr. 2046 din 21 noiembrie 2011, Tribunalul București, Secția a IV-a civilă a admis în parte cererea formulată de reclamanta SC Z. SA, a dispus obligarea pârâtei SC V.V. SA să plătească reclamantei suma de 2.411.779 lei reprezentând despăgubiri; a respins ca neîntemeiat capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata de daune morale.

Cererea de chemare în judecată a avut ca obiect pretenţia reclamantei de despăgubiri materiale şi morale îndreptate împotriva pârâtei, ca urmare a contrafacerii mărcii sale nr. 05490 din 29 noiembrie 1968, marcă verbală M., care beneficiază de protecţie pe teritoriul României până la data de 29 noiembrie 2008 ca efect al reînnoirii, înregistrată pentru clasa de produse și servicii 33 - băuturi alcoolice - a Clasificării de la Nisa.

Cauza a fost înregistrată iniţial pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a V-a civilă la data de 27 iunie 2006 şi apoi pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, la data de 12 aprilie 2007, după admiterea recursului împotriva sentinţei de declinare în favoarea Tribunalului Vrancea.

Astfel, prin cererea introductivă, reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la plata sumei de 20.000 lei cu titlu de despăgubiri materiale şi a sumei de 130.000 lei, cu titlu de despăgubiri morale.

La data de 11 februarie 2008, reclamanta a formulat cerere precizatoare prin care a arătat că solicită acordarea despăgubirilor materiale şi morale pentru următoarele perioade: 27 iunie 2003 – 27 iunie 2006 (perioada de 3 ani înainte de introducerea cererii de chemare în judecată); 27 iunie 2006 - până la data efectuării calculului efectiv şi cert al daunelor ce va fi realizat pe baza documentelor contabile, în faţa primei instanțe; de asemenea, după efectuarea expertizei la prima instanţă, reclamanta depune o nouă precizarea a câtimii pretenţiilor sale.

Reclamanta a susţinut că prejudiciul va consta în suma reprezentând pierderea câştigului suferită de partea vătămată, adică valoarea procentuală a profitului nerealizat de partea vătămată, aplicat la volumul total al vânzărilor realizat de pârâtă; de asemenea, s-a arătat că instanţa de judecată va lua în considerare și prejudiciul moral cauzat titularului dreptului încălcat.

Calculul prejudiciului efectiv urmează a se realiza pe baza criteriilor legale, ţinându-se cont de volumul total al vânzărilor pârâtei pe o perioada de 3 ani calculaţi anterior, până la data introducerii prezentei cereri de chemare în judecată.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 35 din Legea nr. 84/1998, art. 3, art. 4, art. 11 şi art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, art. 112 şi urm. C.proc.civ.

În pronunţarea sentinţei anterior menţionate, prima instanţă a reţinut următoarele:

Reclamanta este titulara mărcii verbale M. nr. 05490 din 29 noiembrie 1968, reînnoită la data de 29 noiembrie 1998, pentru produsul din clasa 33, coniac. Acţiunea în contrafacerea mărcii menţionate a fost admisă, reţinându-se, cu caracter irevocabil, că pârâta, care are înregistrată marca M. pentru clasa 39, transport, a comercializat băuturi alcoolice sub această marcă înregistrată. S-a apreciat că această faptă ilicită săvârşită prin folosirea semnului identic pentru produse identice, băuturi alcoolice, clasa 33, reprezintă, într-adevăr, cea mai gravă formă de contrafacere a unui drept de proprietate intelectuală, impunând lipsirea contrafăcătorului de foloasele materiale rezultate de pe urma actelor de contrafacere, iar existenţa faptei ilicite, ca element al răspunderii civile delictuale, a fost stabilită cu putere de lucru judecat în dosarul de contrafacere.

Contrar susţinerilor pârâtei, faptul că este îndeplinită condiţia vinovăţiei rezultă din împrejurarea că SC V.V. a acţionat cu intenţie, ştiind că drepturile de proprietate industrială aparţin reclamantei.

Pârâta a solicitat înregistrarea mărcii M. pentru băuturi alcoolice, cerere respinsă de OSIM întrucât i se opunea marca M. nr. 05490/1968 reînnoită, aparţinând reclamantei.

Atingerea dreptului la marcă constă în actul de contrafacere în sine, în simplul fapt de întrebuinţare materială a denumirii susceptibile de a produce confuzie cu marca înregistrată. Acţiunea în contrafacere intentată de reclamantă împotriva aceleiaşi pârâte a fost soluţionată irevocabil, constatându-se că pârâta nu a folosit marca M. nr. 048318 pentru serviciile de transport pentru care a înregistrat-o, ci pentru produse proprii, reprezentând băuturi alcoolice, respectiv distilat din vin, utilizând pentru aceste produse marca înregistrată a cărei titulară este reclamanta. În materia răspunderii civile delictuale, buna-credinţă nu este exoneratoare de răspundere, care operează, în principiu, pentru cea mai uşoară culpă. În acelaşi timp, în considerarea statutului de comerciant în exerciţiul căruia a fost săvârşită fapta, tribunalul a reţinut că este imposibil a se aprecia că pârâta a fost de bună-credinţă săvârşind actele de contrafacere constatate prin soluţiile pronunţate în dosarul nr.xx79/3/2005 şi că a acţionat fără intenţie, cu atât mai mult că i-ar fi imputabilă cea mai uşoară culpă.

Interpretarea corelată a dispoziţiilor art. 92 din Legea nr. 84/1998 cu prevederile art. 998-999 C.civ., dreptul comun în materia acordării de despăgubiri pentru prejudicii cauzate prin săvârşirea actelor de contrafacere, prevederi neafectate de reglementarea O.U.G. nr.100/2005, de asemenea incidentă în cauză, determină în ceea ce priveşte prejudiciul efectiv suferit de pârâtă concluzia că acesta constă în profitul net realizat de SC V.V. din vânzarea băuturilor alcoolice purtând marca M., profit stabilit prin expertiza contabilă efectuată în cauză, respectiv suma de 2.411.779 lei.

Modalitatea de evaluare a daunelor, conform dispoziţiilor art.14 alin.(2) din O.U.G nr. 100/2005 presupune luarea în considerare a tuturor aspectelor corespunzătoare, cum ar fi consecinţele economice negative, în special pierderea câştigului suferită de partea vătămată, a beneficiilor realizate în mod injust de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat şi, după caz, a altor elemente, altele decât factorii economici, respectiv prejudiciul moral cauzat titularului dreptului încălcat. Ca urmare, beneficiile realizate fără justă cauză de către pârâtă sunt echivalente cu beneficiile nerealizate de către reclamantă, baza de calcul a prejudiciului reprezentând-o profitul brut indicat în raportul de expertiză. Prejudiciul efectiv suferit de SC Z. SA îl constituie profitul obţinut de pârâtă, calculat ca diferenţă între veniturile totale din vânzări şi totalul costurilor.

Conform raportului de expertiză, profitul ilicit a fost determinat cu respectarea reglementărilor în domeniul contabilităţii, tribunalul apreciind că profitul reprezintă criteriul de evaluare obiectiv, legal, dar şi adecvat al daunelor-interese materiale. Aceasta, întrucât este evident că efectele actelor de contrafacere se reflectă în profitul activităţii comerciale a pârâtei, în perioada de referinţă. De asemenea, datele speţei relevă că începând din trimestrul II al anului 2007, V.V. a şi sistat producţia şi comercializarea băuturilor spirtoase sub marca M., fără ca încetării activităţii de contrafacere să-i corespundă o creştere a cantităţii de produse marca M. vândută de SC Z. Nu se poate reţine astfel că daunele reclamantei au rezultat în mod necesar, anterior, în perioada 2003-2007, din scăderea vânzărilor, din pierderea clientelei şi diluarea mărcii în percepţia consumatorilor, criterii de altfel imposibil de cuantificat în absenţa oricăror probe care să fi fost administrate de către reclamantă în acest sens.

În acelaşi timp, prima instanţă a mai observat că, iniţial, reclamanta a arătat că solicită repararea prejudiciului efectiv care i-a fost cauzat, calculat pe baze contabile, în scopul determinării profitului nerealizat corespunzător întregii cantităţi de băutură alcoolică M. pe care V.V. a produs-o, respectiv a comercializat-o. În cadrul celui de-al doilea obiectiv al expertizei contabile, efectuată în cauză, la cererea reclamantei s-a solicitat determinarea cuantumului adaosului brut realizat de către V.V. aplicat la cantitatea de băutură M. comercializată de pârâtă în perioada 2003-2007, acest adaos brut fiind privit ca diferenţa dintre valoarea de comercializare şi valoarea de producţie/de achiziţionare a produsului.

Răspunzând acestui obiectiv, expertul desemnat a arătat că noţiunea de „adaos" se aplică activităţii de comerţ în cadrul activităţii economice a unei entităţi. În cazul de faţă, întrucât V.V. este o societate care desfăşoară activitatea de producţie, iar nu activitate de comercializare, nu se poate folosi decât noţiunea de profit, ca diferenţă între valoarea de comercializare şi valoarea de producţie.

În aceste circumstanţe, s-a apreciat că nu se poate proceda la stabilirea cuantumului prejudiciului efectiv suferit de reclamantă prin raportare la o noţiune inaplicabilă, aceea de „adaos" şi prin calificarea artificială a costurilor fixe ori indirecte ca fiind o componentă a venitului total, ceea ce a impus, în privinţa determinării profitului, a fi luate în considerare concluziile raportului de expertiză.

Actele de contrafacere a mărcii în cauză au conferit pârâtei, în mod evident, un avantaj injust în atragerea parazitară a clientelei, fiind îndeplinită astfel şi cerinţa legăturii de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu.

În consecinţă, sunt întrunite elementele constitutive ale răspunderii civile delictuale, elemente care permit recuperarea prejudiciului cauzat prin faptele pârâtei. Forma de vinovăţie cu care a fost săvârşită fapta, rezultă din descrierea acesteia, pârâta cunoscând concurenţii şi folosind în mod voit denumirea în litigiu pentru a atrage clientela de pe piaţă. Raportul de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu rezultă „ex re", dispoziţiile O.U.G. nr. 100/2005, stabilind expres posibilitatea titularului dreptului încălcat de a solicita despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a actelor de contrafacere. Prejudiciul este de asemenea evident, rezultând din folosirea mărcii reclamantei, folosire care leagă SC Z. SA de produsele SC V.V. SA, oferindu-i acesteia din urmă un profit obţinut în mod nejustificat.

Vânzările pârâtei au crescut în mod nejustificat prin folosirea mărcii M., societatea reclamantă fiind în mod direct prejudiciată.

Tribunalul a înlăturat ca nefondat argumentul pârâtei conform căruia sfera de protecţie, precum şi drepturile şi interesele lezate ale reclamantei se rezumă exclusiv la băutura vinars, în timp ce V.V. a susţinut că ar fi comercializat o altă băutură alcoolică; drept urmare, reclamanta trebuia să probeze că acest produs a fost cumpărat de consumatori crezând că este vinars. Instanţa a reţinut, sub acest aspect, că reclamanta a susţinut justificat că prin hotărârile irevocabile pronunţate în acţiunea în contrafacere s-a statuat că băuturile alcoolice care poartă semnul M., comercializate de pârâtă, încalcă marca M. a cărei titulară este reclamanta, fără a se face vreo altă distincţie între produse, cu consecinţa că atragerea răspunderii intervine pentru orice astfel de act de folosinţă ilicită care a fost identificat în contabilitatea pârâtei.

În egală măsură, s-a precizat că nu poate fi primit nici argumentul potrivit căruia inexistenţei în obiectul de activitate al reclamantei a fabricării băuturilor alcoolice distilate, pârâta îi atribuie efecte similare stingerii dreptului la marcă, astfel cum este acesta reglementat de legislaţia în vigoare.

Tot astfel, raportat la datele speţei, tribunalul a considerat irelevant în stabilirea existenţei prejudiciului suferit de societatea reclamantă faptul că această companie obţine sau nu profituri comparabile cu pârâta, după cum apare ca lipsită de orice suport probatoriu alegaţia că vânzarea băuturilor alcoolice M. a beneficiat în cea mai mare măsură de notorietatea mărcilor pârâtei, iar beneficiile datorate denumirii în discuţie pot fi considerate inexistente dacă se coroborează menţinerea profiturilor realizate de V.V. cu pierderile înregistrate de SC Z., chiar în condiţiile în care V.V. nu a mai vândut aceste produse.

În ceea ce priveşte cererea de acordare de daune morale, având în vedere că, sub acest aspect, reclamanta nu a renunţat formal la judecată ori la dreptul pretins, concluziile de fond mărginindu-se la afirmaţia că acest capăt de cerere nu a mai fost susţinut, prima instanță a observat, în acord cu jurisprudenţa în materie, că încălcarea unui drept la marcă nu implică, de plano, crearea unui prejudiciu moral. Totodată, în speţă, îi revenea reclamantei sarcina de a proba, conform art. 1169 C.civ., prejudiciul pretins, obligaţie a cărei neîndeplinire a condus la respingerea acestui capăt de cerere ca neîntemeiat.

Împotriva acestei sentințe au declarat apel reclamanta și pârâta, ambele părţi formulând critici proprii de nelegalitate şi netemeinicie împotriva soluţiei apelate.

Prin decizia civilă nr. 7/A din 17 ianuarie 2013 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, apelurile formulate au fost respinse ca nefondate.

1. În ce priveşte apelul pârâtei, instanţa de apel a reţinut următoarele:

Prima critică formulată de pârâtă (după expunerea istoricului cauzei) a privit inexistența prejudiciului pretins de reclamanta SC Z. SA, aceasta susținând că prima instanță a procedat la aplicarea greșită în cauză a prevederilor art.14 din O.U.G. nr. 100/2005.

Din economia argumentelor apelantei-pârâte, curtea de apel a reţinut că aceasta consideră că singurul prejudiciu suferit de reclamantă și care ar fi putut face obiectul reparației în speță (care, în accepțiunea sa, avea caracter real), echivalează cu beneficiul nerealizat de reclamantă ca urmare a activității ilicite a pârâtei, constând în scăderea vânzărilor produselor reclamantei comercializate sub marca M., acesta fiind, de altfel, primul criteriu prevăzut de art.14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005 ca modalitate de evaluare a prejudiciului.

În acest context, pârâta a subliniat că profitul înregistrat de cel care a efectuat acte de contrafacere reprezintă numai un criteriu subsidiar și alternativ cuprins în art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, în timp ce primul criteriu ce se impune a fi avut în vedere în mod prioritar este pierderea câștigului suferit de reclamantă, ceea ce în cauză nu s-a dovedit.

Instanţa de apel a apreciat că atare susţinere a pârâtei pleacă de la o premisă greșită, și anume că singura modalitate în care titularul drepturilor exclusive asupra unei mărci înregistrate poate fi vătămat prin utilizarea fără drept a mărcii sale, ar fi prin scăderea profiturilor rezultate din activitatea de comercializare a produselor sub marca respectivă.

Acest punct de vedere este greșit, fiind în dezacord şi cu jurisprudența instanțelor române și europene, invocată de apelanta-pârâtă însăși.

Dimpotrivă, încălcarea drepturilor exclusive asupra mărcii are ca prim efect, de natură a-l prejudicia pe titularul mărcii, lipsa exclusivității conferite de înregistrarea semnului.

În al doilea rând, utilizarea semnului protejat fără drept conduce la diluția semnului, care este perceput în mod diferit de public, atunci când este folosit pentru produse sau servicii similare, dar nu cele ale titularului de marcă (în sensul că nu aparțin acestuia), astfel încât calitățile atribuite în mod obișnuit de consumator produsului purtând marca sunt alterate și, prin confuzia creată, consumatorul își schimbă părerea cu privire la produsele sau serviciile titularului de marcă.

În acest context, instanţa de apel a reţinut că prejudiciul suferit de titularul mărcii ca urmare a folosirii fără drept de către un terț a semnului protejat, nu are, în toate ipotezele, o corespondență

cuantificabilă în scăderea vânzărilor sale.

De aceea, criteriile stabilite de O.U.G. nr.100/2005 nu se exclud reciproc, ci, dimpotrivă, textul cuprinde o enumerare a modalităților concrete de stabilire a prejudiciului suferit de titularul mărcii, unul dintre acestea fiind beneficiul injust realizat de contrafăcător.

Instanţa de apel a înlăturat afirmația apelantei-pârâte în sensul că primul criteriu, beneficiul nerealizat de reclamantă, este singurul ce poate fi luat în calcul, tocmai pentru că vătămarea nu constă, în toate cazurile, în scăderea profitului titularului.

În susţinerea acestei concluzii, instanţa de apel a mai invocat şi un argument de interpretare gramaticală.

Astfel, s-a arătat că art.14 alin. (2) din O.U.G. nr.100/2005 prevede:

„La stabilirea daunelor-interese instanţa judecătorească va lua în considerare:

a) toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi consecinţele economice negative, în special, pierderea câştigului suferită de partea vătămată, beneficiile realizate în mod injust de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat şi, după caz, elemente, altele decât factorii economici, cum ar fi, prejudiciul moral cauzat titularului dreptului încălcat; sau

b) cu titlu de alternativă, atunci când este cazul, fixarea unei sume forfetare pentru daunele-interese, pe baza unor elemente cum ar fi cel puţin suma redevenţelor sau valoarea drepturilor care ar fi fost datorate, dacă persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat ar fi cerut autorizaţia de a utiliza dreptul de proprietate în cauză.”

Instanţa de apel a observat că reperele cuprinse la lit. a) sunt enumerate, deci nu sunt alternative, oricare dintre ele (sau toate împreună) putând fi luat(e) în considerare la cuantificarea prejudiciului.

Totodată, reperul cuprins la lit. b) este în mod expres menționat ca fiind alternativ, pentru ipoteza în care nu pot fi aplicate criteriile cuprinse la lit.a) a textului și întotdeauna la solicitarea titularului.

Per a contrario, la aplicarea textului, instanța va da efect cu prioritate criteriilor cuprinse în art. 14 alin. (2) lit. a) din Ordonanță, iar titularul poate alege, alternativ, să solicite aplicarea prevederilor alienatului al doilea, atunci când împrejurările o cer.

În concluzie, curtea de apel a înlăturat ca nefondate toate criticile pârâtei în sensul că nu s-a dovedit vreun prejudiciu constând în scăderea vânzărilor sau a profitului realizat de reclamantă, deoarece criteriul indicat în speță de reclamant (acesta fiind cel care stabilește, prin cererea sa, limitele judecății) și cu privire la care s-au administrat probe în speță este cel al beneficiului realizat pe nedrept de contrafăcător.

Cu referire la dispozițiile legale aplicabile cauzei și la raportul dintre reglementările generale și cele speciale, instanţa a reţinut, pe de o parte, că nu există nicio contradicție între dispozițiile art. 92 din Legea nr. 84/1998 și prevederile O.U.G. nr.100/2005, ci, dimpotrivă norma generală (Legea nr. 84/1998) a trimis la condițiile dreptului comun de reparare a prejudiciilor pentru fapte ilicite; pe de altă parte, normele speciale din O.U.G. nr. 100/2005 completează legea generală și, dacă sunt derogatorii de la acestea, se aplică cu prioritate, în virtutea principiilor generale de drept.

În consecinţă, s-a apreciat a fi lipsită de relevanţă împrejurarea că la edictarea art. 92 din Legea nr. 84/1998 prevederile O.U.G. nr.100/2005 nu erau în vigoare, câtă vreme raportul dintre aceste norme este cel menţionat, constatându-se că prima instanţă nu a încălcat regula aplicării legii speciale în detrimentul legii generale.

Dimpotrivă, s-a constatat că tribunalul a aplicat prevederile art.14 alin.(2) din Ordonanță la momentul stabilirii prejudiciului, reținând, în același timp, în mod judicios, că normele generale cuprinse în art. 92 din Legea nr. 84/1998 și în art. 998-999 C.civ. nu sunt contrare reglementării speciale, condițiile răspunderii delictuale pentru contrafacerea mărcii fiind aceleași cu cele cuprinse în dreptul comun.

Nici căderea în desuetudine a prevederilor art. 92 din lege nu a putut fi reţinută drept argument valid, deoarece acest text nu reprezintă decât o normă de trimitere la dispoziţiile dreptului comun. Or, adoptarea legii speciale va exclude aplicarea normelor dreptului comun numai în privința aspectelor reglementate diferit în legea nouă.

Legiuitorul a procedat la adoptarea O.U.G. nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială, în scopul declarat al transpunerii „Directivei nr. 2004/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004, referitoare la respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.” Noua reglementare cuprinde măsuri speciale de protecție a drepturilor ce fac obiectul său de aplicare (atât în scopul protecției provizorii a dreptului, cât și în scopul facilitării probațiunii în procedurile judiciare) și criterii concrete de determinare a prejudiciului, însă nu derogă de la cerințele art. 998-999 C.civ. privind angajarea răspunderii pentru fapta ilicită, și anume existența unei fapte ilicite, prejudiciul, legătura de cauzalitate și vinovăția.

Legat de acest aspect, instanţa de apel a înlăturat și ultimul argument al apelantei-pârâte, în sensul că folosirea criteriului beneficiului realizat pe nedrept de cel care a săvârșit contrafacerea ar da naștere unor abuzuri din partea titularilor de drepturi, care vor sta în pasivitate o perioadă îndelungată de timp pentru a reclama beneficiul folosirii fără drept a unei mărci neutilizate.

S-a apreciat că aspectul nefolosirii mărcii nu poate fi opus în speţă reclamantei față de respingerea cu caracter irevocabil a acțiunii în decădere (prin sentința civilă nr. 29/2006 a Tribunalului București), acolo fiind dezlegate aspecte de fapt și de drept ce nu pot fi repuse în discuție în pricina pendinte.

Mai mult, argumentul apelantei-pârâte se bazează pe o prezumție de rea-credință a apelantei reclamante (starea sa de pasivitate destinată solicitării de despăgubiri pentru o perioadă de timp îndelungată), în condițiile în care o asemenea atitudine subiectivă trebuia să facă obiectul probațiunii pârâtei, buna-credință fiind prezumată în sistemul Codului Civil 1864.

S-a constatat că, în schimb, pârâta susţine că folosirea fără drept a mărcii reclamante ar îmbrăca forma unei activități licite, invocând împrejurarea că reclamanta nu folosea semnul, ceea ce, în opinia sa, pare a-i justifica actele de contrafacere. Instanţa de apel a considerat că un asemenea punct de vedere nu poate fi primit, întrucât singurul subiect de drept a cărui răspundere poate fi antrenată pentru încălcarea dreptului la marcă este cel care săvârșește această încălcare și în niciun caz titularul, chiar aflat în pasivitate, față de existența încălcării. Pentru pasivitatea suficient de îndelungată a titularului legiuitorul a prevăzut alte sancțiuni, a căror aplicare a fost însă refuzată de instanțe între părțile raportului juridic de față.

Într-o altă critică, de ordin procedural, apelanta-pârâtă a susținut că la momentul încuviințării probelor, prima instanță s-ar fi antepronunțat, lăsând să se întrevadă soluția ce urma a fi dată cererii cu care era învestită, deoarece a încuviințat toate obiectivele propuse de reclamantă și a respins obiectivele solicitate de pârâtă la efectuarea expertizei judiciare, obiective ce priveau pierderile suferite efectiv de reclamantă, anume determinarea cantităţii existente în stocul reclamantei de produse marcate cu semnul M. şi cea produsă efectiv de aceasta, în intervalul de timp de referinţă, sub aceeaşi marcă.

Procedând în acest fel, în opinia pârâtei, judecătorului cauzei i-a lipsit imparțialitatea la care era obligat, dar și rolul activ.

Instanţa de apel, în analiza acestei critici a apreciat că de vreme ce chestiunea invocată de pârâtă ca indiciu de imparțialitate îmbrăca, în opinia acesteia, forma unui motiv de recuzare (art. 27 pct.7 C.proc.civ.), aceasta era obligată a invoca acest aspect imediat după ivirea motivului, astfel cum textul menţionat stabilește în mod imperativ, ceea ce nu s-a întâmplat; ca atare, acest aspect nu poate fi invocat direct în apel.

În al doilea rând, s-a observat că obiectivele propuse de apelanta pârâtă la efectuarea expertizei priveau propria sa viziune cu privire la modul de calcul al prejudiciului pretins suferit de reclamantă. Or, astfel cum deja s-a apreciat, limitele învestirii instanței, în raport de care se administrează şi probele, sunt stabilite de reclamant. Prin urmare, dacă reclamanta a solicitat ca la determinarea prejudiciului să fie avut în vedere profitul realizat pe nedrept prin activitatea de contrafacere de către pârâtă, instanța nu era în măsură să determine prejudiciul în alte coordonate, situaţie în care fie admitea cererea şi aplica legea conform susținerilor reclamantei, fie respingea solicitarea de despăgubiri.

În consecinţă, s-a apreciat că nu prezintă relevanță împrejurarea că, în realitate, tribunalul a

încuviințat în parte obiectivele solicitate de pârâtă (respectiv pe cele care tindeau la evaluarea producției de vinars M. de către reclamantă și a încasărilor acesteia rezultate din comercializarea acestui produs), cenzurând doar acele obiective pe care nu le-a găsit utile soluționării cauzei.

Apelanta-pârâtă a mai susţinut prin motivele de apel că reclamanta nu poate pretinde beneficiul realizat de ea din vânzarea de băuturi ce conțin alcool etilic sub marca M., deoarece reclamanta însăşi nu deține autorizație în scopul producerii unor asemenea produse; acest argument a fost înlăturat ca fiind lipsit de interes din perspectiva condiţiilor legale ale răspunderii pentru încălcarea dreptului la marcă.

Pe de altă parte, existența contrafacerii (constatată printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă) creează premisele răspunderii pentru fapta ilicită, independent de dimensiunea folosirii mărcii de către titular; totodată, deja s-au arătat motivele pentru care prejudiciul izvorât din faptul ilicit al contrafacerii nu sunt legate de beneficiul nerealizat de titular din exploatarea mărcii, ci sunt apreciate prin raportare la beneficiul injust al celui ce a săvârșit fapta.

A fost înlăturată ca nefondată şi susținerea pârâtei potrivit căreia prejudiciul maxim ce putea fi solicitat de reclamantă consta în profitul net obținut din vânzarea stocului său de vinars M. Or, avându-se în vedere criteriile enumerate de lege, cuantificarea prejudiciului nu se face conform solicitării pârâtului, ci în raport de cererea reclamantului. Mai mult, de vreme ce s-a reținut deja că întinderea activităților reclamantei de folosire efectivă a mărcii nu condiționează protecția acesteia (câtă vreme și acțiunea în decădere a fost respinsă), argumentul nu poate fi primit.

Printr-o altă critică apelanta-pârâtă a susținut că nu se poate pune semnul egalităţii între riscul de confuzie, reținut de instanța care a soluționat acțiunea în contrafacere, și existența efectivă a prejudiciului, deoarece riscul de confuzie reprezintă o situație cu potențial de a produce anumite prejudicii, or, reclamanta nu a dovedit că acestea s-au produs efectiv, respectiv confuzia în care s-ar fi aflat consumatorii față de produsele celor două părți litigante.

S-a constatat că acest argument ignoră principiile de bază ale protecției dreptului la marcă împotriva contrafacerii, unul dintre acestea fiind cel potrivit căruia legea a calificat drept faptă ilicită însăși folosirea fără drept a unui semn identic sau similar, pentru produse similare, dacă există riscul de confuzie.

Drept urmare, legea prezumă că o atare folosire, aptă a crea confuzie consumatorului cu privire la originea produselor contrafăcute, este și generatoare de prejudicii, pentru că, în caz contrar, nu ar fi existat reglementarea cuprinsă în art. 36 din Legea nr. 84/1998, care permite titularului să ceară încetarea încălcării.

Măsurile de interzicere a folosirii pe care titularul mărcii le poate solicita sunt ele însele modalități primare de restabilire a situației anterioare săvârșirii faptei ilicite; după caz, ele pot fi sau nu însoțite de acordarea de despăgubiri, în funcție de manifestarea de voință a titularului și de circumstanțele cauzei. Prin urmare, în egală măsură încetarea folosirii și acordarea de despăgubiri presupun constatarea unei încălcări și implică existența prejudiciului.

În schimb, a susține că riscul de confuzie constatat irevocabil de instanță ca și condiție a acțiunii în contrafacere nu este decât eventual și, în consecință, a cere titularului să dovedească în concret numărul de consumatori care s-au aflat în eroare cu privire la proveniența bunurilor sau serviciilor purtând marca în discuție (în scopul cuantificării pierderii suferite de titular) ar goli de conținut însăși instituția protecției dreptului la marcă.

A fost înlăturată ca nefondată şi critica privind nemotivarea hotărârii primei instanțe sub aspectul existenței prejudiciului, chiar dacă tribunalul a reținut în mod concis că acesta rezultă din însăși folosirea mărcii de către pârâtă.

Cu privire la vinovăție, apelanta-pârâtă a susținut prin apelul său că această condiție a răspunderii nu este întrunită în persoana sa în forma intenției, cum impune legea, justificat de o serie de împrejurări de fapt care au fost apreciate ca nefondate în sensul învederat prin cererea de apel.

Astfel, pe de o parte, instanţa a constatat că pârâta nu a contestat temeinicia considerentelor tribunalului, în sensul că intenția de săvârșire a faptei ilicite rezultă din împrejurarea că apelanta-pârâtă își cunoștea concurenții, deci şi existența și obiectul de activitate al reclamantei, astfel încât, pârâta nu a intenționat a atrage clienții reclamantei.

Totodată, atitudinea subiectivă a apelantei-pârâte (ce are calitatea de profesionist) față de existența mărcii înregistrate trebuie să fie examinată în alte coordonate decât cea unui consumator.

Astfel, îndeplinirea formalităților de publicitate a mărcii asigură opozabilitatea acesteia față de

orice terț (cu excepția titularului de drepturi anterioare), care nu mai poate invoca necunoașterea existenței mărcii, publicarea mărcii instituind o prezumție simplă în sensul că aceasta a ajuns la cunoștința terților.

Mai mult, în cazul profesioniștilor, cum este apelanta-pârâtă, aceste aspecte sunt examinate cu mai multă strictețe, având în vedere că ambele societăți litigante au același obiect de activitate (fiind nerelevantă împrejurarea că produc și comercializează tipuri diferite de băuturi alcoolice). În aceste coordonate faptice, pârâta era ținută a cunoaște existența mărcii M. și a se abține de la orice acte de încălcare.

Argumentul apelantei în sensul că, văzând că reclamanta nu mai produce vinars M., a considerat că poate folosi semnul, nu înlătură vinovăția acesteia, ci dovedește eventual că pârâta nu a urmărit atragerea clienților acesteia și, implicit, contrafacerea, însă nefiind răsturnată prezumția mai sus amintită în sensul că existența mărcii îi era cunoscută, curtea reține că fapta ilicită de contrafacere a fost săvârșită în speță cu intenție indirectă, pârâta acceptând implicit că ar putea produce un prejudiciu titularului mărcii înregistrate prin comercializarea produselor purtând semnul protejat.

În legătură cu argumentația apelantei asupra inexistenței vinovăției, deși aceasta își justifică lipsa de vinovăție prin convingerea că în privința mărcii reclamantei operase decăderea, s-a apreciat că acesteia nu îi revenea atributul calificării unei asemenea situații, față de reglementarea clară cuprinsă în Legea nr. 84/1998 privind necesitatea constatării decăderii de către instanță în urma parcurgerii unei proceduri judiciare. Prin urmare, o asemenea apreciere nu justifică încălcarea unui drept recunoscut de lege, anterior încetării acestuia ca efect al unei hotărâri judecătorești irevocabile.

În consecință, au fost înlăturate ca lipsite de relevanță apărările pârâtei în sensul bunei sale credințe, precum şi susţinerile sale privitoare la lipsa activității de producție și comercializare a vinarsului M. din partea apelantei-reclamante.

De asemenea, s-a apreciat că buna credință a pârâtei nu poate rezulta din calitatea și prețul inferior al băuturilor produse și comercializate de aceasta sub marca M., (în contextul cerinţei vinovăției), câtă vreme calitatea sa de profesionist implică și cunoașterea împrejurării că folosirea unui semn protejat pentru produse cu un preț mai scăzut și de calitate inferioară decât ale titularului mărcii, nu este de natură a înlătura riscul de confuzie. Dimpotrivă, consumatorul, care de cele mai multe ori nu întâlnește ambele produse împreună, va fi mult mai tentat să cumpere produsul mai ieftin, deoarece acesta va fi mai atractiv, iar calitatea inferioară nu va avea ca efect decât prejudicierea titularului (cum s-a subliniat mai sus, la analiza cerinței prejudiciului), prin diluarea mărcii.

Aspectul invocat de aceeaşi pârâtă, cu referire la pasivitatea reclamantei vreme de 5 ani (timp în care pârâta apelantă a desfășurat activitatea de contrafacere), nu conduce la reţinerea bunei credinţe a pârâtei, deoarece instanța analizează atitudinea subiectivă a pârâtei pe întreaga perioadă de referință; or, la momentul începerii săvârșirii faptei ilicite, această pasivitate nu exista şi, în plus, omisiunea apelantei reclamante de acționa împotriva contrafăcătorului nu justifică, din punct de vedere subiectiv, încălcarea.

Prin urmare, contrar susținerilor pârâtei, s-a apreciat a fi îndeplinită și cerința vinovăției la angajarea răspunderii pârâtei pentru fapta sa ilicită.

În privința legăturii de cauzalitate, apelanta-pârâtă nu a contestat afirmația primei instanțe în sensul că aceasta rezultă ex re, având în vedere și dispozițiile O.U.G. nr. 100/2005, care reglementează expres posibilitatea titularului de a solicita despăgubiri pentru încălcare, iar instanţa de apel şi-a însuşit acest argument.

Aceeaşi apelantă-pârâtă a invocat şi caracterul contradictoriu al considerentelor primei instanțe, în sensul că, pe lângă constatarea de mai sus, asupra legăturii de cauzalitate, tribunalul a statuat că prejudiciul rezultă din obținerea de către V.V. a unui profit nejustificat ca urmare a folosirii mărcii M., iar acest prejudiciu nu poate fi legat strict de pierderea clientelei și de diluția mărcii, aceste aspecte fiind imposibil de cuantificat în absența probelor administrate în acest sens de reclamantă.

Curtea de apel a constatat însă că această afirmație nu privește cerința legăturii de cauzalitate dintre fapta ilicită și prejudiciu.

Dimpotrivă, tribunalul a răspuns apărărilor pârâtei în sensul că prejudiciul nu poate fi format decât din beneficiul nerealizat de reclamanta titular al mărcii, arătând că prejudiciul suferit de titular nu este întotdeauna indisolubil legat de pierderea clientelei și de scăderea vânzărilor, ci și de profitul realizat injust de cel care a încălcat dreptul asupra mărcii, ceea ce a constituit criteriul ales de reclamantă în solicitarea despăgubirilor, potrivit şi celor completate prin considerentele deciziei.

2. În ce priveşte apelul reclamantei SC Z. SA, instanţa de apel a constatat că singura nemulţumire exprimată de această parte priveşte modul de stabilire de către prima instanță a cuantumului despăgubirilor materiale, reclamanta considerând că o reparare integrală a prejudiciului suferit s-ar putea realiza numai prin acordarea cu titlu de despăgubiri a diferenței dintre prețul de vânzare și prețul de producție și nu doar a profitului net obținut de pârâtă din comercializarea produselor purtând marca sa.

Instanţa de apel a apreciat însă că reclamanta interpretează greşit textele incidente.

Astfel, prevederile art. 3 alin. (2), art.14 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005 și ale art. 45.1 din Acordul TRIPS fac referire la necesitatea reparării integrale a daunei, fără ca vreunul dintre aceste texte să circumstanțieze noțiunea de beneficiu injust realizat de persoana care a încălcat dreptul exclusiv asupra mărcii, cu atât mai puțin în sensul susținut de reclamantă, anume al obligării contrafăcătorului la despăgubiri în cuantumul tuturor sumelor obținute din vânzarea produselor incriminate, mai puțin prețul de producție.

Într-adevăr, legea nu leagă modul de stabilire a despăgubirilor de noțiuni economice sau contabile, tocmai pentru că, așa cum s-a arătat și la analiza apelului pârâtei, instanța este chemată a aplica unul sau mai multe dintre criteriile enumerate de art. 14 alin. (2) lit. a) sau, după caz, lit. b), apreciind în funcție de circumstanțele speței, modul concret de cuantificare a despăgubirilor cuvenite titularului.

Prin urmare, s-a apreciat a fi lipsită de relevanță distincția pe care o realizează reclamantă între noțiunile de ”profit” și ”adaos”, deoarece legea nu statuează decât în termeni generici, cu privire la ”beneficiile realizate în mod injust”.

A fost înlăturată şi susţinerea reclamantei în sensul că instanța a adăugat la lege (art. 92 din Legea nr. 84/1998) când a statuat că repararea prejudiciului se face prin acordarea profitului net realizat de pârâtă, curtea de apel apreciind că tribunalul, în limitele atribuțiilor sale, a procedat la interpretarea legii [art.14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005] în raport de intenția legiuitorului, în limitele externe și interne ale textului.

S-a apreciat însă că nu este lipsit de pertinenţă argumentul reclamantei în sensul că, stabilind cuantumul despăgubirilor la nivelul profitul net obținut de pârâtă din activitatea de producție și comerț sub denumirea protejată M., se dă prilej celui ce a săvârșit fapta ilicită să păstreze cheltuielile indirecte ocazionate de activitatea sa ilicită, în sensul că nu va fi obligat să restituie valoarea tuturor serviciilor prestate în cursul acestei activități.

În analiza acestei critici, s-a constatat că interpretarea noțiunii de beneficiu realizat în mod injust în termenii propuși de reclamantă ar face dificilă determinarea cu acuratețe a acestor cheltuieli, care sunt incluse, în opinia reclamantei, în noțiunea de beneficiu injust, respectiv a acelora care au adus efectiv un avantaj economic de orice fel pârâtului (și numai acestuia, nu și unor terți), deoarece această modalitate de determinare propusă de apelanta-reclamantă poate conduce la aplicarea unor criterii arbitrare în stabilirea despăgubirilor.

Instanţa de apel a apreciat că solicitarea apelantei-reclamante nu poate fi primită, ceea ce rezultă şi din economia reglementării cuprinse în O.U.G. nr. 100/2005, art. 3 alin. (2), potrivit cu care: ”Măsurile, procedurile şi repararea daunelor trebuie să fie efective, proporţionale cu drepturile încălcate, descurajatoare şi să fie aplicate astfel încât să se evite crearea de obstacole în calea comerţului legitim şi totodată să ofere protecţie împotriva folosirii abuzive a acestora.”

Or, câtă vreme este lipsit de dubiu că activitatea economică a apelantei-pârâte excede cadrului actelor de contrafacere ce fac obiectul cauzei de față (respectiv producția și comercializarea de băuturi sub denumirea protejată M.), cererea reclamantei ar putea naște posibilitatea împiedicării comerțului acesteia ce îmbracă o formă legitimă, față de dificultatea de a discerne cheltuielile indirecte aferente doar unei părți a activității sale.

De asemenea, s-a apreciat că soluția propusă de reclamantă nu respectă nici criteriul proporționalității despăgubirii cu gravitatea faptei, curtea de apel constatând, sub acest aspect, că la data săvârșirii faptelor de contrafacere, pârâta era titulara mărcii M. 48318/2001 pentru servicii de transport din clasa 39 (situație în raport de care s-a constatat că a folosit semnul pentru o altă clasă de produse sau servicii decât cea pentru care a fost înregistrată), împrejurarea care nu poate avea caracter exonerator de răspundere, ci de circumstanță ce permite aprecierea gravității faptei.

Contrar susținerilor apelantei-reclamante, s-a apreciat că prima instanță a aplicat corect principiile generale de reparare a prejudiciului în materia încălcării dreptului la marcă, cuprinse în legea internă și în reglementările internaționale invocate de reclamantă, astfel încât, criticile valorificând încălcarea principiilor proporționalității și reparării complete a prejudiciului sunt nefondate.

În susţinerea acestei concluzii au fost observate şi îndrumările Observatorului European în materie, referitoare la caracterul esențialmente compensatoriu al despăgubirilor, care susțin interpretarea dată de instanțele învestite cu soluţionarea cauzei de faţă, deoarece punctul de vedere al apelantei-reclamante susține mai mult un caracter sancționatoriu al reparațiilor în discuție.

Într-o altă critică, apelanta-reclamantă a susținut că suma acordată de prima instanță cu titlu de despăgubiri (2.411.779 lei) nu corespunde concluziilor raportului de expertiză (2.871.165 lei), cuantumul stabilit nefiind susținut de materialul probatoriu administrat.

Instanţa de apel a constatat că suma stabilită în dispozitivul sentinței apelate reprezintă profitul net constatat de expertul contabil judiciar ca rezultat din activitatea ilicită a pârâtei în perioada de referință, la care s-a aplicat cota unică de impozit de 16%, având în vedere că suma achitată bugetului de stat cu titlu de impozit nu a profitat apelantei-pârâte și nu a intrat în patrimoniul acesteia, astfel încât nu se cuvenea a fi inclusă în calculul despăgubirilor.

Pentru toate aceste considerentele, în temeiul art. 296 C.proc.civ., constatând legalitatea și temeinicia sentinței apelate, instanţa a respins ca nefondate apelurile formulate în cauză.

Împotriva acestei decizii au promovat recurs atât reclamanta, cât şi pârâta.

1. Recurenta reclamantă, în recursul său, s-a prevalat de ipotezele de nelegalitate prevăzute de art. 304 pct. 7 şi 9 C.proc.civ., susţinând că hotărârea cuprinde motive contradictorii şi este dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii.

a. În ce priveşte prima ipoteză de recurs, recurenta a învederat că instanţa a respins apelul său cu argumente contradictorii.

Astfel, a reţinut că dispoziţiile art. 3 alin. (2), art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005 şi art. 45 alin. (1) din Acordul TRIPS nu circumstanțiată noţiunea de „beneficiu injust”, situaţie în care ar fi lipsită de relevanţă distincţia dintre „profit” şi „adaos” şi, în plus, că interpretarea noţiunii de „beneficiu realizat în mod injust” ar face dificilă determinarea cu acurateţe a cheltuielilor care se includ în noţiunea de „beneficiu injust” şi respectiv „avantaj economic”.

Pe de altă parte, într-un alt considerent, s-a arătat că nu este lipsit de pertinenţă argumentul reclamantei în sensul că, stabilind cuantumul despăgubirilor la nivelul profitul net obţinut din activitatea de producţie şi comerţ sub denumirea M., se dă prilej celui care a săvârşit fapta ilicită să păstreze cheltuielile indirecte ocazionate de această, în sensul că nu va fi obligat să restituie valoarea tuturor serviciilor prestate în cursul acestei activităţi.

Cu alte cuvinte, în considerente succesive, instanţa se contrazice întrucât, pe de o parte, se arată că susţinerile recurentei adaugă la lege, iar pe de altă parte, se recunoaşte că sunt pertinente aceste argumente, întrucât nu sunt de natură a conduce numai la repararea integrală a prejudiciului, ci să lipsească pe contrafăcător de beneficiile obţinute prin activitatea ilicită, caz în care, apelul său trebuia admis iar pârâta obligată, cu titlu de daune, la suma stabilită prin expertiză, iar nu la suma pe care şi prima instanţă a acordat-o.

Recurenta susţine că şi afirmaţiile instanţei de apel în sensul că este lipsită de relevanţă distincţia între „profit” şi „adaos”, că legea nu circumstanțiată noţiunea de „beneficiu injust”, or că legea statuează în termeni generici cu privire la beneficiile realizate în mod injust, sunt, de asemenea, contradictorii.

În opinia sa, „beneficiul injust” este tot ceea ce contrafăcătorul a obţinut prin folosirea fără drept a mărcii M. Faptul că el a desfăşurat şi alte activităţi în condiţii de legalitate nu justifică în niciun caz soluţia instanţei de a permite contrafăcătorului să păstreze beneficiile (de orice natură sunt acestea) şi în orice s-ar fi concretizat ele (bani lichizi, bani care au fost investiţi în lucrări de tehnologizare, achiziţie de materii prime, autovehicule, mobilier, salarii, bonuri de masă, profit, dividende, alte bunuri etc.). Nimic din ceea ce s-a dobândit pe seama unei activităţi ilicite, prin încălcarea drepturilor exclusive ale titularului de marcă, nu se cuvine contrafăcătorului, indiferent de destinaţia pe care au primit-o beneficiile astfel obţinute.

Conform raţionamentului instanţei, dacă beneficiile obţinute din utilizarea fără drept a mărcii sale ar fi fost folosite în întregime pentru alte activităţi lucrative, pe care le desfăşoară fără încălcarea drepturilor reclamantei, atunci victimei încălcării drepturilor nu i s-ar cuveni nimic. În realitate, beneficiile injuste sunt şi cele obţinute din activităţi desfăşurate fără încălcarea unor drepturi exclusive, dacă acestea sunt obţinute pe seama beneficiilor rezultate din activităţi ilicite; în această ipoteză, ceea ce se întâmplă în fapt este multiplicarea beneficiului injust, iar nu obţinerea de beneficii licite.

De asemenea, instanţa de apel a reţinut din economia reglementărilor incidente că măsurile procedurale şi repararea daunelor trebuie să fie efective, proporţionale, descurajatoare, să evite crearea de obstacole în calea comerţului legitim şi să ofere protecţie împotriva folosirii abuzive a acestora.

Cu toate acestea, instanţa de apel a preluat din dispoziţiile art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr.

100/2005 şi a reţinut doar ceea ce susţinea soluţia adoptată, ignorând însă acele ipoteze ale legii care conduceau la soluţia contrară.

Astfel, au fost subliniate cuvintele „proporţionale” şi „să se evite crearea de obstacole în calea comerţului legitim”, dar a fost ignorat cuvântul „descurajatoare”.

Or, descurajatoare nu poate fi decât măsura lipsirii uzurpatorului de orice beneficiu obţinut în urma utilizării fără drept a mărcii reclamantei, ceea ce concordă cu dispoziţiile art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 care nu limitează daunele interese, astfel cum a interpretat instanţa de apel.

Pe de altă parte, interpretarea în sensul că noţiunea de „beneficiu injust” trebuie limitată doar la ceea ce i-a rămas efectiv contrafăcătorului nu are o natură descurajantă, ci, dimpotrivă, este încurajatoare pentru contrafăcător care, va investi beneficiile obţinute în activităţi pe care pretinde că le desfăşoară sau chiar le desfăşoară în condiţii licite.

În raport de cele arătate, recurenta a susţinut că a demonstrat că instanţa de apel s-a contrazis în argumente şi că a aplicat greşit legea, astfel că hotărârea pronunţată este nelegală în conformitate cu dispoziţiile art. 304 pct. 7 şi pct. 9 C.proc.civ.

b.1. În dezvoltarea motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C.proc.civ., recurenta a arătat următoarele:

Instanţa de apel a dedus în mod nelegal din cuantumul despăgubirilor cota unică de impozitare (16%), deşi suma stabilită ca despăgubiri este considerată cost şi se deduce din baza de impozitare; prin urmare, au fost încălcate dispoziţiile art. 17, Titlul II, Cap. I din Legea nr. 571/2003 (Codul fiscal).

Conform textului invocat, cota de impozit se aplică la valoarea profitului impozabil (venitul înregistrat de o persoană juridică).

Or, prin obligarea SC V.V. SA la plata despăgubirilor către reclamantă, suma plătită cu titlu de

despăgubiri de către V.V., în temeiul hotărârii judecătoreşti, va fi înregistrată în contabilitatea acesteia drept „cheltuială/plată”, fiind dedusă din cuantumului total al încasărilor SC V.V., astfel că, se diminuează profitul impozabil al acestei societăţi.

În schimb, suma va fi înregistrată în contabilitatea SC Z. SA ca venit, adăugându-se la profitul impozabil, urmând ca procentul de 16% cu titlu de impozit la această sumă, să fie plătit de către Z.

Pe de altă parte, conform aceluiaşi raţionament al instanţei, SC V.V. ar beneficia de o dublă scutire a plăţii acestui impozit, anume: 16% la momentul pronunţării hotărârii în prezenta cauză, precum şi diminuarea cu 2.411.779 lei a întregii baze impozabile.

Pe de altă parte, expertul contabil judiciar, la momentul întocmirii raportului de expertiză, a calculat suma minimă ce ar putea fi acordată cu titlu de despăgubiri la 2.871.165,49 Ron, la care nu a aplicat procentul de 16% şi nici nu menţionează necesitatea/eventualitatea aplicării acestei cote unice de impozitare.

Această nelegalitate a hotărârii instanţei de apel urmează a fi înlăturată de către instanţa de recurs, modificând, inclusiv sub acest aspect, decizia recurată.

b.2. Instanţa de apel a încălcat dispoziţiile art. 3 (2) şi art. 14 (2) din O.U.G. nr. 100/2005, făcând o aplicare greşită a acestor norme, atunci când defineşte noţiunea de „beneficiu realizat injust” şi acordă despăgubirile corelative.

Astfel, s-a susţinut de către recurentă că au fost nelegal calificate pretenţiile sale ca fiind în afara noţiunii de „beneficiu realizat în mod injust” şi printr-o motivare contradictorie.

Interpretare a noţiunii de „beneficiu injust” a făcut şi obiectul apelului, întrucât recurenta tindea la definirea noţiunii de „beneficiu” într-un înţeles propriu legii şi nu în mod necesar raportat la noţiuni economice sau contabile predefinite.

În contextul argumentelor recurentei, este nelegală concluzia instanţei de apel în sensul că dezlegarea dată de prima instanţă aceleiaşi noţiuni se suprapune noţiunii contabile de „profit net”.

Se mai arată de către recurentă că deşi instanţa de apel a reţinut justeţea apelului său, a dispus

respingerea căii de atac sub motivul dificultăţii de a estima corect, ceea ce contravine cerinţei legale prevăzute de art. 14 din O.U.G. nr.100/2005, de lipsire a contrafăcătorului de „beneficiul injust”.

Prin hotărârea recurată, deşi instanţa de apel a calificat ca fiind pertinent argumentul reclamantei în sensul că, stabilindu-se cuantumul despăgubirilor la profitul net obţinut din activitatea de producţie şi comerţ sub denumirea protejată M., se dă prilej celui ce a săvârşit fapta ilicită să păstreze cheltuielile indirecte ocazionate de activitatea sa ilicită, în sensul că nu va fi obligat să restituie valoarea tuturor serviciilor prestate în cursul acestei activităţi, cu toate acestea, apelul

reclamantei a fost respins ca nefondat.

Or, o astfel de motivarea era suficientă prin ea însăşi să conducă la admiterea apelului reclamantei, fiind chiar dezlegarea problemei de drept deduse judecăţii.

Soluţia instanţei este vădit nelegală şi profund injustă, pentru că ştirbeşte partea vătămată de compensarea integrală a prejudiciului, deşi instanţa îi confirmă acest drept, dar şi pentru că, în faţa unei pretinse dificultăţi de estimare exactă a despăgubirilor provenite din cheltuielile indirecte, reţinute drept „beneficiu injust”, a fost sacrificat, cu ştiinţă, un drept dovedit al reclamantei la compensare, în favoarea evitării riscului ca o estimare inexactă să nu prejudicieze pe autorul faptelor ilicite.

Recurenta a mai arătat că situaţia de fapt era corect stabilită, iar în cuprinsul expertizei, determinarea cheltuielilor indirecte s-a făcut exclusiv în raport cu activitatea economică a pârâtei privind folosirea mărcii M. şi nu în raport cu întreaga sa activitate.

Acest aspect dezlegat deja era suficient să înlăture temerea instanţei că „abordarea apelantei-reclamante ar putea naşte posibilitatea împiedicării comerţului acesteia (V.) ce îmbracă o formă legitimă, faţă de dificultăţile de a discerne cheltuielile indirecte aferente doar unei părţi a activităţii sale.”

Instanţa de apel a aplicat greşit, părtinitor şi selectiv principiile cuprinse de O.U.G. nr. 100/2005, argumentându-şi soluţia pe principiul proporţionalităţii măsurilor dispuse, precum şi cel al naturii compensatorii a despăgubirii şi nu sancţionatorii.

S-a mai susţinut că această analiză a principiilor s-a efectuat total greşit şi nelegal, împotriva raţiunii acestor principii, dar şi cu ignorarea altor principii enunţate de O.U.G. nr. 100/2005.

În ce priveşte principiul proporţionalităţii, instanţa a făcut aplicarea lui în raport cu existenţa unei situaţii de fapt pe care a considerat-o circumstanţă în favoarea intimatei-pârâte, respectiv existenţa în patrimoniul V.V. a unei mărci M., înregistrată pentru servicii de transport din clasa 39, care ar reduce gravitatea faptei, ceea ce ar conduce la concluzia unei reduceri proporţionale a despăgubirilor.

Recurenta a considerat că argumentul este nelegal pentru că existenţa unei mărci de transport nu poate justifica încălcarea, cu ştiinţă, a unei mărci pentru băuturi alcoolice; aşa-zisa marcă de transport, M., este în realitate imaginea unei etichete de băuturi alcoolice contrafăcute M., care s-a dorit iniţial o marcă înregistrată pentru băuturi alcoolice şi transport, dar care a fost respinsă pentru băuturi alcoolice, tocmai în considerarea încălcării dreptului de proprietate intelectuală deţinut de Z. SA asupra aceleiaşi mărci.

Prin urmare, atare circumstanţă nu ar putea conduce la o scădere a gravităţii faptei în aplicarea principiului proporţionalităţii, ci, dimpotrivă, este o circumstanţă agravantă, ce subliniază că pârâta a acţionat prin mijloace dolosive şi cu ştiinţă.

S-a mai arătat de către recurentă că doctrina şi practica de specialitate au evidenţiat diferite forme de încălcare, cea mai gravă dintre acestea fiind „contrafacerea propriu-zisă: o contrafacere este un semn fals care este identic sau substanţial insesizabil diferit faţă de un semn înregistrat.”

Or, instanţele de fond au stabilit, cu putere de lucru judecat, că în speţă se verifică cea mai gravă formă de încălcare, întrucât pârâta a acţionat cu intenţie sub aspectul vinovăţiei, dar şi că „prejudiciul suferit de Z. este evident, vânzările V.V. crescând în mod nejustificat prin folosirea semnului M. ce este identic cu marca M. aparţinând Z.”

Principiul caracterului compensator şi nu sancţionator al măsurii

Potrivit instanţei de apel, dacă s-ar considera drept beneficiu injust toate cheltuielile indirecte ale societăţii V.V., atunci măsura nu ar mai fi compensatorie, ci şi sancționatorie, în limita cheltuielilor indirecte aferente altor activităţi economice, altele decât cele de contrafacere a mărcii M.

Recurenta consideră ca pertinent acest argument, motiv pentru care şi-a limitat pretenţiile doar la includerea în cuprinsul noţiunii de beneficiu injust a cheltuielilor indirecte legate de activitatea de contrafacere.

Aplicarea corectă a caracterului compensator ar fi impus instanţei de apel să nu excludă din valoarea prejudiciului acele cheltuielii indirecte, faţă de care aceasta se pronunţase deja că reprezintă o pretenţie pertinentă a reclamantei ; or, lipsirea apelantei de această despăgubire devine ea însăşi o măsură sancționatorie, dar nu pentru contrafăcător, ci pentru cel vătămat prin actele de contrafacere.

Instanţa a ignorat cerinţa legală conform căreia măsura trebuie să fie descurajatoare pentru contrafăcător.

Lipsind partea vătămată de veniturile încasate de contrafăcător, determinat de motivarea că

acestea au făcut obiectul unor cheltuieli indirecte, instanţa lipseşte măsura de caracterul ei descurajator, bonificând pe autorul faptei ilicite cu păstrarea unui „beneficiu injust”.

Această abordare încalcă principiul conform căruia daunele interese trebuie să fie efective şi aibă caracter descurajator, astfel cum dispune art. 3 (2) din O.U.G. nr. 100/2005, în scopul lipsirii contrafăcătorului de toate resursele obţinute în mod ilicit şi care i-au permis să continue activitatea de contrafacere sau să le găsească o valoare de înlocuire în patrimoniul societăţii.

În cazul de faţă, beneficiul contrafăcătorului constă tocmai în faptul că, prin veniturile câştigate ilicit în urma activităţii de contrafacere a mărcii M., V.V. a putut continua activitatea de contrafacere şi, în plus, şi-a putut dezvolta propria afacere prin: plata unor salarii, plata leasingului pentru utilajele de producţie sau pentru maşinile conducerii, cheltuielile cu publicitatea făcută diverselor produse, etc.; toate aceste aşa-zise „costuri" sunt, în realitate, beneficiile realizate de contrafăcător în mod direct din activitatea de contrafacere, beneficii pe care le-a reinvestit în propria afacere (care, parţial, presupunea contrafacerea în continuare a mărcii M.).

Dacă se urmează raţionamentul instanţei de apel şi se aplică interpretarea reducerii la absurd, ar rezulta că, dacă autorul încălcării şi-ar cheltui toate sumele rezultate din actele de contrafacere, iar profitul net (din actele contabile) ar fi zero, arunci titularul dreptului încălcat nu ar mai fi deloc despăgubit.

Din perspectiva sancţionării unei fapte ilicite, banii, în expresia lor contabilă de „profit net”, nu sunt singura valoare, singurul beneficiu, de care trebuie lipsit autorul actelor de contrafacere. Prin urmare, orice altă valoare de înlocuire a banilor, orice bun sau serviciu, de care a beneficiat cel care a încălcat un drept, folosind bani proveniţi din actele de contrafacere reprezintă tot „beneficiu” şi trebuie să fie, în egală măsură, supusă aceloraşi sancţiuni.

Concluzionând, acordarea de către instanţa de apel a unei „bonificaţii” contrafăcătorului prin lăsarea în patrimoniul acesteia a oricărei părţi a câştigului ilicit ce şi-a găsit o valoare înlocuitoare, reprezintă o încălcare a principiului reparării integrale a pierderii înregistrate de titularul mărcii şi respectiv a principiului conform căruia contrafăcătorul trebuie să plătească daune interese într-un cuantum descurajator, urmând a fi lipsit de orice câştig realizat în mod injust.

Instanţa de recurs urmează a remedia această nelegalitate şi, aplicând regulile de cuantificare a daunelor-interese în cazul de faţă, va constata că instanţa de apel, în mod nelegal şi contradictoriu, a exclus cheltuielile indirecte din cuantumului beneficiul injust realizat de SC V.V. prin contrafacerea mărcii M., deşi a considerat această cerinţă a apelantei drept „pertinentă”, astfel încât solicită modificarea deciziei recurate, admiterea apelului său şi schimbarea sentinţei, în sensul obligării pârâtei la plata de daune interese materiale în cuantum de 12.104.706 lei.

2. Recurenta-pârâtă a dezvoltat critici întemeiate pe dispoziţiile art. 304 pct. 7 şi 9 C.proc.civ., susţinând că hotărârea instanţei de apel este dată cu încălcarea dispoziţiilor pct. 26 din Directiva 2004/48/CE, art. 45 şi 46 din Acordul TRIPS şi art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, texte pe care recurenta le reproduce integral.

2. a. Potrivit dispozițiilor legale invocate, rezultă că, pe de o parte, obiectul reparaţiei este format din prejudiciul suferit în mod real ca urmare a încălcării săvârşite prin activitatea de contrafacere, iar pe de altă parte, repararea daunelor trebuie să fie proporţională cu drepturile încălcate şi să aibă în vedere pierderea câştigului suferită de partea vătămată şi beneficiile realizate în mod injust de persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat.

De asemenea, este necesar să existe proporționalitate între gravitatea încălcării şi măsurile corective ordonate; prin urmare, scopul măsurilor nu este acela de a introduce obligaţia de a se dispune daune-interese punitive, ci de a permite despăgubirea pe criterii obiective.

Recurenta a învederat că deşi prin motivele de apel a criticat încălcarea dispoziţiilor legale prin aceea că instanţa a pus semnul egalităţii între prejudiciul suportat de titularul mărcii – Z. SA (prejudiciu nedovedit în vreun fel) şi profitul realizat de către pârâtă, instanţa de apel a ignorat aceste critici; cu referire la acestea, s-a reţinut profitul celui care a efectuat acte de contrafacere reprezintă doar un criteriu subsidiar, iar primul criteriu ce se impune a fi avut în vedere este tocmai prejudiciul real suferit de către titularul dreptului, întrucât încălcarea drepturilor exclusive asupra mărcii are ca prim efect lipsa exclusivităţii, că utilizarea semnului protejat fără drept conduce la diluţia semnului, că prin confuzia creată, consumatorul îşi schimba părerea cu privire la produsele sau serviciile titularului de marca şi s-a conchis în sensul că prejudiciul nu are, în toate ipotezele, o corespondenţă cuantificabilă în scăderea vânzărilor sale etc.

Recurenta a considerat că aceste argumente ale instanţei de apel sunt eronate sub aspectul infirmării susţinerilor privind prejudiciul material şi determinarea cuantumului acestuia în condițiile legii, întrucât toate argumentele instanţei nu sunt de natură a infirma dispoziţiile legale, ci vizează, în fapt, un prejudiciu moral.

Or, în speţă, reclamanta a renunţat la capătul de cerere prin care solicita acoperirea prejudiciului moral.

S-a susţinut de către recurentă că în ipoteza încălcării dreptului la marcă, prejudiciul suportat de către titularul semnului protejat poate fi: prejudiciu material cuantificabil şi determinabil potrivit dispoziţiilor legale, ce se va analiza de instanţă în limitele statuate de reclamant, prin cererea acestuia; prejudiciu moral ce consta tocmai în diluţia semnului şi lipsa exclusivităţii, confuzia consumatorului, etc.

În ceea ce priveşte „argumentul de interpretare gramaticală” dezvoltat de instanţă, recurenta a învederat că în aplicarea dispoziţiilor legale incidente, regula de drept privind ierarhia actelor juridice obligă instanţa să aibă în vedere: scopul Directivei 2004/48/CE (pct. 26), Acordul TRIPS (art. 45 alin. 1) şi apoi dispoziţiile OUG nr. 100/2005 (art. 14).

În opinia recurentei, înainte de a trece la analiza art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005, instanţa de judecată trebuia să aibă în vedere dispoziţiile actelor normative anterior enumerate, care însă au fost ignorate; de asemenea, trebuia mai întâi analizat art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. nr. 100/2005, ceea ce ar fi presupus analiza art. 14 alin. (2) în contextul actului normativ.

Mai departe, recurenta-pârâtă a susţinut că interpretarea dată de instanţa de apel dispoziţiilor art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005 este eronată, câtă vreme textul prevede obligaţia instanţei de a lua în considerare toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi: consecinţele economice negative, în special pierderea câştigului suferită de partea vătămată, beneficiile realizate în mod injust şi, după caz, alte elemente, cum ar fi prejudiciul moral.

Ca atare, motivarea instanţei că reperele cuprinse la lit. a) nu sunt alternative (aspect pe care, de altfel, reclamanta nici nu l-a susţinut) ci „oricare dintre ele” putând fi luat în considerare la cuantificarea prejudiciului încălcă spiritul legii, întrucât dispoziţia legală prevede expres că instanţa va lua în considerare toate aspectele şi nu exclusiv unul singur, individual, așa cum eronat a apreciat curtea de apel.

Or, în speţă, prin acţiunea formulată, reclamanta însăși a precizat expres că suma solicitată cu titlu de despăgubiri reprezintă „pierderea câştigului suferită de partea vătămata, adică valoarea procentuală a profitului nerealizat de partea vătămata aplicat la volumul total al vânzărilor realizate de pârâta”.

Ca atare, pentru a-şi susţine motivarea, instanţa a ignorat în mod expres faptul că însăși reclamanta a definit prin cererea introductivă în ce constă suma solicitată şi criteriile de calcul al acesteia sumei, astfel încât, aprecierea instanţei în ceea ce priveşte „criteriul” indicat de reclamantă este nelegală, întrucât modifică petitul acţiunii.

Pe de altă parte, inclusiv în ipoteza în care reclamanta ar fi solicitat exclusiv beneficiul realizat pe nedrept de către pârâta, dispoziţiile legale incidente obligau instanţa să aibă în vedere, conform legii „toate aspectele corespunzătoare”, astfel încât daunele-interese să fie acordate „pe criterii obiective” (în termenii Directivei), „daune-interese adecvate pentru repararea daunei pe care a suferit-o” (conform Acordului TRIPS) sau „daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care aceasta l-a suferit, în mod real” potrivit (O.U.G. nr. 100/2005).

Recurenta subliniază că, la nivel european, urmare a implementării aceleiaşi Directive 2004/48/CE şi în considerarea dispoziţiilor Acordului TRIPS, practica judiciară a mers chiar mai departe de aspectul demonstrării prejudiciului; spre exemplu, în Germania, reclamantului îi incumbă obligaţia de a dovedi că, fără încălcare, vânzările şi veniturile totale din vânzări ar fi crescut; aceasta înseamnă că titularul mărcii trebuie să prezinte cifrele interne de vânzări şi alte date constând în factori

ce servesc la determinarea de către instanţă a profiturilor ce s-ar realiza în urma încălcării.

De asemenea, s-a apreciat că solicitarea de despăgubiri în baza profitului realizat de cel care a încălcat dreptul la marcă este greu de dovedit cu certitudine, având în vedere că, în realizarea profitului, prezintă relevanţă mulţi factori ce sunt greu de evaluat în cifre, considerând şi aspectul că, dincolo de costurile de producţie, de marketing al produsului, distribuire, transport, profitul realizat de contrafăcător poate fi determinat de modalitatea de prezentare, costul de vânzare mai competitiv, comisioanele, discounturile oferite, locaţiile de desfacere, funcţiile tehnice ale produsului, capacitatea de producţie mai mare a contrafăcătorului etc.; de asemenea, s-a constatat că, în numeroase situaţii, după scăderea tuturor acestor costuri, pot rezulta profituri foarte mici sau chiar pierderi; faţă de acest aspect, dar şi de multitudinea de variabile ce trebuie avute în vedere, doctrina şi jurisprudența din Germania a apreciat în mod constant că cea mai bună şi corectă metodă de evaluare rămâne analogia cu acordarea unor licenţe, aceasta fiind, în fapt, şi cea mai populară metodă în statele membre.

Aşadar, modalitatea de stabilire a prejudiciului exclusiv prin raportare la beneficiul pârâtei încălcă dispoziţiile legale şi reprezintă consecinţa directă a unei greşite aplicări şi interpretări a legii şi încalcă principiul proporţionalităţii, principiu general de drept pe care Curtea de la Luxemburg l-a declarat opozabil nu numai instituţiilor comunitare, ci şi faţă de statele membre în exercitarea funcţiei lor de punere în aplicare a dreptului comunitar.

2. b. Recurenta a mai susţinut că hotărârea recurată nu este motivată, critică dezvoltată pe temeiul art. 304 pct. 7 C.proc.civ., cu referire la îndeplinirea condiţiilor răspunderii civile delictuale.

Faţă de motivele din considerentele deciziei, este evident că instanţa nu argumentează în niciun mod existenţa prejudiciului care, de altfel, nici nu a fost demonstrat, iar motivarea ca „existenţa contrafacerii creează premisele răspunderii pentru fapta ilicită” nu poate constitui o motivare în sensul existenţei prejudiciului.

Motivarea instanţei priveşte exclusiv modalitatea de calcul a prejudiciului, iar nu şi existenţa lui; ca atare, mai întâi trebuia să se constate existenţa prejudiciului, după care să se aleagă modalitatea de calcul a întinderii lui.

De asemenea, nici respingerea criticii pârâtei (prin care a susţinut că prin hotărârea irevocabilă pronunţată în acţiunea în contrafacere a fost constatat doar un risc de confuzie, iar nu confuzia propriu zisă - noţiunile nefiind identice – şi nici existenţa unui prejudiciu izvorât din confuzie), nu este motivată de instanţa de apel.

Potrivit dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 84/1998 consecinţa existenţei riscului de confuzie este sancţionată de lege prin interzicerea utilizării mărci de contrafăcător, iar nu prin obligarea la plata vreunei sume de bani cu titlu de prejudiciu.

În opinia recurentei, revine instanţei învestite cu soluţionarea unei asemenea cereri să cerceteze şi să argumenteze existenţa prejudiciului, ceea ce înseamnă că existenţa riscului de confuzie trebuie să fie urmată de constatarea efectivă a confuziei şi, mai mult decât atât, să se constate că această confuzie este aptă să provoace un prejudiciu; drept urmare, existenţa unei încălcări nu prezumă existenţa unui prejudiciu, cum greşit a stabilit instanţa de apel.

De asemenea, recurenta arată că instanţa de apel nu a răspuns nici criticii referitoare la nemotivarea de către tribunal a condiţiei existenţei prejudiciului, astfel că, şi din acest punct de vedere, decizia recurată este nemotivată, fiind doar reluată motivarea criticată a primei instanţe.

Sub aspectul vinovăţiei, instanţa de apel a arătat că argumentul pârâtei că a considerat că poate folosi marca pentru că reclamanta nu mai producea vinars M., nu înlătură vinovăţia ci dovedeşte că nu a urmărit atragerea clienţilor acesteia şi, implicit, contrafacerea, aspect ce a determinat instanţa de apel să reţină ca fapta ilicită a fost săvârşită cu intenţie indirectă, întrucât pârâta a acceptat implicit că ar putea produce un prejudiciu titularului mărcii.

Recurenta a susţinut că această motivare a instanţei de apel este de natură a infirma existenţa vinovăţiei.

Totodată, s-a arătat că instanţa de apel a nu a motivat în niciun fel în ce constă legătura de cauzalitate şi de ce nu este contradictorie motivarea primei instanţe, astfel cum se invocase prin motivele de apel.

Potrivit doctrinei, obţinerea unor despăgubiri prin raportare la profiturile obţinute de cel care a încălcat dreptul la marcă necesită o demonstraţie din partea titularului dreptului la marcă că profiturile obţinute de către partea adversă au fost realizate ca rezultat direct al încălcării, aceasta însemnând că trebuie să existe o legătură de cauzalitate directă între folosirea mărcii şi profitul realizat. Totodată, de multe ori, cel ce a încălcat dreptul la marcă va realiza un profit mult mai mare decât ar fi realizat titularul mărcii prin folosirea acesteia pe bunurile comercializate de el. În acest caz, cel care a contrafăcut marca se poate apăra invocând faptul că produsele s-au vândut mai bine nu atât datorită folosirii mărcii, dar mai degrabă din alte motive, cum ar fi: costuri de producţie mai scăzute (nu este şi cazul V.V.), o mai bună funcţie tehnică sau de altă natură a produsului comercializat etc.

Faţă de argumentele reţinute de instanţa de apel pentru respingerea apelului său, rezultă că unul dintre principalele motive de este acela că instanţa s-a raportat în mod eronat la un petit al cererii care nu exista.

Potrivit dispoziţiilor legale incidente (deja menţionate), obiectul reparaţiei este format din prejudiciul suferit în mod real de persoana căreia i-a fost încălcat un drept de proprietate intelectuală, întreaga legislaţie europeană şi naţională impunând principiul proporționalității, dispoziţiile europene fiind edificatoare în acest sens: „Scopul nu este acela de a introduce obligaţia de a prevedea daune-interese punitive, ci de a permite despăgubirea pe criterii obiective...” pentru încălcarea unui drept de proprietate intelectuală protejat, în condiţiile îndeplinirii şi a celorlalte condiţii ale răspunderii civile: prejudiciu, legătură de cauzalitate şi vinovăţie sub forma intenţiei.

Titularul dreptului poate solicita acoperirea prejudiciului moral sau acoperirea prejudiciului material, iar în cauză, reclamanta a înțeles să solicite doar prejudiciul material pe care l-a definit ca pierderea câştigului suferită de partea vătămată, adică valoarea procentuală a profitului nerealizat de partea vătămată aplicat la volumul total al vânzărilor realizat de pârâta.

Ca atare, în condiţiile impuse de legislaţie, reclamanta avea obligaţia probei în ceea ce priveşte cuantumul profitului nerealizat.

S-a mai susţinut de către recurentă că este doar parţial corectă motivarea instanţei în sensul că reclamantei i-a fost încălcat un drept pentru care avea protecţie, însă, în condiţiile în care reclamanta însăși nu mai producea niciun fel de băuturi spirtoase în perioada 2003-2007, pentru aceasta perioada SC Z. SA poate solicita despăgubiri doar cu titlu de daune morale, nu şi cu titlu de daune materiale.

Atât legislaţia europeană cât şi legislaţia naţională au avut ca scop descurajarea contrafacerii mărfurilor şi protejarea drepturilor de proprietate intelectuală şi nicidecum crearea unor pârghii pentru îmbogățirea fără justă cauză a unui titular de drept de proprietate intelectuală.

Dacă legiuitorul ar fi intenţionat să pună semnul echivalenţei între beneficiul realizat ca urmare a unei activităţi de contrafacere şi daunele suportate de partea vătămată, atunci ar fi făcut-o în mod expres, iar stabilirea criteriilor din art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005 ar fi fost inutilă.

Prin urmare, instanţa a admis teza reclamantei - de lipsire a contrafăcătorului de beneficiul provenit din activitatea sa ilicită.

Or, chiar admiţând o asemenea teză (disproporţionată, în opinia recurentei), şi pentru a evita îmbogățirea fără justă cauză, o soluţie legală ar însemna, așa cum prevede şi legea (dispoziţiile Acordului TRIPS), intervenţia statului şi a autorităţilor publice care să dispună măsuri de confiscare a bunurilor, respectiv a contravalorii acestora, şi nicidecum obligarea autorului contrafacerii la plata către titularul dreptului de proprietate încălcat a acestor sume obţinute cu titlu de beneficiu, întrucât, în acest mod, se ajunge la obţinerea unor foloase necuvenite şi se încurajează „blocarea mărcii”, iar nu utilizarea sa conform scopului pentru care este protejată; în acest sens trebuie interpretată intenţia legiuitorului, câtă vreme dispoziţiile Legii nr. 84/1998 sancţionează neutilizarea mărcii cu decăderea din dreptul la marcă.

Înalta Curte apreciază nefondat recursul pârâtei, în timp ce recursul reclamantei va fi admis, în limitele ce se vor arăta.

Criticile formulate de părţi vor fi analizate în ordinea impusă de succesiunea problemelor de drept ce sunt supuse analizei de nelegalitate, în raport cu obiectul pretenţiilor formulate în cauză.

Prin urmare, având în vedere că recurenta-pârâtă a formulat critici privind temeiul juridic al cererii şi a indicat o anumită ordine a aplicării între reglementările cu acelaşi obiect, ordine determinată de ierarhia acestora, anume Directiva 2004/48/CE (pct. 26), Acordul TRIPS [art. 45 alin. (1)] şi dispoziţiile O.U.G. nr. 100/2005 (art. 14), Înalta Curte constată că asupra acestei chestiuni va trebui să se pronunţe cu prioritate.

În ce priveşte ierarhia acestor reglementări, se reţine că România, în calitate de membru al Organizaţiei Mondiale a Comerțului a semnat şi ratificat Acordul TRIPS de la Marrakesh din 15 aprilie 1994 (care face parte chiar din Acordul de înfiinţare a OMC), astfel că, acest tratat, în virtutea dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din Constituţia României, revizuită, face parte din dreptul intern.

Acordul TRIPS reprezintă primul document internaţional cel mai cuprinzător care asigură recunoaşterea unui nivel minim al protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală în statele membre, standarde minime asigurate de România prin adoptarea Legii nr. 84/1998.

Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 referitoare la respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 157 din 30 aprilie 2004, a fost transpusă în legislaţia naţională prin adoptarea O.U.G. nr. 100/2005, Directiva însăşi urmărind să uniformizeze discrepanţele constatate la nivelul sistemelor statelor membre (ale Uniunii Europene), în ce priveşte mijloacele de a impune respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, în pofida Acordului TRIPS (considerentul 7 al Directivei), discrepanţe calificate ca dăunătoare unei bune funcţionări a pieţei interne, astfel încât, unul dintre scopurile sale este acela ca drepturile de proprietate intelectuală să beneficieze de un nivel de protecţie echivalent pe întreg teritoriul Comunităţii (considerentul 8 al Directivei).

În ce priveşte raportul dintre Directivă şi legea internă acesta este soluţionat prin prevederile art. 148 alin. (2) din Constituţia României, revizuită, în următorul sens: „Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare”; ca atare, dispoziţiile Directivei ar avea prioritate faţă de cele ale legii naţionale în cazul unui conflict cu legea naţională, ceea ce ar putea fi constatat în cazul unei transpuneri incorecte a Directivei.

În concluzie, întrucât Acordul TRIPS nu are o forţă juridică superioară legii interne [nefiind un pact sau tratat internaţional privitor la drepturile fundamentale ale omului, caz în care ar fi avut prioritate, conform art. 20 alin. (2) din Constituţie], iar Directiva a fost transpusă în dreptul naţional prin adoptarea O.U.G. nr. 100/2005, fără ca recurenta pârâtă să indice vreo dispoziţie contrară Directivei, aplicabilitatea în cauză acestora se determină potrivit conflictului dintre legile interne, anume lex posterior derogat lex priori ori chiar a principiului specialia generalibus derogant.

Cum recurenta pârâtă invocă în mod concomitent dispoziţiile art. 45 alin. (2) din Acordul TRIPS şi pe cele ale art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, ambele, în principiu, cu acelaşi domeniu de reglementare (cu referire la problemele de drept ce interesează în cauza de faţă), rezultă că dispoziţiile din actul normativ ulterior sunt cele de actualitate şi, deci, aplicabile în cauză (anume, criteriile de determinare a modalităţii de reparare a prejudiciului ca urmare a săvârşirii unei contrafaceri – „daune interese adecvate” în termenii Acordului TRIPS şi cele enumerate la art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005 - criterii mai explicite pentru determinarea „daunelor-interese corespunzătoare prejudiciului pe care acesta l-a suferit, în mod real, ca urmare a încălcării săvârşite”), motiv pentru care ar putea fi considerat chiar lege specială, astfel că O.U.G. nr. 100/2005 este incidentă în mod prioritar şi din acest motiv.

Totodată, considerentul 26 din Preambulul Directivei, invocat distinct de recurenta-pârâtă, nu are el însuși forţă obligatorie, ci în cuprinsul Preambulului, legiuitorul european, de regulă, explicitează obiectul şi scopul reglementării adoptate, aceste considerente fiind un util instrument de interpretare şi identificare a sensului unor dispoziţii ale Directivei.

Astfel cum rezultă din situaţia de fapt reţinută în cauză, până la pronunţarea în cauză a soluţiei în primă instanţă, a fost soluţionat definitiv şi irevocabil litigiul anterior derulat între părţi, având ca obiect acţiunea în decăderea recurentei SC Z. SA din drepturile conferite de marca naţională verbală M. nr. 05490/1968, reînnoită la 29 noiembrie 1998, înregistrată pentru clasa 33 de produse – băuturi alcoolice, formulată de recurenta-pârâtă SC V.V. SA; aceeaşi acţiune a avut ca obiect şi cererea reconvenţională prin care s-a solicitat de către SC Z. SA anularea înregistrării mărcii nr. 4318/2001 pentru clasa de servicii 39, aparținând SC V.V. SA, dar şi acţiunea în contrafacerea mărcii M. aparţinând SC Z. SA.

În esenţă, cererea principală a fost respinsă ca neîntemeiată, fiind admis cel de-al doilea capăt al cererii reconvenţionale, sens în care s-a dispus interzicerea producerii, comercializării şi oferirii spre vânzare a produselor alcoolice sub marca M. de către reclamanta pârâtă, retragerea de pe piaţă de către reclamanta-pârâtă a produselor alcoolice care folosesc marca M. nr. 5490 a pârâtei-reclamante, soluţie dispusă prin sentinţa civilă nr. 29/2006 a Tribunalului Bucureşti, definitivă prin decizia civilă nr. 275A/2006 a Curţii de Apel Bucureşti, şi irevocabilă prin decizia civilă nr. 7817/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

În consecinţă, Înalta Curte constată că instanţele de fond, în mod legal, în analiza cauzei de faţă, au pornit de la premisa demonstrării cu autoritate de lucru judecat a contrafacerii mărcii verbale M. nr. 05490 aparţinând reclamantei, contrafacere săvârşită de către pârâta SC V.V. SA în legătură cu produsele clasa 33.

Acţiunea în contrafacere sancţionează încălcarea unui drept privativ (dreptul asupra mărcii), iar cauza ei o reprezintă încălcarea dreptului real al reclamantului şi voinţa acestuia ca această încălcare să înceteze, astfel că, admiterea cererii de chemare în judecată cu acest obiect, constituie pentru cauza de faţă stabilirea cu autoritate de lucru judecat a faptei ilicite săvârşite de către pârâtă (încălcarea unei obligaţii de a nu aduce atingere exclusivităţii dreptului titularului de folosire mărcii sale).

Cererea de acordare a despăgubirilor formulată de titularul mărcii, consecutivă celei în constatarea contrafacerii şi dispoziţiei de încetare a încălcării, are însă un fundament delictual şi, în consecinţă, este o acţiune personală în cadrul căreia se impun a fi verificate elementele răspunderii civile delictuale a contrafăcătorului; aşa cum deja s-a arătat, cererea se supune regulilor prevăzute de actul normativ special de referinţă, O.U.G. nr. 100/2005.

Din acest punct de vedere, recurenta pârâtă susţine atât critici întemeiate pe dispoziţiile art. 304 pct. 7 (nemotivarea deciziei), cât şi pe prevederile art. 304 pct. 9 [interpretarea şi aplicarea greşită a legii – art. 14 alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 100/2005]; de asemenea, au fost susţinute critici referitoare şi la nerespectarea petitului cererii de chemare în judecată, din perspectiva criteriului de determinare a despăgubirilor, cererea fiind analizată de instanţele de fond în raport de criteriul „beneficiilor realizate în mod injust de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat”, iar nu în raport de „pierderea câştigului suferită de partea vătămată”, aşa cum se pretinde că a solicitat reclamanta, ambele criterii fiind prevăzute de art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005; întrucât cea din urmă critică ridică atât o problemă de cauză a cererii de chemare în judecată, cât şi de respectarea formelor de procedură [art. 129 alin.(6) C.proc.civ.], Înalta Curte constată că aceasta este susceptibilă de încadrare în dispoziţiile art. 304 pct. 5 C.proc.civ., astfel că, în temeiul art. 312 alin. (3) teza finală, aceasta va fi analizată cu prioritate.

Pârâta a invocat aceste susţineri şi în etapa procesuală anterioară, iar în soluţionarea acestui motiv de apel, instanţa a reţinut în mod corect că reclamantul este cel care stabileşte limitele judecăţii atât din punct de vedere obiectiv (pretenţia concretă formulată), cât şi din punct de vedere subiectiv (părţile procesului); de asemenea, în îndeplinirea obligaţiilor sale procesuale prevăzute de art. 112 pct. 4 C.proc.civ., acelaşi reclamant este şi cel care indică temeiul juridic al cererii; acest temei juridic însă este supus cenzurii instanţei de judecată care este în drept, şi chiar are obligaţia, în vederea unei juste soluţionări a cauzei, de a supune dezbaterii părţilor orice împrejurare de fapt sau de drept, în condiţiile art. 129 alin. (4) C.proc.civ.

Astfel, Înalta Curte constată că prin cererea de chemare în judecată reclamanta a indicat că „prejudiciul va consta în suma reprezentând pierderea câştigului suferită de partea vătămată, adică valoarea procentuală a profitului nerealizat de partea vătămată, aplicat la volumul total al vânzărilor realizate de pârâtă.”

Ulterior, reclamanta a formulat o precizare a cererii de chemare în judecată prin care a indicat perioada pentru care solicită acordarea despăgubirilor – 27 iunie 2003 – 27 iunie 2006 (3 ani înaintea formulării cererii de chemare în judecată) şi 27 iunie 2006 – data efectuării expertizei în faţa primei instanţe; după efectuarea expertizei, prin cererea precizatoare din data de 11 octombrie 2011, reclamanta a indicat că prejudiciul pe care îl solicită este „suma totală de 12.104.706 lei, reprezentând prejudiciul material, conform concluziilor raportului de expertiză completat de expertul numit de instanţă şi depus la dosar la termenul din 27 septembrie 2011.”

După cum se constată, în cuprinsul acestor acte de procedură emanând de la reclamantă nu se mai face nicio referire la criteriul legal valorificat, astfel că, identificarea acestuia rezultă din conţinutul expertizei şi al obiecţiunilor formulate de reclamantă, aceasta susţinând în mod repetat ca determinarea despăgubirilor să se realizeze prin identificarea totalităţii beneficiilor injuste realizate de pârâtă din activitatea de contrafacere (producerea şi comercializarea produsului alcoolic M.), aspect ce va fi analizat (şi) în recursul reclamantei; în plus, dacă se observă şi concluziile scrise formulate de reclamantă în faţa primei instanţe, este fără dubiu că recurenta reclamantă a solicitat acordarea despăgubirilor în baza criteriului anterior menţionat, criteriu prevăzut de art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005, normă ce corespunde dispoziţiilor art. 13 din Directiva 2004/48/CE.

La acest moment, este necesar a se răspunde criticilor pârâtei cu privire la posibilitatea sa de a se apăra prin invocarea fie a celuilalt criteriu prevăzut de art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005 (pierderea câştigului suferită de partea vătămată) ori a celui stabilit la art. 14 alin. (2) lit. b) din aceeaşi Ordonanţă (suma redevenţelor sau valoarea drepturilor care ar fi fost datorate, dacă persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat ar fi cerut autorizaţia de a utiliza dreptul de proprietate în cauză).

În vederea aplicării primului criteriu dintre cele două invocate în apărare, pârâta a pretins că reclamantă avea posibilitatea de a solicita doar contravaloarea cantităţii de băuturi alcoolice marca M. existentă în stocul său şi care nu a fost valorificată de aceasta, precum şi cea produsă de reclamantă în intervalul de timp de referinţă; pentru aplicarea celui de-al doilea criteriu dintre cele preferate de pârâtă (contravaloarea unei licenţe ipotetice), se invocă jurisprudenţa instanţelor din Germania.

În ce priveşte incidenţa acestor criterii - alternativă, inclusiv între cele de la lit. a) - pierderea câştigului titularului/beneficiul injust al contrafăcătorului - sau cumulativă (fără a se avea în vedere aici prejudiciul moral care poate fi invocat în concurs cu oricare dintre ele), Înalta Curte reţine că instanţa de apel în mod greşit a stabilit că variantele normative ale daunelor-interese reglementate de art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005 ar putea fi invocate în acelaşi timp şi, prin urmare, că ele nu ar fi alternative.

În mod cert, formularea textului nu este una clară sau lipsită de echivoc, dat fiind caracterul exemplificativ al ipotezelor, ceea ce decurge din prezenţa locuţiunii „în special”.

Astfel, art. 14 alin. (2) lit. a) din Ordonanţă (corespunzător art. 13 din Directivă) prevede:

„(2) La stabilirea daunelor-interese instanţa judecătorească va lua în considerare:

a) toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi consecinţele economice negative, în special, pierderea câştigului suferită de partea vătămată, beneficiile realizate în mod injust de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat şi, după caz, elemente, altele decât factorii economici, cum ar fi prejudiciul moral cauzat titularului dreptului încălcat.”

Pentru a se conchide asupra caracterului alternativ sau cumulativ al acestor criterii, Înalta Curte constată că sunt edificatoare în acest sens cele explicitate prin considerentul 26 din Preambulul Directivei (pe care Ordonanţa o transpune), potrivit căruia, pentru repararea prejudiciului „valoarea daunelor-interese acordate titularului dreptului ar trebui să ia în considerare toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi câştigul nerealizat de titularul dreptului sau beneficiile fără justă cauză realizate de contravenient şi, dacă este cazul, orice prejudiciu moral este cauza titularului dreptului.”

În consecinţă, procedând la interpretarea gramaticală a acestui considerent, dată fiind prezenţa conjuncţiei cu funcţie disjunctivă „sau”, rezultă că cele două variante normative, chiar exemplificative fiind, se exclud, deci, nu pot fi invocate în mod cumulativ.

Cum reclamantul, titular al mărcii încălcate, este cel care formulează cererea de daune-interese, rezultă că acestuia îi revine alegerea oricăruia dintre criteriile enumerate de această normă (oricare dintre ele cumulat sau nu, dacă este cazul, cu solicitarea de reparare şi a prejudiciului moral); atare alegere ţine de strategia procesuală pe care o preconizează, precum şi de anticiparea efortului probator în oricare dintre ipoteze (chiar luând în considerare şi toate facilităţile de probaţiune prevăzute de Ordonanţă), dar nu în ultimul rând, de amploarea contrafacerii, caz în care, în mod evident, criteriul beneficiilor injuste ale contrafăcătorului va fi mult mai atractiv.

Prin urmare, odată ce daunele - interese au fost analizate în considerarea criteriului beneficiului injust realizat de către pârâtă, nu ar putea fi aplicat şi criteriul pierderii câştigului de către titularul dreptului, astfel cum nelegal susţine recurenta pârâtă, întrucât o astfel de apărare a sa este lipsită de eficienţă de vreme ce nu ea este cea care are la îndemână, în condiţiile legii, o astfel de opţiune.

Ca atare, Înalta Curte constată nefondată această critică a recurentei pârâte, motiv pentru care va fi înlăturată (precum şi toate argumentele ce o însoţesc, deşi analiza unui motiv de recurs nu presupune a se răspunde fiecărui argument al părţii).

Chiar dacă instanţa de apel a interpretat eronat prevederile art. 14 alin. (2) lit. a) şi a admis posibilitatea cumulării celor două criterii, întrucât prin soluţia adoptată s-a confirmat (şi) aplicarea criteriului beneficiului realizat injust de către pârâtă, atare dezlegare a curţii de apel nu afectează legalitatea deciziei recurate astfel încât să fie necesară modificarea ei, ci efectul va fi acela al substituirii acelor considerente, potrivit celor deja arătate, prin care s-a reţinut aplicarea concomitentă a acestora, pe temeiul dispoziţiilor art. 304 pct. 7 C.proc.civ., din perspectiva criticilor pârâtei.

Din acest punct de vedere, se constată că instanţa de apel a reţinut că prejudiciul izvorât din

faptul ilicit al contrafacerii nu este în mod absolut legat de beneficiul nerealizat de titular din exploatarea mărcii, ci sunt apreciate, în mod legal, prin raportare şi la beneficiul injust al celui care a săvârşit fapta, curtea de apel stabilind o conexiune inexistentă între cele două criterii, în realitate ele fiind distincte, independente şi, mai mult decât atât, fiecare având un înţeles autonom, în sensul Directivei; asupra acestui aspect însă se va reveni în analiza criticilor pârâtei cu referire la neanalizarea motivului de apel privind cerinţei prejudiciului cert al reclamantei.

În ce priveşte incidenţa art. 14 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 100/2005, curtea de apel în mod legal a arătat că acest text este incident numai în cazul în care criteriile de la lit. a) nu pot fi aplicate, interpretare care coincide cu cele arătate de legiuitorul european în acelaşi considerent 26 la care însăşi recurenta pârâtă face referire; astfel, în Preambulul Directivei se arată: „Valoarea daunelor interese ar putea fi calculată şi ea, de exemplu, în cazul în care este dificil să se stabilească valoarea prejudiciului suferit în realitate, plecând de la elemente cum ar fi redevenţele sau sumele care ar fi fost datorate în cazul în care contravenientul ar fi cerut autorizaţia de a utiliza dreptul de proprietate intelectuală respectiv.”

Ca atare, în mod explicit se arată că acest criteriu este aplicabil doar în cazurile în care este dificil să se stabilească valoarea prejudiciului suferit în realitate.

De altfel, chiar recurenta pârâtă, referindu-se la jurisprudenţa din Germania menţionează în mod expres că, în numeroase situaţii s-a constatat, după scăderea tuturor costurilor (de producţie, de marketing al produsului, distribuţie, transport etc.) pot rezulta profituri foarte mici sau chiar pierderi, caz în care, instanţele germane ar fi apreciat că cea mai bună metodă de evaluare rămâne analogia cu calculul ipoteticelor licenţe; deci, şi în acest exemplu, s-a făcut aplicarea criteriului din art. 13 lit. b) din Directivă, nefiind posibilă aplicarea celor de la lit. a).

Or, în cauza de faţă, nu numai că a fost posibilă aplicarea criteriului beneficiilor injuste realizate de pârâtă, ci şi, astfel cum a rezultat din probele administrate, activitatea de contrafacere i-a procurat acesteia cel puţin un profit substanţial (raportul dintre profit şi beneficii injuste va fi analizat în recursul reclamantei); în plus, astfel cum deja s-a arătat, pârâta nu are alegerea criteriului pe temeiul căruia acceptă să i se angajeze răspunderea.

Pe de altă parte, este de precizat că beneficiul nerealizat de către titularul dreptului, în accepţiunea din dreptul comun (în absenţa unei semnificaţii contrare rezultate din O.U.G. nr. 100/2005 cu referire la criteriul „pierderii câştigului” de către titularul mărcii), presupune beneficiul de care a fost lipsit titularul, pe baza unor dovezi certe referitoare la eventuala diminuare a vânzărilor propriilor produse ale titularului, inscripţionate cu semnul înregistrat ca marcă, în perioada derulării activităţii de contrafacere.

Comparaţia, în acest caz, ar trebui realizată în raport de cantitatea de produse comercializată anterior chiar de către titular, şi nu de volumul vânzărilor pârâtei, întrucât prejudiciul suferit de titular trebuie să fie cert, atât în cazul pierderilor efective (damnum emergens), cât şi în cazul beneficiului nerealizat (lucrum cessans). Or, raportarea, în aplicarea acestui criteriu, la cantitatea de produse comercializate de către pârâtă este speculativă, reflectând un prejudiciu eventual, şi nu cert, contrar celor apreciate de instanţa de apel.

Această distincţie, recunoscută în dreptul comun al răspunderii civile delictuale, este preluată şi în Directivă, transpusă ca atare în art. 14 din Ordonanţă, explicând separarea clară a celor două criterii în discuţie.

Tot din perspectiva art. 304 pct. 9 C.proc.civ., recurenta pârâtă a susținut că instanţa de apel trebuia să analizeze în mod prioritar premisa prevăzută de art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005 şi apoi să procedeze la verificarea aplicării de către tribunal a dispoziţiilor art. 14 alin. (2).

Înalta Curte constată că susţinerea este riguroasă, dar deşi în considerentele hotărârii atacate nu se indică în mod explicit analiza distinctă a acestei premise, ea este realizată prin evaluarea celorlalte critici ale pârâtei care reluau aceleaşi susţineri cu privire la elementul intenţional şi cerinţa acordării de către instanţă a daunelor interese corespunzătoare prejudiciului pe care titularul dreptului l-a suferit în mod real; atare analiză se regăseşte în verificarea cerinţelor răspunderii civile delictuale, a căror nemotivare o reclamă pârâta şi prin motivele de recurs de faţă; prin urmare, aceste critici vor fi analizate dintr-o dublă perspectivă: art. 304 pct. 7 şi art. 304 pct. 9 C.proc.civ.

Astfel, în debutul prezentelor considerente, s-a arătat deja că fapta ilicită este demonstrată cu autoritate de lucru judecat în cauză, prima dintre cerinţele angajării răspunderii civile delictuale, alături de existenţa prejudiciului, vinovăţie şi legătura de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu.

Înalta Curte observă că instanţa de apel s-a referit în cuprinsul deciziei recurate la fiecare dintre aceste condiţii pentru angajarea răspunderii pârâtei, constatare suficientă din perspectiva art. 304 pct. 7 C.proc.civ. (instanţa chiar realizând şi o partajare a argumentelor primei instanţe în susţinerea uneia sau a alteia dintre condiţii); în consecinţă, se constată că, în realitate, recurenta dezvoltă critici de netemeinicie a hotărârii atacate şi pretinde instanţei de recurs analiza tuturor argumentelor sale invocate în combaterea susţinerilor reclamantei cu referire la fiecare dintre elementele răspunderii civile delictuale; cum acestei instanţe nu îi este permisă decât o cenzură de nelegalitate, acest critici vor fi excluse de la analiză, dată fiind neîncadrarea lor în dispoziţiile art. 304 C.proc.civ., în condiţiile

abrogării art. 304 pct. 11 C.proc.civ., prin O.U.G. nr. 138/2000.

Însă, din perspectiva art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, Înalta Curtea constată că se impun anumite clarificări cu referire la cerinţa prejudiciului.

Astfel, art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005 prevede: „La cererea părţii vătămate, instanţa judecătorească competentă va ordona persoanei care cu intenţie a desfăşurat o activitate de contrafacere să plătească titularului dreptului încălcat daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care acesta l-a suferit, în mod real, ca urmare a încălcării săvârşite.”

Acest text, într-adevăr face referire la calificarea atitudinii subiective a contrafăcătorului în desfăşurarea activităţii de contrafacere („cu intenţie”), dar şi la condiţia daunelor-interese corespunzătoare prejudiciului pe care acesta l-a suferit, în mod real, ca urmare a încălcării săvârşite, pe care titularul dreptului încălcat le poate pretinde.

În ce priveşte condiţia intenţiei, instanţa de apel în mod just a reţinut că recurenta pârâtă a săvârşit fapta ilicită cu intenţie indirectă, apreciind că aceasta a acceptat implicit că ar putea produce un prejudiciu titularului mărcii înregistrate prin comercializarea produselor purtând semnul protejat, fără a se putea reţine cu certitudine că aceasta a urmărit atragerea clientelei reclamantei; în plus, se mai reţine că din istoricul litigiilor dintre părţi, că recurenta pârâtă a afirmat ea însăşi că a început utilizarea mărcii încă din anul 1994 sau cu 5 ani înaintea cererii din cauza de faţă - conform motivelor de apel ale pârâtei), iar reclamanta SC Z. SA nu s-a opus acestei folosiri până la data formulării cererii în decăderea din drepturile conferite de marcă; mai mult decât atât, de la data primirii avizului de refuz provizoriu pentru protejarea semnului şi în legătură cu produsele din clasa 33 (băuturi alcoolice) de la OSIM cu prilejul înregistrării mărcii sale M. nr. 48318/2001 pentru clasa de servicii 39 (susţinere a reclamantei, necontestată de pârâtă), recurenta cunoştea efectiv existenţa mărcii reclamantei şi drepturile exclusive ale acesteia şi a continuat producerea şi comercializarea băuturii alcoolice M., perioada de referinţă din cauza de faţă fiind situată după anul 2001, respectiv iunie 2003-martie 2007.

Recurenta reiterează prin motivele de recurs, în contextul cerinţei prejudiciului, argumentul că prin hotărârea irevocabilă în contrafacere nu s-a reţinut decât riscul de confuzie, ceea ce nu echivalează cu confuzia propriu-zisă şi cu atât mai puţin cu existenţa unui prejudiciu izvorât din confuzie.

Înalta Curte constată că nicio dispoziţie din O.U.G. nr. 100/2005 nu indică necesitatea analizării unei astfel de cerinţe în contextul art. 14 alin. (2) (confuzia propriu-zisă), fiind suficientă reţinerea prin hotărârea în contrafacere a existenţei riscul de confuzie; mai mult decât atât, pentru contrafacerea propriu-zisă prin aplicarea unui semn identic cu marca înregistrată pe produse identice celor protejate de marca titularului, legiuitorul însuşi prezumă existenţa riscului de confuzie, prezumţie absolută ce nu poate fi răsturnată prin proba contrară [art. 35 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, în forma în vigoare la data soluţionării contrafacerii].

Prin urmare, dacă premisa este îndeplinită, iar cel chemat în judecată pentru contrafacere aplică un semn identic pe produse identice, situaţie de fapt pe care instanţa o constată, riscul de confuzie fiind intrinsec, rezultă că în toată perioada în care pârâtul a avut o asemenea conduită a generat şi menţinut o situaţie de confuzie pentru consumator, întrucât produsele sale au coexistat cu cele ale titularului dreptului la marcă pe aceeaşi piaţă, consumatorul substituindu-le în tot acest interval; de altfel, această constatare constituie, în parte, şi fundamentul prevederii criteriului determinare a daunelor interese cuvenite titularului constând în beneficiul realizat în mod injust de contrafăcător.

În plus, contrar celor susţinute de pârâtă, diluţia semnului, lipsa exclusivității reclamantei în folosirea mărcii sale actuale şi valide, chiar în condiţiile în care la data soluţionării cauzei de faţă ar fi inactivă (deşi, potrivit probelor cauzei şi susţinerilor pârâtei, aceasta cel puţin mai deţine un stoc din vinarsul M.), nu constituie exclusiv elemente de evaluare a prejudiciului moral, ci reprezintă, totodată, şi aspecte relevante în aprecierea daunelor interese pretinse, apte de a fi constatate ca şi consecinţe economice negative în ce o priveşte pe reclamantă, în contextul art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005.

În acest context, sunt lipsite de relevanţă susţinerile recurentei pârâte cu privire la împrejurarea că reclamanta nu mai producea vinars (caz în care, în absenţa unei hotărâri în decădere a titularului din dreptul la marcă s-a considerat îndreptăţită la folosirea acesteia, în virtutea unei aprecierii proprii) ori la lipsa autorizării legale a recurentei reclamante de a fabrica asemenea produse, astfel cum corect a stabilit instanţa de apel.

Cu referire la prejudiciu însă, Înalta Curte constată următoarele:

Art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005, anterior citat face referire la daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care acesta (titularul) l-a suferit, în mod real, ca urmare a încălcării săvârşite, în timp ce alin. (2) atât în varianta de la lit. a), cât şi în cea de la lit. b), se indică instanţei de judecată criteriile pe care trebuie să le ia în considerare la stabilirea acestor daune interese.

Criticile dezvoltate de recurentă din perspectiva prejudiciului şi a caracterului cert al acestuia au la bază dihotomia doctrinară din dreptul naţional cu privire la prejudiciul cert (actual sau viitor) şi prejudiciul eventual.

Astfel, potrivit regulilor răspunderii civile delictuale, caracterul cert al prejudiciului indică faptul că acesta este sigur atât în privinţa existenţei, cât şi în privinţa posibilităţii de evaluare.

În mod indiscutabil, este întotdeauna cert un prejudiciu actual, respectiv cel care s-a produs deja la data la care se pretinde repararea lui (damnum emergens) sau prejudiciul efectiv, dar este cert şi un prejudiciu viitor care deşi nu s-a produs încă este sigur că se va produce în viitor, astfel încât este susceptibil de evaluare (lucrum cessans) sau beneficiul nerealizat de victimă (ori „pierderea câştigului suferită de partea vătămată”, în termenii Ordonanţei sau „câştigul nerealizat de titularul dreptului”, astfel cum se explică prin acelaşi considerent 26 din Directivă), repararea integrală a prejudiciului cauzat prin fapta ilicită fiind un principiu fundamental al răspunderii civile delictuale, întrucât scopul aceste reguli este acela de a repune victima în situaţia anterioară cei în care fapta ilicită nu s-ar fi săvârşit.

În acelaşi timp, astfel cum deja s-a arătat, art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 are caracter de lege specială în raport cu dispoziţiile dreptului comun, act normativ a cărui sorginte este în dreptul Uniunii (Directiva 48/2004) care stabileşte reguli proprii, cu înţeles autonom şi, ca atare, derogatorii de la regulile răspunderii civile delictuale pentru determinarea prejudiciului, acesta fiind motivul pentru care criteriul beneficiilor injuste realizate de contrafăcător din activitatea de încălcare a drepturilor exclusive ale titularului asupra mărcii, ca modalitate de reparare a prejudiciului suferit de acesta nu are un corespondent în dreptul naţional, ci se adaugă criteriilor doctrinare naţionale şi, prin urmare, el este aplicabil ca atare în cazul în care, ca în speţă, titularul mărcii îl alege drept criteriu legal pentru determinarea daunelor interese şi repararea prejudiciului suferit prin activitatea de contrafacere.

Punerea la îndemâna titularului mărcii, vătămat prin contrafacere, şi a criteriului „beneficiilor realizate în mod injust de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat” alături de celelalte deja menţionate, valorifică o întreagă practică a jurisdicţiilor naţionale europene din ţările Uniunii, anterioară adoptării Directivei, iar acest criteriu, în măsura în care corespunde opţiunii titularului mărcii, este menit să permită angajarea unei energice răspunderi a contrafăcătorului, posibil a fi explicată şi prin analogia cu o sancţiune administrativă, de natură contravenţională, având în vedere că în considerentul 26 din Preambulul Directivei, cu referire la cel a săvârşit contrafacerea, acesta este desemnat drept contravenient.

Pentru toate aceste considerente, în temeiul art. 312 alin. (1) C.proc.civ., Înalta Curte a respins ca nefondat recursul pârâtei.

2. Referitor la recursul reclamantei, Înalta Curte constată, în esenţă, că motivele de recurs privesc invocarea unor contradicţii în cuprinsul motivării deciziei (304 pct. 7), greşita interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 14 alin. (2) lit. a), cu referire la criteriul beneficiilor realizate injust de către contrafăcător şi a căror acordare a solicitat-o cu titlu de daune interese, dar şi a unor dispoziţii din Codul fiscal (ar. 304 pct. 9).

Aşa cum s-a arătat în analiza recursului pârâtei, criteriul aplicabil pentru evaluarea daunelor-interese pretinse de reclamantă, este cel al beneficiilor realizate în mod injust de contrafăcător, în termenii art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005 sau „beneficiul fără justă cauză realizat de contravenient” în termenii art. 13 din Directivă.

În aplicarea acestui criteriu, instanţa de apel a confirmat soluţia tribunalului prin care, cu titlu de daune-interese i-a fost acordată reclamantei suma de 2.411.779 lei, ceea ce reprezintă profitul net obţinut de pârâtă din activitatea de contrafacere (producerea şi comercializarea băuturii alcoolice M.) în perioada de referinţă din speţă – 27 iunie 2003 - martie 2007 (în trimestrul I al anului 2007, pârâta sistând producţia).

Interpretând acest criteriu legal, instanţa de apel a constatat în mod corect că legea nu statuează decât în termeni generici asupra acestuia, fără a se lega stabilirea despăgubirilor de noţiuni economice sau contabile, apreciind, prin urmare, că nici distincţia realizată de reclamantă între noţiunile „profit” şi „adaos” nu are relevanţă în acest context.

În susţinerea punctului său de vedere, recurenta a pretins că beneficiul injust realizat de pârâtă trebuie înţeleasă ca fiind totalitatea sumelor obţinute din vânzarea produselor incriminate, mai puţin preţul de producţie (materii prime, materiale consumate direct în producţie, salarii directe, discounturi şi accizele achitate la bugetul de stat, costuri variabile sau directe).

În acelaşi timp, s-a susţinut că suma reprezentând costurile fixe de funcţionare sau cheltuielile indirecte, constând în chirii pentru spaţii de producţie şi birouri, utilităţi, pază, curăţenia spaţiilor, taxe pentru proprietăţile companiei, cheltuielile administrative – rechizite, consumabile, salarii fixe: directorat, financiar contabilitate, resurse umane, administrativ, marketing, IT, şi partea fixă din salariile forţei de vânzări), având ca sursă de finanţare încasările din activitatea de contrafacere derulată anterior, de asemenea, reprezintă, un beneficiu injust al pârâtei care nu trebuie limitat doar la profitul net al acesteia şi de care aceasta ar trebui să fie lipsită, întrucât beneficiu înseamnă orice valoare patrimonială în care încasările din vânzarea producţiei se convertesc.

Instanţa de apel a reţinut ca fiind pertinent argumentul anterior al reclamantei, sens în care a apreciat că, stabilind cuantumul despăgubirilor la nivelul profitului net obţinut de pârâtă din activitatea de producţie şi comerţ sub marca protejată M., se dă prilej celui care a săvârşit fapta să păstreze cheltuielile indirecte ocazionate de activitatea sa ilicită, în sensul că nu va fi obligat să restituie valoarea tuturor serviciilor prestate în cursul acestei activităţi.

Cu toate acestea, instanţa de apel nu a primit solicitarea reclamantei din mai multe motive: astfel, s-a apreciat că este dificilă determinarea cu acurateţe a acestor cheltuieli, respectiv a acelora care au adus un avantaj economic de orice fel pârâtului, astfel că s-ar ajunge la aplicarea unor criterii arbitrare dacă s-ar accepta modalitatea de determinare a despăgubirilor propusă de reclamantă; s-a reţinut şi un argument de text, invocându-se dispoziţiile art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005 referitoare la respectarea criteriului de proporţionalitate între caracterul efectiv al reparării daunelor şi drepturile încălcate, aşa încât să se evite crearea de obstacole în calea comerţului legitim; de asemenea, s-a arătat că în mod evident activitatea economică a pârâtei excede cadrului actelor de contrafacere ce fac obiectul cauzei de faţă (producţie şi comercializare de băuturi alcoolice sub marca M.), astfel că modalitatea de stabilire a daunelor-interese susţinută de reclamantă, ar putea constitui o piedică în calea comerţului pârâtei care îmbracă o formă legitimă, faţă de dificultatea de a discerne cheltuielile indirecte aferente doar unei părţi a activităţii pârâtei; în sfârşit, instanţa de apel a reţinut şi un ultim argument în sensul că soluţia propusă de reclamantă nu respectă nici criteriul proporţionalităţii despăgubirii cu gravitatea faptei, reţinându-se nu cu valoare exoneratoare de răspundere, ci de circumstanţă ce permite aprecierea gravităţii faptei pârâtei, împrejurarea că, la data săvârşirii faptelor de contrafacere, pârâta era titulară a mărcii M. nr. 48318/2001 pentru servicii de transport.

Recurenta reclamantă a criticat cele anterior redate ca fiind considerente contradictorii, dar a invocat şi interpretarea şi aplicarea greşită de către instanţa de apel în stabilirea daunelor-interese a noţiunii de beneficii injuste.

Înalta Curte apreciază că nu poate fi primit nici motivul de recurs întemeiat pe dispoziţiile art. 304 pct. 7 şi nici cel prevăzut de art. 304 pct. 9 C.proc.civ.

Deşi curtea de apel a apreciat caracterul pertinent al susţinerii reclamantei, cu referire la cheltuielile indirecte, în considerentele succesive a dezvoltat un număr de patru argumente legale, pertinente şi de natură a justifica judicios soluţia adoptată, apte a susţine demonstraţia juridică a concluziei enunţate, în sensul că cererea reclamantei nu poate fi admisă în alte limite decât cele ale sentinţei atacate; considerentele expuse întrunesc cerinţele clarităţii, conciziei, logicii şi gândirii critice şi ca atare, în speţă nu se verifică ipoteza de recurs reglementată de art. 304 pct. 7 C.proc.civ.

Înalta Curte constată că aceste argumente susţin şi legalitatea soluţiei adoptate.

Într-adevăr, noţiunea de „beneficii injuste” realizate de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat permite, cu real temei, a se susţine că în această modalitate de stabilirea a daunelor interese, trebuie a se înţelege orice beneficiu sau avantaj economic, patrimonial, iar nu numai profitul realizat de către cel a desfăşurat o activitate de contrafacere, întrucât legiuitorul a inserat în conţinutul normei această sintagmă de „beneficii injuste” din activitatea de contrafacere (ori beneficii realizate fără justă cauză, potrivit Directivei), iar nu pe cea de profit.

Concluzia se justifică prin aceea că beneficiu înseamnă orice câştig, folos sau avantaj de natură economică, iar nu numai echivalentul în bani al acestora; pe de altă parte, atare calificare este permisă şi de instituţia subrogaţiei reale cu titlu universal – înlocuirea unor bunuri (sume de bani încasate din activitatea de contrafacere) cu un alte bunuri sau servicii (cele corespunzătoare cheltuielilor indirecte).

Deşi noţiunea de „beneficiu injust” nu este o una economică sau contabilă, cu toate acestea, pentru stabilirea înţelesului său conceptual, este necesar a se face apel la noţiuni economice cu valoare de instrumente de interpretare, pentru ca în raport de conţinutul acestora, să se poată realiza aprecierea critică a acestora, cu rezultatul includerii sau a excluderii lor din categoria beneficiilor injuste ale contrafăcătorului, obţinute din desfăşurarea activităţii de contrafacere.

Astfel a procedat şi recurenta reclamantă atât prin motivele de recurs, dar şi cu ocazia administrării probei cu expertiză contabilă, la momentul formulării obiectivelor, precum şi al obiecţiunilor la expertiză, beneficiind, în condiţii procedurale, de asistenţa unui consilier expert (ca şi pârâta, de altfel).

Potrivit doctrinei contabile, în funcţie de modul de repartizare a acestora, cheltuielile sunt: directe şi indirecte; cheltuielile directe se individualizează pe produs sau grupe de produse omogene, lucrări, servicii, comenzi şi, de aceea, se pot include în costul acestora (de ex., materii prime, materiale şi salariaţii implicaţi direct în producţie); cheltuielile indirecte sunt comune mai multor produse ori grupe de produse şi, pentru aceasta, trebuie să fie repartizate asupra produselor indirect, pe baza unor criterii (chei) de repartizare (de ex., cheltuieli de organizare, de conducere etc.).

Pe lângă împrejurarea că recurenta se referă la aceste cheltuieli indirecte de o manieră generică, susţinând că încadrându-se aici - cheltuieli cu retehnologizarea întreprinderii pârâtei în scopul desfăşurării activităţii de contrafacere, derularea unor lesinguri pentru bunuri achiziționate de aceasta, chirii, utilităţi, cheltuieli administrative, taxe pentru proprietăţile companiei, cu personalul din marketing şi vânzări, în absenţa unor probe concrete şi concludente din această perspectivă, instanţa de apel a reţinut dificultatea estimării corecte a acestora, în condiţiile în care reclamanta nu a administrat probe cu o atare finalitate; în plus, includerea acestor cheltuieli - dintre cele anterior enumerate - în categoria cheltuielilor indirecte nu a fost acceptată de expertul judiciar în răspunsul la obiecţiuni).

Or, în măsura în care curtea de apel a reţinut, chiar implicit, că aceste cheltuieli indirecte nu au fost determinate pentru partea de activitate corespunzătoare contrafacerii (susţinerile contrare ale recurentei din motivele de recurs neputând fi analizate de această instanţă de recurs, în condiţiile abrogării dispoziţiilor art. 304 pct. 10 C.proc.civ., coroborat cu necontestarea situaţiei de fapt reţinute în cauză), se constată că în mod legal a procedat la excluderea lor din categoria beneficiilor injuste obţinute de pârâtă şi care ar fi putut fi incluse în cuantumul daunelor interese ce puteau fi acordate reclamantei, dat fiind că partea (proporţia) corespunzătoare contrafacerii din totalul cheltuielilor indirecte nu a fost dovedită în cauză, recurenta reclamantă susţinând, în acord cu pârâta, că activitatea de producţie a acesteia excede producţiei băuturii alcoolice M.

De asemenea, Înalta Curte constată că reclamanta nu a formulat un obiectiv al expertizei cu un atare obiect, după cum nici în cadrul repetatelor obiecţiuni la raportul de expertiză nu a formulat o astfel de teză probatorie; aşa cum s-a arătat, repartizarea cheltuielilor indirecte are loc pe baza unor criterii sau chei de repartizare, nefiind la îndemâna instanţei o astfel de operaţiune, astfel încât în mod legal instanţa de apel a reţinut dificultatea estimării acestora.

În plus, se va respinge şi critica privind luarea în considerare de către instanţă, în favoarea acesteia, cu titlu de circumstanţă în aprecierea gravităţii faptei pârâtei, a existenţei mărcii înregistrate M. nr. 48318/2001 pentru clasa de servicii 39 - transport.

Acest argument al curţii de apel are în vedere o corectă aplicare a principiului proporţionalităţii şi a celorlalte criterii de apreciere prevăzute de art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005, întrucât această circumstanţă este în directă legătură cu individualizarea cheltuielilor indirecte a căror includere a solicitat-o reclamanta în cuantumul daunelor-interese; existenţa mărcii înregistrate pentru clasa de servicii 39 (cererea de anulare a acesteia fiind respinsă prin hotărârea judecătorească irevocabilă menţionată) constituia temeiul excluderii părţii referitoare la serviciile de transport şi desfacere din totalul cheltuielile indirecte corespunzătore activităţii de contrafacere a produsului băutură alcoolică M.; prin urmare, atare activitate a pârâtei nu a fost lipsită de justă cauză şi, în consecinţă, nici pentru acest motiv contravaloarea acestor costuri nu putea fi inclusă în categoria beneficiilor injuste (în partea referitoare la cheltuielile indirecte, proporţionale cu activitatea de contrafacere).

Totodată, Înalta Curte constată că recurenta prezumă, la modul absolut, că toate aceste cheltuieli indirecte au fost efectuate din venituri încasate din vânzările anterioare ale produselor M., contrafăcute.

O astfel de susţinere nu ar putea fi putut fi primită fără o cenzură, neexistând de plano o astfel de prezumţie.

Principiul proporţionalităţii (chiar în aplicarea celui mai energic şi descurajant criteriu de determinare a despăgubirilor pentru contrafacere – beneficiul injust al contrafăcătorului) ca şi pentru evitarea creării unor obstacole în calea comerţului legitim [în sensul art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005], impunea a se lua în considerare cel puţin că ab initio (anul 2001, potrivit susţinerilor pârâtei din motivele de apel) sursa de finanţare a acestor cheltuieli indirecte a fost una generată de activitatea licită a pârâtei [prezumţia dobândirii licite averii, fiind consacrată în art. 44 alin. (8) din Constituţie], sume care puteau fi amortizate deja sau nu la momentul formulării cererii de chemare în judecată sau la cel al anului 2003 (momentul iniţial al perioadei de referinţă pentru calculul daunelor-interese în cauza de faţă).

Deşi de o importanţă subsidiară (în absenţa preocupării reclamantei de a determina în mod cert, prin intermediul expertizei contabile a părţii din cheltuielile indirecte aferente contrafacerii), este pertinent a se preciza că întrucât aceste sume proveneau dintr-o activitate care nu are vreo legătură cu contrafacerea mărcii în discuţie, ci din venituri realizate anterior cu justă cauză de către pârâtă, ele nu puteau fi incluse în categoria beneficiilor injuste ulterioare ale pârâtei, astfel că ar fi trebuit deduse din cele pretinse cu titlu de cheltuieli indirecte corespunzătoare contrafacerii în această cauză.

Cu privire la caracterul compensatoriu, iar nu sancţionatoriu al daunelor acordate în cauză, a cerinţei legale ca măsura adoptată să fie descurajantă pentru cel care a încălcat un drept la marcă protejat, dar şi la principiul proporţionalităţii, susţinute cu titlu de critici distincte de către recurenta reclamantă, Înalta Curte a făcut deja aprecieri atât în cadrul recursului pârâtei, cât şi în evaluarea celorlalte motive ale recurentei-reclamante.

În concluzie, având în vedere şi cele completate prin considerentele de faţă, Înalta Curte constată că deşi principiul valorificat de recurentă este corect, beneficiile injuste ale pârâtei nelimitându-se în mod necesar la profit, potrivit situaţiei de fapt reţinute de instanţa de apel, însuşite de părţile cauzei, cheltuielile indirecte nu au fost determinate proporţional cu activitatea de contrafacere.

Pe de altă parte, nici prin motivele de recurs nu au fost făcute susţineri în sensul celor arătate, după cum nici în faţa instanţei de apel nu au fost formulate astfel de apărări a căror neanalizare ar fi putut conduce, eventual, la o soluţie de casare cu trimitere spre rejudecare, în aplicarea art. 314 C.proc.civ.; în plus, în această etapă procesuală, nu au fost identificate motive de ordine publică de natură a fi fost puse în dezbatere din oficiu, în contextul art. 306 C.proc.civ., situaţia de fapt reţinută în cauză nefiind contestată.

A fost însă admis motivul de recurs al reclamantei întemeiat pe dispoziţiile art. 304 pct. 9 C.proc.civ., prin care s-a criticat confirmarea acordării profitului net, iar nu a profitului brut stabilit prin raportul de expertiză şi răspunsul la obiecţiuni.

Înalta Curte constată că prin hotărârea tribunalului, s-a dispus, din acest punct de vedere, obligarea pârâtei la plata sumei de 2.411.779 lei în favoarea reclamantei, iar nu a profitului brut de 2.871.165,49 lei, astfel cum s-a concluzionat prin lucrarea de specialitate efectuată în cauză, potrivit formulei de calcul a profitului agreat de cei trei experţi – cel judiciar şi experţii consilieri ai părţilor; astfel, s-a convenit că profitul se determină prin scăderea din valoarea de comercializare a costurilor variabile şi a celor fixe, iar prin aplicarea acestui algoritm a rezultat profitul brut obţinut de pârâtă în perioada de referinţă, din activitatea de contrafacere, ca fiind 2.871.165,49 lei.

Deşi reclamanta a invocat acest aspect prin motivele de apel, instanţa de apel a răspuns acestei critici în sensul că suma acordată prin dispozitivul sentinţei reprezintă profitul net constatat de expertul contabil judiciar la care s-a aplicat cota unică de 16% impozit pe profit, întrucât suma achitată de către pârâtă la bugetul de stat nu a profitat acesteia şi nu i-a intrat în patrimoniu, astfel încât nu se cuvenea inclusă în calculul despăgubirilor.

În virtutea dispoziţiilor art. 295 alin. (1) C.proc.civ., instanţa de apel era ţinută a verifica, în limitele cererii de apel, stabilirea situaţiei de fapt şi aplicarea legii de către prima instanţă.

Or, cercetarea corespunzătoare a temeiniciei şi legalităţii sentinţei ar fi condus instanţa de apel la observarea concluziilor raportului de expertiză şi a repetatelor răspunsuri la obiecţiunile formulate de părţi, precum şi la constatarea că în niciunul dintre acestea, nu s-a procedat la determinarea profitului net acordat de prima instanţă, nefiind formulat un atare obiectiv de niciuna dintre părţi.

Mai mult decât atât, din considerentele hotărârii tribunalului, nu rezultă criteriul avut în vedere

la cenzurarea concluziilor expertizei contabile, explicaţia deducerii cotei unice de impozit pe profit fiind redată de instanţa de apel prin completarea considerentelor hotărârii apelate în soluţionarea criticilor reclamantei cu acest obiect; totodată, pârâta nu a formulat o astfel de apărare în cauză în derularea procesului la tribunal ca, de altfel, nici în concluziile pe fondul cauzei consemnate în practicaua sentinţei; de asemenea, prima instanţă nu a supus această chestiune dezbaterii părţilor, din oficiu, în cazul în care o considera un motiv de ordine publică, ci a dezlegat-o direct prin dispozitiv şi fără fi susţinută de considerente care să justifice această cenzură a raportului de drept substanţial.

În consecinţă, Înalta Curte constată că instanţa de apel în mod nelegal a respins această critică întemeiată a reclamantei formulată prin motivele de apel, aceste neregularităţi de ordin procedural din perspectiva art. 295 alin. (1) C.proc.civ., fiind suficiente pentru schimbarea sentinţei tribunalului, fără a mai fi necesară verificarea legalităţii şi temeiniciei soluţiei privind deducerea cotei unice de impozit pe profit din cuantumul sumei acordate cu titlu de daune interese în cauza de faţă.

Ca atare, recursul reclamantei a fost admis în aplicarea dispoziţiilor art. 312 alin. (1) şi (3) cu raf. la art. 304 pct. 9 C.proc.civ., astfel că, a fost modificată în parte decizia recurată, iar în baza dispoziţiilor art. 296 C.proc.civ. s-a admis apelul reclamantei; în consecinţă, sentinţa apelată a fost schimbată în parte, în sensul că s-a dispus obligarea pârâtei la plata sumei de 2.871.165,49 lei despăgubiri către reclamantă (în loc de 2.411.779 lei, cât s-a acordat). Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale deciziei şi sentinţei.