Trademark infringement damages: unjust benefit criterion versus lost profits and exclusion of indirect expenses from recovery

Asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin Sentința civilă nr. 2046 din 21 noiembrie 2011, Tribunalul București, secția a IV-a civilă, a admis în parte cererea formulată de reclamanta SC Z. SA, a dispus obligarea pârâtei SC V.V. SA să plătească reclamantei suma de 2.411.779 RON reprezentând despăgubiri; a respins ca neîntemeiat capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata de daune morale, a obligat pârâta să plătească reclamantei suma de 28.233,79 RON, cheltuieli de judecată.

Cererea de chemare în judecată a avut ca obiect pretenția reclamantei de despăgubiri materiale și morale îndreptate împotriva pârâtei, ca urmare a contrafacerii mărcii sale din 29 noiembrie 1968, marcă verbală M., care beneficiază de protecție pe teritoriul României până la data de 29 noiembrie 2008 ca efect al reînnoirii, înregistrată pentru clasa de produse și servicii 33 - băuturi alcoolice - a Clasificării de la Nisa.

Cauza a fost înregistrată inițial pe rolul Tribunalului București, secția a V-a civilă, sub nr. 23290/3/2006 la data de 27 iunie 2006 și apoi pe rolul Tribunalului București, secția a IV-a civilă, sub nr. 13051/3/2007, la data de 12 aprilie 2007, după admiterea recursului împotriva sentinței de declinare în favoarea Tribunalului Vrancea.

Astfel, prin cererea introductivă, reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la plata sumei de 20.000 RON cu titlu de despăgubiri materiale și a sumei de 130.000 RON, cu titlu de despăgubiri morale, cu cheltuieli de judecată.

La data de 11 februarie 2008, reclamanta a formulat cerere precizatoare prin care a arătat că solicită acordarea despăgubirilor materiale și morale pentru următoarele perioade: 27 iunie 2003 - 27 iunie 2006 (perioada de 3 ani înainte de introducerea cererii de chemare în judecată); 27 iunie 2006 - până la data efectuării calculului efectiv și cert al daunelor ce va fi realizat pe baza documentelor contabile, în fața primei instanțe; de asemenea, după efectuarea expertizei la prima instanță, reclamanta depune o nouă precizare a câtimii pretențiilor sale.

Reclamanta a susținut că prejudiciul va consta în suma reprezentând pierderea câștigului suferită de partea vătămată, adică valoarea procentuală a profitului nerealizat de partea vătămată, aplicat la volumul total al vânzărilor realizat de pârâtă; de asemenea, s-a arătat că instanța de judecată va lua în considerare și prejudiciul moral cauzat titularului dreptului încălcat.

Calculul prejudiciului efectiv urmează a se realiza pe baza criteriilor legale, ținându-se cont de volumul total al vânzărilor pârâtei pe o perioada de 3 ani calculați anterior, până la data introducerii prezentei cereri de chemare în judecată.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 35 din Legea nr. 84/1998, art. 3, art. 4, art. 11 și art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, art. 112 și urm. C. proc. civ.

În pronunțarea sentinței anterior menționate, prima instanță a reținut următoarele:

Reclamanta SC Z. SA este titulara mărcii verbale M. din 29 noiembrie 1968, reînnoită la data de 29 noiembrie 1998, pentru produsul din clasa 33, coniac. Acțiunea în contrafacerea mărcii menționate a fost admisă, reținându-se, cu caracter irevocabil, că pârâta SC V.V. SA, care are înregistrată marca M. pentru clasa 39, transport, a comercializat băuturi alcoolice sub această marcă înregistrată. S-a apreciat că această ilicită săvârșită de către V.V. prin folosirea semnului identic, M., pentru produse identice, băuturi alcoolice, clasa 33, reprezintă, într-adevăr, cea mai gravă formă de contrafacere a unui drept de proprietate intelectuală, impunând lipsirea contrafăcătorului de foloasele materiale rezultate de pe urma actelor de contrafacere, iar existența faptei ilicite, ca element al răspunderii civile delictuale, a fost stabilită cu putere de lucru judecat în dosarul de contrafacere.

Contrar susținerilor pârâtei, faptul că este îndeplinită condiția vinovăției rezultă din împrejurarea că V.V. a acționat cu intenție, știind că drepturile de proprietate industrială aparțin reclamantei. Pârâta a solicitat înregistrarea mărcii M. pentru băuturi alcoolice, cerere respinsă de O.S.I.M. întrucât i se opunea marca M. din 29 noiembrie 1968 reînnoită, aparținând reclamantei Z.

Atingerea dreptului la marcă constă în actul de contrafacere în sine, în simplul fapt de întrebuințare materială a denumirii susceptibile de a produce confuzie cu marca înregistrată. Acțiunea în contrafacere intentată de reclamantă împotriva aceleiași pârâte a fost soluționată irevocabil, constatându-se că pârâta nu a folosit marca M. nr. x pentru serviciile de transport pentru care a înregistrat-o, ci pentru produse proprii, reprezentând băuturi alcoolice, respectiv distilat din vin, utilizând pentru aceste produse marca înregistrată M., a cărei titulară este reclamanta. În materia răspunderii civile delictuale, buna-credință nu este exoneratoare de răspundere, care operează, în principiu, pentru cea mai ușoară culpă. În același timp, în considerarea statutului de comerciant în exercițiul căruia a fost săvârșită fapta, tribunalul a reținut că este imposibil a se aprecia că pârâta a fost de bună-credință săvârșind actele de contrafacere constatate prin soluțiile pronunțate în Dosarul nr. 10179/3/2005 și că a acționat fără intenție, cu atât mai mult că i-ar fi imputabilă cea mai ușoară culpă.

Interpretarea corelată a dispozițiilor art. 92 din Legea nr. 84/1998 cu prevederile art. 998 - 999 din C. civ. de la 1864, dreptul comun în materia acordării de despăgubiri pentru prejudicii cauzate prin săvârșirea actelor de contrafacere, prevederi neafectate de reglementarea O.U.G. nr. 100/2005, de asemenea incidentă în cauză, determină în ceea ce privește prejudiciul efectiv suferit de pârâtă concluzia că acesta constă în profitul net realizat de V.V. din vânzarea băuturilor alcoolice purtând marca M., profit stabilit prin expertiza contabilă efectuată în cauză, respectiv suma de 2.411.779 RON.

Modalitatea de evaluare a daunelor, conform dispozițiilor art. 14 alin. (2) din O.U.G nr. 100/2005 presupune luarea în considerare a tuturor aspectelor corespunzătoare, cum ar fi consecințele economice negative, în special pierderea câștigului suferită de partea vătămată, a beneficiilor realizate în mod injust de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat și, după caz, a altor elemente, altele decât factorii economici, respectiv prejudiciul moral cauzat titularului dreptului încălcat. Ca urmare, beneficiile realizate fără justă cauză de către pârâtă sunt echivalente cu beneficiile nerealizate de către reclamantă, baza de calcul a prejudiciului reprezentând-o profitul brut indicat în raportul de expertiză. Prejudiciul efectiv suferit de SC Z. SA îl constituie profitul obținut de pârâtă, calculat ca diferență între veniturile totale din vânzări și totalul costurilor.

Conform raportului de expertiză, profitul ilicit a fost determinat cu respectarea reglementărilor în domeniul contabilității, tribunalul apreciind că profitul reprezintă criteriul de evaluare obiectiv, legal, dar și adecvat al daunelor-interese materiale. Aceasta, întrucât este evident că efectele actelor de contrafacere se reflectă în profitul activității comerciale a pârâtei, în perioada de referință. De asemenea, datele speței relevă că începând din trimestrul II al anului 2007, V.V. a și sistat producția și comercializarea băuturilor spirtoase sub marca M., fără ca încetării activității de contrafacere să-i corespundă o creștere a cantității de produse marca M. vândută de Z. Nu se poate reține astfel că daunele reclamantei au rezultat în mod necesar, anterior, în perioada 2003 - 2007, din scăderea vânzărilor, din pierderea clientelei și diluarea mărcii în percepția consumatorilor, criterii de altfel imposibil de cuantificat în absența oricăror probe care să fi fost administrate de către reclamantă în acest sens.

În același timp, prima instanță a mai observat că, inițial, reclamanta a arătat că solicită repararea prejudiciului efectiv care i-a fost cauzat, calculat pe baze contabile, în scopul determinării profitului nerealizat corespunzător întregii cantități de băutură alcoolică M. pe care V.V. a produs-o, respectiv a comercializat-o. În cadrul celui de-al doilea obiectiv al expertizei contabile, efectuată în cauză, la cererea reclamantei s-a solicitat determinarea cuantumului adaosului brut realizat de către V.V. aplicat la cantitatea de băutură M. comercializată de pârâtă în perioada 2003 - 2007, acest adaos brut fiind privit ca diferența dintre valoarea de comercializare și valoarea de producție/de achiziționare a produsului.

Răspunzând acestui obiectiv, expertul desemnat a arătat că noțiunea de "adaos" se aplică activității de comerț în cadrul activității economice a unei entități. În cazul de față, întrucât V.V. este o societate care desfășoară activitatea de producție, iar nu activitate de comercializare, nu se poate folosi decât noțiunea de profit, ca diferență între valoarea de comercializare și valoarea de producție.

În aceste circumstanțe, s-a apreciat că nu se poate proceda la stabilirea cuantumului prejudiciului efectiv suferit de reclamantă prin raportare la o noțiune inaplicabilă, aceea de "adaos" și prin calificarea artificială a costurilor fixe ori indirecte ca fiind o componentă a venitului total, ceea ce a impus, în privința determinării profitului, a fi luate în considerare concluziile raportului de expertiză.

Actele de contrafacere a mărcii în cauză au conferit pârâtei, în mod evident, un avantaj injust în atragerea parazitară a clientelei, fiind îndeplinită astfel și cerința legăturii de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu.

În consecință, sunt întrunite elementele constitutive ale răspunderii civile delictuale, elemente care permit recuperarea prejudiciului cauzat prin faptele pârâtei. Forma de vinovăție cu care a fost săvârșită fapta, rezultă din descrierea acesteia, pârâta cunoscând concurenții și folosind în mod voit denumirea în litigiu pentru a atrage clientela de pe piață. Raportul de cauzalitate dintre faptă și prejudiciu rezultă "ex re", dispozițiile O.U.G. nr. 100/2005, anterior evocate, stabilind expres posibilitatea titularului dreptului încălcat de a solicita despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a actelor de contrafacere. Prejudiciul este de asemenea evident, rezultând din folosirea mărcii reclamantei, folosire care leagă SC Z. SA de produsele SC V.V. SA, oferindu-i acesteia din urmă un profit obținut în mod nejustificat.

Vânzările pârâtei au crescut în mod nejustificat prin folosirea mărcii M., societatea reclamantă fiind în mod direct prejudiciată.

Tribunalul a înlăturat ca nefondat argumentul pârâtei conform căruia sfera de protecție, precum și drepturile și interesele lezate ale reclamantei se rezumă exclusiv la băutura vinars, în timp ce V.V. a susținut că ar fi comercializat o altă băutură alcoolică; drept urmare, reclamanta trebuia să probeze că acest produs a fost cumpărat de consumatori crezând că este vinars. Instanța a reținut, sub acest aspect, că reclamanta a susținut justificat că prin hotărârile irevocabile pronunțate în acțiunea în contrafacere s-a statuat că băuturile alcoolice care poartă semnul M., comercializate de pârâta V.V., încalcă marca M. a cărei titulară este reclamanta, fără a se face vreo altă distincție între produse, cu consecința că atragerea răspunderii intervine pentru orice astfel de act de folosință ilicită care a fost identificat în contabilitatea pârâtei.

În egală măsură, s-a precizat că nu poate fi primit nici argumentul potrivit căruia inexistenței în obiectul de activitate al reclamantei a fabricării băuturilor alcoolice distilate, pârâta îi atribuie efecte similare stingerii dreptului la marcă, astfel cum este acesta reglementat de legislația în vigoare.

Tot astfel, raportat la datele speței, tribunalul a considerat irelevant în stabilirea existenței prejudiciului suferit de societatea reclamantă faptul că această companie obține sau nu profituri comparabile cu pârâta V.V., după cum apare ca lipsită de orice suport probatoriu alegația că vânzarea băuturilor alcoolice M. a beneficiat în cea mai mare măsură de notorietatea mărcilor pârâtei, iar beneficiile datorate denumirii în discuție pot fi considerate inexistente dacă se coroborează menținerea profiturilor realizate de V.V. cu pierderile înregistrate de Z., chiar în condițiile în care V.V. nu a mai vândut aceste produse.

În ceea ce privește cererea de acordare de daune morale, având în vedere că, sub acest aspect, reclamanta nu a renunțat formal la judecată ori la dreptul pretins, concluziile de fond mărginindu-se la afirmația că acest capăt de cerere nu a mai fost susținut, prima instanță a observat, în acord cu jurisprudența în materie, că încălcarea unui drept la marcă nu implică, de plano, crearea unui prejudiciu moral. Totodată, în speță, îi revenea reclamantei sarcina de a proba, conform art. 1169 din C. civ. de la 1864, prejudiciul pretins, obligație a cărei neîndeplinire a condus la respingerea acestui capăt de cerere ca neîntemeiat.

Împotriva acestei sentințe au declarat apel reclamanta SC Z. SA și pârâta V.V. SA, ambele părți formulând critici proprii de nelegalitate și netemeinicie împotriva soluției apelate.

Ambele părți au formulat întâmpinare, solicitând respingerea ca nefondat a apelului declarat de partea adversă.

În apel a fost încuviințată și administrată proba cu înscrisuri.

Prin Decizia civilă nr. 7A din 17 ianuarie 2013 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale, apelurile formulate au fost respinse ca nefondate.

1. În ce privește apelul pârâtei SC V.V. SA, instanța de apel a reținut următoarele:

Prima critică formulată de pârâtă (după expunerea istoricului cauzei) a privit inexistența prejudiciului pretins de reclamanta SC Z. SA, aceasta susținând că prima instanță a procedat la aplicarea greșită în cauză a prevederilor art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005.

Din economia argumentelor apelantei-pârâte, curtea de apel a reținut că aceasta consideră că singurul prejudiciu suferit de reclamantă și care ar fi putut face obiectul reparației în speță (care, în accepțiunea sa, avea caracter real), echivalează cu beneficiul nerealizat de reclamantă ca urmare a activității ilicite a pârâtei, constând în scăderea vânzărilor produselor reclamantei comercializate sub marca M., acesta fiind, de altfel, primul criteriu prevăzut de art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005 ca modalitate de evaluare a prejudiciului.

În acest context, pârâta a subliniat că profitul înregistrat de cel care a efectuat acte de contrafacere reprezintă numai un criteriu subsidiar și alternativ cuprins în art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, în timp ce primul criteriu ce se impune a fi avut în vedere în mod prioritar este pierderea câștigului suferit de reclamantă, ceea ce în cauză nu s-a dovedit.

Instanța de apel a apreciat că atare susținere a pârâtei pleacă de la o premisă greșită, și anume că singura modalitate în care titularul drepturilor exclusive asupra unei mărci înregistrate poate fi vătămat prin utilizarea fără drept a mărcii sale, ar fi prin scăderea profiturilor rezultate din activitatea de comercializare a produselor sub marca respectivă.

Acest punct de vedere este greșit, fiind în dezacord și cu jurisprudența instanțelor române și europene, invocată de apelanta-pârâtă însăși.

Dimpotrivă, încălcarea drepturilor exclusive asupra mărcii are ca prim efect, de natură a-l prejudicia pe titularul mărcii, lipsa exclusivității conferite de înregistrarea semnului.

În al doilea rând, utilizarea semnului protejat fără drept conduce la diluția semnului, care este perceput în mod diferit de public, atunci când este folosit pentru produse sau servicii similare, dar nu cele ale titularului de marcă (în sensul că nu aparțin acestuia), astfel încât calitățile atribuite în mod obișnuit de consumator produsului purtând marca sunt alterate și, prin confuzia creată, consumatorul își schimbă părerea cu privire la produsele sau serviciile titularului de marcă.

În acest context, instanța de apel a reținut că prejudiciul suferit de titularul mărcii ca urmare a folosirii fără drept de către un terț a semnului protejat, nu are, în toate ipotezele, o corespondență cuantificabilă în scăderea vânzărilor sale.

De aceea, criteriile stabilite de O.U.G. nr. 100/2005 nu se exclud reciproc, ci, dimpotrivă, textul cuprinde o enumerare a modalităților concrete de stabilire a prejudiciului suferit de titularul mărcii, unul dintre acestea fiind beneficiul injust realizat de contrafăcător.

Instanța de apel a înlăturat afirmația apelantei-pârâte în sensul că primul criteriu, beneficiul nerealizat de reclamantă, este singurul ce poate fi luat în calcul, tocmai pentru că vătămarea nu constă, în toate cazurile, în scăderea profitului titularului.

În susținerea acestei concluzii, instanța de apel a mai invocat și un argument de interpretare gramaticală.

Astfel, s-a arătat că art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005 prevede:

"La stabilirea daunelor-interese instanța judecătorească va lua în considerare:

a) toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi consecințele economice negative, în special, pierderea câștigului suferită de partea vătămată, beneficiile realizate în mod injust de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat și, după caz, elemente, altele decât factorii economici, cum ar fi, prejudiciul moral cauzat titularului dreptului încălcat; sau

b) cu titlu de alternativă, atunci când este cazul, fixarea unei sume forfetare pentru daunele-interese, pe baza unor elemente cum ar fi cel puțin suma redevențelor sau valoarea drepturilor care ar fi fost datorate, dacă persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat ar fi cerut autorizația de a utiliza dreptul de proprietate în cauză."

Instanța de apel a observat că reperele cuprinse la lit. a) sunt enumerate, deci nu sunt alternative, oricare dintre ele (sau toate împreună) putând fi luat(e) în considerare la cuantificarea prejudiciului.

Totodată, reperul cuprins la lit. b) este în mod expres menționat ca fiind alternativ, pentru ipoteza în care nu pot fi aplicate criteriile cuprinse la lit. a) a textului și întotdeauna la solicitarea titularului.

Per a contrario, la aplicarea textului, instanța va da efect cu prioritate criteriilor cuprinse în art. 14 alin. (2) lit. a) din Ordonanță, iar titularul poate alege, alternativ, să solicite aplicarea prevederilor aliniatului al doilea, atunci când împrejurările o cer.

În concluzie, curtea de apel a înlăturat ca nefondate toate criticile pârâtei în sensul că nu s-a dovedit vreun prejudiciu constând în scăderea vânzărilor sau a profitului realizat de reclamantă, deoarece criteriul indicat în speță de reclamant (acesta fiind cel care stabilește, prin cererea sa, limitele judecății) și cu privire la care s-au administrat probe în speță este cel al beneficiului realizat pe nedrept de contrafăcător.

Cu referire la dispozițiile legale aplicabile cauzei și la raportul dintre reglementările generale și cele speciale, instanța a reținut, pe de o parte, că nu există nicio contradicție între dispozițiile art. 92 din Legea nr. 84/1998 și prevederile O.U.G. nr. 100/2005, ci, dimpotrivă norma generală (Legea nr. 84/1998) a trimis la condițiile dreptului comun de reparare a prejudiciilor pentru fapte ilicite; pe de altă parte, normele speciale din O.U.G. nr. 100/2005 completează legea generală și, dacă sunt derogatorii de la acestea, se aplică cu prioritate, în virtutea principiilor generale de drept.

În consecință, s-a apreciat a fi lipsită de relevanță împrejurarea că la edictarea art. 92 din Legea nr. 84/1998 prevederile O.U.G. nr. 100/2005 nu erau în vigoare, câtă vreme raportul dintre aceste norme este cel menționat, constatându-se că prima instanță nu a încălcat regula aplicării legii speciale în detrimentul legii generale.

Dimpotrivă, s-a constatat că tribunalul a aplicat prevederile art. 14 alin. (2) din Ordonanță la momentul stabilirii prejudiciului, reținând, în același timp, în mod judicios, că normele generale cuprinse în art. 92 din Legea nr. 84/1998 și în art. 998 - 999 C. civ. 1864 nu sunt contrare reglementării speciale, condițiile răspunderii delictuale pentru contrafacerea mărcii fiind aceleași cu cele cuprinse în dreptul comun.

Nici căderea în desuetudine a prevederilor art. 92 din lege nu a putut fi reținută drept argument valid, deoarece acest text nu reprezintă decât o normă de trimitere la dispozițiile dreptului comun. Or, adoptarea legii speciale va exclude aplicarea normelor dreptului comun numai în privința aspectelor reglementate diferit în legea nouă.

Legiuitorul a procedat la adoptarea O.U.G. nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială, în scopul declarat al transpunerii "Directivei nr. 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004, referitoare la respectarea drepturilor de proprietate intelectuală." Noua reglementare cuprinde măsuri speciale de protecție a drepturilor ce fac obiectul său de aplicare (atât în scopul protecției provizorii a dreptului, cât și în scopul facilitării probațiunii în procedurile judiciare) și criterii concrete de determinare a prejudiciului, însă nu derogă de la cerințele art. 998 - 999 C. civ. 1864 privind angajarea răspunderii pentru fapta ilicită, și anume existența unei fapte ilicite, prejudiciul, legătura de cauzalitate și vinovăția.

Legat de acest aspect, instanța de apel a înlăturat și ultimul argument al apelantei-pârâte, în sensul că folosirea criteriului beneficiului realizat pe nedrept de cel care a săvârșit contrafacerea ar da naștere unor abuzuri din partea titularilor de drepturi, care vor sta în pasivitate o perioadă îndelungată de timp pentru a reclama beneficiul folosirii fără drept a unei mărci neutilizate.

S-a apreciat că aspectul nefolosirii mărcii nu poate fi opus în speță reclamantei față de respingerea cu caracter irevocabil a acțiunii în decădere (prin Sentința civilă nr. 29 din 11 ianuarie 2006 a Tribunalului București, secția a III-a civilă), acolo fiind dezlegate aspecte de fapt și de drept ce nu pot fi repuse în discuție în pricina pendinte.

Mai mult, argumentul apelantei-pârâte se bazează pe o prezumție de rea-credință a apelantei reclamante (starea sa de pasivitate destinată solicitării de despăgubiri pentru o perioadă de timp îndelungată), în condițiile în care o asemenea atitudine subiectivă trebuia să facă obiectul probațiunii pârâtei, buna-credință fiind prezumată în sistemul C. civ. 1864.

S-a constatat că, în schimb, pârâta susține că folosirea fără drept a mărcii reclamante ar îmbrăca forma unei activități licite, invocând împrejurarea că reclamanta nu folosea semnul, ceea ce, în opinia sa, pare a-i justifica actele de contrafacere. Instanța de apel a considerat că un asemenea punct de vedere nu poate fi primit, întrucât singurul subiect de drept a cărui răspundere poate fi antrenată pentru încălcarea dreptului la marcă este cel care săvârșește această încălcare și în niciun caz titularul, chiar aflat în pasivitate, față de existența încălcării. Pentru pasivitatea suficient de îndelungată a titularului legiuitorul a prevăzut alte sancțiuni, a căror aplicare a fost însă refuzată de instanțe între părțile raportului juridic de față.

Într-o altă critică, de ordin procedural, apelanta-pârâtă a susținut că la momentul încuviințării probelor, prima instanță s-ar fi antepronunțat, lăsând să se întrevadă soluția ce urma a fi dată cererii cu care era învestită, deoarece a încuviințat toate obiectivele propuse de reclamantă și a respins obiectivele solicitate de pârâtă la efectuarea expertizei judiciare, obiective ce priveau pierderile suferite efectiv de reclamantă, anume determinarea cantității existente în stocul reclamantei de produse marcate cu semnul M. și cea produsă efectiv de aceasta, în intervalul de timp de referință, sub aceeași marcă.

Procedând în acest fel, în opinia pârâtei, judecătorului cauzei i-a lipsit imparțialitatea la care era obligat, dar și rolul activ.

Instanța de apel, în analiza acestei critici a apreciat că de vreme ce chestiunea invocată de pârâtă ca indiciu de imparțialitate îmbrăca, în opinia acesteia, forma unui motiv de recuzare (art. 27 pct. 7 C. proc. civ.), aceasta era obligată a invoca acest aspect imediat după ivirea motivului, astfel cum textul menționat stabilește în mod imperativ, ceea ce nu s-a întâmplat; ca atare, acest aspect nu poate fi invocat direct în apel.

În al doilea rând, s-a observat că obiectivele propuse de apelanta pârâtă la efectuarea expertizei priveau propria sa viziune cu privire la modul de calcul al prejudiciului pretins suferit de reclamantă. Or, astfel cum deja s-a apreciat, limitele învestirii instanței, în raport de care se administrează și probele, sunt stabilite de reclamant. Prin urmare, dacă reclamanta a solicitat ca la determinarea prejudiciului să fie avut în vedere profitul realizat pe nedrept prin activitatea de contrafacere de către pârâtă, instanța nu era în măsură să determine prejudiciul în alte coordonate, situație în care fie admitea cererea și aplica legea conform susținerilor reclamantei, fie respingea solicitarea de despăgubiri.

În consecință, s-a apreciat că nu prezintă relevanță împrejurarea că, în realitate, tribunalul a încuviințat în parte obiectivele solicitate de pârâtă (respectiv pe cele care tindeau la evaluarea producției de vinars M. de către reclamantă și a încasărilor acesteia rezultate din comercializarea acestui produs), cenzurând doar acele obiective pe care nu le-a găsit utile soluționării cauzei.

Apelanta-pârâtă a mai susținut prin motivele de apel că reclamanta Z. nu poate pretinde beneficiul realizat de ea din vânzarea de băuturi ce conțin alcool etilic sub marca M., deoarece reclamanta însăși nu deține autorizație în scopul producerii unor asemenea produse; acest argument a fost înlăturat ca fiind lipsit de interes din perspectiva condițiilor legale ale răspunderii pentru încălcarea dreptului la marcă.

Pe de altă parte, existența contrafacerii (constatată printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă) creează premisele răspunderii pentru fapta ilicită, independent de dimensiunea folosirii mărcii de către titular; totodată, deja s-au arătat motivele pentru care prejudiciul izvorât din faptul ilicit al contrafacerii nu sunt legate de beneficiul nerealizat de titular din exploatarea mărcii, ci sunt apreciate prin raportare la beneficiul injust al celui ce a săvârșit fapta.

A fost înlăturată ca nefondată și susținerea pârâtei potrivit căreia prejudiciul maxim ce putea fi solicitat de reclamantă consta în profitul net obținut din vânzarea stocului său de vinars M. Or, avându-se în vedere criteriile enumerate de lege, cuantificarea prejudiciului nu se face conform solicitării pârâtului, ci în raport de cererea reclamantului. Mai mult, de vreme ce s-a reținut deja că întinderea activităților reclamantei de folosire efectivă a mărcii nu condiționează protecția acesteia (câtă vreme și acțiunea în decădere a fost respinsă), argumentul nu poate fi primit.

Printr-o altă critică apelanta-pârâtă a susținut că nu se poate pune semnul egalității între riscul de confuzie, reținut de instanța care a soluționat acțiunea în contrafacere, și existența efectivă a prejudiciului, deoarece riscul de confuzie reprezintă o situație cu potențial de a produce anumite prejudicii, or, reclamanta nu a dovedit că acestea s-au produs efectiv, respectiv confuzia în care s-ar fi aflat consumatorii față de produsele celor două părți litigante.

S-a constatat că acest argument ignoră principiile de bază ale protecției dreptului la marcă împotriva contrafacerii, unul dintre acestea fiind cel potrivit căruia legea a calificat drept faptă ilicită însăși folosirea fără drept a unui semn identic sau similar, pentru produse similare, dacă există riscul de confuzie.

Drept urmare, legea prezumă că o atare folosire, aptă a crea confuzie consumatorului cu privire la originea produselor contrafăcute, este și generatoare de prejudicii, pentru că, în caz contrar, nu ar fi existat reglementarea cuprinsă în art. 36 din Legea nr. 84/1998, care permite titularului să ceară încetarea încălcării.

Măsurile de interzicere a folosirii pe care titularul mărcii le poate solicita sunt ele însele modalități primare de restabilire a situației anterioare săvârșirii faptei ilicite; după caz, ele pot fi sau nu însoțite de acordarea de despăgubiri, în funcție de manifestarea de voință a titularului și de circumstanțele cauzei. Prin urmare, în egală măsură încetarea folosirii și acordarea de despăgubiri presupun constatarea unei încălcări și implică existența prejudiciului.

În schimb, a susține că riscul de confuzie constatat irevocabil de instanță ca și condiție a acțiunii în contrafacere nu este decât eventual și, în consecință, a cere titularului să dovedească în concret numărul de consumatori care s-au aflat în eroare cu privire la proveniența bunurilor sau serviciilor purtând marca în discuție (în scopul cuantificării pierderii suferite de titular) ar goli de conținut însăși instituția protecției dreptului la marcă.

A fost înlăturată ca nefondată și critica privind nemotivarea hotărârii primei instanțe sub aspectul existenței prejudiciului, chiar dacă tribunalul a reținut în mod concis că acesta rezultă din însăși folosirea mărcii de către pârâtă.

Cu privire la vinovăție, apelanta-pârâtă a susținut prin apelul său că această condiție a răspunderii nu este întrunită în persoana sa în forma intenției, cum impune legea, justificat de o serie de împrejurări de fapt care au fost apreciate ca nefondate în sensul învederat prin cererea de apel.

Astfel, pe de o parte, instanța a constatat că pârâta nu a contestat temeinicia considerentelor tribunalului, în sensul că intenția de săvârșire a faptei ilicite rezultă din împrejurarea că apelanta-pârâtă își cunoștea concurenții, deci și existența și obiectul de activitate al reclamantei, astfel încât, pârâta nu a intenționat a atrage clienții reclamantei.

Totodată, atitudinea subiectivă a apelantei-pârâte (ce are calitatea de profesionist) față de existența mărcii înregistrate trebuie să fie examinată în alte coordonate decât cea unui consumator.

Astfel, îndeplinirea formalităților de publicitate a mărcii asigură opozabilitatea acesteia față de orice terț (cu excepția titularului de drepturi anterioare), care nu mai poate invoca necunoașterea existenței mărcii, publicarea mărcii instituind o prezumție simplă în sensul că aceasta a ajuns la cunoștința terților.

Mai mult, în cazul profesioniștilor, cum este apelanta-pârâtă, aceste aspecte sunt examinate cu mai multă strictețe, având în vedere că ambele societăți litigante au același obiect de activitate (fiind nerelevantă împrejurarea că produc și comercializează tipuri diferite de băuturi alcoolice). În aceste coordonate faptice, pârâta era ținută a cunoaște existența mărcii M. și a se abține de la orice acte de încălcare.

Argumentul apelantei în sensul că, văzând că reclamanta nu mai produce vinars M., a considerat că poate folosi semnul, nu înlătură vinovăția acesteia, ci dovedește eventual că pârâta nu a urmărit atragerea clienților acesteia și, implicit, contrafacerea, însă nefiind răsturnată prezumția mai sus amintită în sensul că existența mărcii îi era cunoscută, curtea reține că fapta ilicită de contrafacere a fost săvârșită în speță cu intenție indirectă, pârâta acceptând implicit că ar putea produce un prejudiciu titularului mărcii înregistrate prin comercializarea produselor purtând semnul protejat.

În legătură cu argumentația apelantei asupra inexistenței vinovăției, deși aceasta își justifică lipsa de vinovăție prin convingerea că în privința mărcii reclamantei M. operase decăderea, s-a apreciat că acesteia nu îi revenea atributul calificării unei asemenea situații, față de reglementarea clară cuprinsă în Legea nr. 84/1998 privind necesitatea constatării decăderii de către instanță în urma parcurgerii unei proceduri judiciare. Prin urmare, o asemenea apreciere nu justifică încălcarea unui drept recunoscut de lege, anterior încetării acestuia ca efect al unei hotărâri judecătorești irevocabile.

În consecință, au fost înlăturate ca lipsite de relevanță apărările pârâtei în sensul bunei sale credințe, precum și susținerile sale privitoare la lipsa activității de producție și comercializare a vinarsului M. din partea apelantei-reclamante.

De asemenea, s-a apreciat că buna-credință a pârâtei nu poate rezulta din calitatea și prețul inferior al băuturilor produse și comercializate de aceasta sub marca M., (în contextul cerinței vinovăției), câtă vreme calitatea sa de profesionist implică și cunoașterea împrejurării că folosirea unui semn protejat pentru produse cu un preț mai scăzut și de calitate inferioară decât ale titularului mărcii, nu este de natură a înlătura riscul de confuzie. Dimpotrivă, consumatorul, care de cele mai multe ori nu întâlnește ambele produse împreună, va fi mult mai tentat să cumpere produsul mai ieftin, deoarece acesta va fi mai atractiv, iar calitatea inferioară nu va avea ca efect decât prejudicierea titularului (cum s-a subliniat mai sus, la analiza cerinței prejudiciului), prin diluarea mărcii.

Aspectul invocat de aceeași pârâtă, cu referire la pasivitatea reclamantei vreme de 5 ani (timp în care pârâta apelantă a desfășurat activitatea de contrafacere), nu conduce la reținerea bunei-credințe a pârâtei, deoarece instanța analizează atitudinea subiectivă a pârâtei pe întreaga perioadă de referință; or, la momentul începerii săvârșirii faptei ilicite, această pasivitate nu exista și, în plus, omisiunea apelantei reclamante de a acționa împotriva contrafăcătorului nu justifică, din punct de vedere subiectiv, încălcarea.

Prin urmare, contrar susținerilor pârâtei, s-a apreciat a fi îndeplinită și cerința vinovăției la angajarea răspunderii pârâtei pentru fapta sa ilicită.

În privința legăturii de cauzalitate, apelanta-pârâtă nu a contestat afirmația primei instanțe în sensul că aceasta rezultă ex re, având în vedere și dispozițiile O.U.G. nr. 100/2005, care reglementează expres posibilitatea titularului de a solicita despăgubiri pentru încălcare, iar instanța de apel și-a însușit acest argument.

Aceeași apelantă-pârâtă a invocat și caracterul contradictoriu al considerentelor primei instanțe, în sensul că, pe lângă constatarea de mai sus, asupra legăturii de cauzalitate, tribunalul a statuat că prejudiciul rezultă din obținerea de către V. a unui profit nejustificat ca urmare a folosirii mărcii M., iar acest prejudiciu nu poate fi legat strict de pierderea clientelei și de diluția mărcii, aceste aspecte fiind imposibil de cuantificat în absența probelor administrate în acest sens de reclamantă.

Curtea de apel a constatat însă că această afirmație nu privește cerința legăturii de cauzalitate dintre fapta ilicită și prejudiciu.

Dimpotrivă, tribunalul a răspuns apărărilor pârâtei în sensul că prejudiciul nu poate fi format decât din beneficiul nerealizat de reclamanta titular al mărcii, arătând că prejudiciul suferit de titular nu este întotdeauna indisolubil legat de pierderea clientelei și de scăderea vânzărilor, ci și de profitul realizat injust de cel care a încălcat dreptul asupra mărcii, ceea ce a constituit criteriul ales de reclamantă în solicitarea despăgubirilor, potrivit și celor completate prin considerentele deciziei.

2. În ce privește apelul reclamantei SC Z. SA, instanța de apel a constatat că singura nemulțumire exprimată de această parte privește modul de stabilire de către prima instanță a cuantumului despăgubirilor materiale, apelanta-reclamantă considerând că o reparare integrală a prejudiciului suferit s-ar putea realiza numai prin acordarea cu titlu de despăgubiri a diferenței dintre prețul de vânzare și prețul de producție și nu doar a profitului net obținut de pârâta V. din comercializarea produselor purtând marca sa.

Instanța de apel a apreciat însă că reclamanta interpretează greșit textele incidente.

Astfel, prevederile art. 3 alin. (2), art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005 și ale art. 45.1 din Acordul TRIPS fac referire la necesitatea reparării integrale a daunei, fără ca vreunul dintre aceste texte să circumstanțieze noțiunea de beneficiu injust realizat de persoana care a încălcat dreptul exclusiv asupra mărcii, cu atât mai puțin în sensul susținut de reclamantă, anume al obligării contrafăcătorului la despăgubiri în cuantumul tuturor sumelor obținute din vânzarea produselor incriminate, mai puțin prețul de producție.

Într-adevăr, legea nu leagă modul de stabilire a despăgubirilor de noțiuni economice sau contabile, tocmai pentru că, așa cum s-a arătat și la analiza apelului pârâtei, instanța este chemată a aplica unul sau mai multe dintre criteriile enumerate de art. 14 alin. (2) lit. a) sau, după caz, lit. b), apreciind în funcție de circumstanțele speței, modul concret de cuantificare a despăgubirilor cuvenite titularului.

Prin urmare, s-a apreciat a fi lipsită de relevanță distincția pe care o realizează reclamanta între noțiunile de "profit" și "adaos", deoarece legea nu statuează decât în termeni generici, cu privire la "beneficiile realizate în mod injust".

A fost înlăturată și susținerea reclamantei în sensul că instanța a adăugat la lege (art. 92 din Legea nr. 84/1998) când a statuat că repararea prejudiciului se face prin acordarea profitului net realizat de pârâtă, curtea de apel apreciind că tribunalul, în limitele atribuțiilor sale, a procedat la interpretarea legii [art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005] în raport de intenția legiuitorului, în limitele externe și interne ale textului.

S-a apreciat însă că nu este lipsit de pertinență argumentul reclamantei în sensul că, stabilind cuantumul despăgubirilor la nivelul profitul net obținut de pârâtă din activitatea de producție și comerț sub denumirea protejată M., se dă prilej celui ce a săvârșit fapta ilicită să păstreze cheltuielile indirecte ocazionate de activitatea sa ilicită, în sensul că nu va fi obligat să restituie valoarea tuturor serviciilor prestate în cursul acestei activități.

În analiza acestei critici, s-a constatat că interpretarea noțiunii de beneficiu realizat în mod injust în termenii propuși de reclamantă ar face dificilă determinarea cu acuratețe a acestor cheltuieli, care sunt incluse, în opinia reclamantei, în noțiunea de beneficiu injust, respectiv a acelora care au adus efectiv un avantaj economic de orice fel pârâtului (și numai acestuia, nu și unor terți), deoarece această modalitate de determinare propusă de apelanta-reclamantă poate conduce la aplicarea unor criterii arbitrare în stabilirea despăgubirilor.

Instanța de apel a apreciat că solicitarea apelantei-reclamante nu poate fi primită, ceea ce rezultă și din economia reglementării cuprinse în O.U.G. nr. 100/2005, art. 3 alin. (2), potrivit cu care: "Măsurile, procedurile și repararea daunelor trebuie să fie efective, proporționale cu drepturile încălcate, descurajatoare și să fie aplicate astfel încât să se evite crearea de obstacole în calea comerțului legitim și totodată să ofere protecție împotriva folosirii abuzive a acestora."

Or, câtă vreme este lipsit de dubiu că activitatea economică a apelantei-pârâte excede cadrului actelor de contrafacere ce fac obiectul cauzei de față (respectiv producția și comercializarea de băuturi sub denumirea protejată M.), cererea reclamantei ar putea naște posibilitatea împiedicării comerțului acesteia ce îmbracă o formă legitimă, față de dificultatea de a discerne cheltuielile indirecte aferente doar unei părți a activității sale.

De asemenea, s-a apreciat că soluția propusă de reclamantă nu respectă nici criteriul proporționalității despăgubirii cu gravitatea faptei, curtea de apel constatând, sub acest aspect, că la data săvârșirii faptelor de contrafacere, pârâta era titulara mărcii M. din 2 februarie 2001 pentru servicii de transport din clasa 39 (situație în raport de care s-a constatat că a folosit semnul pentru o altă clasă de produse sau servicii decât cea pentru care a fost înregistrată), împrejurarea care nu poate avea caracter exonerator de răspundere, ci de circumstanță ce permite aprecierea gravității faptei.

Contrar susținerilor apelantei-reclamante, s-a apreciat că prima instanță a aplicat corect principiile generale de reparare a prejudiciului în materia încălcării dreptului la marcă, cuprinse în legea internă și în reglementările internaționale invocate de reclamantă, astfel încât, criticile valorificând încălcarea principiilor proporționalității și reparării complete a prejudiciului sunt nefondate.

În susținerea acestei concluzii au fost observate și îndrumările Observatorului European în materie, referitoare la caracterul esențialmente compensatoriu al despăgubirilor, care susțin interpretarea dată de instanțele învestite cu soluționarea cauzei de față, deoarece punctul de vedere al apelantei-reclamante susține mai mult un caracter sancționatoriu al reparațiilor în discuție.

Într-o altă critică, apelanta-reclamantă a susținut că suma acordată de prima instanță cu titlu de despăgubiri (2.411.779 RON) nu corespunde concluziilor raportului de expertiză (2.871.165 RON), cuantumul stabilit nefiind susținut de materialul probatoriu administrat.

Instanța de apel a constatat că suma stabilită în dispozitivul sentinței apelate reprezintă profitul net constatat de expertul contabil judiciar ca rezultat din activitatea ilicită a pârâtei în perioada de referință, la care s-a aplicat cota unică de impozit de 16%, având în vedere că suma achitată bugetului de stat cu titlu de impozit nu a profitat apelantei-pârâte și nu a intrat în patrimoniul acesteia, astfel încât nu se cuvenea a fi inclusă în calculul despăgubirilor.

Pentru toate aceste considerentele, în temeiul art. 296 C. proc. civ., constatând legalitatea și temeinicia sentinței apelate, instanța a respins ca nefondate apelurile formulate în cauză; s-a respins și solicitarea apelantei-pârâte de plată a cheltuielilor de judecată în apel, constatând că aceasta din urmă a căzut în pretenții, la fel ca și apelanta-reclamantă, prevederile art. 274 C. proc. civ., nefiind aplicabile în situația de față.

În termen legal, împotriva acestei decizii au promovat recurs atât reclamanta SC Z. SA, cât și pârâta SC V.V. SA.

1. Recurenta reclamantă, în recursul său, s-a prevalat de ipotezele de nelegalitate prevăzute de art. 304 pct. 7 și 9 C. proc. civ., susținând că hotărârea cuprinde motive contradictorii și este dată cu încălcarea și aplicarea greșită a legii.

a. În ce privește prima ipoteză de recurs, recurenta învederează că instanța a respins apelul său cu argumente contradictorii.

Astfel, a reținut că dispozițiile art. 3 alin. (2), art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005 și art. 45 alin. (1) din Acordul TRIPS nu circumstanțiată noțiunea de "beneficiu injust", situație în care ar fi lipsită de relevanță distincția dintre "profit" și "adaos" și, în plus, că interpretarea noțiunii de "beneficiu realizat în mod injust" ar face dificilă determinarea cu acuratețe a cheltuielilor care se includ în noțiunea de "beneficiu injust" și respectiv "avantaj economic".

Pe de altă parte, într-un alt considerent, s-a arătat că nu este lipsit de pertinență argumentul reclamantei în sensul că, stabilind cuantumul despăgubirilor la nivelul profitul net obținut din activitatea de producție și comerț sub denumirea M., se dă prilej celui care a săvârșit fapta ilicită să păstreze cheltuielile indirecte ocazionate de această, în sensul că nu va fi obligat să restituie valoarea tuturor serviciilor prestate în cursul acestei activități.

Cu alte cuvinte, în considerente succesive, instanța se contrazice întrucât, pe de o parte, se arată că susținerile recurentei adaugă la lege, iar pe de altă parte, se recunoaște că sunt pertinente aceste argumente, întrucât nu sunt de natură a conduce numai la repararea integrală a prejudiciului, ci să lipsească pe contrafăcător de beneficiile obținute prin activitatea ilicită, caz în care, apelul său trebuia admis iar pârâta obligată, cu titlu de daune, la suma stabilită prin expertiză, iar nu la suma pe care și prima instanță a acordat-o.

Recurenta susține că și afirmațiile instanței de apel în sensul că este lipsită de relevanță distincția între "profit" și "adaos", că legea nu circumstanțiată noțiunea de "beneficiu injust", or că legea statuează în termeni generici cu privire la beneficiile realizate în mod injust, sunt, de asemenea, contradictorii.

În opinia sa, "beneficiul injust" este tot ceea ce contrafăcătorul a obținut prin folosirea fără drept a mărcii M. Faptul că el a desfășurat și alte activități în condiții de legalitate nu justifică în niciun caz soluția instanței de a permite contrafăcătorului să păstreze beneficiile (de orice natură sunt acestea) și în orice s-ar fi concretizat ele (bani lichizi, bani care au fost investiți în lucrări de tehnologizare, achiziție de materii prime, autovehicule, mobilier, salarii, bonuri de masă, profit, dividende, alte bunuri etc.). Nimic din ceea ce s-a dobândit pe seama unei activități ilicite, prin încălcarea drepturilor exclusive ale titularului de marcă, nu se cuvine contrafăcătorului, indiferent de destinația pe care au primit-o beneficiile astfel obținute.

Conform raționamentului instanței, dacă beneficiile obținute din utilizarea fără drept a mărcii sale ar fi fost folosite în întregime pentru alte activități lucrative, pe care le desfășoară fără încălcarea drepturilor reclamantei, atunci victimei încălcării drepturilor nu i s-ar cuveni nimic. În realitate, beneficiile injuste sunt și cele obținute din activități desfășurate fără încălcarea unor drepturi exclusive, dacă acestea sunt obținute pe seama beneficiilor rezultate din activități ilicite; în această ipoteză, ceea ce se întâmplă în fapt este multiplicarea beneficiului injust, iar nu obținerea de beneficii licite.

De asemenea, instanța de apel a reținut din economia reglementărilor incidente că măsurile procedurale și repararea daunelor trebuie să fie efective, proporționale, descurajatoare, să evite crearea de obstacole în calea comerțului legitim și să ofere protecție împotriva folosirii abuzive a acestora.

Cu toate acestea, instanța de apel a preluat din dispozițiile art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005 și a reținut doar ceea ce susținea soluția adoptată, ignorând însă acele ipoteze ale legii care conduceau la soluția contrară.

Astfel, au fost subliniate cuvintele "proporționale" și "să se evite crearea de obstacole în calea comerțului legitim", dar a fost ignorat cuvântul "descurajatoare".

Or, descurajatoare nu poate fi decât măsura lipsirii uzurpatorului de orice beneficiu obținut în urma utilizării fără drept a mărcii reclamantei, ceea ce concordă cu dispozițiile art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 care nu limitează daunele-interese, astfel cum a interpretat instanța de apel.

Pe de altă parte, interpretarea în sensul că noțiunea de "beneficiu injust" trebuie limitată doar la ceea ce i-a rămas efectiv contrafăcătorului nu are o natură descurajantă, ci, dimpotrivă, este încurajatoare pentru contrafăcător care, va investi beneficiile obținute în activități pe care pretinde că le desfășoară sau chiar le desfășoară în condiții licite.

În raport de cele arătate, recurenta susține că a demonstrat că instanța de apel s-a contrazis în argumente și că a aplicat greșit legea, astfel că hotărârea pronunțată este nelegală în conformitate cu dispozițiile art. 304 pct. 7 și pct. 9 din C. proc. civ. și se impune admiterea recursului pentru aceste motive.

b.1. În dezvoltarea motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ., recurenta arată următoarele:

Instanța de apel a dedus în mod nelegal din cuantumul despăgubirilor cota unică de impozitare (16%), deși suma stabilită ca despăgubiri este considerată cost și se deduce din baza de impozitare; prin urmare, au fost încălcate dispozițiile art. 17, Titlul II, Cap. I din Legea nr. 571/2003 (C. fisc.).

Conform textului invocat, cota de impozit se aplică la valoarea profitului impozabil (venitul înregistrat de o persoană juridică).

Or, prin obligarea SC V.V. SA la plata despăgubirilor către reclamantă, suma plătită cu titlu de despăgubiri de către V., în temeiul hotărârii judecătorești, va fi înregistrată în contabilitatea acesteia drept "cheltuială/plată", fiind dedusă din cuantumului total al încasărilor V., astfel că, se diminuează profitul impozabil al acestei societăți.

În schimb, suma va fi înregistrată în contabilitatea SC Z. SA ca venit, adăugându-se la profitul impozabil, urmând ca procentul de 16% cu titlu de impozit la această sumă, să fie plătit de către Z.

Pe de altă parte, conform aceluiași raționament al instanței, V. ar beneficia de o dublă scutire a plății acestui impozit, anume: 16% la momentul pronunțării hotărârii în prezenta cauză, precum și diminuarea cu 2.411.779 RON a întregii baze impozabile.

Pe de altă parte, expertul contabil judiciar, la momentul întocmirii raportului de expertiză, a calculat suma minimă ce ar putea fi acordată cu titlu de despăgubiri la 2.871.165,49 RON, la care nu a aplicat procentul de 16% și nici nu menționează necesitatea/eventualitatea aplicării acestei cote unice de impozitare.

Această nelegalitate a hotărârii instanței de apel urmează a fi înlăturată de către instanța de recurs, modificând, inclusiv sub acest aspect, decizia recurată.

b.2. Instanța de apel a încălcat dispozițiile art. 3 alin. (2) și art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005, făcând o aplicare greșită a acestor norme, atunci când definește noțiunea de "beneficiu realizat injust" și acordă despăgubirile corelative.

Astfel, se susține de către recurentă că au fost nelegal calificate pretențiile sale ca fiind în afara noțiunii de "beneficiu realizat în mod injust" și printr-o motivare contradictorie.

Interpretare a noțiunii de "beneficiu injust" a făcut și obiectul apelului, întrucât recurenta tindea la definirea noțiunii de "beneficiu" într-un înțeles propriu legii și nu în mod necesar raportat la noțiuni economice sau contabile predefinite.

În contextul argumentelor recurentei, este nelegală concluzia instanței de apel în sensul că dezlegarea dată de prima instanță aceleiași noțiuni se suprapune noțiunii contabile de "profit net".

Se mai arată de către recurentă că deși instanța de apel a reținut justețea apelului său, a dispus respingerea căii de atac sub motivul dificultății de a estima corect, ceea ce contravine cerinței legale prevăzute de art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, de lipsire a contrafăcătorului de "beneficiul injust".

Prin hotărârea recurată, deși instanța de apel a calificat ca fiind pertinent argumentul reclamantei în sensul că, stabilindu-se cuantumul despăgubirilor la profitul net obținut din activitatea de producție și comerț sub denumirea protejată M., se dă prilej celui ce a săvârșit fapta ilicită să păstreze cheltuielile indirecte ocazionate de activitatea sa ilicită, în sensul că nu va fi obligat să restituie valoarea tuturor serviciilor prestate în cursul acestei activități, cu toate acestea, apelul reclamantei a fost respins ca nefondat.

Or, o astfel de motivare era suficientă prin ea însăși să conducă la admiterea apelului reclamantei, fiind chiar dezlegarea problemei de drept deduse judecății.

Soluția instanței este vădit nelegală și profund injustă, pentru că știrbește partea vătămată de compensarea integrală a prejudiciului, deși instanța îi confirmă acest drept, dar și pentru că, în fața unei pretinse dificultăți de estimare exactă a despăgubirilor provenite din cheltuielile indirecte, reținute drept "beneficiu injust", a fost sacrificat, cu știință, un drept dovedit al reclamantei la compensare, în favoarea evitării riscului ca o estimare inexactă să nu prejudicieze pe autorul faptelor ilicite.

Recurenta mai arată că situația de fapt era corect stabilită, iar în cuprinsul expertizei, determinarea cheltuielilor indirecte s-a făcut exclusiv în raport cu activitatea economică a pârâtei privind folosirea mărcii M. și nu în raport cu întreaga sa activitate.

Acest aspect dezlegat deja era suficient să înlăture temerea instanței că "abordarea apelantei-reclamante ar putea naște posibilitatea împiedicării comerțului acesteia (V.) ce îmbracă o formă legitimă, față de dificultățile de a discerne cheltuielile indirecte aferente doar unei părți a activității sale."

Instanța de apel a aplicat greșit, părtinitor și selectiv principiile cuprinse de O.U.G. nr. 100/2005, argumentându-și soluția pe principiul proporționalității măsurilor dispuse, precum și cel al naturii compensatorii a despăgubirii și nu sancționatorii.

Se mai susține că această analiză a principiilor s-a efectuat total greșit și nelegal, împotriva rațiunii acestor principii, dar și cu ignorarea altor principii enunțate de O.U.G. nr. 100/2005.

În ce privește principiul proporționalității, instanța a făcut aplicarea lui în raport cu existența unei situații de fapt pe care a considerat-o circumstanță în favoarea intimatei-pârâte, respectiv existența în patrimoniul V. a unei mărci M., înregistrată pentru servicii de transport din clasa 39, care ar reduce gravitatea faptei, ceea ce ar conduce la concluzia unei reduceri proporționale a despăgubirilor.

Recurenta consideră că argumentul este nelegal pentru că existența unei mărci de transport nu poate justifica încălcarea, cu știință, a unei mărci pentru băuturi alcoolice; așa-zisa marcă de transport, "M.", este în realitate imaginea unei etichete de băuturi alcoolice contrafăcute "M.", care s-a dorit inițial o marcă înregistrată pentru băuturi alcoolice și transport, dar care a fost respinsă pentru băuturi alcoolice, tocmai în considerarea încălcării dreptului de proprietate intelectuală deținut de Z. SA asupra aceleiași mărci.

Prin urmare, atare circumstanță nu ar putea conduce la o scădere a gravității faptei în aplicarea principiului proporționalității, ci, dimpotrivă, este o circumstanță agravantă, ce subliniază că pârâta a acționat prin mijloace dolosive și cu știință.

Se mai arată de către recurentă că doctrina și practica de specialitate au evidențiat diferite forme de încălcare, cea mai gravă dintre acestea fiind "contrafacerea propriu-zisă: o contrafacere este un semn fals care este identic sau substanțial insesizabil diferit față de un semn înregistrat."

Or, instanțele de fond au stabilit, cu putere de lucru judecat, că în speță se verifică cea mai gravă formă de încălcare, întrucât pârâta a acționat cu intenție sub aspectul vinovăției, dar și că "prejudiciul suferit de Z. este evident, vânzările V. crescând în mod nejustificat prin folosirea semnului M. ce este identic cu marca M. aparținând Z."

Principiul caracterului compensator și nu sancționator al măsurii

Potrivit instanței de apel, dacă s-ar considera drept beneficiu injust toate cheltuielile indirecte ale societății V., atunci măsura nu ar mai fi compensatorie, ci și sancționatorie, în limita cheltuielilor indirecte aferente altor activități economice, altele decât cele de contrafacere a mărcii M.

Recurenta consideră ca pertinent acest argument, motiv pentru care și-a limitat pretențiile doar la includerea în cuprinsul noțiunii de beneficiu injust a cheltuielilor indirecte legate de activitatea de contrafacere.

Aplicarea corectă a caracterului compensator ar fi impus instanței de apel să nu excludă din valoarea prejudiciului acele cheltuieli indirecte, față de care aceasta se pronunțase deja că reprezintă o pretenție pertinentă a reclamantei Z.; or, lipsirea apelantei de această despăgubire devine ea însăși o măsură sancționatorie, dar nu pentru contrafăcător, ci pentru cel vătămat prin actele de contrafacere.

Instanța a ignorat cerința legală conform căreia măsura trebuie să fie descurajatoare pentru contrafăcător.

Lipsind partea vătămată de veniturile încasate de contrafăcător, determinat de motivarea că acestea au făcut obiectul unor cheltuieli indirecte, instanța lipsește măsura de caracterul ei descurajator, bonificând pe autorul faptei ilicite cu păstrarea unui "beneficiu injust".

Această abordare încalcă principiul conform căruia daunele-interese trebuie să fie efective și aibă caracter descurajator, astfel cum dispune art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005, în scopul lipsirii contrafăcătorului de toate resursele obținute în mod ilicit și care i-au permis să continue activitatea de contrafacere sau să le găsească o valoare de înlocuire în patrimoniul societății.

În cazul de față, beneficiul contrafăcătorului constă tocmai în faptul că, prin veniturile câștigate ilicit în urma activității de contrafacere a mărcii M., V. a putut continua activitatea de contrafacere și, în plus, și-a putut dezvolta propria afacere prin: plata unor salarii, plata leasingului pentru utilajele de producție sau pentru mașinile conducerii, cheltuielile cu publicitatea făcută diverselor produse, etc.; toate aceste așa-zise "costuri" sunt, în realitate, beneficiile realizate de contrafăcător în mod direct din activitatea de contrafacere, beneficii pe care le-a reinvestit în propria afacere (care, parțial, presupunea contrafacerea în continuare a mărcii M.).

Dacă se urmează raționamentul instanței de apel și se aplică interpretarea reducerii la absurd, ar rezulta că, dacă autorul încălcării și-ar cheltui toate sumele rezultate din actele de contrafacere, iar profitul net (din actele contabile) ar fi zero, arunci titularul dreptului încălcat nu ar mai fi deloc despăgubit.

Din perspectiva sancționării unei fapte ilicite, banii, în expresia lor contabilă de "profit net", nu sunt singura valoare, singurul beneficiu, de care trebuie lipsit autorul actelor de contrafacere. Prin urmare, orice altă valoare de înlocuire a banilor, orice bun sau serviciu, de care a beneficiat cel care a încălcat un drept, folosind bani proveniți din actele de contrafacere reprezintă tot "beneficiu" și trebuie să fie, în egală măsură, supusă acelorași sancțiuni.

Concluzionând, acordarea de către instanța de apel a unei "bonificații" contrafăcătorului prin lăsarea în patrimoniul acesteia a oricărei părți a câștigului ilicit ce și-a găsit o valoare înlocuitoare, reprezintă o încălcare a principiului reparării integrale a pierderii înregistrate de titularul mărcii și respectiv a principiului conform căruia contrafăcătorul trebuie să plătească daune-interese într-un cuantum descurajator, urmând a fi lipsit de orice câștig realizat în mod injust.

Instanța de recurs urmează a remedia această nelegalitate și, aplicând regulile de cuantificare a daunelor-interese în cazul de față, va constata că instanța de apel, în mod nelegal și contradictoriu, a exclus cheltuielile indirecte din cuantumului beneficiul injust realizat de V. prin contrafacerea mărcii M., deși a considerat această cerință a apelantei drept "pertinentă", astfel încât solicită modificarea deciziei recurate, admiterea apelului său și schimbarea sentinței, în sensul obligării pârâtei la plata de daune-interese materiale în cuantum de 12.104.706 RON, cu cheltuieli de judecată corespunzătoare tuturor etapelor procesuale.

2. Recurenta-pârâtă a dezvoltat critici întemeiate pe dispozițiile art. 304 pct. 7 și 9 C. proc. civ., susținând că hotărârea instanței de apel este dată cu încălcarea dispozițiilor pct. 26 din Directiva nr. 2004/48/CE, art. 45 și 46 din Acordul TRIPS și art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, texte pe care recurenta le reproduce integral.

2. a. Potrivit dispozițiilor legale invocate, rezultă că, pe de o parte, obiectul reparației este format din prejudiciul suferit în mod real ca urmare a încălcării săvârșite prin activitatea de contrafacere, iar pe de altă parte, repararea daunelor trebuie să fie proporțională cu drepturile încălcate și să aibă în vedere pierderea câștigului suferită de partea vătămată și beneficiile realizate în mod injust de persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat.

De asemenea, este necesar să existe proporționalitate între gravitatea încălcării și măsurile corective ordonate; prin urmare, scopul măsurilor nu este acela de a introduce obligația de a se dispune daune-interese punitive, ci de a permite despăgubirea pe criterii obiective.

Recurenta învederează că deși prin motivele de apel a criticat încălcarea dispozițiilor legale prin aceea că instanța a pus semnul egalității între prejudiciul suportat de titularul mărcii - Z. SA (prejudiciu nedovedit în vreun fel) și profitul realizat de către pârâtă, instanța de apel a ignorat aceste critici; cu referire la acestea, s-a reținut profitul celui care a efectuat acte de contrafacere reprezintă doar un criteriu subsidiar, iar primul criteriu ce se impune a fi avut în vedere este tocmai prejudiciul real suferit de către titularul dreptului, întrucât încălcarea drepturilor exclusive asupra mărcii are ca prim efect lipsa exclusivității, că utilizarea semnului protejat fără drept conduce la diluția semnului, că prin confuzia creată, consumatorul își schimba părerea cu privire la produsele sau serviciile titularului de marcă și s-a conchis în sensul că prejudiciul nu are, în toate ipotezele, o corespondență cuantificabilă în scăderea vânzărilor sale etc.

Recurenta consideră că aceste argumente ale instanței de apel sunt eronate sub aspectul infirmării susținerilor privind prejudiciul material și determinarea cuantumului acestuia în condițiile legii, întrucât toate argumentele instanței nu sunt de natură a infirma dispozițiile legale, ci vizează, în fapt, un prejudiciu moral.

Or, în speță, reclamanta a renunțat la capătul de cerere prin care solicita acoperirea prejudiciului moral.

Se susține de către recurentă că în ipoteza încălcării dreptului la marcă, prejudiciul suportat de către titularul semnului protejat poate fi: prejudiciu material cuantificabil și determinabil potrivit dispozițiilor legale, ce se va analiza de instanță în limitele statuate de reclamant, prin cererea acestuia; prejudiciu moral ce consta tocmai în diluția semnului și lipsa exclusivității, confuzia consumatorului, etc.

În ceea ce privește "argumentul de interpretare gramaticală" dezvoltat de instanță, recurenta învederează că în aplicarea dispozițiilor legale incidente, regula de drept privind ierarhia actelor juridice obligă instanța să aibă în vedere: scopul Directivei nr. 2004/48/CE (pct. 26), Acordul TRIPS [art. 45 alin. (1)] și apoi dispozițiile O.U.G. nr. 100/2005 (art. 14).

În opinia recurentei, înainte de a trece la analiza art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005, instanța de judecată trebuia să aibă în vedere dispozițiile actelor normative anterior enumerate, care însă au fost ignorate; de asemenea, trebuia mai întâi analizat art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. nr. 100/2005, ceea ce ar fi presupus analiza art. 14 alin. (2) în contextul actului normativ.

Mai departe, recurenta-pârâtă susține că interpretarea dată de instanța de apel dispozițiilor art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005 este eronată, câtă vreme textul prevede obligația instanței de a lua în considerare toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi: consecințele economice negative, în special pierderea câștigului suferită de partea vătămată, beneficiile realizate în mod injust și, după caz, alte elemente, cum ar fi prejudiciul moral.

Ca atare, motivarea instanței că reperele cuprinse la lit. a) nu sunt alternative (aspect pe care, de altfel, reclamanta Z. nici nu l-a susținut) ci "oricare dintre ele" putând fi luat în considerare la cuantificarea prejudiciului încălcă spiritul legii, întrucât dispoziția legală prevede expres că instanța va lua în considerare toate aspectele și nu exclusiv unul singur, individual, așa cum eronat a apreciat curtea de apel.

Or, în speță, prin acțiunea formulată, reclamanta însăși a precizat expres că suma solicitată cu titlu de despăgubiri reprezintă "pierderea câștigului suferită de partea vătămata, adică valoarea procentuală a profitului nerealizat de partea vătămata aplicat la volumul total al vânzărilor realizate de pârâta".

Ca atare, pentru a-și susține motivarea, instanța a ignorat în mod expres faptul că însăși reclamanta a definit prin cererea introductivă în ce constă suma solicitată și criteriile de calcul al acesteia sumei, astfel încât, aprecierea instanței în ceea ce privește "criteriul" indicat de reclamantă este nelegală, întrucât modifică petitul acțiunii.

Pe de altă parte, inclusiv în ipoteza în care reclamanta Z. ar fi solicitat exclusiv beneficiul realizat pe nedrept de către pârâtă, dispozițiile legale incidente obligau instanța să aibă în vedere, conform legii "toate aspectele corespunzătoare", astfel încât daunele-interese să fie acordate "pe criterii obiective" (în termenii Directivei), "daune-interese adecvate pentru repararea daunei pe care a suferit-o" (conform Acordului TRIPS) sau "daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care aceasta l-a suferit, în mod real" potrivit (O.U.G. nr. 100/2005).

Recurenta subliniază că, la nivel european, urmare a implementării aceleiași Directive nr. 2004/48/CE și în considerarea dispozițiilor Acordului TRIPS, practica judiciară a mers chiar mai departe de aspectul demonstrării prejudiciului; spre exemplu, în Germania, reclamantului îi incumbă obligația de a dovedi că, fără încălcare, vânzările și veniturile totale din vânzări ar fi crescut; aceasta înseamnă că titularul mărcii trebuie să prezinte cifrele interne de vânzări și alte date constând în factori ce servesc la determinarea de către instanță a profiturilor ce s-ar realiza în urma încălcării.

De asemenea, s-a apreciat că solicitarea de despăgubiri în baza profitului realizat de cel care a încălcat dreptul la marcă este greu de dovedit cu certitudine, având în vedere că, în realizarea profitului, prezintă relevanță mulți factori ce sunt greu de evaluat în cifre, considerând și aspectul că, dincolo de costurile de producție, de marketing al produsului, distribuire, transport, profitul realizat de contrafăcător poate fi determinat de modalitatea de prezentare, costul de vânzare mai competitiv, comisioanele, discounturile oferite, locațiile de desfacere, funcțiile tehnice ale produsului, capacitatea de producție mai mare a contrafăcătorului etc.; de asemenea, s-a constatat că, în numeroase situații, după scăderea tuturor acestor costuri, pot rezulta profituri foarte mici sau chiar pierderi; față de acest aspect, dar și de multitudinea de variabile ce trebuie avute în vedere, doctrina și jurisprudența din Germania a apreciat în mod constant că cea mai bună și corectă metodă de evaluare rămâne analogia cu acordarea unor licențe, aceasta fiind, în fapt, și cea mai populară metodă în statele membre.

Așadar, modalitatea de stabilire a prejudiciului exclusiv prin raportare la beneficiul pârâtei încălcă dispozițiile legale și reprezintă consecința directă a unei greșite aplicări și interpretări a legii și încalcă principiul proporționalității, principiu general de drept pe care Curtea de la Luxemburg l-a declarat opozabil nu numai instituțiilor comunitare, ci și față de statele membre în exercitarea funcției lor de punere în aplicare a dreptului comunitar.

2. b. Recurenta mai susține că hotărârea recurată nu este motivată, critică dezvoltată pe temeiul art. 304 pct. 7 C. proc. civ., cu referire la îndeplinirea condițiilor răspunderii civile delictuale.

Față de motivele din considerentele deciziei, este evident că instanța nu argumentează în niciun mod existența prejudiciului care, de altfel, nici nu a fost demonstrat, iar motivarea că "existența contrafacerii creează premisele răspunderii pentru fapta ilicită" nu poate constitui o motivare în sensul existenței prejudiciului.

Motivarea instanței privește exclusiv modalitatea de calcul a prejudiciului, iar nu și existența lui; ca atare, mai întâi trebuia să se constate existența prejudiciului, după care să se aleagă modalitatea de calcul a întinderii lui.

De asemenea, nici respingerea criticii pârâtei (prin care a susținut că prin hotărârea irevocabilă pronunțată în acțiunea în contrafacere a fost constatat doar un risc de confuzie, iar nu confuzia propriu zisă - noțiunile nefiind identice - și nici existența unui prejudiciu izvorât din confuzie), nu este motivată de instanța de apel.

Potrivit dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 84/1998 consecința existenței riscului de confuzie este sancționată de lege prin interzicerea utilizării mărcii de contrafăcător, iar nu prin obligarea la plata vreunei sume de bani cu titlu de prejudiciu.

În opinia recurentei, revine instanței învestite cu soluționarea unei asemenea cereri să cerceteze și să argumenteze existența prejudiciului, ceea ce înseamnă că existența riscului de confuzie trebuie să fie urmată de constatarea efectivă a confuziei și, mai mult decât atât, să se constate că această confuzie este aptă să provoace un prejudiciu; drept urmare, existența unei încălcări nu prezumă existența unui prejudiciu, cum greșit a stabilit instanța de apel.

De asemenea, recurenta arată că instanța de apel nu a răspuns nici criticii referitoare la nemotivarea de către tribunal a condiției existenței prejudiciului, astfel că, și din acest punct de vedere, decizia recurată este nemotivată, fiind doar reluată motivarea criticată a primei instanțe.

Sub aspectul vinovăției, instanța de apel a arătat că argumentul pârâtei că a considerat că poate folosi marca pentru că reclamanta Z. nu mai producea vinars M., nu înlătură vinovăția ci dovedește că nu a urmărit atragerea clienților acesteia și, implicit, contrafacerea, aspect ce a determinat instanța de apel să rețină că fapta ilicită a fost săvârșită cu intenție indirectă, întrucât pârâta a acceptat implicit că ar putea produce un prejudiciu titularului mărcii.

Recurenta susține că această motivare a instanței de apel este de natură a infirma existența vinovăției.

Totodată, se arată că instanța de apel a nu a motivat în niciun fel în ce constă legătura de cauzalitate și de ce nu este contradictorie motivarea primei instanțe, astfel cum se invocase prin motivele de apel.

Potrivit doctrinei, recurenta învederează că obținerea unor despăgubiri prin raportare la profiturile obținute de cel care a încălcat dreptul la marcă necesită o demonstrație din partea titularului dreptului la marcă că profiturile obținute de către partea adversă au fost realizate ca rezultat direct al încălcării, aceasta însemnând că trebuie să existe o legătură de cauzalitate directă între folosirea mărcii și profitul realizat. Totodată, de multe ori, cel ce a încălcat dreptul la marcă va realiza un profit mult mai mare decât ar fi realizat titularul mărcii prin folosirea acesteia pe bunurile comercializate de el. În acest caz, cel care a contrafăcut marca se poate apăra invocând faptul că produsele s-au vândut mai bine nu atât datorită folosirii mărcii, dar mai degrabă din alte motive, cum ar fi: costuri de producție mai scăzute (nu este și cazul V.), o mai bună funcție tehnică sau de altă natură a produsului comercializat etc.

Recurenta mai arată că față de argumentele reținute de instanța de apel pentru respingerea apelului său, rezultă că unul dintre principalele motive este acela că instanța s-a raportat în mod eronat la un petit al cererii care nu exista.

Potrivit dispozițiilor legale incidente (deja menționate), obiectul reparației este format din prejudiciul suferit în mod real de persoana căreia i-a fost încălcat un drept de proprietate intelectuală, întreaga legislație europeană și națională impunând principiul proporționalității, dispozițiile europene fiind edificatoare în acest sens: "Scopul nu este acela de a introduce obligația de a prevedea daune-interese punitive, ci de a permite despăgubirea pe criterii obiective.." pentru încălcarea unui drept de proprietate intelectuală protejat, în condițiile îndeplinirii și a celorlalte condiții ale răspunderii civile: prejudiciu, legătură de cauzalitate și vinovăție sub forma intenției.

Titularul dreptului poate solicita acoperirea prejudiciului moral sau acoperirea prejudiciului material, iar în cauză, reclamanta a înțeles să solicite doar prejudiciul material pe care l-a definit ca pierderea câștigului suferită de partea vătămată, adică valoarea procentuală a profitului nerealizat de partea vătămată aplicat la volumul total al vânzărilor realizat de pârâtă.

Ca atare, în condițiile impuse de legislație, reclamanta avea obligația probei în ceea ce privește cuantumul profitului nerealizat.

Se mai susține de către recurentă că este doar parțial corectă motivarea instanței în sensul că reclamantei i-a fost încălcat un drept pentru care avea protecție, însă, în condițiile în care reclamanta însăși nu mai producea niciun fel de băuturi spirtoase în perioada 2003 - 2007, pentru această perioadă SC Z. SA poate solicita despăgubiri doar cu titlu de daune morale, nu și cu titlu de daune materiale.

Atât legislația europeană cât și legislația națională au avut ca scop descurajarea contrafacerii mărfurilor și protejarea drepturilor de proprietate intelectuală și nicidecum crearea unor pârghii pentru îmbogățirea fără justă cauză a unui titular de drept de proprietate intelectuală.

Dacă legiuitorul ar fi intenționat să pună semnul echivalenței între beneficiul realizat ca urmare a unei activități de contrafacere și daunele suportate de partea vătămată, atunci ar fi făcut-o în mod expres, iar stabilirea criteriilor din art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005 ar fi fost inutilă.

Prin urmare, instanța a admis teza reclamantei - de lipsire a contrafăcătorului de beneficiul provenit din activitatea sa ilicită.

Or, chiar admițând o asemenea teză (disproporționată, în opinia recurentei), și pentru a evita îmbogățirea fără justă cauză, o soluție legală ar însemna, așa cum prevede și legea (dispozițiile Acordului TRIPS), intervenția statului și a autorităților publice care să dispună măsuri de confiscare a bunurilor, respectiv a contravalorii acestora, și nicidecum obligarea autorului contrafacerii la plata către titularul dreptului de proprietate încălcat a acestor sume obținute cu titlu de beneficiu, întrucât, în acest mod, se ajunge la obținerea unor foloase necuvenite și se încurajează "blocarea mărcii", iar nu utilizarea sa conform scopului pentru care este protejată; în acest sens trebuie interpretată intenția legiuitorului, câtă vreme dispozițiile Legii nr. 84/1998 sancționează neutilizarea mărcii cu decăderea din dreptul la marcă.

Prin întâmpinările formulate, ambele părți au solicitat respingerea ca nefondat a recursului părții adverse, recurenta reclamantă invocând și cu ocazia concluziilor orale, excepția nulității parțiale a recursului pârâtei.

Cu referire la cea din urmă apărare a recurentei reclamante, Înalta Curte apreciază că aceasta nu poate fi calificată ca o veritabilă excepție, întrucât excepția nulității recursului, în termenii art. 306 C. proc. civ., are în vedere recursul în întregul său, dat fiind caracterul indivizibil al căii de atac.

Pe de altă parte, simpla identificare în cuprinsul memoriului de recurs a unor critici susceptibile de încadrare în ipotezele de nelegalitate prevăzute de art. 304 C. proc. civ. (astfel cum au fost indicate de titularul căii de atac sau potrivit încadrării realizate de instanță) este suficientă pentru respingerea excepției nulității recursului, în timp ce identificarea, alături de acestea, a unor critici ce nu pot fi calificate drept motive de nelegalitate (dintre cele limitativ prevăzute de art. 304 C. proc. civ.), nu poate conduce la admiterea excepției nulității recursului, sancțiunea fiind doar aceea a neanalizării lor de către instanța de recurs.

Nu au fost administrate alte probe în această etapă procesuală.

Înalta Curte apreciază nefondat recursul pârâtei, în timp ce recursul reclamantei va fi admis, în limitele ce se vor arăta.

Criticile formulate de părți vor fi analizate în ordinea impusă de succesiunea problemelor de drept ce sunt supuse analizei de nelegalitate, în raport cu obiectul pretențiilor formulate în cauză.

Prin urmare, având în vedere că recurenta-pârâtă a formulat critici privind temeiul juridic al cererii și a indicat o anumită ordine a aplicării între reglementările cu același obiect, ordine determinată de ierarhia acestora, anume Directiva nr. 2004/48/CE (pct. 26), Acordul TRIPS [art. 45 alin. (1)] și dispozițiile O.U.G. nr. 100/2005 (art. 14), Înalta Curte constată că asupra acestei chestiuni va trebui să se pronunțe cu prioritate.

În ce privește ierarhia acestor reglementări, se reține că România, în calitate de membru al Organizației Mondiale a Comerțului a semnat și ratificat Acordul TRIPS de la Marrakesh din 15 aprilie 1994 (care face parte chiar din Acordul de înființare a Organizației Mondiale a Comerțului), astfel că, acest tratat, în virtutea dispozițiilor art. 11 alin. (2) din Constituția României, revizuită, face parte din dreptul intern.

Acordul TRIPS reprezintă primul document internațional cel mai cuprinzător care asigură recunoașterea unui nivel minim al protecției drepturilor de proprietate intelectuală în statele membre, standarde minime asigurate de România prin adoptarea Legii nr. 84/1998.

Directiva nr. 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 referitoare la respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 157 din 30 aprilie 2004, a fost transpusă în legislația națională prin adoptarea O.U.G. nr. 100/2005, Directiva însăși urmărind să uniformizeze discrepanțele constatate la nivelul sistemelor statelor membre (ale Uniunii Europene), în ce privește mijloacele de a impune respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, în pofida Acordului TRIPS (considerentul 7 al Directivei), discrepanțe calificate ca dăunătoare unei bune funcționări a pieței interne, astfel încât, unul dintre scopurile sale este acela ca drepturile de proprietate intelectuală să beneficieze de un nivel de protecție echivalent pe întreg teritoriul Comunității (considerentul 8 al Directivei).

În ce privește raportul dintre Directivă și legea internă acesta este soluționat prin prevederile art. 148 alin. (2) din Constituția României, revizuită, în următorul sens: "Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum și celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate față de dispozițiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare"; ca atare, dispozițiile Directivei ar avea prioritate față de cele ale legii naționale în cazul unui conflict cu legea națională, ceea ce ar putea fi constatat în cazul unei transpuneri incorecte a Directivei.

În concluzie, întrucât Acordul TRIPS nu are o forță juridică superioară legii interne [nefiind un pact sau tratat internațional privitor la drepturile fundamentale ale omului, caz în care ar fi avut prioritate, conform art. 20 alin. (2) din Constituție], iar Directiva a fost transpusă în dreptul național prin adoptarea O.U.G. nr. 100/2005, fără ca recurenta pârâtă să indice vreo dispoziție contrară Directivei, aplicabilitatea în cauză a acestora se determină potrivit conflictului dintre legile interne, anume lex posterior derogat lex priori ori chiar a principiului specialia generalibus derogant.

Cum recurenta pârâtă invocă în mod concomitent dispozițiile art. 45 alin. (2) din Acordul TRIPS și pe cele ale art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, ambele, în principiu, cu același domeniu de reglementare (cu referire la problemele de drept ce interesează în cauza de față), rezultă că dispozițiile din actul normativ ulterior sunt cele de actualitate și, deci, aplicabile în cauză (anume, criteriile de determinare a modalității de reparare a prejudiciului ca urmare a săvârșirii unei contrafaceri - "daune-interese adecvate" în termenii Acordului TRIPS și cele enumerate la art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005 - criterii mai explicite pentru determinarea "daunelor-interese corespunzătoare prejudiciului pe care acesta l-a suferit, în mod real, ca urmare a încălcării săvârșite"), motiv pentru care ar putea fi considerat chiar lege specială, astfel că O.U.G. nr. 100/2005 este incidentă în mod prioritar și din acest motiv.

Totodată, considerentul 26 din Preambulul Directivei, invocat distinct de recurenta-pârâtă, nu are el însuși forță obligatorie, ci în cuprinsul Preambulului, legiuitorul european, de regulă, explicitează obiectul și scopul reglementării adoptate, aceste considerente fiind un util instrument de interpretare și identificare a sensului unor dispoziții ale Directivei.

Astfel cum rezultă din situația de fapt reținută în cauză, până la pronunțarea în cauză a soluției în primă instanță, a fost soluționat definitiv și irevocabil litigiul anterior derulat între părți, având ca obiect acțiunea în decăderea recurentei SC Z. SA din drepturile conferite de marca națională verbală M. din 29 noiembrie 1968, reînnoită la 29 noiembrie 1998, înregistrată pentru clasa 33 de produse - băuturi alcoolice, formulată de recurenta-pârâtă SC V.V. SA; aceeași acțiune a avut ca obiect și cererea reconvețională prin care s-a solicitat de către SC Z. SA anularea înregistrării mărcii din 2 februarie 2001 pentru clasa de servicii 39, aparținînd SC V.V. SA, dar și acțiunea în contrafacerea mărcii M. aparținând SC Z. SA.

În esență, cererea principală a fost respinsă ca neîntemeiată, fiind admis cel de-al doilea capăt al cererii reconvenționale, sens în care s-a dispus interzicerea producerii, comercializării și oferirii spre vânzare a produselor alcoolice sub marca M. de către reclamanta-pârâtă, retragerea de pe piață de către reclamanta-pârâtă a produselor alcoolice care folosesc marca M. nr. y a pârâtei-reclamante, soluție dispusă prin Sentința civilă nr. 29 din 11 ianuarie 2006 a Tribunalului București, secția a III-a civilă, definitivă prin Decizia civilă nr. 275A din 21 decembrie 2006 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală și irevocabilă prin Decizia civilă nr. 7817 din 20 noiembrie 2007 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția civilă și de proprietate intelectuală.

În consecință, Înalta Curte constată că instanțele de fond, în mod legal, în analiza cauzei de față, au pornit de la premisa demonstrării cu autoritate de lucru judecat a contrafacerii mărcii verbale M. nr. y aparținând reclamantei, contrafacere săvârșită de către pârâta SC V.V. SA în legătură cu produsele clasa 33.

Acțiunea în contrafacere sancționează încălcarea unui drept privativ (dreptul asupra mărcii), iar cauza ei o reprezintă încălcarea dreptului real al reclamantului și voința acestuia ca această încălcare să înceteze, astfel că, admiterea cererii de chemare în judecată cu acest obiect, constituie pentru cauza de față stabilirea cu autoritate de lucru judecat a faptei ilicite săvârșite de către pârâtă (încălcarea unei obligații de a nu aduce atingere exclusivității dreptului titularului de folosire a mărcii sale).

Cererea de acordare a despăgubirilor formulată de titularul mărcii, consecutivă celei în constatarea contrafacerii și dispoziției de încetare a încălcării, are însă un fundament delictual și, în consecință, este o acțiune personală în cadrul căreia se impun a fi verificate elementele răspunderii civile delictuale a contrafăcătorului; așa cum deja s-a arătat, cererea se supune regulilor prevăzute de actul normativ special de referință, O.U.G. nr. 100/2005.

Din acest punct de vedere, recurenta pârâtă susține atât critici întemeiate pe dispozițiile art. 304 pct. 7 (nemotivarea deciziei), cât și pe prevederile art. 304 pct. 9 [interpretarea și aplicarea greșită a legii - art. 14 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 100/2005]; de asemenea, au fost susținute critici referitoare și la nerespectarea petitului cererii de chemare în judecată, din perspectiva criteriului de determinare a despăgubirilor, cererea fiind analizată de instanțele de fond în raport de criteriul "beneficiilor realizate în mod injust de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat", iar nu în raport de "pierderea câștigului suferită de partea vătămată", așa cum se pretinde că a solicitat reclamanta, ambele criterii fiind prevăzute de art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005; întrucât cea din urmă critică ridică atât o problemă de cauză a cererii de chemare în judecată, cât și de respectarea formelor de procedură [art. 129 alin. (6) C. proc. civ.), Înalta Curte constată că aceasta este susceptibilă de încadrare în dispozițiile art. 304 pct. 5 C. proc. civ., astfel că, în temeiul art. 312 alin. (3) teza finală, aceasta va fi analizată cu prioritate.

Pârâta a invocat aceste susțineri și în etapa procesuală anterioară, iar în soluționarea acestui motiv de apel, instanța a reținut în mod corect că reclamantul este cel care stabilește limitele judecății atât din punct de vedere obiectiv (pretenția concretă formulată), cât și din punct de vedere subiectiv (părțile procesului); de asemenea, în îndeplinirea obligațiilor sale procesuale prevăzute de art. 112 pct. 4 C. proc. civ., același reclamant este și cel care indică temeiul juridic al cererii; acest temei juridic însă este supus cenzurii instanței de judecată care este în drept, și chiar are obligația, în vederea unei juste soluționări a cauzei, de a supune dezbaterii părților orice împrejurare de fapt sau de drept, în condițiile art. 129 alin. (4) C. proc. civ.

Astfel, Înalta Curte constată că prin cererea de chemare în judecată reclamanta a indicat că "prejudiciul va consta în suma reprezentând pierderea câștigului suferită de partea vătămată, adică valoarea procentuală a profitului nerealizat de partea vătămată, aplicat la volumul total al vânzărilor realizate de pârâtă."

Ulterior, reclamanta a formulat o precizare a cererii de chemare în judecată prin care a indicat perioada pentru care solicită acordarea despăgubirilor - 27 iunie 2003 - 27 iunie 2006 (3 ani înaintea formulării cererii de chemare în judecată) și 27 iunie 2006 - data efectuării expertizei în fața primei instanțe; după efectuarea expertizei, la dosar, prin cererea precizatoare din data de 11 octombrie 2011, reclamanta a indicat că prejudiciul pe care îl solicită este "suma totală de 12.104.706 RON, reprezentând prejudiciul material, conform concluziilor raportului de expertiză completat de expertul numit de instanță și depus la dosar la termenul din 27 septembrie 2011."

După cum se constată, în cuprinsul acestor acte de procedură emanând de la reclamantă nu se mai face nicio referire la criteriul legal valorificat, astfel că, identificarea acestuia rezultă din conținutul expertizei și al obiecțiunilor formulate de reclamantă, aceasta susținând în mod repetat ca determinarea despăgubirilor să se realizeze prin identificarea totalității beneficiilor injuste realizate de pârâtă din activitatea de contrafacere (producerea și comercializarea produsului alcoolic M.), aspect ce va fi analizat (și) în recursul reclamantei; în plus, dacă se observă și concluziile scrise formulate de reclamantă în fața primei instanțe, este fără dubiu că recurenta reclamantă a solicitat acordarea despăgubirilor în baza criteriului anterior menționat, criteriu prevăzut de art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005, normă ce corespunde dispozițiilor art. 13 din Directiva nr. 2004/48/CE.

La acest moment, este necesar a se răspunde criticilor pârâtei cu privire la posibilitatea sa de a se apăra prin invocarea fie a celuilalt criteriu prevăzut de art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005 (pierderea câștigului suferită de partea vătămată) ori a celui stabilit la art. 14 alin. (2) lit. b) din aceeași Ordonanță (suma redevențelor sau valoarea drepturilor care ar fi fost datorate, dacă persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat ar fi cerut autorizația de a utiliza dreptul de proprietate în cauză).

În vederea aplicării primului criteriu dintre cele două invocate în apărare, pârâta a pretins că reclamanta avea posibilitatea de a solicita doar contravaloarea cantității de băuturi alcoolice marca M. existentă în stocul său și care nu a fost valorificată de aceasta, precum și cea produsă de reclamantă în intervalul de timp de referință; pentru aplicarea celui de-al doilea criteriu dintre cele preferate de pârâtă (contravaloarea unei licențe ipotetice), se invocă jurisprudența instanțelor din Germania.

În ce privește incidența acestor criterii - alternativă, inclusiv între cele de la lit. a) - pierderea câștigului titularului/beneficiul injust al contrafăcătorului - sau cumulativă (fără a se avea în vedere aici prejudiciul moral care poate fi invocat în concurs cu oricare dintre ele), Înalta Curte reține că instanța de apel în mod greșit a stabilit că variantele normative ale daunelor-interese reglementate de art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005 ar putea fi invocate în același timp și, prin urmare, că ele nu ar fi alternative.

În mod cert, formularea textului nu este una clară sau lipsită de echivoc, dat fiind caracterul exemplificativ al ipotezelor, ceea ce decurge din prezența locuțiunii "în special".

Astfel, art. 14 alin. (2) lit. a) din Ordonanță (corespunzător art. 13 din Directivă) prevede:

"(2) La stabilirea daunelor-interese instanța judecătorească va lua în considerare:

a) toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi consecințele economice negative, în special, pierderea câștigului suferită de partea vătămată, beneficiile realizate în mod injust de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat și, după caz, elemente, altele decât factorii economici, cum ar fi prejudiciul moral cauzat titularului dreptului încălcat."

Pentru a se conchide asupra caracterului alternativ sau cumulativ al acestor criterii, Înalta Curte constată că sunt edificatoare în acest sens cele explicitate prin considerentul 26 din Preambulului Directivei (pe care Ordonanța o transpune), potrivit căruia, pentru repararea prejudiciului "valoarea daunelor-interese acordate titularului dreptului ar trebui să ia în considerare toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi câștigul nerealizat de titularul dreptului sau beneficiile fără justă cauză realizate de contravenient și, dacă este cazul, orice prejudiciu moral este cauza titularului dreptului."

În consecință, procedând la interpretarea gramaticală a acestui considerent, dată fiind prezența conjuncției cu funcție disjunctivă "sau", rezultă că cele două variante normative, chiar exemplificative fiind, se exclud, deci, nu pot fi invocate în mod cumulativ.

Cum reclamantul, titular al mărcii încălcate, este cel care formulează cererea de daune-interese, rezultă că acestuia îi revine alegerea oricăruia dintre criteriile enumerate de această normă (oricare dintre ele cumulat sau nu, dacă este cazul, cu solicitarea de reparare și a prejudiciului moral); atare alegere ține de strategia procesuală pe care o preconizează, precum și de anticiparea efortului probator în oricare dintre ipoteze (chiar luând în considerare și toate facilitățile de probațiune prevăzute de Ordonanță), dar nu în ultimul rând, de amploarea contrafacerii, caz în care, în mod evident, criteriul beneficiilor injuste ale contrafăcătorului va fi mult mai atractiv.

Prin urmare, odată ce daunele-interese au fost analizate în considerarea criteriului beneficiului injust realizat de către pârâtă, nu ar putea fi aplicat și criteriul pierderii câștigului de către titularul dreptului, astfel cum nelegal susține recurenta pârâtă, întrucât o astfel de apărare a sa este lipsită de eficiență de vreme ce nu ea este cea care are la îndemână, în condițiile legii, o astfel de opțiune.

Ca atare, Înalta Curte constată nefondată această critică a recurentei pârâte, motiv pentru care va fi înlăturată (precum și toate argumentele ce o însoțesc, deși analiza unui motiv de recurs nu presupune a se răspunde fiecărui argument al părții).

Chiar dacă instanța de apel a interpretat eronat prevederile art. 14 alin. (2) lit. a) și a admis posibilitatea cumulării celor două criterii, întrucât prin soluția adoptată s-a confirmat (și) aplicarea criteriului beneficiului realizat injust de către pârâtă, atare dezlegare a curții de apel nu afectează legalitatea deciziei recurate astfel încât să fie necesară modificarea ei, ci efectul va fi acela al substituirii acelor considerente, potrivit celor deja arătate, prin care s-a reținut aplicarea concomitentă a acestora, pe temeiul dispozițiilor art. 304 pct. 7 C. proc. civ., din perspectiva criticilor pârâtei.

Din acest punct de vedere, se constată că instanța de apel a reținut că prejudiciul izvorât din faptul ilicit al contrafacerii nu este în mod absolut legat de beneficiul nerealizat de titular din exploatarea mărcii, ci sunt apreciate, în mod legal, prin raportare și la beneficiul injust al celui care a săvârșit fapta, curtea de apel stabilind o conexiune inexistentă între cele două criterii, în realitate ele fiind distincte, independente și, mai mult decât atât, fiecare având un înțeles autonom, în sensul Directivei; asupra acestui aspect însă se va reveni în analiza criticilor pârâtei cu referire la neanalizarea motivului de apel privind cerinței prejudiciului cert al reclamantei.

În ce privește incidența art. 14 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 100/2005, curtea de apel în mod legal a arătat că acest text este incident numai în cazul în care criteriile de la lit. a) nu pot fi aplicate, interpretare care coincide cu cele arătate de legiuitorul european în același considerent 26 la care însăși recurenta pârâtă face referire; astfel, în Preambulului Directivei se arată: "Valoarea daunelor-interese ar putea fi calculată și ea, de exemplu, în cazul în care este dificil să se stabilească valoarea prejudiciului suferit în realitate, plecând de la elemente cum ar fi redevențele sau sumele care ar fi fost datorate în cazul în care contravenientul ar fi cerut autorizația de a utiliza dreptul de proprietate intelectuală respectiv."

Ca atare, în mod explicit se arată că acest criteriu este aplicabil doar în cazurile în care este dificil să se stabilească valoarea prejudiciului suferit în realitate.

De altfel, chiar recurenta pârâtă, referindu-se la jurisprudența din Germania menționează în mod expres că, în numeroase situații s-a constatat, după scăderea tuturor costurilor (de producție, de marketing al produsului, distribuție, transport etc.) pot rezulta profituri foarte mici sau chiar pierderi, caz în care, instanțele germane ar fi apreciat că cea mai bună metodă de evaluare rămâne analogia cu calculul ipoteticelor licențe; deci, și în acest exemplu, s-a făcut aplicarea criteriului din art. 13 lit. b) din Directivă, nefiind posibilă aplicarea celor de la lit a).

Or, în cauza de față, nu numai că a fost posibilă aplicarea criteriului beneficiilor injuste realizate de pârâtă, ci și, astfel cum a rezultat din probele administrate, activitatea de contrafacere i-a procurat acesteia cel puțin un profit substanțial (raportul dintre profit și beneficii injuste va fi analizat în recursul reclamantei); în plus, astfel cum deja s-a arătat, pârâta nu are alegerea criteriului pe temeiul căruia acceptă să i se angajeze răspunderea.

Pe de altă parte, este de precizat că beneficiul nerealizat de către titularul dreptului, în accepțiunea din dreptul comun (în absența unei semnificații contrare rezultate din O.U.G. nr. 100/2005 cu referire la criteriul "pierderii câștigului" de către titularul mărcii), presupune beneficiul de care a fost lipsit titularul, pe baza unor dovezi certe referitoare la eventuala diminuare a vânzărilor propriilor produse ale titularului, inscripționate cu semnul înregistrat ca marcă, în perioada derulării activității de contrafacere.

Comparația, în acest caz, ar trebui realizată în raport de cantitatea de produse comercializată anterior chiar de către titular, și nu de volumul vânzărilor pârâtei, întrucât prejudiciul suferit de titular trebuie să fie cert, atât în cazul pierderilor efective (damnum emergens), cât și în cazul beneficiului nerealizat (lucrum cessans). Or, raportarea, în aplicarea acestui criteriu, la cantitatea de produse comercializate de către pârâtă este speculativă, reflectând un prejudiciu eventual, și nu cert, contrar celor apreciate de instanța de apel.

Această distincție, recunoscută în dreptul comun al răspunderii civile delictuale, este preluată și în Directivă, transpusă ca atare în art. 14 din Ordonanță, explicând separarea clară a celor două criterii în discuție.

Tot din perspectiva art. 304 pct. 9 C. proc. civ., recurenta pârâtă a susținut că instanța de apel trebuia să analizeze în mod prioritar premisa prevăzută de art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005 și apoi să procedeze la verificarea aplicării de către tribunal a dispozițiilor art. 14 alin. (2).

Înalta Curte constată că susținerea este riguroasă, dar deși în considerentele hotărârii atacate nu se indică în mod explicit analiza distinctă a acestei premise, ea este realizată prin evaluarea celorlalte critici ale pârâtei care reluau aceleași susțineri cu privire la elementul intențional și cerința acordării de către instanță a daunelor-interese corespunzătoare prejudiciului pe care titularul dreptului l-a suferit în mod real; atare analiză se regăsește în verificarea cerințelor răspunderii civile delictuale, a căror nemotivare o reclamă pârâta și prin motivele de recurs de față; prin urmare, aceste critici vor fi analizate dintr-o dublă perspectivă: art. 304 pct. 7 și art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

Astfel, în debutul prezentelor considerente, s-a arătat deja că fapta ilicită este demonstrată cu autoritate de lucru judecat în cauză, prima dintre cerințele angajării răspunderii civile delictuale, alături de existența prejudiciului, vinovăție și legătura de cauzalitate dintre faptă și prejudiciu.

Înalta Curte observă că instanța de apel s-a referit în cuprinsul deciziei recurate la fiecare dintre aceste condiții pentru angajarea răspunderii pârâtei, constatare suficientă din perspectiva art. 304 pct. 7 C. proc. civ. (instanța chiar realizând și o partajare a argumentelor primei instanțe în susținerea uneia sau a alteia dintre condiții; în consecință, se constată că, în realitate, recurenta dezvoltă critici de netemeinicie a hotărârii atacate și pretinde instanței de recurs analiza tuturor argumentelor sale invocate în combaterea susținerilor reclamantei cu referire la fiecare dintre elementele răspunderii civile delictuale; cum acestei instanțe nu îi este permisă decât o cenzură de nelegalitate, acest critici vor fi excluse de la analiză, dată fiind neîncadrarea lor în dispozițiile art. 304 C. proc. civ., în condițiile abrogării art. 304 pct. 11 C. proc. civ., prin O.U.G. nr. 138/2000.

Însă, din perspectiva art. 304 pct. 9 C. proc. civ., Înalta Curtea constată că se impun anumite clarificări cu referire la cerința prejudiciului.

Astfel, art. 14 alin. 1 din O.U.G. nr. 100/2005 prevede: "La cererea părții vătămate, instanța judecătorească competentă va ordona persoanei care cu intenție a desfășurat o activitate de contrafacere să plătească titularului dreptului încălcat daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care acesta l-a suferit, în mod real, ca urmare a încălcării săvârșite."

Acest text, într-adevăr face referire la calificarea atitudinii subiective a contrafăcătorului în desfășurarea activității de contrafacere ("cu intenție"), dar și la condiția daunelor-interese corespunzătoare prejudiciului pe care acesta l-a suferit, în mod real, ca urmare a încălcării săvârșite, pe care titularul dreptului încălcat le poate pretinde.

În ce privește condiția intenției, instanța de apel în mod just a reținut că recurenta pârâtă a săvârșit fapta ilicită cu intenție indirectă, apreciind că aceasta a acceptat implicit că ar putea produce un prejudiciu titularului mărcii înregistrate prin comercializarea produselor purtând semnul protejat, fără a se putea reține cu certitudine că aceasta a urmărit atragerea clientelei reclamantei; în plus, se mai reține că din istoricul litigiilor dintre părți, că recurenta pârâtă a afirmat ea însăși că a început utilizarea mărcii încă din anul 1994 sau cu 5 ani înaintea cererii din cauza de față - conform motivelor de apel ale pârâtei, iar reclamanta SC Z. SA nu s-a opus acestei folosiri până la data formulării cererii în decăderea din drepturile conferite de marcă; mai mult decât atât, de la data primirii avizului de refuz provizoriu pentru protejarea semnului și în legătură cu produsele din clasa 33 (băuturi alcoolice) de la O.S.I.M. cu prilejul înregistrării mărcii sale M. din 2 februarie 2001 pentru clasa de servicii 39 (susținere a reclamantei, necontestată de pârâtă), recurenta cunoștea efectiv existența mărcii reclamantei și drepturile exclusive ale acesteia și a continuat producerea și comercializarea băuturii alcoolice M., perioada de referință din cauza de față fiind situată după anul 2001, respectiv iunie 2003 - martie 2007.

Recurenta reiterează prin motivele de recurs, în contextul cerinței prejudiciului, argumentul că prin hotărârea irevocabilă în contrafacere nu s-a reținut decât riscul de confuzie, ceea ce nu echivalează cu confuzia propriu-zisă și cu atât mai puțin cu existența unui prejudiciu izvorât din confuzie.

Înalta Curte constată că nicio dispoziție din O.U.G. nr. 100/2005 nu indică necesitatea analizării unei astfel de cerințe în contextul art. 14 alin. (2) (confuzia propriu-zisă), fiind suficientă reținerea prin hotărârea în contrafacere a existenței riscul de confuzie; mai mult decât atât, pentru contrafacerea propriu-zisă prin aplicarea unui semn identic cu marca înregistrată pe produse identice celor protejate de marca titularului, legiuitorul însuși prezumă existența riscului de confuzie, prezumție absolută ce nu poate fi răsturnată prin proba contrară [art. 35 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, în forma în vigoare la data soluționării contrafacerii].

Prin urmare, dacă premisa este îndeplinită, iar cel chemat în judecată pentru contrafacere aplică un semn identic pe produse identice, situație de fapt pe care instanța o constată, riscul de confuzie fiind intrinsec, rezultă că în toată perioada în care pârâtul a avut o asemenea conduită a generat și menținut o situație de confuzie pentru consumator, întrucât produsele sale au coexistat cu cele ale titularului dreptului la marcă pe aceeași piață, consumatorul substituindu-le în tot acest interval; de altfel, această constatare constituie, în parte, și fundamentul prevederii criteriului determinare a daunelor-interese cuvenite titularului constând în beneficiul realizat în mod injust de contrafăcător.

În plus, contrar celor susținute de pârâtă, diluția semnului, lipsa exclusivității reclamantei în folosirea mărcii sale actuale și valide, chiar în condițiile în care la data soluționării cauzei de față ar fi inactivă (deși, potrivit probelor cauzei și susținerilor pârâtei, aceasta cel puțin mai deține un stoc din vinarsul M.), nu constituie exclusiv elemente de evaluare a prejudiciului moral, ci reprezintă, totodată, și aspecte relevante în aprecierea daunelor-interese pretinse, apte de a fi constatate ca și consecințe economice negative în ce o privește pe reclamantă, în contextul art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005.

În acest context, sunt lipsite de relevanță susținerile recurentei pârâte cu privire la împrejurarea că reclamanta nu mai producea vinars (caz în care, în absența unei hotărâri în decădere a titularului din dreptul la marcă s-a considerat îndreptățită la folosirea acesteia, în virtutea unei aprecieri proprii) ori la lipsa autorizării legale a recurentei reclamante de a fabrica asemenea produse, astfel cum corect a stabilit instanța de apel.

Cu referire la prejudiciu însă, Înalta Curte constată următoarele:

Art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005, anterior citat face referire la "daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care acesta (titularul) l-a suferit, în mod real, ca urmare a încălcării săvârșite, în timp ce alin. (2) atât în varianta de la lit. a), cât și în cea de la lit. b), se indică instanței de judecată criteriile pe care trebuie să le ia în considerare la stabilirea acestor daune-interese.

Criticile dezvoltate de recurentă din perspectiva prejudiciului și a caracterului cert al acestuia au la bază dihotomia doctrinară din dreptul național cu privire la prejudiciul cert (actual și viitor) și prejudiciul eventual.

Astfel, potrivit regulilor răspunderii civile delictuale, caracterul cert al prejudiciului indică faptul că acesta este sigur atât în privința existenței, cât și în privința posibilității de evaluare.

În mod indiscutabil, este întotdeauna cert un un prejudiciu actual, respectiv cel care s-a produs deja la data la care se pretinde repararea lui (damnum emergens) sau prejudiciul efectiv, dar este cert și un prejudiciu viitor care deși nu s-a produs încă este sigur că se va produce în viitor, astfel încât este susceptibil de evaluare (lucrum cessans) sau beneficiul nerealizat de victimă (ori "pierderea câștigului suferită de partea vătămată", în termenii Ordonanței sau "câștigul nerealizat de titularul dreptului", astfel cum se explică prin același considerent 26 din Directivă), repararea integrală a prejudiciului cauzat prin fapta ilicită fiind un principiu fundamental al răspunderii civile delictuale, întrucât scopul aceste reguli este acela de a repune victima în situația anterioară cei în care fapta ilicită nu s-ar fi săvârșit.

În același timp, astfel cum deja s-a arătat, art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 are caracter de lege specială în raport cu dispozițiile dreptului comun, act normativ a cărui sorginte este în dreptul Uniunii (Directiva nr. 48/2004) care stabilește reguli proprii, cu înțeles autonom și, ca atare, derogatorii de la regulile răspunderii civile delictuale pentru determinarea prejudiciului, acesta fiind motivul pentru care criteriul beneficiilor injuste realizate de contrafăcător din activitatea de încălcare a drepturilor exclusive ale titularului asupra mărcii, ca modalitate de reparare a prejudiciului suferit de acesta nu are un corespondent în dreptul național, ci se adaugă criteriilor doctrinare naționale și, prin urmare, el este aplicabil ca atare în cazul în care, ca în speță, titularul mărcii îl alege drept criteriu legal pentru determinarea daunelor-interese și repararea prejudiciului suferit prin activitatea de contrafacere.

Punerea la îndemâna titularului mărcii, vătămat prin contrafacere, și a criteriului "beneficiilor realizate în mod injust de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat" alături de celelalte deja menționate, valorifică o întreagă practică a jurisdicțiilor naționale europene din țările Uniunii, anterioară adoptării Directivei, iar acest criteriu, în măsura în care corespunde opțiunii titularului mărcii, este menit să permită angajarea unei energice răspunderi a contrafăcătorului, posibil a fi explicată și prin analogia cu o sancțiune administrativă, de natură contravențională, având în vedere că în considerentul 26 din Preambulul Directivei, cu referire la cel a săvârșit contrafacerea, acesta este desemnat drept contravenient.

Pentru toate aceste considerente, în temeiul art. 312 alin. (1) C. proc. civ., Înalta Curte va respinge ca nefondat recursul pârâtei.

2. Referitor la recursul reclamantei, Înalta Curte constată, în esență, că motivele de recurs privesc invocarea unor contradicții în cuprinsul motivării deciziei (304 pct. 7), greșita interpretare și aplicare a dispozițiilor art. 14 alin. (2) lit. a), cu referire la criteriul beneficiilor realizate injust de către contrafăcător și a căror acordare a solicitat-o cu titlu de daune-interese, dar și a unor dispoziții din C. fisc. (art. 304 pct. 9).

Așa cum s-a arătat în analiza recursului pârâtei, criteriul aplicabil pentru evaluarea daunelor-interese pretinse de reclamantă, este cel al beneficiilor realizate în mod injust de contrafăcător, în termenii art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005 sau "beneficiul fără justă cauză realizat de contravenient" în termenii art. 13 din Directivă.

În aplicarea acestui criteriu, instanța de apel a confirmat soluția tribunalului prin care, cu titlu de daune-interese i-a fost acordată reclamantei suma de 2.411.779 RON, ceea ce reprezintă profitul net obținut de pârâtă din activitatea de contrafacere (producerea și comercializarea băuturii alcoolice M.) în perioada de referință din speță - 27 iunie 2003 - martie 2007 (în trimestrul I al anului 2007, pârâta sistând producția, conform înscrisului de la dosar).

Interpretând acest criteriu legal, instanța de apel a constatat în mod corect că legea nu statuează decât în termeni generici asupra acestuia, fără a se lega stabilirea despăgubirilor de noțiuni economice sau contabile, apreciind, prin urmare, că nici distincția realizată de reclamantă între noțiunile "profit" și "adaos" nu are relevanță în acest context.

În susținerea punctului său de vedere, recurenta a pretins că beneficiul injust realizat de pârâtă trebuie înțeleasă ca fiind totalitatea sumelor obținute din vânzarea produselor incriminate, mai puțin prețul de producție (materii prime, materiale consumate direct în producție, salarii directe, discounturi și accizele achitate la bugetul de stat, punctul de vedere al expertului său parte - costuri variabile sau directe).

În același timp, s-a susținut că suma reprezentând costurile fixe de funcționare sau cheltuielile indirecte, constând în chirii pentru spații de producție și birouri, utilități, pază, curățenia spațiilor, taxe pentru proprietățile companiei, cheltuielile administrative - rechizite, consumabile, salarii fixe: directorat, financiar contabilitate, resurse umane, administrativ, marketing, IT, și partea fixă din salariile forței de vânzări), având ca sursă de finanțare încasările din activitatea de contrafacere derulată anterior, de asemenea, reprezintă, un beneficiu injust al pârâtei care nu trebuie limitat doar la profitul net al acesteia și de care aceasta ar trebui să fie lipsită, întrucât beneficiu înseamnă orice valoare patrimonială în care încasările din vânzarea producției se convertesc.

Instanța de apel a reținut ca fiind pertinent argumentul anterior al reclamantei, sens în care a apreciat că, stabilind cuantumul despăgubirilor la nivelul profitului net obținut de pârâtă din activitatea de producție și comerț sub marca protejată M., se dă prilej celui care a săvârșit fapta să păstreze cheltuielile indirecte ocazionate de activitatea sa ilicită, în sensul că nu va fi obligat să restituie valoarea tuturor serviciilor prestate în cursul acestei activități.

Cu toate acestea, instanța de apel nu a primit solicitarea reclamantei din mai multe motive: astfel, s-a apreciat că este dificilă determinarea cu acuratețe a acestor cheltuieli, respectiv a acelora care au adus un avantaj economic de orice fel pârâtului, astfel că s-ar ajunge la aplicarea unor criterii arbitrare dacă s-ar accepta modalitatea de determinare a despăgubirilor propusă de reclamantă; s-a reținut și un argument de text, invocându-se dispozițiile art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005 referitoare la respectarea criteriului de proporționalitate între caracterul efectiv al reparării daunelor și drepturile încălcate, așa încât să se evite crearea de obstacole în calea comerțului legitim; de asemenea, s-a arătat că în mod evident activitatea economică a pârâtei excede cadrului actelor de contrafacere ce fac obiectul cauzei de față (producție și comercializare de băuturi alcoolice sub marca M.), astfel că modalitatea de stabilire a daunelor-interese susținută de reclamantă, ar putea constitui o piedică în calea comerțului pârâtei care îmbracă o formă legitimă, față de dificultatea de a discerne cheltuielile indirecte aferente doar unei părți a activității pârâtei; în sfârșit, instanța de apel a reținut și un ultim argument în sensul că soluția propusă de reclamantă nu respectă nici criteriul proporționalității despăgubirii cu gravitatea faptei, reținându-se nu cu valoare exoneratoare de răspundere, ci de circumstanță ce permite aprecierea gravității faptei pârâtei, împrejurarea că, la data săvârșirii faptelor de contrafacere, pârâta era titulară a mărcii M. din 2 februarie 2001 pentru servicii de transport.

Recurenta reclamantă a criticat cele anterior redate ca fiind considerente contradictorii, dar a invocat și interpretarea și aplicarea greșită de către instanța de apel în stabilirea daunelor-interese a noțiunii de beneficii injuste.

Înalta Curte apreciază că nu poate fi primit nici motivul de recurs întemeiat pe dispozițiile art. 304 pct. 7 și nici cel prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

Deși curtea de apel a apreciat caracterul pertinent al susținerii reclamantei, cu referire la cheltuielile indirecte, în considerentele succesive a dezvoltat un număr de patru argumente legale, pertinente și de natură a justifica judicios soluția adoptată, apte a susține demonstrația juridică a concluziei enunțate, în sensul că cererea reclamantei nu poate fi admisă în alte limite decât cele ale sentinței atacate; considerentele expuse întrunesc cerințele clarității, conciziei, logicii și gândirii critice și ca atare, în speță nu se verifică ipoteza de recurs reglementată de art. 304 pct. 7 C. proc. civ.

Înalta Curte constată că aceste argumente susțin și legalitatea soluției adoptate.

Într-adevăr, noțiunea de "beneficii injuste" realizate de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat permite, cu real temei, a se susține că în această modalitate de stabilirea a daunelor-interese, trebuie a se înțelege orice beneficiu sau avantaj economic, patrimonial, iar nu numai profitul realizat de către cel a desfășurat o activitate de contrafacere, întrucât legiuitorul a inserat în conținutul normei această sintagmă de "beneficii injuste" din activitatea de contrafacere (ori beneficii realizate fără justă cauză, potrivit Directivei), iar nu pe cea de profit.

Concluzia se justifică prin aceea că beneficiu înseamnă orice câștig, folos sau avantaj de natură economică, iar nu numai echivalentul în bani al acestora; pe de altă parte, atare calificare este permisă și de instituția subrogației reale cu titlu universal - înlocuirea unor bunuri (sume de bani încasate din activitatea de contrafacere) cu un alte bunuri sau servicii (cele corespunzătoare cheltuielilor indirecte).

Deși noțiunea de "beneficiu injust" nu este o una economică sau contabilă, cu toate acestea, pentru stabilirea înțelesului său conceptual, este necesar a se face apel la noțiuni economice cu valoare de instrumente de interpretare, pentru ca în raport de conținutul acestora, să se poată realiza aprecierea critică a acestora, cu rezultatul includerii sau a excluderii lor din categoria beneficiilor injuste ale contrafăcătorului, obținute din desfășurarea activității de contrafacere.

Astfel a procedat și recurenta reclamantă atât prin motivele de recurs, dar și cu ocazia administrării probei cu expertiză contabilă, la momentul formulării obiectivelor, precum și al obiecțiunilor la expertiză, beneficiind, în condiții procedurale, de asistența unui consilier expert (ca și pârâta, de altfel).

Potrivit doctrinei contabile, în funcție de modul de repartizare a acestora, cheltuielile sunt: directe și indirecte; cheltuielile directe se individualizează pe produs sau grupe de produse omogene, lucrări, servicii, comenzi și, de aceea, se pot include în costul acestora (de ex., materii prime, materiale și salariații implicați direct în producție); cheltuielile indirecte sunt comune mai multor produse ori grupe de produse și, pentru aceasta, trebuie să fie repartizate asupra produselor indirect, pe baza unor criterii (chei) de repartizare (de ex., cheltuieli de organizare, de conducere etc.).

Pe lângă împrejurarea că recurenta se referă la aceste cheltuieli indirecte de o manieră generică, susținând ca încadrându-se aici - cheltuieli cu retehnologizarea întreprinderii pârâtei în scopul desfășurării activității de contrafacere, derularea unor leasinguri pentru bunuri achiziționate de aceasta, chirii, utilități, cheltuieli administrative, taxe pentru proprietățile companiei, cu personalul din marketing și vânzări, în absența unor probe concrete și concludente din această perspectivă, instanța de apel a reținut dificultatea estimării corecte a acestora, în condițiile în care reclamanta nu a administrat probe cu o atare finalitate; în plus, includerea acestor cheltuieli - dintre cele anterior enumerate - în categoria cheltuielilor indirecte nu a fost acceptată de expertul judiciar în răspunsul la obiecțiuni de la dosar.

Or, în măsura în care curtea de apel a reținut, chiar implicit, că aceste cheltuieli indirecte nu au fost determinate pentru partea de activitate corespunzătoare contrafacerii (susținerile contrare ale recurentei din motivele de recurs neputând fi analizate de această instanță de recurs, în condițiile abrogării dispozițiilor art. 304 pct. 10 C. proc. civ., coroborat cu necontestarea situației de fapt reținute în cauză), se constată că în mod legal a procedat la excluderea lor din categoria beneficiilor injuste obținute de pârâtă și care ar fi putut fi incluse în cuantumul daunelor-interese ce puteau fi acordate reclamantei, dat fiind că partea (proporția) corespunzătoare contrafacerii din totalul cheltuielilor indirecte nu a fost dovedită în cauză, recurenta reclamantă susținând, în acord cu pârâta, că activitatea de producție a acesteia excede producției băuturii alcoolice M.

De asemenea, Înalta Curte constată că reclamanta nu a formulat un obiectiv al expertizei cu un atare obiect, după cum nici în cadrul repetatelor obiecțiuni la raportul de expertiză nu a formulat o astfel de teză probatorie; așa cum s-a arătat, repartizarea cheltuielilor indirecte are loc pe baza unor criterii sau chei de repartizare, nefiind la îndemâna instanței o astfel de operațiune, astfel încât în mod legal instanța de apel a reținut dificultatea estimării acestora.

În plus, se va respinge și critica privind luarea în considerare de către instanță, în favoarea acesteia, cu titlu de circumstanță în aprecierea gravității faptei pârâtei, a existenței mărcii înregistrate M. din 2 februarie 2001 pentru clasa de servicii 39 - transport.

Acest argument al curții de apel are în vedere o corectă aplicare a principiului proporționalității și a celorlalte criterii de apreciere prevăzute de art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005, întrucât această circumstanță este în directă legătură cu individualizarea cheltuielilor indirecte a căror includere a solicitat-o reclamanta în cuantumul daunelor-interese; existența mărcii înregistrate pentru clasa de servicii 39 (cererea de anulare a acesteia fiind respinsă prin hotărârea judecătorească irevocabilă menționată) constituia temeiul excluderii părții referitoare la serviciile de transport și desfacere din totalul cheltuielile indirecte corespunzătoare activității de contrafacere a produsului băutură alcoolică M.; prin urmare, atare activitate a pârâtei nu a fost lipsită de justă cauză și, în consecință, nici pentru acest motiv contravaloarea acestor costuri nu putea fi inclusă în categoria beneficiilor injuste (în partea referitoare la cheltuielile indirecte, proporționale cu activitatea de contrafacere).

Totodată, Înalta Curte constată că recurenta prezumă, la modul absolut, că toate aceste cheltuieli indirecte au fost efectuate din venituri încasate din vânzările anterioare ale produselor M., contrafăcute.

O astfel de susținere nu ar putea fi putut fi primită fără o cenzură, neexistând de plano o astfel de prezumție.

Principiul proporționalității (chiar în aplicarea celui mai energic și descurajant criteriu de determinare a despăgubirilor pentru contrafacere - beneficiul injust al contrafăcătorului) ca și pentru evitarea creării unor obstacole în calea comerțului legitim [în sensul art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005], impunea a se lua în considerare cel puțin că ab initio (anul 2001, potrivit susținerilor pârâtei din motivele de apel) sursa de finanțare a acestor cheltuieli indirecte a fost una generată de activitatea licită a pârâtei [prezumția dobândirii licite averii, fiind consacrată în art. 44 alin. (8) din Constituție], sume care puteau fi amortizate deja sau nu la momentul formulării cererii de chemare în judecată sau la cel al anului 2003 (momentul inițial al perioadei de referință pentru calculul daunelor-interese în cauza de față).

Deși de o importanță subsidiară (în absența preocupării reclamantei de a determina în mod cert, prin intermediul expertizei contabile a părții din cheltuielile indirecte aferente contrafacerii), este pertinent a se preciza că întrucât aceste sume proveneau dintr-o activitate care nu are vreo legătură cu contrafacerea mărcii în discuție, ci din venituri realizate anterior cu justă cauză de către pârâtă, ele nu puteau fi incluse în categoria beneficiilor injuste ulterioare ale pârâtei, astfel că ar fi trebuit deduse din cele pretinse cu titlu de cheltuieli indirecte corespunzătoare contrafacerii în această cauză.

Cu privire la caracterul compensatoriu, iar nu sancționatoriu al daunelor acordate în cauză, a cerinței legale ca măsura adoptată să fie descurajantă pentru cel care a încălcat un drept la marcă protejat, dar și la principiul proporționalității, susținute cu titlu de critici distincte de către recurenta reclamantă, Înalta Curte a făcut deja aprecieri atât în cadrul recursului pârâtei, cât și în evaluarea celorlalte motive ale recurentei-reclamante.

În concluzie, având în vedere și cele completate prin considerentele de față, Înalta Curte constată că deși principiul valorificat de recurentă este corect, beneficiile injuste ale pârâtei nelimitându-se în mod necesar la profit, potrivit situației de fapt reținute de instanța de apel, însușite de părțile cauzei, cheltuielile indirecte nu au fost determinate proporțional cu activitatea de contrafacere.

Pe de altă parte, nici prin motivele de recurs nu au fost făcute susțineri în sensul celor arătate, după cum nici în fața instanței de apel nu au fost formulate astfel de apărări a căror neanalizare ar fi putut conduce, eventual, la o soluție de casare cu trimitere spre rejudecare, în aplicarea art. 314 C. proc. civ.; în plus, în această etapă procesuală, nu au fost identificate motive de ordine publică de natură a fi fost puse în dezbatere din oficiu, în contextul art. 306 C. proc. civ., situația de fapt reținută în cauză nefiind contestată.

Urmează a fi admis însă motivul de recurs al reclamantei întemeiat pe dispozițiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ., prin care s-a criticat confirmarea acordării profitului net, iar nu a profitului brut stabilit prin raportul de expertiză și răspunsul la obiecțiuni.

Înalta Curte constată că prin hotărârea tribunalului, s-a dispus, din acest punct de vedere, obligarea pârâtei la plata sumei de 2.411.779 RON în favoarea reclamantei, iar nu a profitului brut de 2.871.165,49 RON, astfel cum s-a concluzionat prin lucrarea de specialitate efectuată în cauză, potrivit formulei de calcul a profitului agreat de cei trei experți - cel judiciar și experții consilieri ai părților; astfel, s-a convenit că profitul se determină prin scăderea din valoarea de comercializare a costurilor variabile și a celor fixe, iar prin aplicarea acestui algoritm a rezultat profitul brut obținut de pârâtă în perioada de referință, din activitatea de contrafacere, ca fiind 2.871.165,49 RON.

Deși reclamanta a invocat acest aspect prin motivele de apel, instanța de apel a răspuns acestei critici în sensul că suma acordată prin dispozitivul sentinței reprezintă profitul net constatat de expertul contabil judiciar la care s-a aplicat cota unică de 16% impozit pe profit, întrucât suma achitată de către pârâtă la bugetul de stat nu a profitat acesteia și nu i-a intrat în patrimoniu, astfel încât nu se cuvenea inclusă în calculul despăgubirilor.

În virtutea dispozițiilor art. 295 alin. (1) C. proc. civ., instanța de apel era ținută a verifica, în limitele cererii de apel, stabilirea situației de fapt și aplicarea legii de către prima instanță.

Or, cercetarea corespunzătoare a temeiniciei și legalității sentinței ar fi condus instanța de apel la observarea concluziilor raportului de expertiză și a repetatelor răspunsuri la obiecțiunile formulate de părți, precum și la constatarea că în niciunul dintre acestea, nu s-a procedat la determinarea profitului net acordat de prima instanță, nefiind formulat un atare obiectiv de niciuna dintre părți.

Mai mult decât atât, din considerentele hotărârii tribunalului, nu rezultă criteriul avut în vedere la cenzurarea concluziilor expertizei contabile, explicația deducerii cotei unice de impozit pe profit fiind redată de instanța de apel prin completarea considerentelor hotărârii apelate în soluționarea criticilor reclamantei cu acest obiect; totodată, pârâta nu a formulat o astfel de apărare în cauză în derularea procesului la tribunal ca, de altfel, nici în concluziile pe fondul cauzei consemnate în practicaua sentinței; de asemenea, prima instanță nu a supus această chestiune dezbaterii părților, din oficiu, în cazul în care o considera un motiv de ordine publică, ci a dezlegat-o direct prin dispozitiv și fără fi susținută de considerente care să justifice această cenzură a raportului de drept substanțial.

În consecință, Înalta Curte constată că instanța de apel în mod nelegal a respins această critică întemeiată a reclamantei formulată prin motivele de apel, aceste neregularități de ordin procedural din perspectiva art. 295 alin. (1) C. proc. civ., fiind suficiente pentru schimbarea sentinței tribunalului, fără a mai fi necesară verificarea legalității și temeiniciei soluției privind deducerea cotei unice de impozit pe profit din cuantumul sumei acordate cu titlu de daune-interese în cauza de față.

Ca atare, recursul reclamantei va fi admis în aplicarea dispozițiilor art. 312 alin. (1) și (3) cu ref. la art. 304 pct. 9 C. proc. civ., astfel că, se va modifica în parte decizia recurată, iar în baza dispozițiilor art. 296 C. proc. civ. se va admite apelul reclamantei; în consecință, sentința apelată va fi schimbată în parte, în sensul că se va dispune obligarea pârâtei la plata sumei de 2.871.165,49 RON despăgubiri către reclamantă (în loc de 2.411.779 RON, cât s-a acordat).

Se va face aplicarea dispozițiilor art. 274 C. proc. civ. pentru cheltuielile de judecată efectuate de reclamantă în apel în sumă totală de 26.543,54 RON, din care: 22.191,11 RON onorariu avocat conform dovezilor depuse în dosarul de recurs și taxă judiciară de timbru achitată în apel, proporțional cu diferența de daune acordate în rejudecarea apelului (deci, pentru suma de 459.386 RON, diferența dintre 2.871.165,49 RON și 2.411.779 RON), taxă determinată în baza art. 11 din Legea nr. 146/1997, ca fiind de 4.352,43 RON.

Se vor menține celelalte dispoziții ale deciziei și sentinței.

De asemenea, recurentei reclamante îi vor fi acordate și cheltuielile de judecată efectuate în recurs în sumă de 12.749,32 RON, din care 8.396,78 RON onorariu de avocat și cheltuielile corespunzătoare efectuate cu achitarea taxei judiciare de timbru, în considerarea suplimentării pretențiilor sale prin prezenta decizie.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de pârâta SC V.V. SA împotriva Deciziei nr. 7A din 17 ianuarie 2013 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale.

Admite recursul declarat de reclamanta SC Z. SA împotriva aceleiași decizii.

Modifică decizia recurată, astfel:

Admite apelul formulat de reclamanta SC Z. SA împotriva Sentinței nr. 2046 din 21 noiembrie 2011 a Tribunalului București, secția a IV-a civilă.

Schimbă în parte sentința apelată, în sensul că:

Obligă pe pârâtă la plata sumei de 2.871.165,49 RON despăgubiri către reclamantă.

Obligă pe apelanta-pârâtă SC V.V. SA la plata sumei de 26.543,54 RON reprezentând cheltuieli de judecată către apelanta-reclamantă SC Z. SA.

Menține celelalte dispoziții ale deciziei și sentinței.

Obligă pe recurenta-pârâtă la plata sumei de 12.749,32 RON, reprezentând cheltuieli de judecată, către recurenta-reclamantă.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 27 iunie 2014.

Procesat de GGC - AS