Patent lapse vs. renunciation: no notification duty or liability for non-payment of maintenance fees

Deliberând, în condițiile art. 256 C. proc. civ., asupra cauzei civile de față, a reținut următoarele:

1. Hotărârea instanței de apel

Prin decizia nr. 160/A din 15 octombrie 2009, Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, a respins ca nefondat apelul declarat de reclamantul D.G. împotriva sentinței civile nr. 1022 din 3 iunie 2008 pronunțată de Tribunalul București, secția a IV-a civilă. A admis apelul declarat de reclamant împotriva sentinței civile nr. 261 din 24 februarie 2009 a aceleași instanțe, a desființat sentința și a trimis cauza aceluiași tribunal pentru rejudecarea capătului de cerere având ca obiect repunerea reclamantului în situația anterioară intervenirii decăderii.

Pentru a decide astfel, instanța a reținut că în privința pretinsei omisiuni de a informa în termen inventatorii cu privire la intenția de a renunța la brevet, trebuie distins între cele două modalități de stingere a drepturilor izvorâte din brevet, respectiv decăderea cauzată de neplata taxelor de menținere în vigoare reglementată de art. 43 alin. (3) din Legea nr. 64/1991 și renunțarea la brevet menționată de art. 38 alin. (1) din același act normativ. Numai în cel de-al doilea caz pârâta titulară a brevetului avea obligația de a notifica pe autorul invenției despre intenția sa de a renunța la brevet pentru a permite exercitarea opțiunii autorului de a prelua brevetul conform art. 38 alin. (2) din lege, aceasta fiind o procedură distinctă care nu a fost urmată în speță deoarece a intervenit decăderea ca urmare a neplății taxelor de menținere conform art. 37 din lege, fără ca titularul să solicite revalidarea astfel cum permite textul citat.

Reclamantul nu a probat reaua-credință a pârâtei titulară de brevet, pârât justificând opțiunea sa de a nu achita taxele de menținere în vigoare a brevetului de invenție prin aceea că nu-l exploatează, deci brevetul nu îi aduce nici un beneficiu.

Pentru ca prejudiciul să se fi produs în patrimoniul reclamantului era necesar a se face dovada că a plătit efectiv taxele de revalidare, prejudiciul dobândind în acest mod caracter cert. În lipsa unei asemenea dovezi, câtă vreme reclamantul nu a achitat aceste taxe în cadrul unei proceduri care să fie cauzată de atitudinea culpabilă a pârâtei, reclamantul nu a suferit un prejudiciu cert.

Instanța a soluționat greșit cererea de completare a dispozitivului primei sentințe. Cererea reclamantului de repunere în situația anterioară decăderii din brevet nu era una accesorie față de cererea în pretenții, a cărei soluționare să decurgă din respingerea primului capăt al cererii, deoarece obiectul său nu era strâns legat de acesta din urmă.

2. Recursul

2.1. Motive

Reclamantul a declarat recurs împotriva acestei hotărâri, critica, nemotivată în drept vizând următoarele aspecte:

Instanța de apel a interpretat greșit legea pornind de la aceeași motivare că nu ar fi îndeplinite condițiile răspunderii civile delictuale și în plus, față de motivarea instanței de fond, a arătat că nu există fapta ilicită a pârâtei și nici un prejudiciu cert.

Înainte de publicarea decăderii în B.O.P.I. intimata nu a luat nicio măsură nici pentru exploatarea brevetului, nici pentru apărarea invenției, nici pentru plata taxelor legale, nici pentru notificarea colectivului de inventator, consecința fiind decăderea aplicată de către O.S.I.M.

Rezultă indubitabil cel puțin neglijența, dacă nu reaua-credință a intimatei.

Prejudiciul produs, decăderea, nu poate fi reparat decât prin plata taxelor de revalidare de către pârâtă, cu majorările aferente.

Decăderea este tot o renunțare la brevet.

Au fost încălcate dispozițiile art. 8 alin. (2), art. 42 alin. (1) și art. 43 alin. (2) din Legea nr. 64/1991.

Raționamentul instanței de apel în sensul că prejudiciul nu este cert deoarece taxele nu s-au plătit efectiv este greșit pentru că prejudiciul s-a produs deja și revalidarea nu poate opera în lipsa plății taxelor.

Datorită faptului că a operat decăderea, taxele se plătesc cu majorare.

Instanța nu reține nici situația de fapt cu privire la validare: a fost admis apelul împotriva hotărârii O.S.I.M. care a fost anulată.

În ceea ce privește măsura repunerii în situația anterioară, instanța de fond s-a pronunțat asupra acesteia, astfel încât nu era necesară trimiterea cauzei spre rejudecarea acestui capăt de cerere.

2.2. Analiza făcută de instanța de recurs

Recursul nu este întemeiat și va fi respins pentru următoarele considerente:

Reclamantul a chemat în judecată pe pârâta SC A. Bacău pentru ca instanța, prin hotărârea ce o va pronunța, să dispună obligarea pârâtei la plata despăgubirilor constând în plata taxelor legale de menținere și revalidare a brevetului de invenție până la data decăderii acestuia, respectiv 1.080 și 5.148 RON; repunerea reclamantului în situația anterioară intervenirii decăderii.

Deși reclamantul nu și-a motivat în drept cererea, instanțele de fond au considerat, corect, că au fost învestite cu o acțiune în răspundere civilă delictuală.

Drept urmare, au analizat îndeplinirea condițiilor pentru angajarea acestui tip de răspundere civilă.

Temeiul prejudiciului pretins de către reclamant îl constituie decăderea pârâtei din drepturile decurgând din brevet conform art. 43 alin. (3) din Legea nr. 64/1991, ca urmare a neachitării taxelor de menținere în vigoare a brevetului.

Pârâta nu avea obligația de a-l înștiința pe autorul invenției de faptul că intenționează să nu mai achite taxele pentru menținerea în vigoare a brevetului. În lipsa unui text care să impună o asemenea obligație, instanța de apel a arătat justificat faptul că, în speță, nu sunt incidente prevederile art. 38 alin. (2) din Legea nr. 64/1991 conform cu care, în cazul invențiilor care au făcut obiectul unei cesiuni potrivit art. 5 alin. (1) lit. b), titularul brevetului este obligat să comunice inventatorului intenția sa de renunțare; la cererea inventatorului, titularul este obligat să-i transmită acestuia dreptul asupra brevetului.

Decăderea din drepturile decurgând din brevet est distinctă de renunțarea la brevet - și pentru bunul motiv că sunt reglementate diferit - și, prin urmare, nu pot fi aplicate în cazul ei dispoziții care reglementează altă cauză de încetare a drepturilor conferite de brevet.

Pe cale de consecință, împrejurarea că titulara de brevet a fost decăzută din drepturi ca urmare a neîndeplinirii unei obligații impuse de lege nu este de natură, doar prin ea însăși, să fie echivalentă unui prejudiciu suferit de reclamant din faptul că trebuie să achite taxele de revalidare.

În egală măsură, mergând pe linia susținerilor reclamantului, și dacă pârâta l-ar fi înștiințat de faptul că nu mai intenționează să achite taxele datorate în condițiile art. 43 din Legea nr. 64/1991, dacă ar fi dorit menținerea în vigoare a brevetului, tot autorul invenției ar fi trebuit să achite taxele.

După cum, simpla neachitare a taxelor, în lipsa dovezilor privitoare la reaua-credință a pârâtei în neîndeplinirea acestei obligații, nu este de natură a contura îndeplinirea cerinței privitoare la vinovăție.

Având în vedere cele de mai sus arătate, Înalta Curte apreciază că instanțele de fond au făcut aplicarea și interpretarea corectă a prevederilor legii materiale incidente, astfel încât criticile formulate nu întrunesc cerințele art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

Nu poate fi primită nici critica privitoare la modul de soluționare a cererii de repunere în situația anterioară.

Aceasta deoarece, dacă s-ar admite recursul, față de dispozițiile art. 44 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 64/1991 potrivit cu care, dispozițiile referitoare la repunerea în situația anterioară nu se aplică pentru plata taxelor de menținere în vigoare a brevetului, ar urma să se respingă apelul reclamantului, ceea ce ar însemna o agravare a situației în propria cale de atac.

Față de cele ce preced, în temeiul art. 312 alin. (1) C. proc. civ. recursul va fi respins ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge ca nefondat recursul formulat de reclamantul D.G. împotriva deciziei nr. 160/A din 15 octombrie 2009 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi 15 iunie 2010.