Trademark cancellation for bad faith: imputation of intent based on local commercial name notoriety and risk of confusion

Asupra cauzei de față constată următoarele:

Prin cererea înregistrată, pe rolul Tribunalului București Secția a V-a Civilă, sub nr. 52697/3/2010 la data de 01 noiembrie 2010, reclamanta SC S. SA a solicitat, în contradictoriu cu pârâta SC L.B. SRL și cu Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, anularea certificatului de înregistrare a mărcii „La S.” din 28 octombrie 2005, emis în favoarea pârâtei, prevalându-se de dispozițiile art. 47 alin. (1) lit. b) rap. la art. 6 alin. (4) lit. b) și c), art. 3 lit. d), art. 47 alin. (1) lit. e), dar și pe art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 și art. 1 și 8 din Convenția de la Paris din anul 1883, potrivit cererii completatoare depuse de reclamantă la 6 ianuarie 2011, în ce privește motivul de anulare a înregistrării mărcii cu rea-credință; cu cheltuieli de judecată.

Prin întâmpinarea formulată la data de 02 decembrie 2010, pârâta SC L.B. SRL a solicitat respingerea acțiunii ca nefondată, cu obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată; totodată, a invocat excepția prescripției dreptului la acțiune în privința cererii de anulare a înregistrării mărcii sale, pentru motivul prevăzut de art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, în aplicarea dispozițiilor art. 47 alin. (3) din același act normativ, termenul de prescripție de 5 ani fiind împlinit la 29 octombrie 2010.

Prin încheierea de ședință de la termenul din 10 februarie 2011, tribunalul a respins excepția prescripției dreptului la acțiune al reclamantei, reținând, pe de o parte, faptul că pentru motivul prevăzut de art. 47 alin. (1) lit. c) din lege, acțiunea este imprescriptibilă, iar pe de altă parte, că pentru celelalte motive de nulitate, termenul de prescripție curge de la data la care certificatul de înregistrare a mărcii devine opozabil terților prin publicare în BOPI, care s-a făcut în cursul anului 2006, astfel încât, acțiunea formulată la data de 1 noiembrie 2010 se situează înăuntrul termenului de 5 ani prevăzut de art. 47 alin. (3) din Legea nr. 84/1998.

Prin sentința civilă nr. 1346 din 14 iulie 2011, pronunțată de Tribunalul București, Secția a V-a Civilă, a fost respinsă acțiunea, ca neîntemeiată; s-a luat act că pârâta SC L.B. SRL nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Instanța a stabilit premisa analizării cererii, anume prin raportare la dispozițiile art. 6 alin. (4), art. 47 alin. (2), 48 alin. (1), art. 70 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, precum și la dispozițiile Convenției de la Paris.

În motivarea sentinței, s-au reținut următoarele::

Ca urmare a cererii pârâtei SC L.B. SRL din 28 octombrie 2005, s-a constituit depozitul național reglementar pentru marca individuală, combinată constând din denumirea „LA S.” cu element figurativ, iar prin decizia nr. 227048 din 09 august 2006 Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci a dispus înregistrarea mărcii pentru serviciile din clasa 43 – servicii hoteliere și de cazare temporară, servicii de alimentație publică, emițând în acest sens certificatul de înregistrare nr. 72457 din 28 octombrie 2005 (filele 80-82 dosar).

Reclamanta a solicitat anularea înregistrării mărcii menționate, pentru încălcarea drepturilor sale decurgând din marca notorie neînregistrată - „S.” -, pentru încălcarea drepturilor conferite de numele comercial, precum și pentru înregistrarea cu rea credință.

Având în vedere faptul că nulitatea este o sancțiune civilă care intervine pentru neîndeplinirea condițiilor de fond și de formă impuse de lege pentru întocmirea actului, examinarea cauzelor de nulitate se face în raport de legea în vigoare la data constituirii depozitului reglementar al mărcii, respectiv 28 octombrie 2005.

Prin apărările făcute, pârâta a invocat dispozițiile art. 49 (actualul art. 48 alin. (1)) din lege, potrivit cărora „Titularul unei mărci anterioare, care, cu știință, a tolerat într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani folosirea unei mărci ulterior înregistrate, nu poate să ceară anularea și nici să se opună folosirii mărcii ulterioare pentru produsele și serviciile pentru care această marcă ulterioară a fost folosită, în afară de cazul în care înregistrarea mărcii ulterioare a fost cerută cu rea-credință.”

Tribunalul a înlăturat aceste apărări ale pârâtei, reținând, pe de o parte, faptul că reclamanta invocă înregistrarea cu rea credință a mărcii pârâtei și, pe de altă parte, faptul că anterior anului 2009, când a finalizat construirea complexului hotelier „LA S.L.” din Năvodari și a obținut certificatul de clasificare din 08 octombrie 2009, pârâta a folosit marca numai pentru servicii de alimentație publică în cadrul Pizzeriei/Restaurant „La S.” din Constanța, astfel încât nu este îndeplinită cerința ca reclamanta să fi tolerat folosința mărcii pentru servicii hoteliere și de cazare temporară.

Prima instanță a constatat că motivele de anulare invocate sunt reglementate de art. 48 alin. (1) lit. b), c) și e) în forma în vigoare la data înregistrării mărcii (actualul art. 47 alin. (1) lit. b), c) și e), raportate la art. 6 lit. d) și e) din Legea nr. 84/1998, în forma menționată.

Potrivit dispozițiilor art. 48 alin. (1) lit. b), c) și e) din Legea nr. 84/1998 „anularea înregistrării mărcii poate fi cerută Tribunalului București de către orice persoană interesată, pentru oricare dintre următoarele motive: b) înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispozițiilor art. 6; c) înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea-credință; e) înregistrarea mărcii aduce atingere unor drepturi anterior dobândite cu privire la o indicație geografică protejată, un desen sau un model industrial protejat sau alt drept de proprietate industrială protejat ori cu privire la un drept de autor”.

Potrivit dispozițiilor art. 6 lit. d) și e) din lege „În afara motivelor prevăzute la art. 5 alin. (1), o marcă este refuzată la înregistrare, dacă: d) este identică sau similară cu o marcă notorie în România pentru produse sau servicii identice sau similare, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii; e) este identică sau similară cu o marcă notorie în România pentru produse sau servicii diferite de cele la care se referă marca a cărei înregistrare este cerută și dacă, prin folosirea nejustificată a acesteia din urmă, s-ar putea profita de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii notorii ori această folosire ar putea produce prejudicii titularului mărcii notorii.”

Analizând primul motiv de nulitate invocat, respectiv încălcarea drepturilor conferite reclamantei de o marcă notorie neînregistrată, Tribunalul a constatat că este neîntemeiat.

Astfel, potrivit art. 6 bis din Convenția de la Paris, mărcile notorii sunt protejate fără a fi necesară condiția înregistrării. Notorietatea mărcii produce un efect similar cu înregistrarea acesteia, titularul fiind protejat în ceea ce privește folosirea sau înregistrarea unui semn identic sau similar de către un terț.

Marca individuală combinată cu element figurativ „LA S.”, înregistrată în favoarea pârâtei și a cărei anulare se cere în cauză, este similară cu marca verbală a reclamantei „S.”, iar serviciile prestate de reclamantă sunt identice cu cele pentru care pârâta a înregistrat marca, respectiv „servicii hoteliere și de cazare temporară și alimentație publică”.

Tribunalul a apreciat însă că prin probele administrate în cauză nu s-a făcut dovada notorietății mărcii reclamantei.

Astfel, din adresa nr. 316 din 24 martie 2011 emisă de SC P. SA, a rezultat că actualul hotel și restaurant S. din J., ce aparține reclamantei, a făcut parte din proiectul DSAPC nr. 55/1968 „Stațiunea turistică Mangalia, extindere Neptun”.

Hotelul și restaurantul au revenit în patrimoniul reclamantei, SC S. SA, care a fost înființată și a dobândit autorizare de funcționare prin sentința civilă nr. 4045 din 03 august 1995 a Tribunalului Constanța, ca urmare a reorganizării SC J. SA, în patrimoniul căruia intrase bunul în baza Legii nr. 15/1991 și H.G. nr. 834/1991, astfel cum rezultă din anexa 1 la Certificatul de atestare a dreptului de proprietate din 28 noiembrie 1996 emis de Ministerul Turismului.

Din adresa nr. 59 emisă de Direcția Generală Turistică - Serviciul Autorizare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, a reieșit că SC S. SA a obținut pentru hotelul S. din J., certificatul de clasificare nr. 145 din 05 august 1991.

Din pliantele privind litoralul românesc, rezultă că hotelul S. din J. a intrat în circuitul turistic după darea în folosință, încă din perioada comunistă, prin rețeaua C., fiind inclus în cataloagele de prezentare editate și în limbi străine.

Tribunalul a apreciat însă că singură această probă nu este de natură să facă dovada unei largi cunoașteri pe teritoriul României pentru segmentul de public din România căruia i se adresează, în sensul Regulii 16 din Regulamentul de punere în aplicare al legii aprobat prin H.G. nr. 833/1998.

S-a probat unul dintre criteriile descrise de această regulă, respectiv circuitului de distribuire a serviciilor la care se referă marca, în sensul Regulii 16 alin. (2) lit. B), dar nu s-a făcut și dovada faptului că produsele oferite și reclama făcută prin acest circuit a și adus o reală cunoaștere a serviciilor oferite sub marca S.

În acest sens, și contractele de prestări servicii turistice încheiate între SC S. SA în calitate de prestatori și diverși utilizatori: Sindicatul Liber Metrou în 01 martie 2006, SC O. SRL în 19 mai 2004, SC T.H.R. Prahova în 12 mai 2003 și 16 mai 2002 fac dovada desfășurării activității specifice de cazare temporară, dar sunt insuficiente pentru a dovedi o largă cunoaștere.

În materia notorietății, elementele esențiale sunt cele privind succesul mărcii, care permit o asociere imediată și fără efort între marcă și serviciile oferite sub această marcă. Or, această asociere nu poate fi presupusă, ea trebuie să fie evidentă.

Dacă poate fi reținută o prezumție că în perioada comunistă cel mai accesibil mod de utilizare a serviciilor hoteliere de pe litoral era prin intermediul întreprinderilor - pentru români și prin rețeaua C. - pentru străini, această prezumție nu se poate întinde și asupra faptului că serviciile oferite au devenit cunoscute și apreciate într-o manieră suficientă pentru a permite, în conștiința consumatorilor de servicii de profil, o asociere între marcă și serviciile oferite sub marca S.

De asemenea, faptul că hotelul „S.” din J. a oferit servicii de cazare o perioadă îndelungată sub acest semn, aproximativ din 1968, nu este suficient pentru a dovedi acea conexiune specifică dintre marcă și serviciile oferite, specifică notorietății.

În consecință, tribunalul a constatat că acest motiv de nulitate invocat nu este întemeiat.

Analizând cel de al doilea motiv de nulitate invocat, respectiv încălcarea drepturilor conferite reclamantei de numele comercial, prima instanță l-a găsit, de asemenea, neîntemeiat.

Astfel, potrivit art. 8 din Convenția de la Paris din 1883 pentru protecția proprietății industriale „numele comercial va fi protejat în toate țările Uniunii, fără obligația de depunere sau de înregistrare, indiferent de faptul dacă el face sau nu parte dintr-o marcă de fabrică sau de comerț”.

Pârâta a susținut că reclamanta nu poate invoca protecția numelui comercial, aceasta având doar o denumire comercială.

Tribunalul a apreciat că aceste susțineri nu pot fi primite, numele comercial fiind denumirea sub care un agent economic își exercită activitatea comercială și sub care semnează.

Or, în cauză este evident că reclamanta SC S. SA, societate comercială având obiectul principal de activitate reglementat sub codul CAEN 5510 „hoteluri și alte facilități de cazare similare” pe care o exercită prin hotelul S. are mai mult decât o denumire comercială, are chiar un nume comercial, așa cum afirmă, protejat de art. 8 din Convenția de la Paris din 1883 și de art. 48 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 84/1998.

Problema care se pune este aceea a întinderii protecției recunoscute de art. 8, respectiv dacă simpla deținere a unui nume comercial este suficientă pentru a constitui un motiv de refuz la înregistrare sau de anulare a unei mărci care conține în tot sau în parte numele comercial. Jurisprudența a statuat că asigurarea protecției numelui comercial are ca finalitate limitarea sau înlăturarea prejudiciilor pe care titularul numelui comercial le-ar suferi prin asocierea numelui său comercial cu marca unui terț.

Din această perspectivă, pentru ca existența numelui comercial al reclamantei să determine refuzul la înregistrare sau anularea mărcii pârâtei este esențial a se dovedi că reclamanta utilizează numele comercial, condiție îndeplinită în cauză potrivit înscrisurilor depuse (contractele de prestări servicii turistice la care s-a făcut referire anterior), precum și potențialul risc de prejudiciu pe care reclamanta l-ar suferi ca urmare a asocierii între numele său comercial și marca pârâtei, condiție pe care instanța a apreciat-o ca nedovedită în cauză.

Astfel, de regulă, prejudiciul care poate fi încercat de titularul numelui comercial constă în riscul de confuzie între numele său comercial și marca terțului, incluzând și riscul de asociere între acestea, cu consecința folosirii nejustificate a renumelui obținut prin activitatea sa de titularul numelui comercial.

Or, în cauză, în condițiile în care nu s-a putut reține notorietatea denumirii „S.”, nu se poate presupune nici că înregistrarea acesteia ca marcă de către pârâtă, a avut loc în scopul obținerii nejustificate de foloase din cunoașterea acestei mărci de către public.

Sub un alt aspect, tribunalul a apreciat că, în condițiile în care activitatea pârâtei desfășurată sub marca înregistrată este una apreciată pe piață, astfel cum rezultă din diplomele depuse la dosar și din extrasele de pe forumurile de discuții de pe internet, iar prin înscrisurile depuse, pârâta a făcut dovada preocupării constante pentru îmbunătățirea serviciilor oferite, prin investiții, prin facilitarea unor servicii suplimentare, gen telefonie, internet etc., nu se poate reține că numele comercial al pârâtei ar putea fi asociat cu o marcă neapreciată, astfel încât să existe consecințe prejudiciabile.

Pentru a justifica protecția numelui său comercial, reclamanta a invocat și riscul la care este expusă urmare a formulării de către pârâtă, împotriva sa, a unei acțiuni cu scopul obligării sale să nu mai folosească marca S. și elementele specifice de identificare cuprinzând denumirea S., ale fondului său de comerț, pârâta întemeindu-și acțiunea tocmai pe drepturile asupra mărci.

Tribunalul a apreciat că acest risc nu este unul serios, deoarece, pe de o parte, reclamanta poate opune cu succes dreptul său rezultat din folosirea legitimă și îndelungată a numelui comercial, iar pe de altă parte, întrucât titularul unei mărci ulterioare nu se poate opune folosirii unei mărci anterioare, suportând riscul lipsei de diligență în înregistrarea mărcii sale, prin neverificarea existenței unor drepturi de proprietate anterior protejate.

S-a reținut că dispozițiile art. 50 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 (în forma în vigoare la data înregistrării mărcii „La S.”) prevăd că „în cazul prevăzut la art. 49, titularul mărcii posterior înregistrate nu poate să se opună folosirii mărcii anterioare, deși aceasta din urmă nu mai poate fi invocată împotriva mărcii posterioare”.

Analizând cel de al treilea motiv de nulitate invocat, respectiv înregistrarea mărcii cu rea credință de către pârâtă, a fost considerat, de asemenea, neîntemeiat.

Astfel, simpla existență a mărcii reclamantei, în condițiile în care nu s-a dovedit notorietatea acesteia, nu poate conduce la concluzia relei credințe a pârâtei la înregistrarea mărcii sale. Nu s-a făcut dovada faptului că pârâta a încercat să profite de renumele mărcii reclamantei atunci când a înregistrat marca sa. Pârâta a oferit un motiv plauzibil pentru care a ales elementul verbal al mărcii sale, respectiv faptul că acesta, prin efectuarea unei anagramări, să cuprindă prima parte a numelui unuia dintre asociații pârâtei, L., respectiv „La s.”, iar prin asociere cu elementul figurativ să inducă ideea de mare, de vacanță, asociată cu activitatea pârâtei desfășurată pe litoral.

S-a apreciat că în lipsa altor elemente, care să dovedească contrariul, această explicație este suficientă pentru a întări prezumția de bună credință instituită de lege.

Reclamanta a invocat faptul că pârâta a încercat în mai multe rânduri să-și înregistreze marca „La S.”, cereri care au fost respinse tocmai pentru motivul existenței mărcii anterioare a reclamantei; instanța a constatat însă că reclamanta nu a făcut însă nicio dovadă în acest sens, deși sarcina probei îi revenea, anume că a fost titulara mărcii „S.” anterior înregistrării mărcii de către pârâtă și nici că pârâta a făcut demersuri anterioare pentru înregistrarea acestei mărci, care au fost respinse ca urmare a existenței drepturilor sale.

Prima instanță a mai reținut că extrasul de pe site-ul OSIM cu privire la numărul mărcilor incluzând elementul verbal „S.” respinse, este insuficient să facă dovada acțiunilor întreprinse de către pârâtă și a calificării acestora ca intrând în sfera nelicitului neconcurențial.

În consecință, acțiunea a fost respinsă ca neîntemeiată.

În termen legal, împotriva acestei soluții, reclamanta a promovat apel, criticând sentința pentru nelegalitate și netemeinicie.

Prin decizia civilă nr. 179A din 4 decembrie 2012 a Curții de Apel București, Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale a fost admis apelul reclamantei, sentința atacată a fost schimbată în tot, iar pe fond, s-a admis cererea de chemare în judecată, dispunându-se anularea înregistrării mărcii „La S.” nr. 72457 din 28 octombrie 2005.

Pentru a decide în acest sens, instanța de apel a reținut că reclamanta a solicitat anularea înregistrării mărcii menționate pentru încălcarea drepturilor conferite de marcă notorie neînregistrată –„ S.”, pentru încălcarea drepturilor conferite de numele comercial și pentru înregistrarea cu rea credință.

Cu privire la primul motiv de apel, legat de invocarea notorietății mărcii anterioare neînregistrate, instanța de apel a reținut următoarele:

Potrivit art. 6 bis din Convenția de la Paris, mărcile notorii sunt protejate fără a fi necesară condiția înregistrării. Notorietatea mărcii produce un efect similar cu înregistrarea acesteia, titularul fiind protejat în ceea ce privește folosirea sau înregistrarea unui semn identic sau similar de către un terț. Marca individuală combinată cu element verbal „LA S.” și cu element figurativ, înregistrată în favoarea pârâtei și a cărei anulare se cere în cauză, este similară cu marca verbală a reclamantei „S.”, iar serviciile prestate de reclamantă sunt identice cu cele pentru care pârâta a înregistrat marca, respectiv „servicii hoteliere și de cazare temporară și alimentație publică”.

În fapt, din adresa nr. 316 din 24 martie 2011 emisă de SC P. SA, rezultă că actualul hotel și restaurant S. din J., ce aparține reclamantei, a făcut parte din proiectul DSAPC nr. 55/1968 „Stațiunea turistică Mangalia extindere Neptun”. Hotelul și restaurantul au revenit în patrimoniul reclamantei, SC S. SA care a fost înființată și a dobândit autorizare de funcționare prin sentința civilă nr. 4045 din 03 august 1995 a Tribunalului Constanța ca urmare a reorganizării SC J. SA, în patrimoniul căruia intrase bunul în baza Legii nr. 15 /1991 și H.G. nr. 834/1991, astfel cum rezultă din anexa 1 la Certificatul de atestare a dreptului de proprietate din 28 noiembrie 1996 emis de Ministerul Turismului. Din adresa nr. 59 emisă de Direcția Generală Turistică - Serviciul Autorizare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului rezultă că SC S. SA obținut pentru hotelul S. din J. certificatul de clasificare nr. 145 din 05 august 1991. Din pliantele privind litoralul românesc, rezultă că hotelul S. din J. a intrat în circuitul turistic după darea în folosință, încă din perioada comunistă, prin rețeaua C., fiind inclus în cataloagele de prezentare editate și în limbi străine.

Prin art. 3 lit. c) din lege este explicitat termenul de marcă notorie ca fiind marca larg cunoscută în România la data depunerii unei cereri de înregistrare a mărcii sau la data priorității revendicate în cerere, iar pentru a determina dacă o marcă este larg cunoscută se va avea în vedere notorietatea acestei mărci în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile cărora marca respectivă li se aplică, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii în România - criteriile de examinare a motivului de refuz de înregistrare a mărcii incident, fiind detaliate în art. 20 din lege, dar și în Regula nr. 15 pct. 4 lit. a) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998, în vigoare la data înregistrării mărcii în discuție; de asemenea, au fost avute în vedere cele prevăzute la Regula 16 din același Regulament, cu referire la cerințele pentru dovedirea notorietății mărcii.

În aplicarea acestor norme, s-a constatat că în aprecierea notorietății unei mărci, este necesară stabilirea ponderii cunoașterii în cadrul segmentului de public relevant din România, utilizator al produselor/serviciilor protejate sub semnul respectiv și nu în raport de clasele de produse/servicii, sau toate acestea, protejate prin mărcile a căror anulare se solicită. În condițiile existenței unei mărci notorii, se impune refuzul de înregistrare sau anularea mărcii înregistrate, total sau parțial, în funcție de gradul de suprapunere cu cea notorie.

Un prim argument invocat de apelantă a fost acela că în perioada comunistă o marcă era larg cunoscută și mediatizată potrivit politicii epocii comuniste, prin intermediul ONT-ului, respectiv prin filialele județene, a C.-ului pentru străini, prin ofertele făcute de către stat Uniunii Generale a Sindicatelor din România la care fiecare cetățean participa cu 1 % din venituri, prin pliantele publicitare editate, politici care permiteau consumatorilor de servicii o asociere între marca S. și serviciile turistice (hotel și restaurant) oferite sub marca S. din J., în perioada comunistă intimata-pârâtă nefiind înființată ca societate cu răspundere limitată și nici ca mandatar.

Cu privire la acest prim argument, instanța de apel a apreciat ca fiind corectă afirmația tribunalului, în sensul că prezumția că, în perioada comunistă, cel mai accesibil mod de utilizare a serviciilor hoteliere de pe litoral era prin intermediul întreprinderilor - pentru români și prin rețeaua C. - pentru străini, nu se poate întinde și asupra faptului că serviciile oferite au devenit cunoscute și apreciate într-o manieră suficientă pentru a permite o asociere în conștiința consumatorilor de servicii de profil între marca și serviciile oferite sub marca S.. Nici în calea de atac apelanta nu a adus niciun argument sau probe suplimentare în acest sens, ci doar a reiterat afirmația făcută și în fața primei instanței.

Apelanta a mai invocat și prevederile art. 6 bis al Convenției de la Paris privind notorietatea existentă în cauză determinată de vechimea mărcii „S.”, de cunoașterea acestei mărci din anul 1968, marca fiind aceeași cu numele comercial încă din 1968, eforturile publicitare de cunoaștere a numelui comercial fiind manifestate față de turiștii romani și străini încă din anul 1968. Din adresa nr. 316 din 29 martie 2011 și din actele ce se găsesc în arhiva SC P. SA rezultă cunoașterea ansamblului hotel și restaurant sub numele de S. din anul 1968.

Instanța de apel a constatat că apelanta aduce drept singur argument pentru notorietate faptul existenței mărcii și a denumirii comerciale din 1968; or, vechimea unei mărci nu suplinește nevoia dovezilor privind larga cunoaștere a acesteia; în plus, simpla cunoaștere a existenței mărcii din 1968 (prin adresa invocată) nu reprezintă în sine o dovadă a unei cunoașteri suficient de largi pentru a fi caracterizată ca notorie, argumentele de natură istorică aduse de apelantă fiind necesare, dar nu și suficiente pentru caracterizarea mărcii ca notorie.

Curtea de apel a înlăturat argumentul adus de apelantă, în sensul că pentru a se aprecia asupra notorietății mărcii este suficient a se constata că marca respectivă este larg cunoscută în cadrul segmentului de public relevant căruia i se adresează, indiferent pe ce parte a teritoriului țării este situat acel segment, așadar, nefiind necesar ca marca să fie cunoscută pe întreg teritoriul țării.

Astfel, Regula nr. 16, intitulată „Determinarea și dovedirea notorietății” este extrem de explicită, arătând că, pentru a aprecia dacă o marcă este notorie, este suficient ca aceasta să fie larg cunoscută pe teritoriul României și pentru segmentul de public din România căruia i se adresează produsele sau serviciile la care se referă marca. Din interpretarea coroborată a celor două condiții, rezultă că acestea sunt cerute cumulativ, iar nu alternativ; astfel, marca trebuie să fie cunoscută publicului relevant, nu oricărei categorii de public, dar pe întreg teritoriul țării.

Or, în mod corect a reținut tribunalul că reclamanta nu a făcut dovada unei largi cunoașteri a mărcii pe teritoriul României pentru segmentul de public din România căruia i se adresează, în sensul Regulii 16 din Regulamentul de punere în aplicare al legii aprobat prin H.G. nr. 833/1998. S-a probat doar unul dintre criteriile descrise de această regulă, respectiv circuitul de distribuire a serviciilor la care se referă marca, în sensul Regulii 16 alin. (2) lit. b), dar nu și dovada faptului că produsele oferite și reclama făcută prin acest circuit au și adus o reală cunoaștere a serviciilor oferite sub marca S. În acest sens, și contractele de prestări servicii turistice încheiate între SC S. SA în calitate de prestator și diverși utilizatori: Sindicatul Liber Metrou în 01 martie 2006, SC O. SRL în 19 mai 2004, SC T.H.R. Prahova în 12 mai 2003 și 16 mai 2002 sunt apte a proba desfășurarea unei activității specifice de cazare temporară, dar sunt insuficiente pentru a dovedi o largă cunoaștere.

De asemenea, s-a apreciat că simpla invocare a vechimii mărcii nu este suficientă pentru a dovedi acea conexiune specifică dintre marcă și serviciile oferite, specifică notorietății; ar însemna că orice marcă suficient de veche poate invoca notorietatea dobândită prin simpla curgere a timpului, când de fapt de esența notorietății nu este neapărat trecerea timpului (care de regulă, este o condiție implicită), ci utilizarea, în anumite condiții, de-a lungul timpului scurs.

Niciuna dintre părți nu a contestat vechimea mărcii ca datând din 1968 și faptul că hotelul S. și-a desfășurat activitate ca unitate turistică în regim sezonier și restaurant și în extrasezon în ultimele 4 decenii, dar acest element, luat singular, nu este concludent pentru notorietate.

Pentru a argumenta larga cunoaștere a mărcii sale, apelanta a arătat că statul român a promovat unitatea lor de cazare, așadar și marca în perioada 1968 și 1995, fiind asigurate sejururi pentru angajați prin intermediul instituțiilor publice; că au fost cazați la Hotelul S. și numeroși turiști străini și că s-a făcut promovarea serviciilor turistice de către ONT și prin intermediul unui Program Phare.

Instanța de apel a apreciat că toate acestea dovedesc că există acțiuni de promovare a serviciilor oferite de reclamantă sub marca sa, dar dincolo de faptul că, în sine, aceste măsuri de promovare nu ating intensitatea necesară unei mărci notorii, este necesară corelarea întinderii promovării cu întinderea utilizării și cunoașterii mărcii; or, s-a constatat că această întindere nu acoperă întreaga țară, aspect recunoscut chiar de apelantă, ci este o cunoaștere locală, limitată la spațiul limitrof litoralului; sub aspectul notorietății nu interesează cunoașterile accidentale, ca urmare a unor acțiuni disparate și singulare de promovare, ci este necesar ca această cunoaștere să fie cvasiunanimă în rândul consumatorului țintă, cu un grad mediu de atenție și informare, condiție ce nu este îndeplinită în cauză.

Argumentul legat de faptul că scopul înregistrării mărcii de către intimata-pârâta a fost acela de a se folosi de renumele mărcii apelantei, nu are relevanță sub aspectul notorietății, după cum nu are relevanță nici faptul că inclusiv reprezentantul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci a susținut admiterea acțiunii formulate de reclamantă apelantă.

Astfel, neaducându-se dovezi suficiente cu privire la notorietatea mărcii anterioare a reclamantei, instanța de apel a înlăturat ca nefondat acest prim motiv de apel.

Referitor la cel de-al doilea motiv privind greșita respingere a cererii de anulare a mărcii pârâtei față de existența numelui comercial al reclamantei, instanța de apel a reținut cele ce urmează:

Un prim argument invocat de apelantă a fost acela al prejudiciului cauzat ca urmare a folosirii de către intimata-pârâtă a unei mărci similare cu numele său comercial, din acest punct de vedere, curtea de apel a reiterat argumentele reținute de prima instanță, pe care și le-a însușit în totalitate.

Cât privește invocarea prevederilor art. 6 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 84/1998, instanța de apel a constatat că noțiunea de nume comercial nu se include în cea de nume, prin drept la nume, menționat în acest text, legiuitorul având în vedere numele persoanei fizice, astfel că această prevedere legală nu este incidentă în cauză.

Pe de altă parte, din perspectiva art. 6 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 84/1998, este necesar a fi îndeplinită condiția ca acea marca anterioară, neînregistrată, sau acel semn utilizat anterior să confere titularului sau dreptul de a interzice utilizarea mărcii ulterioare. Or, prima teză nu este îndeplinită, deoarece numai o marcă notorie putea da dreptul reclamantei de a cere interzicerea utilizării unei mărci ulterioare, or, în analizarea primului motiv de apel s-a reținut deja nedovedirea caracterului notoriu.

În ceea ce privește cea de-a doua teză, astfel cum a apreciat și prima instanța, apelanta beneficiază de un nume comercial protejat de art. 8 din Convenția de la Paris din 1883 și de art. 48 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 84/1998. Apelanta a susținut că exista un mare risc de confuzie între numele său comercial și marca părții adverse, incluzând și riscul de asociere între acestea, astfel că partea adversă beneficiază de renumele obținut prin activitatea apelantei.

S-a apreciat că prima instanță a reținut în mod corect că problema care se pune este aceea a întinderii protecției recunoscute de art. 8, respectiv dacă simpla deținere a unui nume comercial este suficientă pentru a constitui un motiv de refuz la înregistrare sau de anulare a unei mărci care conține în tot sau în parte numele comercial. Un astfel de prejudiciu ar fi generat de folosirea de renumele numelui comercial anterior, ca urmare a dobândirii notorietății acestuia; or, nu este suficientă simpla afirmare a producerii asocierii în mintea consumatorului, fiind necesară probarea acestei susțineri, dovezi ce nu au fost produse; în plus, prin nereținerea notorietății mărcii anterioare (și implicit, a numelui comercial anterior), nu se poate aplica prezumția de folosire a renumelui acestora. Ceea ce invocă, în esență, apelanta este de fapt un prejudiciu de natură morală, dedus din preluarea, conform susținerilor sale, a denumirii sale comerciale, dar o asemenea pretenție nu se încadrează în condițiile legale pentru care poate fi dispusă anularea unei mărci ulterioare, pentru existența unui nume comercial anterior.

Astfel, și acest motiv de apel a fost înlăturat ca nefondat.

Instanța de apel a găsit însă fondat ultimul motiv de apel, privind înregistrarea mărcii pârâtei cu rea-credință.

Reclamanta a invocat reaua credință atât în raport de marca sa anterioară, cât și în raport de numele său comercial. Instanța de apel a apreciat ca fiind juste cele dezlegate prin sentința apelată cu privire la marca anterioară invocată de reclamantă; astfel, dincolo de faptul că nu a fost dovedită notorietatea, nu a fost dovedită nici existența unei înregistrări anterioare mărcii pârâtei cu privire la marca La S. invocată de reclamantă, aceste considerente ale primei instanțe fiind menținute.

Instanța de apel a apreciat însă diferit probele administrate sub acest aspect, reținând reaua credință a pârâtei în raport de existența numelui comercial al reclamantei.

Astfel, cu ocazia cercetării notorietății, curtea de apel însăși a reținut dovedirea unor acțiuni de promovare a serviciilor oferite de reclamantă sub numele său comercial, dar dincolo de faptul că, în sine, aceste măsuri de promovare nu ating intensitatea necesară pentru probarea unei mărci notorii, este necesară corelarea întinderii promovării cu întinderea utilizării și cunoașterii mărcii; pe de altă parte, instanța de apel a constatat că această întindere nu acoperă întreaga țară, aspect recunoscut chiar de apelantă, ci această cunoaștere este locală, limitată la spațiul limitrof litoralului.

Reclamanta își desfășoară activitatea în zona Mangalia - J., pe când pârâta în Constanța-Mamaia, pe același obiect de activitate, servicii hoteliere; reclamanta deține hotelul S., cu denumirea comercială S., iar pârâta folosește marca La S. pentru aceleași servicii de cazare.

Față de identitatea serviciilor oferite, față de similaritatea crescută prin identitate parțială a denumirii semnelor folosite, având în vedere anterioritatea denumirii comerciale a reclamantei (1968) raportată la data cererii de depozit pentru marca pârâtei (2005), instanța de apel a apreciat că s-a făcut dovada relei credințe a pârâtei cu ocazia înregistrării mărcii sale. Astfel, s-a avut în vedere consumatorul mediu avizat, pe zona teritorială relevantă-litoral, care poate cu ușurință aprecia că există o legătură comercială între cele două semne. Câtă vreme reclamanta a dovedit o oarecare cunoaștere a semnului său pe plan local, cunoaștere insuficientă pentru notorietate, dar suficientă pentru a se prezuma că orice consumator mediu putea afla de existența sa, s-a reținut că și pârâta, cu diligențe minime, putea afla, la momentul înregistrării mărcii, despre existența unui nume comercial anterior similar cu cel al mărcii pe care intenționa să o înregistreze, cu atât mai mult cu cât aceasta funcționa pe piața acelorași servicii pe care pârâta voia ulterior să le ofere. Astfel, nu se poate susține că nu a existat, în lipsa unei minime diligențe, o intenție de a se folosi de cunoașterea locală a numelui comercial anterior al reclamantei.

Spre deosebire de tribunal, instanța de apel a apreciat că nu poate fi considerată o explicație plauzibilă modalitatea în care pârâta a susținut că a ajuns la născocirea mărcii sale: prin efectuarea unei anagramări, care să cuprindă prima parte a numelui unuia dintre asociații pârâtei, L., respectiv „La s.”, care, prin asociere cu elementul figurativ să inducă ideea de mare, de vacanță, asociată cu activitatea pârâtei desfășurată pe litoral; s-a apreciat că această explicație conduce mai mult la ideea unei justificări post factum.

Curtea de apel nu a reținut însă ca dovezi suplimentare ale relei-credințe: cererile repetate adresate intimatei-parate OSIM pentru înregistrarea mărcii LA S., deoarece formularea unei cereri în mod repetat nu are relevanță, în cauza de față având relevanță buna sau reaua credință de la data depozitului mărcii a cărei anulare se cere, ceea ce deja s-a analizat; nesolicitarea conform art. 21 din Legea nr. 26/1990 la înregistrarea în Registrul Comerțului a mențiunii referitoare la marca LA S., deoarece o asemenea obligație revenea numai dacă marca pârâtei ar fi existat la momentul înregistrării societății pârâtei în Registrul Comerțului, nu aceasta fiind situația din speță.

A fost apreciat ca nerelevant și argumentul legat de faptul că pârâta nu ar fi dorit decât inducerea în eroare a instanței și prejudicierea apelantei-reclamante prin formularea cu rea credință a cererii de stingere a litigiului pe cale amiabilă, cerere în care nu a insistat, deoarece reaua credință procesuală este distinctă și produce consecințe diferite de reaua credință la înregistrarea mărcii. De asemenea, nici formularea unei acțiuni în instanța de către partea adversă prin care se solicita încetarea folosirii de către apelanta a denumirii S. și solicitarea daunelor morale exorbitante de către intimata nu a fost reținută ca dovadă a relei credințe la înregistrarea mărcii, pentru aceleiași argumente.

Pentru aceste considerente, constatând dovedită reaua credință a pârâtei la data depozitului mărcii în raport de existența numelui comercial anterior al reclamantei, Curtea, în temeiul art. 296 C. proc. civ., va admite apelul, va schimba în tot sentința apelată, va admite în parte acțiunea precizată și va anula certificatul de înregistrare a mărcii „La S.” nr. 72457 din 28 octombrie 2005.

În termen legal, împotriva acestei decizii, pârâta SC L.B. SRL a formulat recurs, prevalându-se de dispozițiile art. 304 pct. 7 și 9 C. proc. civ.

În dezvoltarea motivelor de recurs, pârâta a susținut că decizia instanței de apel este nelegală, întrucât, pe de o parte, nu cuprinde motivele pe care se sprijină, iar pe de altă parte, cuprinde motive contradictorii și străine de natura pricinii, critici susținute pe temeiul art. 304 pct. 7 C. proc. civ.

Astfel, reținând reaua-credință, instanța de apel, în fapt, nu face nicio referire la o situația concretă din care să rezulte îndeplinirea acestui motiv de anulare a mărcii, în mod nelegal răsturnându-se prezumția de bună-credință ce opera în favoarea sa, ce a fost înlocuită cu reținerea relei-credințe bazate pe prezumția existentei acesteia și pe motive contrazise de realitatea probată în cauză.

Recurenta susține că într-o manieră neglijentă, instanța de apel a introdus confuzia între noțiunea de „rea-credință” utilizată de lege, ca motiv de nulitate a mărcii, și un eventual risc de confuzie și asociere ca motive de anulare a unei mărci ulterioare.

În aceeași manieră confuză, instanța de judecată a ignorat faptul reținerea relei-credințe presupune dovedirea existenței unor elemente de fapt (comportamentale) ce pot fi reținute în sarcina intimatei pârâte și nu utilizarea unor elemente abstracte, teoretice, în baza cărora să poată fi răsturnată o prezumție fundamentală a sistemului juridic. De altfel, titularului unui eventual drept anterior legea însăși îi conferă mijloace de protecție distincte și eventuale reparații corespunzătoare într-o atare situație de fapt.

Pentru a reține reaua-credință la înregistrarea mărcii, instanța de apel a avut în vedere criteriul consumatorului mediu, în zona teritorială relevantă - litoral, care poate aprecia cu ușurință că exista o legătura comercială între cele două semne, reținând, totodată, cunoașterea numelui intimatei reclamante insuficientă pentru notorietate, dar suficientă pentru a se prezuma că orice cunoscător mediu poate afla de existența sa; de asemenea, s-a mai reținut că intimata reclamantă funcționa pe piața acelorași servicii pe care pârâta voia ulterior să le ofere; drept urmare, s-a concluzionat că nu se poate susține că nu a existat, în lipsa unei minime diligente, o intenție a pârâtei de a se folosi de cunoașterea locală a numelui comercial anterior al reclamantei.

Recurenta susține că faptele, așa cum sunt ele demonstrate prin probele administrate în cauză, atestă că niciunul dintre motivele reținute de instanța nu sunt reale.

Se mai arată de recurentă că asociații săi au denumit, “La S." activitatea sub care a început să își desfășoare afacerile de alimentație și comerț, cu mult înainte de a înregistra marca a cărei anulare s-a solicitat; or, aceste activități de alimentație și comerț nu intrau în sfera celor desfășurate de intimata reclamantă, aceasta activând în domeniul hotelier; în consecință, recurenta a folosit marca numai pentru servicii de alimentație publică, iar această denumire sub care recurenta a prestat servicii de alimentație a fost aleasă ca urmare a numelui celor doi asociați, frați - L.D. și L.S.

Pe de altă parte, la data înregistrării mărcii recurentei, a cărei anulare s-a dispus, aceasta avea o cifră de afaceri superioară intimatei reclamante (așa cum a rezultat din probele cauzei), astfel încât nu se poale justifica niciun interes pentru folosirea cunoașterii locale a numelui comercial al intimatei, asociații recurentei neavând nicio legătură cu zona de sud a litoralului, întrucât au copilărit în zona de nord a acestuia și, în plus, au fost plecați din țară o perioadă îndelungată, ambii asociați având cetățenie americană; la întoarcerea din SUA, asociații recurentei au luat decizia denumirii activității în acest fel, fără a proceda la o cercetare a litoralului; în acest sens, recurenta face trimitere și la declarația aut. sub nr. 172 din 29 martie 2011 dată de numita V.C.D.

Cele arătate, în opinia recurentei, relevă caracterul nelegal al deciziei recurate, întrucât cei doi asociați ai săi, la data alegerii denumirii „La S.”, nu intrau în categoria consumatorului mediu avizat, dimpotrivă, fiind străini de realitatea actuala a zonei litoralului romanesc, pe care o părăsiseră din copilărie.

Totodată, în mod nelegal instanța de apel a reținut că, la nivelul anului 1999, asociații recurentei știau ce servicii voiau să ofere ulterior, respectiv în anul 2009; or, reaua-credință nu se poate fundamenta pe o prezumție.

De asemenea, se învederează că din jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție, anterioară deciziei pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene din 11 iunie 2009 în cauza C-529/07, rezultă că atunci când se reține reaua-credință, sunt avute în vedere circumstanțe concrete din care să rezulte că pârâtul cunoștea existența mărcii, ca urmare a unei asocieri a titularului înregistrării la capitalul unei societăți ce deținea o marcă similară înregistrată sau ca urmare a unor recunoscute relații de afaceri anterioare între titularul înregistrării și cel care deținea marca anterioară, că s-a înregistrat marca unui terț fără ca titularul înregistrării cu rea-credință să desfășurare activități în legătură cu aceasta, în mod deliberat, în scopul promovării propriilor produse prin mijlocirea unor mărci cunoscute.

În opinia recurentei, hotărârea pronunțată nu cuprinde niciun motiv din care să rezulte intenția frauduloasă, ci doar se presupune, nefondat și în ciuda tuturor probelor administrate în susținerea bunei-credințe, că ea aceasta ar fi putut exista.

Recurenta dezvoltă critici și din perspectiva prevederilor art. 304 pct. 9 C. proc. civ., susținându-se că decizia atacată este dată cu aplicarea greșită a legii.

Astfel, decizia se fundamentează, în realitate, pe prezumția existenței relei credințe, care, nu poate fi presupusă, ci numai dovedită, sens în care se face trimitere la dispozițiile art. 970 și art. 1899 alin. (2) C. civ.

Instanța de apel a aplicat greșit legea, apreciind ca o oarecare cunoaștere a semnului intimatei reclamante pe plan local este suficientă pentru a se prezuma că a existat o intenție a recurentei de a se folosi de cunoașterea locală a numelui comercial al reclamantei.

Or, așa cum a reieșit din probele cauzei recurenta avea o cifră de afaceri și un profit de aproape 5 ori mai mari decât cele ale intimatei, un număr de 70 de angajați, fata de cei 16 ai intimatei, precum și o activitate diferită de a acesteia din urmă, situație care preexista și în ultimii doi ani anteriori înregistrării mărcii.

În consecință, mai susține recurenta, nu numai ca nu se poate „prezuma" intenția sa de a folosi numele intimatei, dar poate fi justificat nici interesul ce ar fi determinat intenția sa de risca confuzia cu o marcă.

Recurenta invocă încălcarea de către instanța de apel a jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene reflectată în decizia pronunțată la data de 11 iunie 2009 în cauza C-529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Spungli AG contra Franz Hauswieth GmbH).

Astfel, s-a făcut instanța de apel o aplicare necorespunzătoare a unor principii ce guvernează raporturile concurențiale între părți, din perspectiva cărora trebuie evaluată atitudinea subiectivă a solicitantului mărcii, reguli confirmate prin decizia instanței europene.

Reaua credință implică îndeplinirea cumulativă a trei cerințe distincte, vizând, pe de o parte, cunoașterea „faptului relevant" – existenta și folosirea unei mărci anterioare sau chiar a unui semn neînregistrat ca marcă - iar, pe de altă parte, intenția frauduloasă, iar o a treia cerință pentru verificarea relei-credințe, este reprezentată de cea privind gradul de protecție juridică de care se bucură atât marca terțului, cât și semnul a cărui înregistrare se solicită a fi anulată.

În plus, simpla cunoaștere a faptului relevant nu prezumă, prin ea însăși, existența unei intenții frauduloase, atare intenție trebuind a fi probată distinct de prima cerință și apreciată ca atare.

Din considerentele decizie recurate rezultă că niciuna dintre aceste condiții impuse de lege și de jurisprudența internă și comunitară nu se regăsesc în motivarea hotărârii atacate.

Astfel, nu s-a reținut existența faptului relevant, ci s-a prezumat existența acestuia, apreciindu-se că, din perspectiva consumatorului mediu, rezonabil informat și avizat se presupune că s-a dorit folosirea mărcii intimatei reclamante.

În ce privește intenția frauduloasă, a apărut ca o consecință a prezumției instanței, iar cerința gradului de protecție juridică a fost în întregime ignorată. Astfel, instanța de apel nu a avut în vedere lipsa de diligență a intimatei în a-și proteja dreptul de proprietate, neținând cont că aceasta nu și-a înregistrat niciodată numele ca marcă și nici faptul că recurenta, care, pentru cunoașterea și dezvoltarea mărcii sale a depus eforturi susținute, se vede în situația de a primi o soluție judiciară care încălcă principiile stabilității juridice și ale încrederii legitime.

Totodată, recurenta mai arată că practica a statuat că în evaluarea intenției frauduloase, este relevant istoricul constituirii celor două părți litigante, activitatea desfășurată de acestea, anterior cererii de înregistrare a mărcii, actele de utilizare ulterioare înregistrării a semnelor în raport cu produsele sau serviciile cărora marca le-a fost destinată.

Așadar, trebuiau avute în vedere circumstanțele obiective ale speței care indică lipsa unei justificări a intenției de a beneficia de numele intimatei reclamante, de vreme ce recurenta, în anul înregistrării mărcii – 2005, se bucura de un renume superior acesteia, atestat prin comparația cifrelor rezultate din cele două afaceri.

Instanța de apel nu a avut în vedere istoricul celor două parți, ci a apreciat că recurenta a acționat într-o manieră vizionară, la nivelul anului 1999, când si-a ales denumirea și, apoi, în anul 2005, când a înregistrat-o la OSIM, pentru alte clase de produse și servicii ale Clasificării de la Nisa decât cele ale intimatei reclamante, câtă vreme intimata reclamantă și-a folosit numele comercial exclusiv pentru servicii hoteliere, lipsite de distinctivitatea sau de cunoașterea necesară unei mărci.

Mai mult, instanța de apel nu a reținut că anterior înregistrării mărcii de către recurentă, aceasta dezvoltase o marcă apreciată și cunoscută, înregistrarea venind ca o consecință a acesteia, iar nu în încercarea de a atrage beneficiile folosirii numelui unui terț ce activa pe o altă piață, într-o alta zonă.

Recurenta pârâtă a anexat motivelor de recurs practică judiciară în materia anulării mărcilor înregistrate cu rea-credință, dar și anumite evidențe în susținerea comparației dimensiunii activității economice a fiecăreia dintre părți, fără a se indica sursa de proveniență a informațiilor primare pe care le conțin.

În termen legal, intimata reclamantă a formulat întâmpinare la motivele de recurs, solicitând menținerea deciziei recurate.

Recursul formulat este nefondat, potrivit celor ce succed.

Se constată că în susținerea motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 C. proc. civ., recurenta pârâtă pretinde atât împrejurarea că decizia recurată nu cuprinde motivele pe care se sprijină, cât și cealaltă variantă normativă a textului invocat (cuprinde motive contradictorii și străine de natura pricinii), cele două ipoteze ale normei neputând coexista cu referire la una și aceeași soluție, anume cea de admitere a cererii de anulare a mărcii pârâtei pentru rea-credință, dispusă de instanța de apel în aplicarea dispozițiilor art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 (forma în vigoare la data înregistrării mărcii).

În realitate, în dezvoltarea criticilor întemeiate pe același motiv de recurs (art. 304 pct. 7), recurenta susține argumente ce tind la demonstrarea netemeiniciei deciziei, întrucât susține în mod explicit că instanța de apel nu a făcut nicio referire la situația concretă din speță din care să reiasă reaua sa credință la momentul înregistrării mărcii; or, cenzurarea unei hotărâri pronunțate în apel nu îi este permisă instanței de recurs decât pentru motive de nelegalitate, anume cele expres și limitativ prevăzute de art. 304 pct. 1-9 C. proc. civ.

Pe de altă parte, luând în considerare susținerea potrivit căreia decizia recurată nu cuprinde motivele pe care se sprijină, Înalta Curte constată că hotărârea instanței de apel este argumentată în mod convingător prin arătarea situației de fapt reținute în cauză și aplicarea regulilor de drept incidente, cu referire specială la criteriile de apreciere a relei-credințe într-o cerere de anulare a înregistrării mărcii pentru acest motiv, dând acestei noțiuni conținutul conceptual dezvoltat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în special, în decizia pronunțată la data de 11 iunie 2009, în cauza C – 529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contra Franz Hauswirth GmbH), din conținutul căreia rezultă criteriile de apreciere a relei credințe, astfel cum se va arăta în evaluarea criticilor dezvoltate pe temeiul art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

În consecință, vor fi înlăturate ca nefondate criticile dezvoltate de recurentă pe temeiul art. 304 pct. 7 C. proc. civ.

Recurenta critică, în principal, criteriile de analiză a atitudinii sale subiective a pârâtei la momentul solicitării de înregistrare a mărcii nr. 72457 marcă individuală, combinată „La S.” cu element figurativ, protejată în favoarea acesteia începând din 28 octombrie 2005 pentru clasa 43 de servicii, anume cele hoteliere și de cazare temporară, precum și servicii de alimentație publică, susținând că instanța de apel a înlocuit prezumția de bună-credință, regulă fundamentală a sistemului judiciar, cu prezumția de rea-credință.

Prin formularea unei cereri de anulare a înregistrării pentru rea-credință, în mod evident se contestă prezumția de bună-credință și, deci prezumția de validitate a înregistrării, rea-credință ce trebuie să fie dovedită de cel ce o afirmă; or, împrejurarea că instanța de apel a demonstrat că intimata reclamantă prin probele administrate a răsturnat prezumția de bună credință prin raportare directă la criteriile de apreciere a relei credințe din Cauza Lindt (C-529/07) nu permit o atare concluzie a înlocuirii unei prezumții cu o alta.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în hotărârea invocată, a stabilit că instanța trebuie să ia în considerare toți factorii pertinenți specifici speței și existenței la momentul depunerii cererii de înregistrare a unui semn ca marcă, în special:

- împrejurarea că solicitantul are sau trebuie să aibă cunoștință de faptul că un terț un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar, ce poate produce confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere;

- intenția solicitantului de a-l împiedica pe terț să utilizeze un astfel de semn în continuare, precum și

- nivelul de protecție juridică de care beneficiază semnul terțului și semnul a cărui înregistrare se solicită.

Chiar dacă hotărârea instanței europene vizează mărcile comunitare întrucât a fost pronunțată în interpretarea art. 51 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 noiembrie 1993 privind marca comunitară (succedat de Regulamentul CE nr. 207/2009 care are dispoziții identice în art. 52 alin. (1) lit. b) în ce privește anularea înregistrării mărcii pentru rea-credință), criteriile ce definesc conceptul de rea-credință la înregistrarea unei mărci sunt pe deplin incidente, având în vedere că prevederile art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 transpun în legea națională dispozițiile similare ale art. 3.2 lit. d) din Prima Directivă a Consiliului Comunităților Europene din 21 decembrie 1988 pentru apropierea legilor referitoare la mărci din Statele Membre 89/104/EEC (ce se regăsesc și în actuala formă codificată a acesteia – Directiva 2008/95/CE; România și-a îndeplinit obligația de armonizare a legislației sub acest aspect, astfel că, în mod subsecvent, funcționează și obligația de respectare a jurisprudenței Curții de la Luxembourg, acceptată în mod expres prin Legea nr. 340 din 11 noiembrie 2009 privind formularea de către România a unei declarații în baza prevederilor art. 35 par. 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană; prin urmare, aceste criterii jurisprudențiale create în interpretarea Regulamentului mărcilor comunitare (corespondente unor veritabile reguli de drept) sunt operante, pentru identitate de rațiune, și în privința mărcilor naționale.

Totodată, se impune precizarea că deși instanța de apel nu a făcut referire explicită la această cauză a instanței europene, a făcut întocmai aplicarea criteriilor ce dau conținut conceptului de rea-credință la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii de către pârâtă, momentul pertinent, în termenii Hotărârii (paragraful 35).

Sub aspectul situației de fapt, instanța de apel a reținut împrejurarea că intimata reclamantă folosește din anul 1968 un semn identic mărcii (ce coincide cu numele său comercial), pentru servicii hoteliere, activitate în care această denumire a dobândit un grad suficient de cunoaștere (inapt însă să conducă însă la reținerea notorietății, în sensul art. 3 lit. c) din lege și recunoașterea protecției specifice mărcii) în cadrul segmentului de public vizat, ceea ce corespunde reținerii caracterului distinctiv al numelui comercial, în timp ce recurenta a depus cererea de înregistrare a mărcii cu intenția de a atrage și a-și însuși clientela reclamantei, obținând protecția pentru serviciile din clasa 43 (servicii hoteliere și de alimentație publică).

Atare constatări, în cadrul aprecierii globale a factorilor pertinenți ai speței, prezintă interes din perspectiva cerințelor privind cunoașterea faptului relevant de către recurentă, anume a preexistenței pe piață a unui semn distinctiv cvasi-identic - S. vs. La S.

Astfel, s-a reținut dovedirea de către intimată a unor suficiente acțiuni de promovare a serviciilor oferite sub numele său comercial, care însă nu au atins intensitatea necesară pentru reținerea notorietății, instanța de apel făcând și corelația necesară între întinderea promovării și utilizării și cunoașterea semnului reclamantei; totodată, s-a reținut și desfășurarea activității părților în spații teritoriale limitrofe, pe aceeași piață concurențială (zona litoralului), coroborată cu durata îndelungată a acestei utilizări de către reclamantă a semnului distinctiv S., elemente care sunt de natură a fundamenta în mod riguros prezumția cunoașterii faptului relevant de către recurentă, ceea ce se circumscrie primei condiții exprimate de Curte în Hotărârea din Cauza Lindt (C-529/07) și se încadrează în ipoteza necesității cunoașterii de către recurentă a acestui fapt („trebuie să aibă cunoștință”), iar nu în cea de cunoaștere efectivă; or, prin motivele de recurs, pârâtă se raportează doar la cea din urmă ipoteză, astfel că, din acest punct de vedere, vor fi înlăturate ca nerelevante susținerile cu privire la istoricul constituirii societății (anume absența îndelungată din țară a asociaților recurentei și necunoașterea efectivă a realităților economice ale litoralului românesc).

Se cere a fi precizat această concluzie este în acord cu cele arătate de instanța europeană în paragraful 39 în sensul că o prezumție de cunoaștere de către solicitant a utilizării de către un terț a unui semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere, poate rezulta, printre altele, din împrejurarea că, în sectorul economic vizat, o astfel de utilizare este îndeobște cunoscută, această cunoaștere putând fi dedusă, în special, din durata unei astfel de utilizări; cu cât este mai îndelungată această utilizare, cu atât este mai probabil ca solicitantul să fi avut cunoștință de ea la momentul depunerii cererii de înregistrare.

În acest context, Înalta Curte constată că recurenta pârâtă, susținând înlocuirea prezumției de bună-credință cu prezumția de rea credință este în eroare asupra prezumției judiciare stabilite de instanța de apel, în termenii deja expuși, ceea ce nu corespunde decât primei cerințe dintre cele trei ce dau conținut noțiunii de rea-credință (care implică și elementul subiectiv – intenția solicitantului la momentul depunerii cererii de înregistrare, precum și nivelul de protecție juridică de care beneficiază semnul terțului și semnul a cărui înregistrare se solicită, cerințe ce trebuie a fi întrunite cumulativ).

Curtea de apel a apreciat în analiza comparativă a semnului distinctiv utilizat de reclamantă și mărcii înregistrate de pârâtă că se cere a fi analizată existența riscului de confuzie, aplicând criteriile corespunzătoare în evaluarea acestuia, contrar susținerilor recurentei care contestă criteriile de analiză (cu referire specială la criteriu consumatorului mediu), dar și însăși utilitatea cercetării riscului de confuzie.

Astfel, în speță este deja stabilită premisa înregistrării legale a numelui comercial al intimatei care beneficiază de protecția legală conferită de Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului și art. 8 din Convenția de la Paris, instanța de apel considerând că analiza riscului de confuzie antrenează și în acest caz (conflict semn distinctiv - marcă) verificarea tuturor criteriilor aplicabile în ipoteza conflictului marcă – semn, inclusiv a caracterului distinctiv al numelui comercial, concluzie neechivoc redată și în paragraful 45 al Cauzei C-529/07 a Curții de la Luxembourg.

Or, în speță, reclamanta a opus numele său comercial unui semn însușit de către pârâtă ca marcă, în legătură cu care se verifică aptitudinea de a distinge serviciile desemnate de cele ale altor concurenți, astfel că simpla preluare a numelui comercial în conținutul mărcii nu ar fi fost suficientă pentru constatarea riscului de confuzie.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 26/1990, „Firma este numele sau, după caz, denumirea sub care un comerciant își exercită comerțul și sub care semnează”; pe de altă parte, conform celor stabilite de Curtea de Justiție în paragraful 21 al Hotărârii pronunțate la 11 septembrie 2007 în Cauza Celine (C-17/06 ), o denumire socială are ca obiect identificarea unei societăți (SC S. SA, în cazul intimatei), în timp ce un nume comercial (S.) sau o emblemă are ca obiect desemnarea unui fond de comerț; cu toate acestea, numele comercial este, la rândul său, un semn utilizat în activitatea economică a unei societăți, având aptitudinea de a distinge indirect și produsele sau serviciile oferite de acesta, acesta fiind și motivul pentru care legea recunoaște posibilitatea ca numele comercial să fie opus în mod valabil unei mărci ulterioare; atare concluzie se impune în speță cu atât mai mult cu cât intimata reclamantă a utilizat numele său comercial o perioadă îndelungată pentru oferirea propriilor sale servicii de cazare temporară (servicii hoteliere), sub semnul „S.” (Hotel S.).

Așa fiind, în mod legal instanța de apel a constatat cvasi-identitatea semnelor în conflict (S. vs. La S.); cu toate acestea, în privința serviciilor se verifică nu numai identitatea (cu referire la serviciile hoteliere), fără ca instanța de apel să fi realizat vreo constatare cu privire la serviciile de alimentație publică, pentru care recurenta a obținut înregistrarea mărcii, dar cu privire la care intimata nu a opus în mod explicit folosirea semnului.

Din acest punct de vedere, Înalta Curte urmează a complini atare constatare, omisiunea curții de apel nefiind de natură a conduce la modificarea deciziei recurate, deoarece acest element nu influențează în mod decisiv adoptarea soluției.

Este unanim acceptat că produse sau servicii din aceeași clasă pot fi diferite, după cum se poate constata că produse ori servicii din clase diferite pot fi similare, Clasificarea de la Nisa având în mod esențial o funcție pur administrativă.

Premisa speței presupune compararea, din acest punct de vedere, a serviciilor hoteliere și a celor de alimentație publică, similaritatea apreciindu-se prin luarea în considerare a tuturor factorilor pertinenți ce caracterizează raportul dintre produse și servicii, în special natura, destinația și utilizarea lor, precum și de caracterul concurent sau complementar al acestora (Hotărârea CJUE din 29 septembrie 1998 din cauza Canon C- 39/97).

Produsele sau serviciile complementare sunt cele între care există o legătură strânsă, în sensul că unul este indispensabil ori cel puțin important pentru folosirea celuilalt, astfel încât consumatorul să le atribuie aceeași origine comercială, putând crede că producătorul este același (ori prestatorul serviciilor).

Or, serviciile de alimentație publică, chiar dacă nu sunt indispensabile pentru serviciile de cazare temporară (hoteliere) nu se poate nega importanța lor pentru folosirea acestora (cafenele, baruri, pizzerii, restaurante, room-service etc.); prin urmare, se poate conchide că, în speță, ele sunt similare; pe de altă parte, nu trebuie omis faptul că în cazul identității (cvasi-identității) semnelor, este posibilă chiar stabilirea unui nivel mai scăzut al similarității produselor ori serviciilor, întrucât CJUE a reținut în mod constant în jurisprudența sa că un grad scăzut de similaritate între produse/servicii poate fi compensat printr-un grad ridicat de similaritate între semne; or, în speță, semnele sunt cvasi-identice, iar serviciile parțial identice și parțial similare.

De asemenea, Înalta Curte urmează a înlătura susținerile recurentei și sub aspectul criticării raportării instanței de apel la criteriul consumatorului mediu, întrucât riscul de confuzie trebuie să existe „din partea publicului”; or, acest criteriu are deja o consacrare de tradiție în jurisprudența CJUE care a stabilit că percepția pe care o are consumatorul mediu asupra mărcilor privind produsele sau serviciile joacă un rol determinant în aprecierea globală a riscului de confuzie (Hotărârea din 11 noiembrie 1997 în cauza Sabel, C-251/95 – par. 23 și Hotărârea din 22 iunie 1999, în cauza Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, par. 25); prin urmare, noțiunea de consumator mediu reprezintă un concept juridic, cu gradul de abstracție intrinsecă unei astfel de categorii juridice, ce definește un consumator (real sau potențial) cu nivel mediu de atenție, rezonabil de atent și de bine informat care utilizează ori ar putea utiliza serviciile părților litigante.

Astfel, se reține că instanța de apel nu a formulat concluzia calificării asociaților recurentei SC L.B. SRL (frații L.D. și L.S.) drept consumatori medii, ci a uzat de acest criteriu legal în aprecierea riscului de confuzie în legătură cu serviciile concurente.

În considerarea celor anterior arătate, Înalta Curte constată că în mod legal s-a reținut existența riscului de confuzie.

În ce privește celelalte două cerințe deja enunțate pentru reținerea relei-credințe, se constată că și acestea au fost corect fundamentate de curtea de apel, în acord cu considerentele Cauzei Lindt, Curtea de Justiție stabilind că intenția de a împiedica un terț să comercializeze un produs, poate, în anumite împrejurări, să constituie un element al relei-credințe a solicitantului (par. 41 și 45).

Atare ipoteză se verifică atunci când solicitantul ar putea beneficia de drepturile conferite de marcă cu unicul scop de a face concurență neloială unui concurent ce utilizează un semn care, prin propriile calități, a obținut un anumit nivel de protecție juridică; este ipoteza terțului (reclamanta) care utilizează de multă vreme (din 1968, în speță) un semn distinctiv pentru un serviciu identic ce poate conduce la confuzie cu marca solicitată.

În ce privește protecția juridică a semnului distinctiv utilizat de terț, prin Hotărârea Curții de la Luxembourg nu se stabilește acest nivel de protecție, însă el trebuie să fie suficient de bine conturat, astfel încât să fie posibilă concluzia că propria clientelă îi atribuie acestuia originea comercială a produselor și serviciilor (funcție esențială specifică mărcii), deci, un anumit nivel de distinctivitate dobândită prin utilizare o perioadă îndelungată de timp, cu un anumit grad de intensitate, cu luarea în considerare, dacă există, a specificității unora dintre servicii (precum cele sezoniere).

În același context, trebuie a fi luat în calcul și nivelul de protecție juridică a mărcii recurentei.

Or, se constată că marca a cărei anulare s-a solicitat a fost înregistrată în anul 2005, fără a se revendica o altă dată de prioritate decât cea a depozitului național reglementar, intrinsecă sistemului atributiv (art. 8 și art. 10-12 din Legea nr. 84/1998).

În ce privește însă serviciile hoteliere, extinderea activității recurentei a avut loc, așa cum s-a reținut de instanțele de fond, în anul 2009, iar cererea de chemare în judecată a fost formulată la data de 1 noiembrie 2010; deși recurenta pârâtă a invocat un anumit nivel al investițiilor sale, al cifrei de afaceri, al numărului de angajați (pentru deservirea unei clientele superioare numeric celei a intimatei), nu trebuie omis că deja s-a stabilit că scopul înregistrării mărcii a fost acela de a face concurență neloială competitorului său, respectiv intimatei care se găsea pe aceeași piață, în spațiul litoralului, și care deja dobândise un anumit nivel de protecție prin utilizarea semnului încă din anul 1968, nivel pe care, prin formularea cererii, intenționează să îl prezerve; această constatare se extinde și în ce privește serviciile de alimentație publică, complementare celor hoteliere în legătură cu care funcționează prioritar interesul procesual al intimatei.

Având în vedere toate aceste considerente, Înalta Curte, în aplicarea dispozițiilor art. 312 alin. (1) C. proc. civ. va respinge ca nefondat recursul formulat de pârâtă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de pârâta SC L.B. SRL împotriva deciziei nr. 179A din 4 decembrie 2012 a Curții de Apel București, Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 18 octombrie 2013.