Trademark cancellation for conflict with prior notoriety and bad faith: comparative analysis of goods/services identity and requirement of proven fraudulent intent under Law No. 84/1998

Asupra cauzei de față constată următoarele:

Prin sentința nr. 1469 din 18 septembrie 2008 pronunțată de Tribunalul București, Secția a V-a civilă, s-a respins excepția tardivității cererii, s-a admis acțiunea reclamantelor K.K.C. și W.S.K.SC, în contradictoriu cu pârâții A.R. și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și s-a dispus, în consecință, anularea mărcilor „B.”.

În motivarea cererii, s-a reținut, în esență, că reclamantele sunt titularele mărcilor comunitare „A.” înregistrată la data de 9 decembrie 1998 și înregistrată la data de 7 ianuarie 1999, iar pârâtul este titularul mărcile contestate, prima fiind înregistrată marca „B.I.C.”.

Cât privește excepția tardivității invocată de către pârât, s-a apreciat că este neîntemeiată, atât cu privire la cererea în anulare pentru motivul art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, deoarece acțiunea poate fi introdusă oricând în perioada de protecție a mărcii, cât și în privința cererii întemeiate pe dispozițiile art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, data formulării cererii - 28 noiembrie 2007 – situându-se în interiorul termenului de 5 ani de la data înregistrării mărcii (3 aprilie 2003 – a celei mai vechi mărci a pârâtului).

Pe fondul cauzei, în ce privește cererea întemeiată pe dispozițiile art. 48 alin. (1) lit. b) raportat la art. 6 lit. c) și d) din Legea nr. 84/1998, s-a constatat că mărcile „A.” și „B.” sunt similare, creând atât riscul de confuzie, cât și pe cel de asociere.

Astfel, deși mărcile „B.” mai conțin și alte elemente verbale, acestea din urmă nu sunt de natură a identifica în mod individual produsele respective, ci au doar o aparență de indicativ tehnic care diferențiază între ele produsele comercializate sub mărcile „B.”. În plus, la înregistrarea mărcii „B.I.C.” s-a depus declarație de renunțare la exclusivitate pentru sintagma „industria construcțiilor”, așa încât singurul element al mărcii pentru care se poate aprecia asupra distinctivității este elementul verbal „B.” și elementul grafic.

Ca atare, elementele verbale auxiliare individualizează produsele doar în cadrul „familiei” de produse „B.”, fără ca existența lor în cadrul mărcii să confere acesteia caracter distinctiv în raport cu orice altă marcă. În schimb, elementul verbal „B.” din cadrul mărcilor are rolul de a diferenția „familia” de produse „B.” de alte produse comercializate sub alt nume sau altă marcă. Însă, întrucât acest element este similar cu elementul verbal „A.” din cadrul mărcilor reclamantelor, prezența în ambele familii de mărci a elementelor „A.” și „B.” este de natură să determine consumatorul fie să confunde produsele comercializate sub cele două mărci (având în vedere că, din punct de vedere fonetic, cele două elemente verbale principale ale celor două familii de mărci sunt aproape identice, diferind doar ultima literă), fie să asocieze produsele comercializate sub mărcile respective (considerând că sunt produse ale aceluiași producător).

Pe de altă parte, elementul verbal principal al mărcilor - „A.” și „B.” - este asociat unui element grafic identic ca formă, respectiv unui pătrat, acest fapt sporind riscul de confuzie.

La data înregistrării mărcilor „B.”, mărcile „A.” nu erau protejate pe teritoriul României, însă, din probele administrate rezultă că la momentul depunerii cererilor de înregistrare a mărcilor „B.” produsele identificate prin mărcile „A.” erau deja comercializate în România și dobândiseră notorietate pentru consumatorii din domeniu, dovadă fiind facturile fiscale prin care s-a probat comercializarea de către reclamantă a produselor sale pe teritoriul României începând cu anul 1995, activitățile desfășurate de reclamantă în România începând din anul 2001, respectiv participarea intensă la târguri și expoziții, organizarea de seminarii și concursuri probată cu înscrisuri, precum și locurile 1 și 2 pe piață ocupate de reclamantă începând cu anul 2003, astfel cum rezultă din studiul realizat de I.G., inclusiv locul 2 în topul firmelor specializate realizat în raport cu cifra de afaceri.

În ce privește cererea întemeiată pe dispozițiile art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998, așa cum a recunoscut la interogatoriu, pârâtul a deținut funcția de director de vânzări și marketing în cadrul H.B. Romania până în anul 2003.

În topul firmelor specializate întocmit de I.G., această firmă apărea începând cu anul 2003 ca ocupând locul 1 în raport cu cifra de afaceri, reclamanta ocupând locul 2. De asemenea, ambele firme își disputau primele locuri raportat la alte criterii (cote de piață pentru diverși adezivi, productivitate etc.). Ca atare, cele două firme erau principali competitori pe piața specializată, iar din funcția de director de vânzări și marketing la firma competitoare, pârâtul a avut în mod cert posibilitatea de a cunoaște produsele comercializate de reclamante sub marca „A.”. Ulterior, pârâtul a înregistrat mărcile „B.” pentru aceleași produse ca și cele comercializate de reclamante sub marca „A.”.

De altfel, pârâtul nu a oferit nicio explicație asupra modului în care a ajuns la alegerea elementului verbal „B.”, ceea ce întărește prezumția că alegerea acestui element verbal s-a făcut tocmai în vederea asocierii produselor comercializate sub mărcile ce cuprind acest element verbal cu produsele comercializate sub mărcile „A.”, beneficiind astfel de notorietatea acestora din urmă, aspect care conturează reaua-credință a pârâtului A.R. la înregistrarea mărcilor „B.”.

În plus, la înregistrarea primei mărci „B.” s-a emis aviz de refuz provizoriu, unul din motivele invocate în acest aviz fiind și existența mărcii internaționale „A.”, însă pârâtul a invocat în procedura de înregistrarea că nu ar avea cunoștință că s-ar comercializa în România produse sub marca respectivă. Or, este evident că la momentul derulării procedurii de înregistrare a mărcii „B. Industria Construcțiilor”, pârâtul cunoștea de existența pe piața românească a produselor „A.”, susținerea contrară fiind făcută în martie 2003, moment la care pârâtul era încă director de vânzări la principalul competitor pe piața de profil pentru produsele comercializate sub mărcile „A.”.

Prin decizia nr. 59 din 18 februarie 2010 pronunțată de Curtea de Apel București, Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, s-a respins ca nefondat apelul declarat de reclamante împotriva sentinței menționate și s-a admis apelul declarat de pârâtul A.R. împotriva aceleiași sentințe, în sensul schimbării în parte și a respingerii cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată, păstrându-se celelalte dispoziții ale sentinței, cu obligarea reclamantelor la cheltuieli de judecată în fond și apel.

Prin decizia nr. 6920 din 7 octombrie 2011 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția civilă și de proprietate intelectuală, în dosarul nr. 42210/3/2007, au fost respinse cererile de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene, a fost admis recursul declarat de către reclamante împotriva deciziei menționate, dispunându-se casarea deciziei și trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeași instanță.

În motivarea deciziei, s-a arătat că nu s-au avut în vedere în analiza cauzei apărările formulate de ambele părți sub aspectul conversiei mărcilor comunitare în mărci naționale, deoarece cererea cu acest obiect, cu invocarea protecției anterioare conferite de data de depozit, inclusiv din depozitul mărcilor internaționale, reprezintă o cerere formulată după închiderea dezbaterilor în fața instanței de recurs, prin concluziile scrise și, totodată, o cerere nouă, inadmisibil a fi formulată în dosarul de recurs, cu aplicarea art. 316 coroborat cu art. 294 C. proc. civ.

În ceea ce privește cererile de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene, s-a reținut că aspectul esențial din cererea formulată în cauză vizează aplicarea dreptului comunitar și recunoașterea efectelor unei mărci comunitare anterior aderării României la Uniunea Europeană, or nu poate fi acceptată o cerere preliminară în interpretarea unor norme europene cu privire la elemente care au avut loc în întregime anterior datei aderării României la Uniunea Europeană. Aceasta deoarece România a devenit membră a Uniunii Europene în anul 2007, astfel încât numai din acest an îi este aplicabilă legislația comunitară în mod direct, conform art. 3 și 4 alin. (2) din Tratatul de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană.

În aceste condiții, s-a apreciat că nu se mai justifică sesizarea Curții cu celelalte întrebări preliminare formulate, care depindeau de prima întrebare formulată în cauză.

În ceea ce privește legalitatea deciziei, s-a constatat că reclamantele nu dețin o marcă înregistrată în România, care să beneficieze de protecție pe teritoriul României, potrivit art. 4 din Legea nr. 84/1998, și, de altfel, nici nu au pretins prin acțiune că s-ar afla. O astfel de apărare, prin invocarea protecției conferită de o marcă națională, a fost formulată după punerea în discuție de către pârât a conversiei mărcilor comunitare, nefiind primită de Înalta Curte pentru argumentele arătate.

Pe de altă parte, instanța de apel a reținut că protecția de care se bucurau mărcile internaționale nu mai avea printre țările desemnate România la data formulării cererii de chemare în judecată din cauză.

Astfel, potrivit extraselor din Registrul Internațional al Mărcilor (depuse în vol. III al dosarului de fond), la datele de 17 martie 1997, respectiv 19 martie 1997, au fost înregistrate pe cale internațională, de către K.K.C. W.S.K.SC, marca „A.” cu element figurativ, respectiv marca verbală „A.”, România fiind printre țările desemnate prin aceste înregistrări.

La datele de 17 martie 2007, respectiv 19 martie 2007, reclamantele au solicitat și obținut reînnoirea înregistrării pentru un număr mai mic de state decât cele pentru care se realizase înregistrarea inițială, România nemaifiind printre cele desemnate.

În aceste condiții, protecția conferită reclamantelor pe teritoriul României, unde produc efecte mărcile a căror anulare o solicită, de înregistrarea celor două mărci internaționale a încetat în luna martie 2007.

Reclamantele nu au contestat considerentele deciziei de apel sub acest aspect, însă s-au prevalat de dispozițiile art. 34 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 40/94 privind marca comunitară, ca fiind aplicabil la data introducerii acțiunii și care instituie principiul seniorității mărcilor comunitare în baza unor înregistrări anterioare internaționale.

Cum în mod corect a reținut instanța de apel, acest aspect nu prezintă relevanță pentru soluționarea litigiului de față, atât timp cât la data înregistrării în România a mărcilor a căror anulare se solicită România nu devenise membră a Uniunii Europene, calitate pe care a dobândit-o la data de 1 ianuarie 2007, condiții în care o marcă comunitară înregistrată înainte de această dată nu poate reprezenta o marcă anterioară, care să-și producă efectele pe teritoriul României și în raport cu care să se poată analiza un posibil conflict, în sensul normei legale incidente.

Reclamantele urmăresc să extindă protecția mărcilor comunitare de la datele de depozit ale mărcilor internaționale, cu mult înainte de data aderării României la Uniunea Europeană, ceea ce nu le creează niciun folos practic față de perioada de timp în care s-au înregistrat mărcile a căror anulare se solicită.

În condițiile în care la data înregistrării mărcilor a căror anulare se solicită nu erau aplicabile dispozițiile comunitare pe teritoriul României, trebuie analizată protecția de care ar fi beneficiat marca pretins notorie de către reclamantele recurente, atât timp cât, potrivit art. 48 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998, se poate solicita anularea unei mărci care este identică sau similară cu o marcă notorie în România pentru produse sau servicii identice sau similare, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

În aplicarea normelor incidente, respectiv art. 3 lit. c) și art. 20 din lege, precum și regula nr. 15 pct. 4 lit. a) și 16 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998, în aprecierea notorietății unei mărci este necesară stabilirea ponderii cunoașterii în cadrul segmentului de public relevant din România, utilizator al produselor/serviciilor protejate sub semnul respectiv, și nu în raport de clasele de produse/servicii, sau toate acestea, protejate prin mărcile a căror anulare se solicită. În condițiile existenței unei mărci notorii, se impune refuzul de înregistrare sau anularea mărcii înregistrate, total sau parțial, în funcție de gradul de suprapunere cu cea notorie.

După cum susțin și reclamantele recurente, utilizarea mărcilor în fiecare teritoriu național în mod direct și nemijlocit de către titularii mărcilor ar fi cu neputință având în vedere condițiile în care se exercită în practică raporturile de comerț internațional, distribuția mărfurilor sau prestarea serviciilor.

Astfel, reclamantele fac trimitere în susținerea acestui mod de derulare a operațiunilor de comerț la dispozițiile art. 46 din Legea nr. 84/1998, în numerotarea inițială, care asimilează cu folosirea efectivă a unei mărci folosirea de către un terț cu consimțământul titularului, arătând că ar fi dovedit încă de la prima instanță că filiala din România – SC A.C. SRL- este o societate deținută de către cele două recurente și că aceasta este licențiată, iar în baza unei astfel de licențieri a utilizat și utilizează și în prezent mărcile „A.” în România. Modul de derulare a activităților în România prin filiala SC A.C. SRL a fost detaliat, de altfel, și prin cererea de chemare în judecată, cu referire inclusiv la grupurile de companii din care fac parte reclamantele recurente, printre care și grupul de companii A.W.

În acest context, deși analizează numai o parte dintre actele materiale de utilizare a mărcii, reținute de tribunal, instanța de apel face acest lucru în raport de o societate comercială apreciată ca fiind terț, fără a lămuri raporturile comerciale ale societății persoană juridică română și fără a se pronunța asupra relevanței în cauză a dispozițiilor legale susmenționate relative la folosirea efectivă a unei mărci.

Totodată, deși le reține printre considerentele care au justificat sentința primei instanțe, instanța de apel nu a analizat toate modalitățile de utilizare a mărcilor, care ar fi atras notorietatea mărcilor în fața tribunalului, o analiză a acestora neputând fi făcută direct în faza recursului.

În ceea ce privește cererea de anulare a mărcilor pentru înregistrare cu rea – credință, în temeiul art. 48 lit. c din Legea nr. 84/1998, a fost analizată de instanța de apel făcându-se distincție între titularii mărcilor a căror anulare se solicită.

Astfel, s-a reținut că înregistrarea primei mărci ce conține cuvântul „B.”, respectiv “B. Industria Construcțiilor”, nu s-a realizat de către pârât, ci de către SC B. SRL, pârâtul devenind asociat la această din urmă societate ulterior momentului la care s-a finalizat procedura de înregistrare a acestei mărci, fără a se evoca și dovedi existența vreunei legături între activitatea acestei societăți și conduita avută de către pârât anterior momentului la care acesta din urmă a devenit asociat la această persoană juridică.

Referitor la celelalte mărci deținute de către pârât, în privința cărora reclamantele au solicitat anularea, instanța de apel a apreciat că atâta vreme cât, la data promovării acțiunii, reclamantele nu erau titulare ale drepturilor pe care le invocă, respectiv titulare ale unor mărci anterior înregistrate și/sau ale unor mărci devenite notorii anterior înregistrării mărcilor deținute de pârât, nu există temei spre a se reține că pârâtul ar fi înregistrat aceste mărci cu intenția ilicită de a prejudicia drepturile anterioare ale reclamantelor.

Sub primul aspect, reclamantele recurente s-au apărat prin întâmpinarea formulată în dosarul de apel, față de critica de apel referitoare la titularul primei mărci în discuție, subliniind reaua credință a antecesorului - SC B. SRL și preluarea mărcii cu toate viciile acesteia de către noul titular - pârâtul A.R., apărare asupra căreia curtea de apel nu s-a pronunțat.

Pe de altă parte, înregistrarea mărcii cu rea credință, prevăzută de art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, reprezintă un motiv de anulare distinct de conflictul cu marcă anterioară.

Dacă s-ar condiționa dreptul la acțiune în anularea înregistrării pentru rea credință de calitatea de titular al unei mărci anterioare, reglementarea din art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 ar deveni superfluă, deoarece titularul mărcii anterioare are la dispoziție acțiunea în anulare întemeiată pe art. 48 alin. (1) lit. b) din lege, în care nu este ținut să facă decât dovada conflictului, nu și a relei credințe.

Fiind vorba de anularea înregistrării cu rea credință și nu despre încălcarea unui drept la marcă anterior protejat, pentru a justifica acțiunea, reclamantele nu trebuie să facă dovada că dețineau, la data înregistrării cererilor de către pârât, o marcă anterior înregistrată sau o marcă notorie.

Limitându-se la aspectul reținut în motivare, instanța de apel nu a făcut o cercetare a fondului nici în ceea ce privește valabilitatea, în contextul juridic relevant, a mărcilor înregistrate de către pârât.

Pe de altă parte, deși instanța de apel a reținut că este real reproșul reclamantelor în sensul că prima instanță ar fi apreciat în mod eronat faptul că mărcile „A.” nu erau protejate pe teritoriul României la data înregistrării mărcilor a căror anulare se solicită, în sensul art. 304 pct. 7 C. proc. civ., acest aspect nu este de natură să ducă la schimbarea soluției față de cele reținute mai sus cu privire la critica aferentă de recurs.

Nu s-au încălcat dreptul la apărare și principiul contradictorialității în analizarea drepturilor conferite de mărci anterioare, imputat a fi în conflict cu mărci înregistrate ulterior, din perspective deținerii unor astfel de mărci, o asemenea cercetare fiind impusă de norma legală invocată în susținerea acțiunii de către reclamantele recurente.

Cauza a fost reînregistrată pe rolul Curții de Apel București, Secția a IX a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale, sub nr. 42210/3/2007*, iar prin decizia nr. 114 din 11 iulie 2012, această instanță a respins ca nefondate apelurile declarate de reclamante și pârâtul A.R.

Pentru a decide astfel, s-a reținut că reclamantele au invocat drepturile asupra următoarelor mărci:

- marca comunitară „A.” (marcă verbală), protejată în România, cu prioritatea de care se bucură marca înregistrată internațional IR 672.607, conform art. 34 al Regulamentul CE nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 cu privire la marca comunitară (CTMR), prin urmare cu prioritate din data de 19 martie 1997 acordat cu privire la produse din clasa 1: chimicale și materiale de construcții, adezivi pentru construcții; clasa 2 pentru vopsele și coloranți și clasa 19 pentru materiale de construcții (nemetalice) ciment, var, mortar, ipsos si pietriș; ipsos prefabricat, mortar prefabricat, amestecuri de ipsos, amestecuri de mortar, amestecuri pentru asfalt și amestecuri pentru pavaje;

- marca comunitară „A.” (marcă figurativă), protejată în România, cu prioritatea de care se bucură marca înregistrată internațional IR 671.403 conform art. 34 al Regulamentul CE nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 cu privire la marca comunitară (CTMR), prin urmare cu prioritate din data de 17 martie 1997 acordat cu privire la produse din clasa 1: chimicale și materiale de construcții, adezivi pentru construcții; clasa 2 pentru vopsele si coloranți și clasa 19 pentru materiale de construcții (nemetalice) ciment, var, mortar, ipsos și pietriș; ipsos prefabricat, mortar prefabricat, amestecuri de ipsos, amestecuri de mortar, amestecuri pentru asfalt și amestecuri pentru pavaje.

Prin decizia de casare, s-a reținut cu putere de lucru judecat că Înalta Curte nu a avut în vedere apărările formulate de ambele părți sub aspectul conversiei mărcilor comunitare în mărci naționale, întreaga analiză a cauzei, inclusiv prin prisma criticilor formulate prin cererea de recurs, s-a grefat pe cererea reclamantelor prin care acestea au invocat în cauză drepturile conferite de mărci comunitare, cu senioritatea invocată a celor internaționale.

S-a mai reținut că protecția conferită reclamantelor, pe teritoriul României, unde produc efecte mărcile a căror anulare o solicită, de înregistrarea celor două mărci internaționale a încetat în luna martie 2007, în timp ce mărcile pârâtului au fost înregistrate în perioada 2003-2006. Astfel, pentru perioada de referință, 2003-2006, reclamantele erau titularele celor două mărci internaționale, cu protecție inclusiv pe teritoriul României.

Pârâtul a înregistrat mărcile B. I.C.; „B.” ADT 90; „B.” GLC 46; „B.” ADX 12; „B.” ADF 35; „B.” CHR 15; „B.” PENTRU PROFESIONIȘTI; „B.” PENTRU PROFESIONIȘTI GLF 48; „B.” PENTRU PROFESIONIȘTI GLI 49; „B.” PENTRU PROFESIONIȘTI MTI 80; „B.” PENTRU PROFESIONIȘTI GLC 46; „B.” PENTRU PROFESIONIȘTI GRD 05; „B.” PENTRU PROFESIONIȘTI LTZ 85; „B.” PENTRU PROFESIONIȘTI SAP 71, prima fiind înregistrată marca „B.I.C.”, la data de 3 aprilie 2003, iar ultima în 2006.

În ceea ce privește apelul reclamantelor, Curtea a constatat că problema de drept invocată a fost deja soluționată prin considerentele deciziei de casare pronunțate de instanța supremă, în sensul că reclamantele nu pot opune pârâtului o marcă anterioară, în absența unei mărci naționale (și în condițiile înlăturării susținerilor privind conversia mărcii comunitare în marcă națională) și ale lipsei de relevanță a dispozițiilor art. 34 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 40/94 privind marca comunitară, invocate atât prin recurs, cât și prin apel, privind principiul seniorității mărcilor comunitare în baza unor înregistrări anterioare internaționale, pentru argumentele dezvoltate în decizia de casare.

Argumentul din apelul reclamantelor, în sensul că mărcile „A.” erau mărci anterioare opozabile mărcilor „B.”, solicitate ulterior la înregistrare de către pârât, este un argument incomplet, deoarece nu face distincția cu privire la care dintre mărci se referă: internaționale sau comunitare, apelul reclamantelor fiind ambiguu formulat și motivat sub acest aspect.

În esență, reclamantele au invocat prin apelul formulat o extindere a protecției mărcilor comunitare de la datele de depozit ale mărcilor internaționale, cu mult înainte de data aderării României la Uniunea Europeană, chestiune rezolvată deja de către instanța supremă prin considerentele deciziei de casare în sensul respingerii sale.

De asemenea, reclamantele au invocat, în esență, și calitatea lor de titulare ale mărcilor internaționale cu protecție pe teritoriul României la data înregistrării mărcilor pârâtului, aspect recunoscut de instanța supremă prin considerentele deciziei de casare, fără ca prin aceasta să se impună o modificare a dispozitivului sentinței, apelul acestora apărând ca lipsit de interes procesual față de aspectul deja constatat de instanța supremă. De altfel, din cererea de chemare în judecată, reiese că reclamantele au invocat atât mărcile internaționale, cât și senioritatea mărcilor comunitare dedusă din înregistrarea mărcilor internaționale, apărarea pârâtului în sens contrar nefiind susținută de conținutul cererii introductive de instanță.

În ceea ce privește apelul pârâtului, s-a apreciat că sunt nefondate criticile legate de motivul de nulitate reglementat de art. 48 alin. (1) lit. b) raportat la art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, în sensul că, în mod corect, prima instanță a reținut că mărcile „A.” și „B.” sunt similare, creând atât riscul de confuzie, cât și pe cel de asociere.

Sub aspectul similarității mărcilor, instanța de apel a reținut că, din punct de vedere verbal, deși mărcile „B.” mai conțin și alte elemente verbale, acestea din urmă nu sunt de natură a identifica în mod individual produsele respective, ci au doar o aparență de indicativ tehnic care diferențiază între ele produsele comercializate sub mărcile „B.”. În plus, la înregistrarea mărcii „B.” I.C. s-a realizat declarația de renunțare la exclusivitate pentru sintagma I.C., așa încât singurul element al mărcii pentru care se poate aprecia asupra distinctivității este elementul verbal „B.” și elementul grafic.

Ca atare, elementele verbale auxiliare individualizează produsele doar în cadrul „familiei” de produse „B.”, fără ca existența lor în cadrul mărcii să confere acesteia caracter distinctiv în raport cu orice altă marcă. În schimb, elementul verbal „B.” din cadrul mărcilor are rolul de a diferenția „familia” de produse „B.” de alte produse comercializate sub alt nume sau altă marcă. Or, între „B.M.” și „B.M.”, similaritățile verbale și fonetice sunt evidente și necontestabile.

Faptul că ambele denumiri provin din același cuvânt („bau”) face ca cele două denumiri să se prezinte ca forme similare, fiind omonime onomastice parțiale; cele două forme se deosebesc doar printr-un sunet în poziție finală, fapt care le apropie de paronimele lexicale de substituție; dacă la paronimele lexicale sensul cuvintelor diferențiază cele două cuvinte, la paronimele onomastice, lipsa de sens, specifică numelor proprii, apropie cele două forme care devin omonime. La paronimele lexicale, dar mai ales la cele onomastice, similitudinea de formă creează fenomenul de confuzie paronimică.

Din punct de vedere vizual, elementele dominante sunt, în cazul mărcilor în litigiu, cele verbale, elementele grafice, constând în esență în încadrarea în pătrate sau dreptunghiuri, nefiind suficient de sugestive pentru a atrage atenția consumatorului asupra lor în principal. În plus, elementul verbal principal al mărcilor „A.” și „B.” este asociat unui element grafic identic ca formă, respectiv unui pătrat, acest fapt sporind similaritatea vizuală.

Din punct de vedere conceptual, argumentele pârâtului nu pot fi reținute, deoarece acesta face o analiză pe litere, iar nu pe structura logică a mărcilor verbale; ambele mărci conțin particula „bau”, care potrivit limbii germane înseamnă „construcție”. Însă, întrucât acest element este similar cu elementul verbal „A.” din cadrul mărcilor reclamantelor, prezența în ambele familii de mărci a elementelor „A.” și „B.” este de natură să determine consumatorul fie să confunde produsele comercializate sub cele două mărci (având în vedere că, din punct de vedere fonetic, cele două elemente verbale principale ale celor două familii de mărci sunt aproape identice, diferind doar ultima literă), fie să asocieze produsele comercializate sub mărcile respective (considerând că sunt produse ale aceluiași producător).

În ceea ce privește marca 069xxx, Curtea a reținut că elementul grafic reprezentat de pătratul negru este comun ambelor mărci aflate în conflict, așa ca nu numai că nu reprezintă un element de distincție, ci un element de asemănare vizuală care se adaugă elementelor verbale comune, sporind riscul de confuzie.

Este nefondat și argumentul pârâtului, în sensul că, din punct de vedere conceptual, nu reiese cu claritate existența unui element verbal „A.”; se susține că fontul special cu care este redactat acest element verbal este de natură a crea confuzie între „A.” și IT 3 AU.

Or, un consumator specializat se informează mai întâi la nivel verbal despre marca produselor pe care dorește să le achiziționeze, astfel că primul impact este cel auditiv (fonetic), dedus din cunoașterea elementului verbal component al mărcii, indiferent de modul de scriere sau de așezare a scrierii; după impactul auditiv, forma sau așezarea scrierii nu face decât să atașeze o imagine elementului verbal, imagine care nu mai poate suferi neclarități în ceea ce privește descifrarea elementului verbal, deja asimilat.

Cât privește susținerea că elementele verbale BAU si MIX sunt editate cu un font specific, de natură a genera o distinctivitate vizuală între cele două mărci combinate, Curtea a constatat că fontul de scriere a literelor nu este un caracter cu putere de distincție propriu-zisă între cele două mărci în conflict; pe lângă faptul că mărcile reclamantelor conțin combinație de litere mari cu litere mici, iar mărcile pârâtului litere mari (identitate parțială), fonturile nu sunt esențial diferite; pe de altă parte, chiar și esențial diferite, scrierea cu fonturi diferite nu reprezintă un element care să înlăture riscul de confuzie în mintea consumatorului, deoarece acesta poate în mod natural considera că reprezintă o nouă înfățișare a mărcii mai vechi cunoscute, iar nu neapărat o altă marcă aparținând unul alt comerciant.

Sub aspectul similarității produselor, s-a constatat că există identitate între produsele pentru care sunt înregistrate mărcile reclamantelor și cele pentru care sunt înregistrate mărcile pârâtului. Sub acest aspect, pârâtul nu a invocat un contraargument pertinent, singura apărare formulată de acesta fiind aceea că marca „A.” reprezintă în fapt numele comercial al producătorului (A.B.G.), iar produsele de tip adezivi, mortar și tencuieli sunt comercializate sub marca M., iar nu sub marca „A.”; societățile reclamante sunt în fapt deținătoarele drepturilor de control asupra societăților „A.” din Europa, fără însă ca acestea să producă în mod efectiv produse; marca sub care aceste produse sunt comercializate este M.

Întrucât pentru compararea mărcilor în conflict se au în vedere mărcile astfel cum au fost înregistrate de către părți și cum au fost invocate, Curtea a constatat că reclamantele au invocat cele două mărci „A.”, iar nu modul de folosire combinat cu alte semne sau denumiri, cu atât mai puțin semnul M.

Cât privește susținerea pârâtului în sensul că hotărârea instanței de fond conține referiri la mărci care nu au format cadrul procesual al judecății de fond, respectiv marca 063xxx, s-a constatat că, nici în cuprinsul considerentelor, nici în dispozitivul sentinței, nu există vreo referire la această marcă.

Curtea a respins și susținerea că particula „bau” nu poate fi protejată în mod individual, deoarece se regăsește în peste 10 mărci comunitare și peste 400 de mărci internaționale, dintre care peste 60 anterioare mărcilor reclamantelor, respectiv nu mai are caracter distinctiv, fiind utilizată în mod curent pentru a desemna produsele vizate, respectiv materialele de construcții. Mărcile reclamantelor sunt formate din elementul verbal „A.”, iar fragmentarea acestuia și analizarea doar a elementului „bau” este neconformă raționamentului necesar pentru verificarea conflictului de mărci.

Pe de altă parte, Curtea a considerat că, în mod corect, prima instanță a apreciat că celelalte elemente ale mărcilor, respectiv elementele verbale precum „industria construcțiilor”, nu sunt distinctive, reprezentând coduri sau prescurtări aferente produselor cu înțeles slab cunoscut consumatorilor, a căror atenție nu va fi reținută în principal de aceste coduri: cu atât mai mult, situându-se spre finalul mărcilor, în privința lor se poate aplica prin analogie raționamentul referitor la sufixe; sufixele și terminațiile cuvintelor nu au caracter distinctiv, acest aspect fiind stabilit deja în mod repetat în practica instanței europene.

Această concluzie nu intră în contradicție cu regula statuată de Curtea de Justiție a Comunităților Europene, în sensul că „riscul de confuzie trebuie analizat în mod global din punctul de vedere al percepției consumatorului asupra mărcilor și produselor sau serviciilor, fiind necesar a fi luate în considerare toate elementele care intră în compoziția mărcilor, de natură vizuală, auditivă, fonetică, conceptuală”; concluzia că terminațiile cuvintelor sau partea finală a mărcilor pârâtului nu au caracter distinctiv vine tocmai în urma aplicării raționamentului de mai sus, deoarece în ansamblul mărcilor pârâtului, aceste elemente finale nu au caracter esențial și nici dominant.

Cât privește invocarea de către pârât a faptului că, din perspectiva analizei desfășurate atât asupra produselor M., cât și a întregii activități comerciale desfășurate în conexiune indirectă cu marca „A.”, reiese că rațiunea juridică a protecției mărcii „A.” a fost aceea de a întări protecția unui nume comercial, Curtea a constatat că o asemenea susținere nu este relevantă; chiar dacă există și numele comercial „A.”. Ceea ce se invocă de către reclamante în prezenta cauză este protecția mărcilor, iar existența unui nume comercial omonim nu înlătură dreptul la protecția mărcii. Curtea a reținut deja că nu M. este marca invocată de reclamante ca fiind încălcată, ci „A.”; faptul că pe anumite produse sunt folosite concomitent nu este de natură să înlăture dovada folosirii distinctive a mărcii „A.”.

Pe de altă parte, reclamantele nu au numele comercial „A.”, ci K.K.C. și W.S.K.S.C., astfel că susținerea legată de folosirea mărcii ca și nume comercial este nefondată.

În ceea ce privește riscul de confuzie, s-a constatat, în primul rând, că publicul relevant este unul specializat, al cărui grad de atenție este ridicat, fiind vorba despre materiale de construcții, care nu reprezintă o categorie de bunuri de larg consum, ce sa fie achiziționate prin alegere simplă sau rapidă. Astfel, publicul specializat se va informa în prealabil, dar chiar și așa, față de identitatea de produse și similaritatea ridicată a mărcilor, există un risc de confuzie, inclusiv în forma riscului de asociere, foarte ridicat.

Odată înlăturată susținerea pârâtului referitoare la marca M., rezultă că ceea ce se compară sunt mărcile „A.” și „B.”, care sunt similare din punct de vedere verbal, vizual și conceptual și sunt aplicate acelorași categorii de produse.

Astfel, nu se poate evita crearea în mintea consumatorului, fie și specializat în domeniul pieței relevante – mortare și adezivi de construcții - și bine informat, a asocierii între producători sau a confuziei între producători; cu atât mai mult, câtă vreme raționamentul trebuie să privească consumatorul mediu informat (din cadrul categoriei specializate de pe piața relevantă), faptul că acest consumator este mai diligent nu este de natură să îl apere de riscul de confuzie sau de asociere, în raport de similaritatea ridicată a mărcilor aplicate unor produse din categorii identice. Similaritatea fonetică este de natură chiar să ducă considerarea celor două tipuri de produse ca aparținând aceluiași producător, deoarece un consumator specializat este atent la produs, iar nu neapărat la micile diferențe vizuale sau fonetice dintre mărci.

Curtea a constatat, astfel, că sunt îndeplinite condițiile din art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, pentru anularea unei mărci, respectiv similaritatea cu o marcă anterioară, este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii identice sau similare, dacă există un risc de confuzie pentru public, incluzând și riscul de asociere cu marca anterioară.

Curtea a reținut, însă, în subsidiar, că sunt întrunite și condițiile de anulare a unei mărci prevăzute de art. 48 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 6 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 84/1998.

Instanța supremă a statuat deja, prin decizia de casare, că în raport cu aceste dispoziții legale și Regulamentul de aplicare a legii se analizează protecția de care ar fi beneficiat marca pretins notorie de către reclamantele recurente, întrucât la data înregistrării mărcilor a căror anulare se solicită nu erau aplicabile dispozițiile comunitare pe teritoriul României.

În raport de considerentele instanței de casare, s-au analizat, în primul rând, raporturile comerciale ale societății persoană juridică română cu reclamantele și relevanța în cauză a dispozițiilor art. 46 din Legea nr. 84/1998 relative la folosirea efectivă a unei mărci.

S-a reținut că, prin declarația autentică dată sub prestare de jurământ („affidavit”), având valoarea unei declarații autentice notariale, reprezentantul reclamantelor a arătat că marca „A.” este o marcă de bază a concernului W. și este folosită în România de către societatea SC „A.” R.C. SRL, pe baza unei licențe încheiate cu deținătorii drepturilor de marcă. SC „A.” R.C. SRL este o filială 100% deținută de „A.” B.G., societate de tip holding a concernului W./A., aceasta utilizând de la înființarea sa din 1995 mărcile „A.” în România. La dosarul de primă instanță a fost depus și contractul de licență din 15 iulie 2004 încheiat între reclamante și societatea română.

Din înscrisurile depuse la dosarul de primă instanță, reiese că SC „A.” R.C. SRL este o filială 100% deținută de „A.” B.G., societate de tip holding a concernului W./A., aceasta utilizând de la înființarea sa din 1995 mărcile „A.” în România. De la înființarea sa în anul 1995, societatea a utilizat și exploatat în mod continuu mărcile „A.” în România pentru materiale și sisteme de construcții (adezivi, mortare, gleturi, sape, tencuieli decorative). Aceste aspecte reies din declarația numitului L.C.L., care a fost președinte al Consiliului de Administrație al societății din 1995 și până în prezent.

Se mai reține că investițiile și fabricile „A.” din România se cifrează la cca. 20 milioane de Euro până în prezent, cu o investiție preconizată într-o nouă fabrică de cca. 12 milioane Euro. Prima fabrică din București a fost inaugurată în iunie 2001 și a început să producă și să pună pe piață produse „A.” începând cu aceeași dată. În anul 2000, produsele „A.” au pătruns în lanțul de magazine M.C.C., la un an de la deschiderea în România. În anii 2001 și 2002, SC „A.” R.C. SRL a stabilit raporturi similare și a vândut produsele „A.” prin intermediul lanțurilor B. și P., imediat ce acestea s-au stabilit în România. Societatea a primit de-a lungul timpului numeroase diplome de recunoaștere profesională: diploma de onoare acordată de Camera de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București, locul III, în cadrul Topului Național al Firmelor ediția 2002 pe baza rezultatelor economico-financiare obținute în anul 2001; diploma pentru locul I acordată de Camera de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București, în cadrul Topului Național al Firmelor ediția 2004, pentru activitatea desfășurată în anul 2003; diploma pentru locul II, acordată de Camera de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București, în cadrul Topului Național al Firmelor ediția 2005, pentru activitatea desfășurată în anul 2004, în industria altor produse din minerale nemetalice.

De asemenea, s-a dovedit că cifra de afaceri și a bugetului de marketing „A.” Romania a crescut din 2001 de la cca. 8 milioane Euro și respectiv de cca. 217.613 Euro la cca. 46 milioane Euro respectiv 1.824.000 Euro pentru anul 2008.

Produsele marca „A.” au fost folosite pentru restaurarea câtorva obiective de importanță istorică, cum ar fi Muzeul de Istorie din Alba Iulia, Teatrul de Stat din Oradea, Teatrul de Stat din Arad, Opera Națională București.

Din studiul I.G., intitulat „Piața adezivilor și mortarelor”, România, 2001-2011, reiese că societatea românească „A.” R.C. SRL se afla pe locul II în cadrul competitorilor specializați, după H.B.R. SRL, în același top 10 pe locul 9 aflându-se „B.” SRL, pentru perioada relevantă (2001-2011).

S-a mai făcut dovada desfășurării a numeroase campanii publicitare, în anul 2005 fiind deschisă în România de către societatea românească „A.” R.C. SRL cea mai mare fabrică de mortare uscate; marca este aplicată pe mijloace de transport de mare tonaj; au fost depuse la dosar facturi pentru sume mari de vânzare aferente anilor 2001-2003, facturi emise de societatea românească „A.” R.C. SRL.

Astfel, mărcile „A.” erau larg cunoscute pe teritoriul României și pentru segmentul de public din România căruia i se adresau produsele sau serviciile la care se referă marca, respectiv consumatorii de pe piața materialelor de construcții, la momentul înregistrării mărcilor pârâtului (2002-2005).

Astfel, categoria de consumatori potențiali era reprezentată de consumatorii de materiale și sisteme de construcții (adezivi, mortare, gleturi, sape, tencuieli decorative); desfacerea produselor se făcea prin centre proprii (magazine) de distribuire a produselor la care se referă marca (în revistele de reclamă sun evidențiate pe harta României cel puțin 8 magazine mari de desfacere care acoperă toate regiunile țării); s-a dovedit și desfășurarea de activități de promovare a produselor la care se referă marca, inclusiv publicitatea și prezentarea acestora în târguri, seminarii, evenimente speciale și proiecte.

În ceea ce privește întinderea utilizării, în raport de cantitatea de produse cărora li se aplică marca și care sunt comercializate, s-a constatat că această întindere acoperea întreaga țară, fiind comercializate cantități mari, în raport de cifra de afaceri în creștere a societății românești.

Curtea a apreciat că s-a dovedit și cunoașterea largă, la nivelul teritoriului României, pentru perioada relevantă, a mărcii a cărei protecție este solicitată ca notorie și chiar în afara acestui teritoriu (a se vedea declarația președintelui consiliului de administrație din care reiese comercializarea în țările vecine). Gradul de cunoaștere a mărcii notorii rezultând din măsura în care o marcă ocupă piața românească, ca urmare a utilizării pentru anumite produse, este ridicat, față de locul 2 ocupat pe piața relevantă în raport de cifra de afaceri și cea a bugetului de marketing; Curtea a reținut, astfel, că această cunoaștere era cvasiunanimă în rândul consumatorului specializat, cu un grad mediu de atenție și informare.

S-a mai constatat că societatea românească SC „A.” R.C. SRL este terț față de reclamante, dar folosirea mărcilor de către aceasta s-a făcut în mod clar cu consimțământul reclamantelor; consecința logică a acestei împrejurări este aceea că s-a dovedit folosirea efectivă a mărcilor notorii „A.” de către reclamante prin intermediul societății românești, în sensul art. 46 alin. (1) lit. a) din lege, potrivit cu care este asimilată folosirii efective a mărcii și folosirea mărcii de către un terț, cu consimțământul titularului acesteia.

Astfel, sunt îndeplinite și condițiile art. 6 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 84/1998.

În ceea ce privește invocarea pasivității reclamantelor vreme de 5 ani, Curtea a constatat că, prin neatacarea soluției date excepției tardivității acțiunii în anulare, acest aspect nu mai poate fi repus în discuție; or, indirect, pârâtul invocă situația reglementată de art. 49 din lege. Acest articol este în strânsă legătură cu art. 48 alin. (3) din lege; dacă s-a constatat cu titlu irevocabil și cu putere de lucru judecat că termenul de 5 ani de la înregistrarea mărcilor pârâtului reglementat de art. 48 alin. (3) din lege nu a fost depășit, rezultă că nici termenul de 5 ani din art. 49 nu s-a împlinit, susținerile pârâtului fiind nefondate sub acest aspect.

Apelanta a mai invocat gradul de distinctivitate scăzut al mărcilor „A.”, fiind mărci slabe, evocatoare, ca urmare a faptului că au în compunere elementul verbal „Bau”, care este descriptiv, însemnând construcție în limba română.

Curtea a reținut drept contraargument aspectele declarate în cadrul expertizei lingvistice depuse la dosarul de primă instanță, din care reiese că denumirile „A.” și „B.” au la bază cuvântul german „bau”, substantiv masculin cu semnificația „construcție, clădire, construire, structură, mod de construcție”, denumirile analizate fiind transparente pentru utilizatorul german (vorbitor de limbă germană) și obscure pentru utilizatorul român, cu excepția cunoscătorilor de limbă germană.

Astfel, semnificația cuvântului „bau” este necunoscută consumatorului vorbitor de limbă română (care reprezintă cvasiunanimitatea consumatorului din România de pe piața relevantă), motiv pentru care nu se poate susține lipsa de distinctivitate a particulei „bau”.

Cât privește argumentul că produsele comercializate de către SC „B.” SRL au devenit larg cunoscute, iar riscul de confuzie cu produse comercializate sub mărcile „A.” ori M. este practic inexistent, Curtea a constatat că acest aspect prezintă o relevanță subsumată problemei dacă mărcile sub care sunt comercializate produsele de către SC „B.” SRL au fost legal înregistrate, fără încălcarea unui drept de proprietate intelectuală anterior; altfel spus, eventuala dobândire de către mărcile pârâtului a unei importanțe pe piață nu are relevanță sub aspectul verificării legalității înregistrării lor, deoarece renumele ulterior nu poate acoperi viciile de înregistrare a mărcilor.

În ceea ce privește reaua credință, în raport de considerentele deciziei de casare, s-a reținut că, într-adevăr, SC „B.” SRL a fost înființată în anul 2002, având ca obiect principal de activitate producția de materiale destinate industriei construcțiilor, în special adezivi, fiind o societate deținută de către numita A.M.R. Marca națională 052xxx, I.C. a fost înregistrată la data de 30 mai 2002 și utilizată începând cu această dată de către societate.

La data de 07 octombrie 2003, pârâtul apelant a devenit asociat al acestei societăți cu o participare de 80%.

Curtea a reținut că, deși nu pârâtul a fost cel care a înregistrat această marcă, ea fiind înregistrată la data de 30 mai 2002, nu poate fi ignorat principiul potrivit căruia preluarea mărcii pe cale de cesiune se face cu toate viciile ei.

Or, la data de 30 mai 2002, societatea SC „B.” SRL avea cunoștință de existența pe piață a competitorului direct SC A. R.C. SRL, acest aspect reieșind din studiul I.G., intitulat „Piața adezivilor și mortarelor”, România, 2001-2011; acesta a reținut că societatea românească A. R.C. SRL se afla pe locul II în cadrul competitorilor specializați, după H.B.R. SRL, în același top 10 pe locul 9 aflându-se B. SRL. Este o prezumție simplă aceea că în cadrul primelor 10 firme de top de pe piața relevantă, acestea se cunoșteau între ele; astfel, nu se poate reține buna-credință la momentul înregistrării mărcii naționale 052xxx, I.C., preluarea de către pârât fiind făcută cu toate viciile acesteia.

Pe de altă parte, reclamantele nu au dovedit legătura dintre societatea SC B. SRL și pârât anterior efectuării cesiunii, simpla prezumție că au existat anumite raporturi premergătoare cesiunii nefiind suficientă. Cu toate acestea, acest aspect nu duce la înlăturarea relei credințe reținute deja la înregistrarea mărcii 052xxx.

Cât privește reaua credință la înregistrarea celorlalte mărci, așa cum a recunoscut la interogatoriu, pârâtul a deținut funcția de director de vânzări și marketing în cadrul H.B.R. până în anul 2003, firmă direct competitoare a SC A. R.C. SRL și SC B. SRL. De asemenea, ambele firme își disputau primele locuri raportat la alte criterii (cote de piață pentru diverși adezivi, productivitate etc.). Ca atare, cele două firme fiind principali competitori pe piața specializată, iar pârâtul ocupând funcția de director de vânzări și marketing la firma competitoare, din această funcție a avut în mod evident posibilitatea de a cunoaște produsele comercializate de reclamante sub marca „A.”. Ulterior, pârâtul a înregistrat mărcile „B.” pentru aceleași produse ca și cele comercializate de reclamante sub marca „A.”.

Cât privește explicațiile oferite de pârât pentru alegerea denumirii „B.”, acestea au fost contradictorii și insuficiente, astfel că nu pot oferi temeiuri pentru a dovedi buna sa credință, față de calitatea sa de persoană extrem de informată în domeniul pieței relevante la momentul înregistrării mărcilor.

Împotriva deciziei menționate, a declarat recurs, în termen legal, pârâtul A.R., criticând-o pentru nelegalitate în temeiul art. 304 pct. 6, 7 și 9 C. proc. civ. și susținând, în esență, următoarele:

1. Instanța de apel a depășit cadrul procesual fixat prin cererea de chemare în judecată, acordând ceea ce nu s-a cerut.

Dispozițiile legale invocate drept temei al cererii introductive, respectiv art. 48 alin. (1) lit. b) și art. 6 lit. c) și d) din Legea nr. 84/1998, impun pentru reclamante obligația de a identifica în mod expres drepturile anterioare cu care mărcile a căror anulare se solicită intră în conflict.

Reclamantele au invocat anterioritatea numai în raport de mărcile comunitare „A.” (marcă verbală) și (marcă figurativă), fără a indica mărcile internaționale „A.” ca drepturi anterioare. Marca internațională „A.” (verbală) este menționată cu titlu exemplificativ.

Abia prin motivele de apel, reclamantele au invocat anterioritatea decurgând din mărcile internaționale, or o asemenea modificare a cadrului procesual este de natură să încalce dispozițiile art. 294 C. proc. civ.

În aceste condiții, instanța de apel și-a depășit atribuțiile în identificarea situației de fapt, respectiv a conflictului de mărci prin determinarea ca drepturi anterioare a mărcilor internaționale „A.”, cu toate că instanța de apel a reținut că aceste drepturi nu au fost invocate de către reclamante ca drepturi anterioare.

Cel mult, s-ar putea considera că ar fi putut fi avută în vedere marca verbală „A.”, deși anularea unei mărci în temeiul unor drepturi anterioare nu poate fi realizată prin indicarea cu titlu exemplificativ a unei mărci.

De altfel, prin decizia de casare pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție s-a reținut că valabilitatea înregistrării unei mărci se realizează în raport cu data înregistrării unei mărci, și nu cu data formulării cererii de chemare în judecată, motiv pentru care s-a apreciat că instanța de apel a soluționat procesul fără a intra în cercetarea fondului.

Referirile reclamantelor la mărcile internaționale au privit numai aplicarea principiului seniorității acestora în cadrul sistemului de protecție comunitar, astfel încât nu pot fi considerate de către instanța de judecată ca invocări distincte ale unor drepturi derivând din protecția internațională.

Invocarea seniorității în temeiul dispozițiilor art. 34 din Regulamentul privind marca comunitară nu poate fi interpretată ca o protecție independentă sau ca o constituire de drepturi distincte.

În ceea ce privește conflictul cu mărcile comunitare, care includ senioritatea mărcilor internaționale, atât Curtea de Apel București cât și înalta Curte de Casație și Justiție au stabilit în mod legal că o marcă comunitară înregistrată anterior datei aderării României la Uniunea Europeană, chiar și cu beneficiul seniorității mărcii internaționale, nu produce efecte în România decât după această dată.

2. Instanța de apel nu a analizat toate modalitățile de utilizare a mărcilor „A.” invocate de către reclamante, ceea ce echivalează cu nerespectarea îndrumării obligatorii date de către Înalta Curte de Casație și Justiție și cu necercetarea fondului, impunând casarea hotărârii și trimiterea spre rejudecare, în raport de dispozițiile art. 304 pct. 9 și ale art. 315 alin. (1) C. proc. civ., art. 312 alin. (3) și (5) C. proc. civ.

Prin decizia de casare, s-a dispus ca instanța de apel să analizeze toate modalitățile de utilizare a mărcilor, care ar fi atras notorietatea acestora, or instanța de apel, față de apărările formulate de pârât în fața instanțelor de fond, ar fi trebuit să analizeze conflictul între mărcile pârâtului și semnul astfel cum a fost folosit de către reclamante, prin inscripționarea produselor comercializate în mod efectiv, respectiv „M.”, și nu „A.”. Astfel, atât compararea semnelor și a produselor, existența unui grad de confuzie, incluzând și riscul de asociere, cât și utilizarea efectivă a mărcilor „A.” pentru clasele de servicii și produse pretins aflate în conflict cu produsele pârâtului trebuiau să aibă în vedere denumirea „M.”.

Constatarea instanței de apel în sensul că marca „M.” nu a fost invocată este greșită, atât timp cât din motivele de apel rezultă contrariul, dar reprezintă și o gravă încălcare a dreptului la apărare al recurentului, prin refuzul de a lua în considerare apărările acestuia și determinarea doar a apărărilor intimatelor-reclamante.

De altfel, instanța de apel s-a raportat în analiza notorietății și a relei-credințe la documente care conțin referiri exprese la produsele „M.” (raportul I.G.).

3. Instanța de apel nu a realizat o cercetare a fondul cauzei prin raportare la protecția mărcilor pretins aflate în conflict, făcând o greșită aplicare și interpretare a dispozițiilor art. 48 alin. (1) lit. b) raportat la art. 6 lit. b) și c) din Legea nr. 84/1998, ceea ce atrage incidența atât a cazului prevăzut de art. 304 pct. 9, cât și a dispozițiilor art. 312 alin. (3) și (5) C. proc. civ.

Astfel, instanța de apel a realizat o analiză separată a elementelor mărcilor pârâtului, ceea ce contravine dispozițiilor legale aplicabile în materia mărcilor cât și principiilor generale statuate de către Curtea de Justiție a Comunităților Europene, potrivit cărora consumatorul mediu percepe marca în ansamblu, fără a face o examinare a diferitelor detalii.

Componentele verbale din cadrul mărcilor au caracter distinctiv și sunt de natură a identifica produsele recurentului și de a le diferenția de produselor altor competitori pe piață.

În cadrul reprezentărilor grafice ale mărcilor recurentului acestea sunt dispuse pe jumătatea din imaginea mărcii, în partea stângă, cu litere de tipar, fiind compuse din combinații de litere și cifre. Instanța de apel nu oferă nicio motivare lipsei caracterului distinctiv al acestor elemente componente din cadrul mărcilor recurentului decât prin reținerea că acestea se află la sfârșitul mărcii și reprezintă sufixe.

Elementele nu pot fi reținute ca terminații sau sufixe ale mărcilor „B.”, ci reprezintă un tot unitar în cadrul acestora, reprezentând o structură unitară și conceptuală. Aceste denumiri nu reprezintă denumiri uzual acceptate pe piață, iar combinația între litere și cifre, alese în mod fantezist, are caracter distinctiv în structura componentă a mărcilor recurentului. Fiecare producător de astfel de materiale de construcții folosește în cadrul mărcilor un element fantezist de natura a identifica originea produsului.

Instanța de apel le recunoaște parțial caracterul distinctiv în cadrul familiei de mărci. Deși o parte a mărcilor pârâtului pot fi incluse în cadrul noțiunii de „familie” sau serie de mărci, astfel cum această noțiune a fost dezvoltată de practica națională și comunitară, acest fapt nu înlătură riscul de confuzie din perspectiva elementelor verbale în discuție, dimpotrivă, în aplicarea principiilor statuate de Curtea de Justiție a Comunităților Europene, riscul de confuzie trebuie analizat cu o mai mare atenție în cazul unei familii de mărci.

În ceea ce privește mărcile reclamantelor, în mod greșit a reținut instanța de apel că reprezintă o familie de mărci și nici nu prezintă elemente similare de serie care ar putea determina confuzia cu mărcile pârâtului.

În acest sens, Curtea de Justiție a reținut că marca ce intră în conflict cu familia de mărci trebuie nu doar să fie asemănătoare mărcilor care aparțin seriei, ci să aibă caracteristici susceptibile de a avea legătură cu seria. Spre exemplu, nu aceasta ar putea fi situația atunci când elementul comun mărcilor de serie este utilizat în cadrul mărcii care se opune într-o poziție diferită de cea în care figurează în mod obișnuit în cadrul mărcilor care aparțin seriei sau cu un conținut semantic diferit.

Raportat la mărcile pretins aflate în conflict în cauză, rezultă că mărcile reclamantelor „A.” nu conțin nicio caracteristică susceptibilă de a avea legătură cu seria mărcilor pârâtului, iar reprezentarea elementului „B.” încadrat într-un pătrat negru în partea dreaptă sus a mărcii și reprezentarea elementului fantezist de natură a diferenția produsele, pe toată partea stângă, nu poate determina existența unui risc de confuzie directă sau indirectă cu mărcile reclamantelor.

Recurentul a mai susținut că instanța de apel a acordat o importanță sporită elementelor verbale, considerând în mod neîntemeiat că elementele grafice, constând în esență în încadrarea în pătrat sau dreptunghi, nu sunt suficient de sugestive pentru a atrage atenția consumatorului. Or, marca figurativă „B. industria construcțiilor” nu conține niciun pătrat sau dreptunghi, din contră conține o reprezentare care la nivel vizual și conceptual exclude orice grad de similaritate.

Preluarea doar a unora dintre elemente, considerate dominante și neglijarea celorlalte elemente protejate din cuprinsul mărcii aduce o atingere gravă protecției acordată mărcilor în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile. Pe de altă parte, în cadrul analizei instanța de apel nu a luat în considerare protecția legală acordată culorii mărcilor.

În ceea ce privește determinarea elementului dominant ca fiind particula „B.”, instanța de apel a reținut acest caracter prin interpretarea eronată a declarației de neinvocare drepturi exclusive asupra unor elemente ca fiind o declarație de renunțare la distinctivitate. Faptul că titularul mărcii nu poate invoca drepturi exclusive și de a se opune utilizării de către alte persoane nu înseamnă că aceste elemente sunt excluse în analiza globală a unor mărci aflate în conflict.

Indicarea de către instanța de apel a elementului „B.” ca fiind dominant s-a realizat în cadrul analizei verbale. Întrucât analiza vizuală și conceptuală conțin referiri la analiza auditivă, reiese că celelalte elemente, precum „pentru profesioniști”, „industria construcțiilor”, au fost considerate, în mod eronat, ca elemente de neglijat în impresia de ansamblu produsă de aceste mărci, în special pe plan fonetic, vizual și conceptual.

Dimpotrivă, caracterul distinctiv al mărcilor recurentului rezultă în mod determinat din combinarea acestor elemente care formează împreună o unitate logică și conceptual distinctă. Nimic nu permite să se aprecieze că un consumator mediu normal informat și suficient de atent și de avizat va neglija în mod sistematic partea a doua a elementului verbal al unei mărci, astfel cum reține instanța de apel.

Sub aspectul analizei auditive și fonetice, instanța de apel a ignorat că mărcile pârâtului se disting de mărcile intimatelor prin structura silabică și prin ritmul sonor diferit determinat în principal de consoana „X”, cât și de elementele componente „pentru profesioniști”, „pentru profesioniști GLF48”, „pentru profesioniști GLI49”, „ADX 12”. Din punct de vedere fonetic, nu se poate reține un grad ridicat de similaritate între „A.” (element scurt, fără nicio literă de rezonanță) și, de exemplu, „B. ADX 12” (identificabilă prin repetarea consoanei tari „X” și alăturarea unor litere cu rezonanță și a unor cifre).

Recurentul a criticat analiza instanței de judecată prin raportare doar la publicul specializat, în condițiile în care riscul de confuzie trebuie raportat la percepția asupra mărcilor a consumatorului mediu al produselor în cauză.

S-a mai susținut că decizia recurată conține argumente contradictorii în raport de particula „A.”. Astfel, dacă în cadrul analizei conceptuale aceasta este analizată separat ca element de similaritate în cadrul mărcilor recurentului, în cadrul analizei produselor se susține că mărcile reclamantelor sunt formate din elementul verbal „A.”, deoarece „fragmentarea acestuia și analizarea doar a elementului BAU este neconformă raționamentului necesar pentru verificarea conflictului de mărci”.

Recurentul a arătat, de asemenea, că instanța de apel a constatat în mod eronat identitatea produselor și serviciilor, ceea ce demonstrează că instanța de apel nu a cercetat cauza, fiind aplicabile dispozițiile art. 304 pct. 9 și 312 alin. (5) C. proc. civ., fiind necesară compararea efectivă a produselor, din perspectiva similarității.

Marca „B.I.C.” este înregistrată pentru clasele de servicii și produse de la 1-45 conform Clasificării de la Nisa, în timp ce marca „B. pentru profesioniști GLC46” este înregistrată numai pentru clasa 35 de servicii și produse, ceea ce exclude identitatea produselor în ambele cazuri.

Recurentul a formulat critici și în legătură cu analiza riscului de confuzie, incluzând și riscul de asociere, deoarece acesta nu a fost apreciat global, ținând seama de toți factorii pertinenți în cauză, respectiv: vânzarea acestor produse pe piața românească nu implică obligatoriu comunicarea verbală (între vânzător și consumator), fiind frecvent vândute în sistem de magazine care permit autoservirea; atât comercializarea, cât și prezența acestora în astfel de magazine atrage impactul vizual mult mai puternic asupra elementelor figurative ale mărcii, cât și asupra elementelor fanteziste (combinația fantezistă de litere și cifre); modalitatea efectivă de utilizare a produselor vizate, respectiv sub marca „M.”.

4. În ceea ce privește notorietatea mărcilor reclamantelor, s-a susținut că instanța de apel nu a cercetat fondul cauzei în raport de indicațiile obligatorii din decizia de casare, anume sub aspectul modalității de utilizare a mărcilor invocate de către intimate care ar putea să atragă notorietatea acestora, totodată, a făcut o aplicare și interpretare greșită a dispozițiilor art. 48 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998 și a Regulii nr. 15 pct. 4 lit. a) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998.

De altfel, instanța de apel nu a luat în considerare niciuna din apărările formulate de către recurent, realizând o enumerare a documentelor depuse de către intimate în susținerea mărcilor pretins invocate.

În aplicarea dispozițiilor art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998, analiza notorietății trebuie să se raporteze la produsele și serviciile protejate de către mărcile recurentului, respectiv produse și servicii din clasele 1, 19, 35, excepție făcând marca „B. I.C.”, care este înregistrată pentru clasele cuprinse de la 1-45.

Recurentul a dezvoltat pe larg susțineri în sensul că niciunul dintre documentele menționate de către instanța de apel nu atestă o largă cunoaștere a vreuneia dintre mărcile „A.” pentru produsele asupra cărora se susține că a fost folosită, pentru anii 2002, 2004, 2005 și 2006, ceea ce demonstrează, în opinia recurentului, că nu s-a intrat în cercetarea fondului.

5. În ceea ce privește reaua - credință la înregistrarea mărcilor pârâtului, s-a susținut că instanța de apel a făcut o aplicare și interpretare greșită a dispozițiilor art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, totodată, nu a determinat situația de fapt pe acest aspect, fiind aplicabile dispozițiile art. 312 alin. (5) C. proc. civ.

În primul rând, reținând reaua-credință în raport de împrejurarea că funcția deținută de către pârât până în anul 2003 la o altă societate concurentă, instanța de apel a omis să analizeze reaua-credință a SC B. SRL la momentul înregistrării mărcii „B.I.C.”, respectiv în anul 2002, înainte ca pârâtul să fie asociat în cadrul acesteia.

Chiar în condițiile în care principiul invocat de către instanța de apel, acela al preluării mărcii cu toate viciile ei, și-ar găsi aplicabilitatea, reaua-credință trebuia dovedită în persoana celei care a depus marca spre înregistrare, respectiv SC B. SRL.

Instanța de apel a reținut în mod greșit că SC B. SRL avea cunoștință de existența pe piață a competitorului direct SC „A.” R. SRL, aspect ce ar rezulta din studiul I.G. „Piața adezivilor și mortarelor din România 2001-2011”.

Întreaga analiză a instanței de apel se raportează la un raport, care deși indică perioada relevantă 2001-2011, analiza competitorilor se realizează în special pentru anii 2004-2006, având doar câteva informații privind cifra de afaceri pentru anul 2003.

Astfel acest raport nu determină că SC B. SRL avea cunoștință de existența pe piață a produselor în România pentru perioada relevantă, respectiv 30 mai 2002. De asemenea, din acest raport reiese numai utilizarea unui nume comercial, respectiv A. R.C. SRL, și nu utilizarea efectivă a unei mărci de servicii și produse „A.”, astfel cum invocă recurentele și reține în mod eronat instanța de apel.

Mai mult, în susținerea inexistenței relei-credințe au fost formulate apărări concrete de către recurent care indică originea denumirii „B.” și ulterior a mărcilor înregistrate, care nu au fost analizate.

Utilizarea efectivă a acestei denumiri, cât și desfășurarea activității de către societate reies din relațiile comerciale pe care aceasta le avea cu o societate din Italia. Prin cererea de înregistrare a mărcii B. I.C., SC B. SRL a urmărit crearea unei extensii naționale a denumirii italiene, aparținând SC B. SRL Italia, ca atare, atât interesul, cât și legitimitatea în înregistrarea acestei mărci sunt dovedite, fiind excluse orice elemente care ar putea contura reaua-credință a SC B. SRL.

Recurentul a susținut, totodată, că reaua-credință implică îndeplinirea cumulativă a două cerințe distincte: cunoașterea faptului relevant, respectiv a existenței și folosirii unei mărci anterioare, și intenția frauduloasă. Practica judecătorească a definit frauda ca fiind săvârșirea unor acte de atingere a drepturilor altuia pentru a obține foloase injuste.

Or, instanța de apel a analizat cauza numai în raport de cunoașterea faptului relevant, fără a avea în vedere că pentru reținerea relei-credințe trebuie analizată și intenția frauduloasă.

Or, pârâtul nu a obținut niciun folos injust din urma înregistrării mărcilor sale, acestea au fost înregistrate și sunt utilizate în mod efectiv și serios cu respectarea funcțiilor specifice, respectiv de identificare a produselor pentru care a fost obținută protecția și de garantare a calității acestora, exploatarea comercială a produselor marcate se realizează exclusiv pentru produsele înregistrate, spre deosebire de marca „A.”, care este o marcă de identificare a denumirii comerciale, nu a produselor. De asemenea, pârâtul a dezvoltat și promovat continuu mărcile înregistrate, aspecte dovedite de înscrisurile depuse la dosar constând în contracte de publicitate.

Instanța de apel a reținut în mod greșit că, având posibilitatea de a cunoaște produsele comercializate de reclamante sub marca „A.”, ulterior pârâtul a înregistrat mărcile pentru aceleași produse ca și cele comercializate de reclamante, această reținere relevând premisa eronată a identității produselor.

Recurentul a făcut referire și la hotărârea Curții de Justiție a Comunităților Europene pronunțată în cauza C-529/07 Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli AG contra Franz Hauswirth GmbH, din care rezultă criteriile de apreciere a relei – credințe, în aplicarea cărora rezultă că în cauză nu poate fi reținută existența niciunuia dintre factorii care ar putea conduce la conturarea relei-credințe a recurentului-pârât.

De asemenea, nici în ceea ce privește intenția frauduloasă a SC B. SRL, intimatele nu au prezentat nicio bază probatorie, astfel încât aceste susțineri, deși speculative, au fost reținute cu aplicarea și interpretarea greșită a dispozițiilor legale aplicabile.

Examinând decizia recurată în raport de criticile formulate și actele dosarului, Înalta Curte constată că recursul este fondat.

Cu toate că s-a indicat drept temei juridic al motivelor de recurs dispozițiile art. 304 pct. 6, 7 și 9 C. proc. civ., din dezvoltarea criticilor formulate, rezultă că acestea se încadrează în cazurile de recurs descris de art. 304 pct. 7 și 9.

Nu este incident cazul descris de art. 304 pct. 6 C. proc. civ., deoarece instanța de apel nu s-a pronunțat ea însăși asupra cererii de chemare în judecată, în sensul admiterii ori a respingerii acesteia, pentru a se reține, eventual, depășirea limitelor fixate de către reclamante prin cererea introductivă de instanță, ci doar a menținut hotărârea primei instanțe, prin care a fost admisă cererea de chemare în judecată. În fapt, pârâtul susține nerespectarea de către instanța de apel a limitelor propriei învestiri în evocarea fondului, ceea ce atrage incidența art. 304 pct. 9 C. proc. civ., cu referire la prevederile art. 315 alin. (1) C. proc. civ.

Motivele de recurs nu vor fi cercetate în ordinea în care recurentul le-a structurat, ci în succesiunea impusă de argumentarea logică a soluției adoptate prin prezenta decizie, după cum urmează:

1. limitele învestirii instanței de apel în evocarea fondului, în raport de dezlegările deciziei de casare și de dispozițiile art. 315 alin. (1) C. proc. civ.;

2. legalitatea deciziei din perspectiva cerințelor art. 48 lit. b) cu referire la art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998;

3. criteriile de apreciere a notorietății mărcii, în contextul art. 48 lit. b) cu referire la art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998;

4. criteriile de evaluare a relei – credințe la înregistrarea mărcii, în contextul art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998.

1. În ceea ce privește prima critică relevată în motivarea recursului, se constată că nu este fondată, deoarece cadrul procesual obiectiv în limitele căruia trebuie soluționate pretențiile reclamantelor a fost stabilit prin decizia nr. 6920 din 7 octombrie 2011 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în ciclul procesual anterior, decizie prin care a fost casată decizia de apel, cu consecința trimiterii cauzei spre rejudecare Curții de Apel, iar instanța de rejudecare a respectat decizia de casare pe acest aspect.

Astfel, în cadrul primului motiv de recurs analizat prin decizia nr. 6920 din 7 octombrie 2011, s-a constatat că instanța de apel a procedat greșit examinând perioada de protecție pe teritoriul României a mărcilor internaționale ale reclamantelor în raport de data formulării cererii de chemare în judecată (când încetase protecția mărcilor internaționale), și nu de data înregistrării mărcilor pârâtului, când mărcile reclamantelor beneficiau încă de protecția conferită prin înregistrare internațională.

Instanța de casare a apreciat că acest mod nelegal de examinare a pretențiilor reclamantelor echivalează cu necercetarea fondului și atrage incidența art. 312 alin. (5) C. proc. civ.

Pentru a se releva importanța considerentelor expuse în decizia nr. 6920 din 7 octombrie 2011 asupra cadrului rejudecării, se impune a se preciza modul în care cauza fusese soluționată în primul ciclu procesual parcurs.

Prin sentința civilă nr. 1469 din 18 septembrie 2008, tribunalul a admis cererea de chemare în judecată și a dispus anularea înregistrării a 14 mărci „B.” aparținând pârâtului.

Instanța de apel din primul ciclu procesual a considerat că tribunalul a analizat cererea în anularea înregistrării doar din perspectiva art. 48 lit. b) cu referire la art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998 (preexistența unei mărci notorii), precum și a art. 48 lit. c) (înregistrare cu rea – credință), nu și în raport de motivul de anulare prevăzut de art. 48 lit. b) cu referire la art. 6 lit. c) din lege (preexistența unei mărci înregistrate). Instanța a confirmat legalitatea unei astfel de aprecieri, în condițiile încetării protecției conferite de mărcile internaționale „A.” încă înainte de formularea cererii de chemare în judecată, chiar dacă aceste mărci erau protejate pe teritoriul României la data înregistrării mărcilor a cărei anulare se solicită în cauză, instanța reținând ca fiind real reproșul adus sentinței de către reclamante, pe acest aspect.

Dispunând casarea deciziei de apel, instanța supremă a apreciat că, în mod greșit, instanța de apel nu a intrat în cercetarea fondului cererii întemeiate pe dispozițiile art. 48 lit. b) cu referire la art. 6 lit. c) din lege, atât timp cât mărcile internaționale „A.” erau protejate pe teritoriul României la data înregistrării mărcilor pârâtului.

Prin decizia de casare, s-a tranșat, așadar, chestiunea mărcilor anterioare, în sensul că acestea sunt reprezentate în cauză de mărcile internaționale „A.” nr. 671xxx (cu protecție în România din data de 17 martie 1997) și nr. 672xxx (cu protecție în România din data de 19 martie 1997), dar și cea a obiectului cererii de chemare în judecată, din moment ce s-a dispus rejudecarea cauzei în ceea ce privește conflictul dintre mărcile internaționale „A.”, ca mărci anterioare, și mărcile pârâtului, pe temeiul art. 48 lit. b) coroborat cu art. 6 lit. c) din lege.

Această dezlegare a deciziei de casare a fost inserată distinct de aprecierile regăsite în aceeași hotărâre a Înaltei Curți asupra datei de protecție în România a mărcilor comunitare, respectiv de la 1 ianuarie 2007, data aderării României la Uniunea Europeană, și nu de la data depozitului mărcilor internaționale, respingându-se susținerile reclamantelor referitoare la pretinsul efect de acest fel al revendicării seniorității mărcilor internaționale la înregistrarea mărcilor comunitare, în temeiul art. 34 din Regulamentul privind marca comunitară.

După cum rezultă din considerentele deciziei nr. 6920 din 7 octombrie 2011, instanța de casare a apreciat că faptul protecției mărcilor comunitare doar de la data de 1 ianuarie 2007 (perioadă ce nu acoperă data cererii de înregistrare a mărcilor naționale ale pârâtului), chiar cu beneficiul mărcilor internaționale (așadar, chiar dacă s-ar accepta susținerea reclamantelor în sensul că revendicarea seniorității la înregistrarea mărcilor comunitare ar permite prevalarea de vechimea mărcilor internaționale în România), nu contrazice constatarea că mărcile internaționale reprezintă, totuși, „mărci anterioare”, în sensul art. 6 din Legea nr. 84/1998, atât timp cât acestea beneficiau de protecție în România la data cererii de înregistrare a mărcilor pârâtului, a căror înregistrare se solicită a se anula în prezenta cauză, fiind posibilă cercetarea conflictului dintre mărci în temeiul art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998 (la care trimite art. 48 lit. b) din lege), contrar celor reținute în decizia de apel casată.

Întrucât considerentele deciziei de casare au intrat în puterea lucrului judecat, cele redate anterior - reflectând raționamentul juridic pe care s-a fundamentat decizia nr. 6920 din 7 octombrie 2011 a Înaltei Curți – se impun ca atare în cauză, nefiind posibilă nicio altă verificare a obiectului cererii de chemare în judecată - astfel cum se urmărește prin motivele de recurs - și nici reaprecierea statutului mărcilor internaționale ale reclamantelor nr. 671xxx și nr. 672xxx de „mărci anterioare” față de mărcile pârâtului.

În aplicarea art. 315 alin. (1) C. proc. civ., în mod corect, instanța de rejudecare a analizat elementele conflictului cu o marcă anterioară, în condițiile art. 48 lit. b) cu referire la art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, în caz contrar, ajungându-se la consecința inacceptabilă a încălcării dezlegărilor din decizia de casare.

Este lipsit de relevanță, din acest punct de vedere, faptul că instanța de apel nu a făcut referire expresă la mărcile internaționale, ci tot la mărcile comunitare, din moment ce acestea din urmă sunt înregistrate pentru semne identice cu cele din înregistrările internaționale, pentru produse/servicii identice (mai puțin pentru produse din clasa 8 din Clasificarea de la Nisa, care se regăsesc exclusiv la mărcile internaționale).

Se impune a se preciza că legalitatea deciziei din perspectiva arătată anterior nu este infirmată de respingerea, prin decizia recurată în cauză, a apelului reclamantelor, ca nefondat, neexistând vreo contradicție între această dispoziție și modul de analiză a apelului pârâtului.

Astfel, din motivarea soluției asupra apelului reclamantelor, rezultă că instanța de apel a considerat că, din perspectiva susținerilor referitoare la calitatea de titulare ale mărcilor internaționale cu protecție pe teritoriul României la data înregistrării mărcilor pârâtului, apelul este lipsit de interes, din moment ce această calitate a fost recunoscută prin decizia de casare și i s-au dat efecte juridice în cadrul apelului pârâtului, prin recunoașterea mărcilor ca fiind „anterioare” în sensul legii, în raport de mărcile înregistrate ale pârâtului.

Drept urmare, primul motiv de recurs este nefondat și va fi respins în consecință.

2. În ceea ce privește legalitatea deciziei din perspectiva cerințelor art. 48 lit. b) cu referire la art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, analiza legalității înregistrării unei mărci, în raport de o marcă preexistentă, presupune întrunirea cumulativă a următoarelor condiții: similaritatea semnelor reprezentate de mărcile în conflict; identitatea sau similaritatea produselor ori serviciilor cărora mărcile în conflict le sunt destinate a fi aplicate; existența unui risc de confuzie pentru public, incluzând și riscul de asociere cu marca anterioară.

Se constată că, în mod corect, instanța de apel a apreciat că este întrunită condiția similarității semnelor (cu precizările ce vor fi expuse), însă se observă că nu a analizat, în fapt, cerința referitoare la identitatea sau similaritatea produselor ori serviciilor, implicit, nu a examinat în mod corespunzător nici condiția riscului de confuzie, incluzând și riscul de asociere între mărci.

În ceea ce privește identitatea sau similaritatea produselor/serviciilor, se constată că decizia de apel este nemotivată, în absența inserării vreunui argument din care să reiasă că această cerință esențială de aplicare a normei în discuție ar fi fost analizată în mod efectiv, fiind fondate criticile pe acest aspect, prin care se tinde la casarea deciziei și trimiterea cauzei spre rejudecare.

Este adevărat că instanța de apel a reținut identitatea de produse, dar pentru unicul argument că pârâtul nu ar fi contestat, prin motivele de apel, constatarea cu acest obiect a primei instanțe.

Or, în considerentele sentinței tribunalului nu se regăsește o asemenea apreciere, de fapt, prima instanță nici nu a făcut o analiză comparativă a produselor sau serviciilor vizate de mărcile reclamantelor, respectiv ale pârâtului, acesta fiind motivul pentru care, prin apelul declarat, pârâtul a susținut că tribunalul a conchis în mod greșit în sensul întrunirii cerințelor de aplicare ale art. 48 lit. b) cu referire la art. 6 lit. c) din lege, în absența vreunei analize a produselor sau a serviciilor vizate de mărcile în conflict.

În acest context, evocarea fondului de către instanța de apel – conform deciziei de casare – presupunea și examinarea produselor sau a serviciilor vizate de mărcile în conflict, prin raportare la mărcile înregistrate de ambele părți, ceea ce nu s-a întâmplat în cauză, întrucât instanța de apel nu a comparat în mod efectiv produsele vizate de mărcile înregistrate.

Este evident că identitatea poate fi reținută în concret pentru o parte dintre produsele vizate de unele dintre mărcile pârâtului (de exemplu, produse chimice pentru construcții și adezivi pentru construcții – din clasa 1 din Clasificarea de la Nisa; vopsele și coloranți, rășini naturale în stare brută – din clasa 2; materiale de construcție nemetalice, asfalt, smoală, bitum sau, după caz, ciment, var, nisip – din clasa 19 etc.).

Există, însă, alte produse pentru care mărcile pârâtului au fost înregistrate și care nu se regăsesc printre cele pentru care mărcile reclamantelor au fost înregistrate și invers, pentru care s-ar fi impus stabilirea unei legături în sensul similarității (de exemplu, produse chimice destinate fotografiei, agriculturii, horticulturii și silviculturii; îngrășăminte pentru pământ, produse chimice destinate conservării alimentelor – din clasa 1; tencuieli, mortar – din clasa 19).

Se observă, de asemenea, că marca nr. 052xxx „B.I.C.”, cu protecție din data de 30 mai 2002, a fost înregistrată pentru toate produsele și serviciile din toate clasele 1 – 45 din Clasificarea de la Nisa, spre deosebire de mărcile reclamantelor, protejate prin înregistrare doar pentru produse din clasele 1, 2 și 19.

În același timp, majoritatea mărcilor pârâtului au fost înregistrate și pentru servicii din clasa 35, iar constatarea identității, regăsită în motivarea deciziei de apel, a fost făcută doar în privința produselor.

În aceste condiții, se constată că instanța de apel nu a analizat în mod efectiv cerința esențială impusă de art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, aceea a identității sau a similarității produselor/serviciilor, din perspectiva mărcilor anterioare ale reclamantelor.

Neanalizarea comparativă a produselor ori a serviciilor vizate de mărcile în conflict alterează și modul în care instanța de apel a examinat celelalte condiții de aplicare a aceleiași norme, respectiv riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere, precum și similaritatea semnelor.

Astfel, după cum s-a apreciat în mod constant în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, riscul de confuzie trebuie apreciat global, ținându-se cont de toți factorii pertinenți în speță, în special de gradul de cunoaștere a mărcii pe piață, de asocierea ce poate fi făcută cu semnul anterior înregistrat sau utilizat, de gradul de similaritate între marcă și semn, precum și între produsele sau serviciile desemnate. Așadar, pentru stabilirea riscului de confuzie, incluzând și riscul de asociere, trebuie determinată, în prealabil, identitatea/similaritatea semnelor, respectiv a produselor/serviciilor, precum și gradul de similaritate între acestea.

Or, neanalizarea cerinței referitoare la produse/servicii conduce la concluzia neevaluării corespunzătoare a cerinței privitoare la riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere.

Pe de altă parte, aprecierea riscului de confuzie se realizează pe baza impresiei de ansamblu create de marcă asupra publicului relevant.

Așadar, primul aspect ce ar trebui dezlegat în examinarea comparativă a mărcilor rezidă în determinarea „publicului relevant”, prin prisma căruia se apreciază riscul de confuzie, implicit similaritatea semnelor ce configurează mărcile în conflict, constatându-se că, prin motivele de recurs, este criticată aprecierea instanței de apel pe acest aspect.

În mod obișnuit, interesează percepția consumatorului mediu al produselor sau serviciilor vizate de marca anterioară, reprezentat de consumatorul cu un nivel normal de atenție și informare. Acesta percepe marca în ansamblul său, fără a examina detaliile, deoarece nu are decât în rare situații posibilitatea de a compara în mod direct mărcile, astfel încât el trebuie să se încreadă în imaginea imperfectă a acestora, pe care o păstrează în memorie. Cu toate acestea, trebuie să se ia în considerare faptul că „nivelul de atenție al consumatorului mediu variază în funcție de categoria de produse sau servicii și de condițiile în care acestea se comercializează” (hotărârea CJUE din data de 22 iunie 1999 pronunțată în cauza Lloyd Schuhfabrik C- 342/97).

Drept urmare, determinarea publicului relevant, în raport de care se apreciază riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere, presupune stabilirea cu certitudine a produselor și/sau serviciilor pentru care există identitate ori similaritate, ceea ce înseamnă că, prin neanalizarea acestei din urmă cerințe, instanța de apel nu a stabilit în mod corespunzător nici publicul relevant.

De altfel, acest aspect este important chiar în cadrul comparării produselor, în vederea stabilirii similarității, inclusiv în forma complementarității, întrucât un consumator profesionist (de exemplu, constructorul) este capabil să observe diferențele ce pot exista între produse din punctul de vedere al naturii lor și al metodei de utilizare. De aceea, se poate considera că elementele de diferențiere sunt mai importante decât similitudinile, astfel cum apreciază în mod constant Oficiul de Armonizare a Pieței Interne de la Alicante (de exemplu, decizia din data de 8 aprilie 1999 în cauza nr. 175/1999).

Determinarea publicului relevant este esențială și pentru aprecierea similarității semnelor, deoarece, după cum s-a arătat, interesează impresia de ansamblu produsă asupra publicului relevant.

Prin motivele de recurs, s-a susținut că instanța de apel nu a respectat criteriul de apreciere a similarității semnelor, rezultat din jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene, din moment ce nu s-a raportat la impresia de ansamblu creată de marcă asupra publicului relevant, ci la percepția de către public a diferitelor elemente componente ale mărcilor pârâtului. Recurentul a pornit de la premisa că „publicul relevant” este consumatorul mediu, și nu cel specializat, motiv pentru care a criticat aprecierea cu acest obiect a instanței de apel.

Din considerentele deciziei recurate, rezultă că instanța a procedat la examinarea comparativă a mărcilor în conflict doar în raport de denumirea „B.”, considerată a fi elementul dominant în cuprinsul mărcilor pârâtului.

Această apreciere nu este neapărat greșită, astfel cum pretinde recurentul, întrucât, deși aprecierea similarității semnelor se realizează pe baza examinării mărcii în totalitatea sa, în cazul unei mărci complexe, trebuie să se țină cont de elementele distinctive și dominante. Astfel, aprecierea similarității se poate face exclusiv pe baza elementului dominant doar atunci când toate celelalte componente ale mărcii sunt neglijabile în impresia de ansamblu produsă de către marcă (de exemplu, hotărârile pronunțate în cauzele Shaker C-334/05 și Nestlé C-193/06).

Semnificația pe care instanța europeană o dă caracterului „neglijabil” al unuia sau mai multor componente ale mărcii este aceea de lipsă de distinctivitate, în sensul de aptitudine a semnului de a identifica un produs astfel încât să permită publicului să îl recunoască și să-i atribuie originea unei întreprinderi determinate. Este de necontestat că sunt lipsite de caracter distinctiv semnele uzuale, descriptive, generice ori necesare, astfel cum aceste noțiuni sunt explicitate în art. 5 lit. c) și d) din Legea nr. 84/1998 (în forma de la data înregistrării mărcilor pârâtului, a cărei anulare se solicită în cauză).

Or, această instanță de recurs nu este în măsură să verifice legalitatea examinării comparative realizate de către instanța de apel exclusiv pe baza elementului dominant din cuprinsul mărcilor pârâtului, atât timp cât aprecierea distinctivității celorlalte componente decât elementul verbal „B.” presupunea identificarea în prealabil a produselor identice sau similare din mărcile reclamantelor, respectiv ale pârâtului și, pe această bază, a publicului relevant, ceea ce nu s-a întâmplat în cauză.

Ca atare, nu pot fi cercetate criticile recurentului – pârât referitoare la caracterul distinctiv al celorlalte elemente ale mărcilor „B.”, implicit la legalitatea înlăturării lor din examinarea comparativă a semnelor și nici cele vizând publicul relevant ca fiind consumatorul mediu, și nu cel specializat, urmând ca instanța de apel să stabilească în mod corespunzător situația de fapt pe aspectele menționate anterior, ținând cont și de susținerile părților formulate în cursul judecății. Pentru determinarea publicului relevant, este necesar a se stabili, în primul rând, categoria de produse sau servicii și condițiile în care acestea se comercializează (inclusiv circuitele de distribuție).

Cu toate acestea, se impune dezlegarea anumitor chestiuni relevate prin motivele de recurs, cu referire la modul de aplicare, de către instanța de apel, fie a unor dispoziții legale incidente, fie a unor criterii de apreciere a caracterului distinctiv al unor componente ale mărcii, aprecieri ce urmează a fi avute în vedere în cadrul rejudecării apelului.

În ceea ce privește marca „B.I.C.”, instanța de apel a considerat că sintagma „I.C.” nu poate fi luată în considerare în evaluarea comparativă, întrucât, la momentul înregistrării mărcii, pârâtul a renunțat la exclusivitate asupra acestei sintagme (declarația cu acest obiect se află la fila 166 din dosarul primei instanțe).

Contrar susținerilor recurentului, această apreciere este corectă, întrucât, potrivit Regulii 17 din H.G. nr. 833/1998 de aprobare a Regulamentului pentru punerea în aplicare a Legii nr. 84/1998, declarația prin care solicitantul unei mărci arată că nu va invoca un drept exclusiv asupra unui anumit element este dată „în cazul în care marca include și un element care este lipsit de caracter distinctiv și dacă acest element este de natură să creeze îndoieli asupra întinderii protecției mărcii”.

Absența caracterului distinctiv al sintagmei în discuție a reprezentat motivul pentru care Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci a solicitat titularului cererii de înregistrare să dea respectiva declarație, în caz contrar, procedând la respingerea cererii de înregistrare, conform alin. (2) din Regula 17. Acceptarea semnării declarației semnifică implicit recunoașterea lipsei caracterului distinctiv (în mod evident, doar al componentelor vizate de declarație, nu al întregii mărci), situație în care titularul mărcii astfel înregistrate nu poate susține contrariul în cadrul cererii în anularea mărcii.

Cu toate acestea, nu se poate ignora faptul că distinctivitatea se apreciază în legătură cu acele produse, vizate de marcă, ce sunt identice ori similare cu cele cărora le sunt destinate mărcile reclamantelor, ceea ce presupune stabilirea în prealabil, în cadrul rejudecării, a identității sau a similarității produselor ori serviciilor.

În privința mărcilor pârâtului care conțin combinația de litere și numere, instanța de apel a considerat că aceste din urmă elemente sunt verbale și au doar aparența unui indicativ tehnic ce diferențiază între ele produsele „B.”, fără a identifica, însă, produsele „B.” de cele ale altor producători. Totodată, aceste componente nu au caracter distinctiv și din cauză că reprezintă sufixe sau terminații ale mărcilor.

După cum în mod corect s-a arătat prin motivele de recurs, grupurile de litere și numere nu constituie sufixe, în sensul gramatical de particule de la sfârșitul unui cuvânt ce schimbă înțelesul acestuia, deoarece o asemenea funcție poate fi îndeplinită doar în cadrul unei unități lexicale autonome, nu și într-un ansamblu format din mai multe elemente verbale ce compun o marcă. Astfel, nu reprezintă sufixul mărcii și nu este lipsit de caracter distinctiv doar pentru că este poziționat după elementul verbal „B.”, astfel cum a apreciat instanța de apel (în planul similarității fonetice), făcând, în mod greșit, referire la jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene ce vizează mărcile verbale formate dintr-un singur cuvânt.

Pe de altă parte, instanța de apel ar trebui să demonstreze că elementele reprezentate de combinația de litere și numere sunt descriptive (relevând specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea etc.), generice sau necesare pentru produsele vizate, ținând cont de apărările pârâtului în sensul că, în realitate, acestea sunt fanteziste, neavând vreo legătură cu caracteristicile produselor desemnate de mărci. De asemenea, instanța ar trebui să stabilească distinctivitatea acestora în funcție de publicul relevant și să demonstreze că atare elemente sunt neglijabile chiar și pentru consumatorul specializat (dacă acesta alcătuiește publicul relevant).

Nu mai puțin, ar trebui să se argumenteze dacă eventualul caracter nedistinctiv (din cauză că aceste elemente au aparența unui indicativ tehnic) prezintă relevanță atât în privința similarității vizuale, cât și a celei auditive.

În ceea ce privește similaritatea conceptuală, nu se poate ignora că riscul de confuzie (așadar, și similaritatea) trebuie apreciat în raport cu publicul de pe teritoriul în care marca anterioară a fost înregistrată, în speță teritoriul românesc, astfel încât publicul relevant (mediu sau specializat) este alcătuit din consumatori români, ale căror cunoștințe de limbă germană trebuie luate în considerare.

Astfel, ținând cont și de răspândirea limbii germane în România, este dificil de crezut că publicul român, în majoritatea sa, este avizat în privința sensului cuvântului „bau" („construcție”, în limba germană), pentru a se reține existența unei similarități conceptuale între mărcile „A.” și „B.”, însă acest aspect urmează a se stabili cu ocazia rejudecării, ținându-se cont de susținerile părților și de eventualele dovezi administrate.

Se impune a se sublinia, totodată, faptul că analiza comparativă trebuie să vizeze distinct fiecare marcă a pârâtului în raport de fiecare marcă a reclamantelor, fără a se combina elemente aparținând unor mărci diferite. Aprecierea riscului de confuzie presupune determinarea nu numai a similarității semnelor, ci și a gradului de similaritate, care trebuie stabilit cu referire la fiecare marcă în parte.

Or, este evident că gradul de similaritate este diferit în raport de marca internațională nr. 672xxx, față de raportarea la marca internațională nr. 671xxx, ambele înregistrate pe numele reclamantelor: în timp ce prima dintre ele este verbală („A.”), cea de-a doua este combinată, denumirea „A.” fiind grafiată într-o formă stilizată și dificil de perceput de către consumatorul mediu.

Ținând cont și de faptul că produsele pentru care au fost înregistrate cele două mărci internaționale se suprapun doar parțial, cu atât mai mult analiza riscului de confuzie implică aprecieri distincte pentru fiecare marcă în parte, nefiind exclusă chiar o concluzie diferită în raportul dintre mărcile pârâtului și fiecare dintre mărcile reclamantelor.

Față de considerentele expuse, Înalta Curte constată că sunt incidente prevederile art. 314 C. proc. civ., în condițiile în care, în absența unei situații de fapt pe deplin lămurite în ceea ce privește similaritatea semnelor, identitatea/similaritatea produselor și riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere, nu este posibil controlul de legalitate al deciziei recurate.

Pe acest temei, această instanță de recurs va casa decizia de apel și va trimite cauza spre rejudecare, urmând a se ține cont de dezlegările date prin prezenta decizie.

În evaluarea riscului de confuzie, pe lângă considerentele deja expuse, se va avea în vedere și faptul că, astfel cum s-a arătat în mod constant în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, aprecierea acestuia implică o anumită interdependență între factorii luați în considerare, în special, în ceea ce privește similaritatea semnelor, respectiv a produselor/serviciilor. Astfel, un grad scăzut de similaritate între produse/servicii poate fi compensat printr-un grad ridicat de similaritate între semne și invers.

Rejudecarea va viza exclusiv apelul pârâtului, deoarece dispoziția de respingere a apelului reclamantelor a intrat în puterea lucrului judecat, instanța de recurs nefiind învestită cu cercetarea legalității și a acestei dispoziții.

3. În ceea ce privește motivul de anulare a unei mărci înregistrate întemeiat pe dispozițiile art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 cu referire la art. 6 lit. d) din lege, instanța de apel ar fi trebuit să verifice dacă mărcile pârâtului sunt identice sau similare cu o marcă notorie în România pentru produse sau servicii identice sau similare, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcilor pârâtului.

Așadar, cerințele de aplicare a normei invocate drept temei al cererii de anulare a celor 14 mărci înregistrate vizează, în primul rând, existența identității/similarității atât a semnelor vizate de mărcile în conflict, dar și aceea a produselor sau a serviciilor pentru care au fost înregistrate mărcile pârâtului, cu cele vizate de mărcile reclamantelor, pretins notorii în România.

În această ipoteză, protecția recunoscută unei mărci larg cunoscute pe teritoriul României ar opera doar în limitele identității/similarității produselor, nu și pentru produse/servicii diferite, astfel cum preconizează reclamantele, deoarece preexistența unei mărci notorii care vizează produse/servicii diferite reprezintă un alt motiv de anulare a înregistrării unei mărci, prevăzut de art. 48 lit. b) cu referire la art. 6 lit. e), în prezenta cauză invocându-se doar prevederile art. 6 lit. c) și d).

Considerentele deja expuse la pct. 2 din prezenta decizie, în privința similarității semnelor, sunt valabile și în contextul art. 48 lit. b) cu referire la art. 6 lit. d), astfel încât, cu ocazia rejudecării, concluzia pe aspectul similarității va fi utilă în ambele cazuri prevăzute de 6 lit. c) și d).

În ceea ce privește, însă, identitatea sau similaritatea produselor și a serviciilor, se constată că, și de această dată, decizia de apel este nemotivată, deoarece nu a fost inserat vreun argument pe acest aspect, fiind fondate criticile prin care se tinde la casarea deciziei și trimiterea cauzei spre rejudecare, pentru analizarea acestei cerințe de aplicare a normei.

Este de precizat că examinarea comparativă a produselor are un alt obiect în ipoteza unei mărci anterioare notorii decât în ipoteza unei mărci înregistrate anterior, astfel încât analiza produselor sau a serviciilor va trebui realizată distinct în contextul art. 6 lit. c), respectiv lit. d).

În cazul unei preexistenței unei mărci înregistrate, analiza trebuie să aibă în vedere produsele și serviciile regăsite în certificatul de înregistrare a mărcii (comparativ cu cele din certificatul de înregistrare a mărcilor vizate de cererea în anulare), dat fiind că întinderea protecției este cea conferită prin înregistrare. Or, în cazul preexistenței unei mărci notorii la data cererii de înregistrare a mărcilor pârâtului, compararea produselor sau a serviciilor trebuie să aibă în vedere, din perspectiva mărcii notorii, doar pe cele pentru care s-a dovedit notorietatea mărcii, independent de eventuala protecție asigurată aceleiași mărci prin înregistrare.

În aceste condiții, se constată că instanța de apel nu a analizat în mod efectiv cerința esențială impusă de art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998, aceea a identității sau a similarității produselor/serviciilor, din perspectiva mărcilor pretins notorii în România.

Această constatare conduce în mod necesar și la concluzia necercetării corespunzătoare a notorietății în România a mărcilor reclamantei, în aplicarea și a Regulii nr. 16 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998, însă și a art. 20 din lege, privind criteriile de apreciere a notorietății.

Examinând înscrisurile administrate de către reclamante în determinarea și dovedirea notorietății, instanța de apel ar fi trebuit să stabilească, în primul rând, produsele pentru care mărcile reclamantelor beneficiau, la data cererilor de înregistrare a mărcilor pârâtului, de o largă cunoaștere în România pentru publicul relevant și, pornind de la această constatare, să cerceteze, prin comparație cu produsele și serviciile pentru care mărcile pârâtului au fost înregistrate, dacă există identitatea sau similaritatea cerută de art. 6 lit. d) din lege.

Or, o asemenea analiză nu se regăsește în considerentele deciziei recurate, în condițiile în care niciuna dintre referirile instanței la înscrisurile pe baza cărora a considerat că este dovedită notorietatea nu include și aprecieri asupra produselor vizate de mărcile pretins notorii.

Nu s-ar putea prezuma că instanța de apel a considerat că s-a dovedit notorietatea mărcilor „A.” pentru toate produsele pentru care au fost înregistrate mărcile internaționale 671xxx și 672xxx, protejate în România la data înregistrării mărcilor pârâtului.

Dacă s-ar fi reținut o asemenea echivalență, ar fi trebuit inserată explicit în considerentele hotărârii, ceea ce nu s-a întâmplat în cauză, mai mult, prezumția nici nu ar fi aptă să probeze faptul pretins, nefăcând parte din mijloacele de probă impuse de legiuitor pentru dovedirea notorietății.

Astfel, în aplicarea Regulii nr. 16 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998, singurele mijloace de probă considerate pertinente, concludente și utile sunt înscrisurile, anume cele din care reiese în mod direct și neechivoc larga cunoaștere a mărcii în România, de către publicul relevant, în legătură cu anumite produse sau servicii.

Or, chiar dacă aceeași marcă este protejată în România prin înregistrare, protecția astfel dobândită în legătură cu produsele și serviciile vizate de înregistrare nu asigură, prin însuși acest fapt, protecția recunoscută de lege unei mărci notorii, adică unei mărci larg cunoscute în România (atunci când notorietatea este invocată de către titular în scopul simplificării probațiunii pentru anularea înregistrării unei mărci posterioare, respectiv pentru a beneficia de prezumția riscului de confuzie, incluzând și riscul de asociere, care, altfel, ar trebui dovedit, conform art. 6 lit. c).

În aplicarea art. 20 din Legea nr. 84/1998 și a regulii ce explicitează această normă, dobândirea notorietății în România a unei mărci este intrinsec legată de utilizarea mărcii în aria geografică expres prevăzută de legiuitor (pe teritoriul României sau, în mod excepțional, în afara acestui teritoriu, în condițiile legii), utilizare care reflectă larga cunoaștere a mărcii în România, pentru produsele sau serviciile efectiv utilizate.

Așadar, notorietatea poate fi recunoscută doar pentru produsele sau serviciile pentru care marca a dobândit, prin folosire, un anumit grad de cunoaștere de către publicul vizat, independent de eventuala utilizare și a altor produse sau servicii pentru care marca a fost înregistrată, dacă acea utilizare nu este susceptibilă de a fi condus la o largă cunoaștere a mărcii în România.

Prin prisma acestor considerente, se constată că modul de examinare, de către instanța de apel, a înscrisurilor administrate de către reclamante în dovedirea notorietății, nu permite nici verificarea respectării prevederilor art. 20 din lege și a normei din Regulament care le explicitează, atât timp cât nu au fost relevate produsele pentru care marca a fost folosită și în legătură cu care a apreciat că marca era notorie la data cererilor de înregistrare a mărcilor pârâtului.

Instanța de apel a făcut referire generic la „produse A.”, ca fiind fabricate și comercializate în România după inaugurarea primei fabrici din București în anul 2001, prin intermediul mai multor lanțuri de magazine, ca fiind folosite pentru restaurarea unor obiective de importanță istorică, în publicitate etc., fără a arăta în concret produsele în legătură cu care a apreciat că a fost dovedită notorietatea, pentru a justifica, prin comparație cu produsele/serviciile identice sau similare vizate de mărcile pârâtului, soluția de anulare a înregistrării acestora din urmă pentru toate produsele și serviciile, chiar și pentru care evidentă absența oricărei legături cu cele vizate de mărcile reclamantelor.

Este de observat, astfel cum, în mod corect, se relevă prin motivele de recurs, că activitatea desfășurată în România de către reclamante, prin intermediul SC A.C. SRL, nu s-a rezumat la utilizarea de produse inscripționate cu marca „A.”, înseși reclamantele recunoscând faptul că produsele sale sunt utilizate în concret pentru alte două mărci, „M.” și „A.”, fapt ce reiese și din înscrisurile depuse la dosar (de exemplu, facturile emise de către SC A.C. SRL pentru perioada 1995 – 2005 poartă mențiunea „M.”).

În acest context, referirea generică la „produse A.”” este ambiguă și pentru motivul că induce o confuzie între produsele inscripționate cu marca „A.”, care interesează cauza, și cele utilizate în mod obișnuit de către SC A.C. SRL, sub numele comercial „A.”.

Față de considerentele expuse, se constată că instanța de apel nu a relevat toate elementele de fapt necesare stabilirii identității/similarității produselor/serviciilor vizate de mărcile în conflict, precum și a notorietății, astfel încât nu este posibilă exercitarea controlului de legalitate presupus în sarcina acestei instanțe de recurs.

Drept urmare, și din acest punct de vedere, este incident art. 314 C. proc. civ., pe temeiul căruia se impune casarea deciziei, cu trimiterea cauzei pentru rejudecarea apelului pârâtului.

4. În ceea ce privește reaua - credință la înregistrarea mărcilor pârâtului, în contextul art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998, se reține că, prin motivele de recurs, s-a susținut că instanța de apel nu a analizat toate criteriile de apreciere a relei – credințe la înregistrarea celor 14 mărci, astfel cum acestea rezultă din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, în sensul că nu a cercetat existența unei intenții frauduloase, în special prin evaluarea folosirii mărcilor după înregistrare, iar cu privire la marca 052xxx „B.I.C.”, s-a stabilit în mod greșit, pe baza unui singur înscris, chiar faptul că titularul cererii de înregistrare, SC B. SRL – ar fi avut cunoștință despre existența pe piață a competitorului SC A.R.C. SRL.

Este de precizat, în primul rând, că analiza relei – credințe are drept premisă identitatea sau similaritatea atât a semnelor în conflict, cât și a produselor sau a serviciilor vizate de mărci, precum și riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere, fără ca această premisă să conducă la vreo confuzie cu motivul de anulare a înregistrării unei mărci pentru preexistența unei mărci anterior înregistrate ori a unei mărci notorii, cele două motive fiind diferite, astfel cum s-a arătat și prin decizia de casare nr. 6920 din 7 octombrie 2011 a Înaltei Curți.

Nu este necesar, într-adevăr, ca reclamantul să fie titularul unei mărci anterioare ori al unei mărci notorii, însă reaua - credință ar fi exclusă în absența riscului de confuzie între semne. Sancțiunea anulării înregistrării cu rea – credință a unei mărci operează tocmai pentru încălcarea regulilor concurenței loiale între comercianții pe aceeași piață, atunci când titularul cererii de înregistrare a mărcii urmărește, în fapt, crearea unei confuzii între marca sa și cea anterioară, prin încercarea, de regulă, a obținerii unui avantaj comercial, profitând de semnul preexistent.

De altfel, cerințele menționate se regăsesc explicit în cuprinsul deciziei pronunțate la 11 iunie 2009 de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza C – 529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli), în care s-au configurat factorii pertinenți ce trebuie luați în considerare în aprecierea relei – credințe la data depunerii cererii de înregistrare a unui semn ca marcă.

În condițiile în care s-a reținut deja, prin considerentele expuse anterior, că instanța de apel nu a analizat în mod corespunzător cerințele similarității semnelor și a identității/similarității produselor, precum și cea a riscului de confuzie, incluzând și riscul de asociere, nu poate fi verificată nici legalitatea concluziei asupra relei – credințe, impunându-se rejudecarea cauzei și pe acest aspect, exclusiv din perspectiva produselor și a serviciilor pentru care se va reține existența unei legături de natura celei menționate.

Independent de această cerință, se constată că sunt fondate criticile recurentului referitoare la nerespectarea și a altor criterii de apreciere a relei – credințe regăsite în aceeași decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene, în special intenția solicitantului de a‑l împiedica pe un terț să utilizeze în continuare un semn identic sau similar pentru produse sau servicii identice ori similare.

După cum rezultă din hotărârea Curții de Justiție, existența unei intenții frauduloase nu poate fi prezumată din simpla cunoaștere a utilizării semnului similar pentru produse/servicii identice sau similare, atare intenție trebuind a fi probată distinct de prima cerință și apreciată ca atare.

Astfel, faptul reținut de către instanța de apel, anume că pârâtul ar fi putut cunoaște, la momentul cererii de înregistrare a mărcilor (cu excepția mărcii „B.I.C.”, ce a fost înregistrată pe numele altei persoane), despre existența produselor comercializate de către reclamante sub marca „A.”, dată fiind funcția managerială îndeplinită la o societate competitoare a SC A.R.C. SRL, nu este suficient pentru existența relei – credințe. Este necesar a se dovedi că intenția pârâtului nu a fost aceea ca marca să-și îndeplinească funcțiile specifice, respectiv de a dobândi drepturile asupra unei mărci pe care să o folosească ulterior și să o impună pe piață, ci a fost una frauduloasă, de a-și crea un avantaj comercial, profitând de semnul preexistent, pe care îl parazitează, în acest fel, sub o aparență de legalitate.

În evaluarea unei asemenea intenții, este relevantă cercetarea actelor de comercializare a produselor cărora marca le-a fost destinată, ulterior înregistrării (în primul rând, evident, dacă a avut loc o utilizare efectivă a mărcii pentru produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată), pentru a se determina dacă și în ce măsură marca și-a îndeplinit funcțiile esențiale specifice, observându-se că pârâtul a administrat probe pe acest aspect, ce se impune a fi evaluate ca atare.

Prin motivele de recurs, pârâtul a criticat nu numai nerespectarea criteriului referitor la intenția reală la momentul cererii de înregistrare, dar și modul de apreciere a criteriului cunoașterii utilizării semnului similar.

În privința acestui criteriu, se constată că instanța de apel a apreciat în mod corect că este suficient a se demonstra posibilitatea cunoașterii, nefiind necesar a se dovedi că titularul cererii de înregistrare chiar a cunoscut faptul că un competitor era deja prezent pe aceeași piață a produselor sau serviciilor și utilizează un semn similar.

Această posibilitate trebuie să rezulte, însă, din fapte neîndoielnice, susceptibile de a fi creat ocazii certe de cunoaștere a acestei utilizări.

Studiul I.G. „Piața adezivilor și mortarelor din România 2001-2011”, la care s-a raportat instanța de apel, reflectă faptul cert al prezenței pe piața menționată atât a reprezentantei în România a reclamantelor, cât și a pârâtului, dar și a H.B.R., firmă în cadrul căreia pârâtul a deținut, necontestat, funcția de director de vânzări și marketing până în anul 2003.

Ca atare, este plauzibil că pârâtul putea cunoaște, la nivelul anilor 2003 – 2005 (în care s-au formulat cereri de înregistrare pentru 13 din cele 14 mărci vizate de prezenta cerere în anulare), despre utilizarea de către reclamante, prin intermediul SC A.R.C. SRL, de produse din categoria adezivilor și mortarelor.

Același studiu nu este, însă, relevant și în legătură cu prima marcă înregistrată „B.I.C.”, cu protecție din data de 30 mai 2002, când s-a formulat cererea de înregistrare de către autoarea pârâtului, SC B. SRL.

Astfel, după cum, în mod corect, s-a susținut prin motivele de recurs, deși studiul I.G. menționează că vizează perioada 2001-2011, analiza activității competitorilor pe piața respectivă se realizează pentru anii 2003-2006. Ca atare, nu acoperă momentul ce interesează în cauză, anume data de 30 mai 2002.

Rezultă că, în ceea ce o privește pe autoarea pârâtului, SC B. SRL (a cărei rea – credință trebuie dovedită la data de 30 mai 2002), urmează a se reanaliza, cu ocazia rejudecării, în primul rând aspectul cunoașterii sau al posibilității de cunoaștere a „faptului relevant” (existența pe piață a reprezentatului titularului de mărci anterioare și utilizarea de către acesta de produse identice sau similare) și doar în măsura în care se va reține întrunirea acestei cerințe, se va analiza și existența unei intenții frauduloase.

Este de precizat, totodată, că decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene face referire la o a treia cerință necesară pentru ca reaua –credință să subziste, distinct de condiția cunoașterii existenței mărcii terțului și de cea a intenției frauduloase, anume cerința gradului de protecție juridică de care se bucură atât marca terțului, cât și semnul a cărui înregistrare se solicită a fi anulată.

Această cerință este, de asemenea, importantă pentru reținerea relei – credințe, fiind necesar a se evalua ca atare.

Față de considerentele expuse, se impune rejudecarea cauzei și pe aspectul atitudinii subiective a titularului cererii de înregistrare a mărcilor vizate de cererea în anulare, urmând ca situația de fapt să fie pe deplin lămurită, ținându-se cont și de dezlegările date prin prezenta decizie.

În aplicarea art. 314 C. proc. civ., va admite recursul, va casa decizia recurată și va trimite cauza spre rejudecare aceleiași instanțe de apel, în vederea rejudecării apelului pârâtului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de pârâtul A.R. împotriva deciziei nr. 114A din 11 iulie 2012 a Curții de Apel București, Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale.

Casează decizia recurată și trimite cauza spre rejudecare aceleiași instanțe de apel.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 14 iunie 2013.