Conflict between a registered trademark and a prior commercial emblem: non-applicability of industrial property rights to emblems and exclusion of bad faith due to emblem misuse for service identification.

Asupra cauzei de față constată următoarele:

Prin sentința nr. 361 din 1 martie 2011 pronunțată de Tribunalul București, Secția a IV-a Civilă, a fost admisă cererea formulată la data de 18 noiembrie 2010 de către reclamanta SC D. SRL, în contradictoriu cu pârâta SC D.S. SRL și, în consecință, s-a dispus anularea înregistrării mărcii D.S., cu nr. 106353.

În motivarea sentinței, s-a reținut că, în temeiul art. 47 alin. (1) lit. b) cu referire la art. 6 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 84/1998, art. 47 alin. (1) lit. c) și e) din aceeași lege, reclamanta a pretins că înregistrarea mărcii încălcă drepturile sale dobândite anterior cu privire la emblema folosită în legătură cu servicii de taximetrie, oferite în principal pe raza municipiului Cluj Napoca, prin aplicarea acesteia pe portierele mașinilor.

Reclamanta a invocat dreptul sau anterior deținut asupra emblemei înregistrate la data de 30 aprilie 1999, SC D. SRL, constând dintr-o formă geometrică ovală, de culoare roșie, pe care este înscris cu culoare alba semnul D., alături de numerele de telefon la care poate fi apelat serviciul de taximetrie.

Tribunalul a arătat că emblema este semnul sau denumirea care deosebește un comerciant de un altul de același gen - conform art. 30 din Legea nr. 26/1990 republicată, constituie obiect al protecției proprietății industriale, alături de firma sau numele comercial al acesteia, iar prin înregistrarea la Registrul Comerțului conferă titularului un drept de folosință exclusivă.

Înscrierea firmei și a emblemei în Registrul Comerțului este condiționată de îndeplinirea anumitor cerințe prescrise de lege, emblema urmând a îndeplini aceleași condiții de validitate ca și firma.

Astfel, pentru a fi înregistrată în Registrul Comerțului, potrivit Normelor Metodologice nr. 773, emblema trebuie să fie disponibilă, distinctivă și licită. Prin urmare, pentru a fi înscrisă, emblema trebuie să se deosebească de emblemele înscrise în același registru al comerțului, pentru același fel de comerț, precum și de emblemele altor comercianți de pe piața unde comerciantul își desfășoară activitatea (conform art. 43 alin. (1) din Legea nr. 26/1990), înscrierea să nu aducă atingere dispozițiilor imperative ale legii sau bunelor moravuri.

Cercetarea disponibilității și distinctivității firmei și emblemei se face în raport cu firmele și emblemele anterior înregistrate la oficiul registrului comerțului din județul la care s-a depus cererea de înregistrare/rezervare, iar in ipoteza în care se solicită verificarea și rezervarea firmei pe raza mai multor județe sau la nivel național, cererea se soluționează de către Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Ca element al fondului de comerț, obiect de proprietate industrială și mijloc de identificare a comerciantului, emblema este protejată în scopul înlăturării oricărei confuzii în rândul consumatorilor, în vederea asigurării unei piețe concurențiale loiale.

Prin urmare, în timp ce emblema are menirea de a diferenția comercianții, mărcile sunt destinate a diferenția produsele sau serviciile de aceeași natură ale comercianților.

Un comerciant își poate înregistra ca marcă numele comercial sau emblema, dar folosirea numelui comercial sau emblemei unui comerciant, apropriate ca atare sau într-o modalitate ce dă naștere confuziei, nu este posibilă, legea mărcilor, în art. 47 alin. (1) lit. b) și e), declarând anulabile mărcile ce încălcă un drept de proprietate industrială anterior protejat.

Verificând semnele în conflict, tribunalul a constatat puternica asemănare a acestora, care, asociată serviciilor identice prestate de părți, competitori pe piața de taximetrie din Municipiul Cluj Napoca, dă naștere confuziei in rândul consumatorilor.

Astfel, în prezent, emblema SC D. SRL constă din forma geometrică ovală, de culoare roșie, pe care sunt scrise cu culoare albă semnul D., numărul principal de telefon și alte patru numere de telefon secundare.

Emblema este aplicată pe portierele mașinilor de culoare galbenă utilizate pentru prestarea serviciilor de taximetrie, în principal pe raza municipiului Cluj Napoca.

Marca înregistrată a pârâtei constituie o marcă combinată cu un element grafic având aceeași formă geometrică, de culoare roșie, pe care este scris cu aceleași caractere, de aceeași dimensiune, cu aceeași culoare alba, cu cele ale semnului D., semnul D., iar dedesubt, cu aceleași caractere, dar de dimensiuni mult mai mici, semnul S.

În prezent, marca pârâtei SC D.S. SRL constă din aceeași formă geometrică ovală, de culoare roșie, pe care sunt scrise cu culoare albă semnul D., numărul principal de telefon și alte patru numere de telefon secundare. Semnul S. este scris cu caractere mult mai mici, făcându-l greu observabil în contextul mărcii.

La nivel global, similaritatea vizuală este pregnantă, cele doua semne, determinând aceeași impresie de ansamblu, elementele verbale diferite D. și D., prin modalitatea identică de scriere, prin așezarea lor în aceeași poziție în cadrul elementului figurativ nefiind de natură a asigura mărcii distinctivitate.

Pârâta folosește același mod de expunere a mărcii, marca fiind aplicată pe portierele mașinilor de culoare galbenă utilizate pentru prestarea serviciilor de taximetrie, în principal pe raza municipiului Cluj Napoca.

Tribunalul a conchis în sensul că dreptul de folosință exclusivă asupra emblemei a fost obținut de reclamantă anterior datei depozitului cererii de înregistrare a mărcii, iar marca înregistrată este inaptă a îndeplini funcția de a distinge între serviciile de taximetrie oferite de pârâtă de serviciile de taximetrie oferite de reclamantă, din cauza similarității sale cu emblema și a modului identic de folosire a acestora, fiind îndeplinite condițiile prevăzute de art. 47 alin. (1) lit. b) și e) din Legea nr. 84/1998, în sensul anulării înregistrării mărcii D.S.

În ceea ce privește reaua - credință la înregistrarea mărcii, invocată drept motiv de anulare pe temeiul art. 47 lit. c) din Legea nr. 84/1998, s-a apreciat că relevantă în cauză este calitatea de comercianți a ambelor părți, care sunt, totodată, competitori pe piața serviciilor de transport și taximetrie, desfășurându-și activitatea pe raza aceluiași oraș - Cluj Napoca.

În acest context, aprecierea conduitei părții acuzate de a fi acționat cu rea - credință urmează a se analiza cu exigență sporită, dată fiind obligația legală a comercianților de a-și desfășura activitatea cu bună credință și potrivit uzanțelor cinstite, în limitele unei concurențe loiale.

Prin probele administrate în cauză, reclamanta a dovedit că reaua credință a pârâtei constă în cunoștința pe care a avut-o la data efectuării depozitului de înregistrare a mărcii că semnul depus era folosit anterior de reclamantă, iar prin înregistrarea acestuia ca marcă s-a urmărit un scop ilicit, acela de a crea confuzie în rândul consumatorilor, de eliminare de pe piața a unui concurent, în condițiile eludării regulilor concurenței loiale.

Convingerea tribunalului s-a fundamentat pe raporturile anterioare ale părților și atitudinea culpabilă a pârâtei la data înregistrării mărcii.

Astfel, în calitate de concurentă pe piața serviciilor de taximetrie, pârâta cunoștea emblema reclamantei înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Cluj în anul 1999, folosită prin aplicare pe portierele autoturismelor: forma geometrică ovală, culoarea fondului roșu, culoarea albă a literelor cu care este scris semnul D., caracterele și dimensiunea literelor, numărul de telefon așa cum rezulta din Actul adițional la statutul SC R.T. SRL, autentificat sub nr. 2395 din 30 aprilie 1999 la BNP V.M., a certificatului de înscriere mențiuni nr. 1424 din 6 februarie 2003 și a fotografiilor anexate.

Pârâta avea cunoștință și de faptul că semnul D., folosit în cadrul emblemei, era înregistrat de reclamantă ca marca verbală, din 27 noiembrie 2000, pentru clasa de servicii 39.

Mai mult decât atât, împotriva pârâtei, la data de 18 mai 2009, prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, întocmit în dosarul nr. 438/P/2007, se dispunea punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a inculpatului O.D.P., în calitate de administrator al SC P.T. SRL (denumirea comercială anterioară a pârâtei SC D.S. SRL), în contradictoriu cu partea vătămată SC D. SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor de contrafacere a unei mărci și concurență neloială prin folosirea semnului D. în legătură cu servicii de taximetrie.

La data de 9 noiembrie 2009, în vederea stingerii procesului penal, reclamanta și pârâta (sub denumirea anterioară SC P.T. SRL) au încheiat un contract de tranzacție, prin care pârâta s-a obligat să nu mai folosească semnul D. pe caroseria autoturismelor folosite pentru servicii de taximetrie sau alte denumiri asemănătoare ce ar putea crea confuzie cu denumirea D.

Aparent, în considerarea obligației asumate prin tranzacția încheiată, pârâta a procedat la înregistrarea unei noi embleme, la data de 16 noiembrie 2009 având însă aceeași forma geometrică cu a reclamantei, culoarea fondului gri pe care este scris semnul D.S. cu culoarea literelor roșu și numărul de telefon.

La aceeași dată, pârâta a depus cererea de înregistrare a mărcii combinate D.S., pentru clasa de servicii 39.

Marca depusă spre înregistrare nu reproduce emblema pârâtei, ci este asemănătoare emblemei reclamantei, având aceeași formă geometrică, cu fond de culoare roșie, iar elementul verbal D. este scris cu litere de culoare albă, cu aceleași caractere și aceleași dimensiuni cu cele folosite de reclamantă în cadrul emblemei sale D.

Ulterior, pârâta, prin cererea de mențiuni nr. 127112 din data de 30 noiembrie 2009, înscrisă la RC la data de 7 decembrie 2009, a modificat emblema astfel: fondul are culoarea albă, elementul verbal D. conform înțelegerii scrise a părților, în scopul evitării oricărei asocieri sau confuzii între semnele utilizate de părți.

La data de 4 octombrie 2010, pârâta a solicitat încă o dată modificarea emblemei, într-o formă asemănătoare mărcii depuse spre înregistrare și emblemei reclamantei, astfel - forma geometrică identică, același fond de culoare roșie, elementul verbal D. fiind scris cu litere de culoare albă, cu aceleași caractere și aceleași dimensiuni cu cele folosite de reclamantă pentru a scrie pe emblemă semnul D.

Faptele pârâtei constând în modificarea succesivă a emblemei, precum și depunerea spre înregistrare a mărcii în forma descrisă, puternic similară cu emblema deținută de reclamantă, pentru servicii identice cu cele prestate de reclamantă, cu încălcarea convenției părților născute într-un litigiu anterior ce viza tot o încălcare a dreptului exclusiv al reclamantei asupra emblemei și mărcii sale evidențiază reaua credință a pârâtei la înregistrarea mărcii.

Marca este definită ca un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la diferențierea de către public a produselor și serviciilor unui comerciant de produsele și serviciile similare ale altor comercianți, marca indicând așadar originea comercială a produsului.

Curtea de Justiție a Comunităților Europene a subliniat la rândul sau, prin hotărârile pronunțate, că funcția esențială a mărcii este aceea de a garanta consumatorului sau utilizatorului date privind identitatea de origine a produsului sau serviciului desemnat de marcă, permițându-i să distingă fără confuzie acest produs sau serviciu de cele ce au o altă proveniență.

O altă funcție a mărcii o reprezintă și funcția de concurență, ce garantează că toate produsele și serviciile ce o poartă provin de sub controlul unei singure întreprinderi.

Cele două funcții esențiale ale mărcii determină scopul legal al folosirii mărcii constând în utilizarea sa exclusivă pentru indicarea originii comerciale a produselor și serviciilor și nu pentru alte scopuri, cum ar fi îndepărtarea de pe piață a unui concurent existent sau potențial care folosește acea marcă pe o alta piață națională.

Practicile cinstite în materie comercială exclud preluarea unui semn distinctiv folosit de un concurent, în cunoștință de cauză, pentru crearea unei confuzii și îndepărtarea acestuia pe o piață în care nu și-a protejat marca.

Astfel, toate faptele pârâtei relevă o practică neloială constantă, în încercarea de a folosi ca elemente de identificare atât a identității sale de comerciant, cat și a serviciilor prestate, semne pregnant similare cu cele ale reclamantei - folosirea anterioară a elementului verbal D., înregistrarea unei mărci, ulterior convenției încheiate de părți și contrar obligației asumate de a se evita orice confuzie sau asociere, diferită de propria emblema, dar asemănătoare cu emblema reclamantei. Încălcarea obligației asumate prin contractul de tranzacție încheiat cu reclamanta de a nu folosi pe caroseria autoturismelor folosite pentru servicii de taximetrie alte denumiri asemănătoare ce ar putea crea confuzie cu denumirea D. și a obligatei asumate prin înțelegerea scrisă de a folosi culorile alb și albastru pentru emblema sa demonstrează intenția pârâtei de a crea și menține confuzia cu privire la originea serviciilor de taximetrie în rândul consumatorilor, majoritatea din municipiul Cluj-Napoca.

Prin decizia nr. 5 din 17 ianuarie 2012, Curtea de Apel București, Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale a respins, ca nefondat, apelul formulat de pârâtă împotriva sentinței menționate.

Pentru a decide astfel, instanța de apel a apreciat că este nefondată lipsa de interes a reclamantului de a solicita anularea mărcii înregistrate de pârâtă, deoarece cererea este întemeiată pe drepturile asupra emblemei, independent de existența mărcii, iar marca și emblema au funcții diferite și conferă drepturi distincte. Dacă și în ce măsură pârâta va putea folosi emblema pe care o are înregistrată este un aspect care nu înlătură interesul reclamantei în a solicita și obține anularea mărcii prin care este încălcat dreptul reclamantei asupra propriei embleme, înlăturând astfel o sursă de încălcare a acestui drept.

În orice caz, nu se poate susține că ar fi lipsită de interes o cerere prin care se urmărește a se pune capăt încălcării unui drept doar pentru faptul că același drept mai este potențial încălcat și în altă modalitate decât cea care se urmărește a fi înlăturată prin respectiva cerere de chemare în judecată.

Este reală susținerea că legea aplicabilă litigiului de față este cea de la momentul înregistrării mărcii a cărei anulare se solicită, însă dispozițiile cuprinse în art. 6 alin. (4) lit. b) și c) din Legea nr. 84/1998 republicată au corespondent în dispozițiile art. 48 alin. (1) lit. e) și parțial d) din Legea nr. 84/1998, astfel cum era în vigoare la momentul înregistrării mărcii în litigiu. Practic, în legea republicată au fost enumerate expres, în cadrul condițiilor de înregistrare a mărcilor, elemente care în forma anterioară a legii nu erau enumerate în cadrul condițiilor de înregistrare, însă aceste condiții erau implicite, întrucât aceleași elemente erau prevăzute ca temeiuri de anulare a mărcilor înregistrate cu încălcarea acestor elemente.

În plus, dispozițiile art. 48 alin. (1) lit. d) și e) din Legea nr. 84/1998 în vigoare la data înregistrării mărcii au devenit, după republicare, art. 47 alin. (1) lit. d) și e).

De asemenea, art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 este fostul art. 48 alin. (1) lit. c) din aceeași lege, înainte de republicarea acesteia cu renumerotarea articolelor, renumerotare impusă de modificările aduse prin Legea nr. 66/2010.

Însă, faptul că au fost indicate texte din Legea nr. 84/1996, în forma pe care aceasta o are după modificarea ce s-a realizat prin Legea nr. 66/2010, este irelevant în cauză, întrucât textele invocate ca temei al anularii înregistrării mărcii paratei se regăsesc în ambele forme ale legii.

Prin urmare, Curtea a corectat doar temeiurile juridice ale anulării, ca fiind dispozițiile art. 48 alin. (1) lit. c) și e) din Legea nr. 84/1998, astfel cum erau în vigoare la momentul înregistrării mărcii în litigiu, fără ca acest lucru să fie de natură a schimba soluția pronunțată.

Cât privește susținerile privind fondul cauzei, Curtea a constatat că sunt nefondate, deoarece dreptul asupra emblemei constituie un drept de proprietate industrială, alături de firmă sau nume comercial, fiind enumerată alături de celelalte drepturi de proprietate industrială în art. 21 lit. c) din Legea nr. 26/1990.

Pe de altă parte, chiar dacă funcțiile emblemei și ale mărcii nu sunt identice, în prezenta cauză, având în vedere și obiectul de activitate al celor două părți, nu exista nicio diferență între modurile de utilizare ale emblemei și mărcii, iar pentru consumator nu există nicio diferență între cele două elemente de identificare – a comerciantului și a serviciului oferit – întrucât diferențierea între mai multe firme care oferă servicii de transport în regim de taxi se realizează de către consumator prin observarea elementelor de identificare afișate pe mijlocul de transport prin intermediul căruia este prestat serviciul respectiv, fiind indiferent pentru el dacă elementul de identificare afișat este înregistrat ca marcă sau ca emblemă. Practic, consumatorul, raportându-se la elementele de identificarea aplicate pe mașinile de transport identifică atât serviciul prestat, cat și pe prestatorul acestuia.

A fost respinsă și susținerea în sensul că utilizarea emblemei de către reclamantă ar fi improprie, întrucât este aplicată pe autoturisme care nu sunt proprietatea reclamantei și, prin urmare, nu fac parte din fondul de comerț. Or, indiferent cui aparține dreptul de proprietate asupra autoturismelor cu care reclamanta prestează serviciile de taximetrie, acestea fac parte din fondul de comerț în temeiul unor raporturi care oferă reclamantei folosință respectivelor autoturisme în vederea desfășurării activității, fondul de comerț putând fi alcătuit și din bunuri care nu sunt proprietatea comerciantului respectiv, dar care, în temeiul unor raporturi juridice, pot fi folosite de comerciantul în cauză pentru desfășurarea comerțului său.

A fost înlăturată și susținerea potrivit căreia reclamanta ar folosi abuziv emblema pe care o are înregistrată, în sensul că o folosește în alt scop decât cel prevăzut de lege, având în vedere cele reținute mai sus în legătură cu specificul activității de taximetrie și cu relevanța pentru consumator a elementelor de identificare.

În mod corect a reținut prima instanță că între cele două semne în conflict există similaritate și, totodată, că asemănarea dintre ele precum și modul identic de folosire determină existenta unui risc de confuzie.

Astfel, în mod corect s-a reținut în analiza similarității semnelor că forma ovala, culoarea roșie a fondului, culoarea albă a literelor sunt identice pentru semnele în conflict, iar mărimea și forma literelor, precum și modul de dispunere în cadrul semnelor a elementului dominant din componența elementelor verbale (D. și D.) sunt extrem de asemănătoare.

Nu trebuie comparate părțile din elementele verbale D.S. cu R.T. Astfel, în ansamblul semnelor, elementele verbale S. și R.T. nu sunt cele dominante, întrucât niciuna dintre părți nu a conceput semnele în conflict de așa natură încât aceste elemente să fie primele vizibile și, prin urmare, determinante. Atât „S.”, cât și „R.T.” sunt scrise cu litere mult mai mici decât „D.” și „D.”, astfel că pot fi percepute doar la o analiză atentă, ce nu este specifică consumatorului de servicii de taximetrie. Or, elementele care domină cele două semne sunt forma și culoarea fondului, forma și culoarea literelor și componentele elementelor verbale „D.” și „D.”, acestea din urmă având același număr de litere, aceeași dispunere în cadrul semnelor, același mod de scriere și identice prima și ultimele două litere.

Prin urmare, consumatorul obișnuit de servicii de taximetrie poate confunda cu ușurință cele două semne, asemănările dintre cele fiind evidente.

Analiza similarității semnelor în conflict și a riscului de confuzie nu se poate realiza prin raportare la activitatea desfășurată pe baza de comandă telefonică, întrucât consumatorul care apelează un anumit număr nu o face prin raportare la marcă sau la emblemă, iar cele două părți nu primesc comenzi telefonice la același număr pentru se putea pune problema analizei similarității doar din punct de vedere fonetic, așa cum pretinde apelanta.

Este adevărat că, în cuprinsul considerentelor, după descrierea mărcii pârâtei, prima instanță, în paragraful următor, a reținut ca elemente ale mărcii și numerele de telefon, însă aceasta constituie o simpla eroare materială, acest paragraf referindu-se la emblema pârâtei, aspect care rezultă din împrejurarea că paragraful începe prin sintagma „în prezent”, adică după modificări succesive, modificări care, din descrierea situației de fapt reținute, rezultă ca au privit emblema pârâtei.

Însă, nu se poate reține că analiza similarității s-a realizat de către instanță prin raportare la embleme, întrucât elementele analizate în această analiză sunt elementele cuprinse în marca pârâtei, în raport cu elementele cuprinse în emblema reclamantei.

Referitor la susținerea apelantei în sensul că din analiza similarității ar trebui exclus elementul D., întrucât „este lipsit de distinctivitate în ceea ce privește diferențierea serviciilor de taximetrie, fiind descriptiv cu privire la una din caracteristicile serviciului”, Curtea a constatat că aceasta susținere nu poate fi primită din două motive.

Astfel, sub un prim aspect, D. nu este un element care diferențiază serviciile de taximetrie, ci un element care diferențiază motoarele de un anumit tip de alte motoare, sub aspectul principiilor de funcționare și a combustibilului folosit. De altfel, consumatorul de servicii de taximetrie este interesat strict de calitatea și prețul serviciului, iar nu de caracteristicile tehnice sau performantele motoarelor cu care sunt dotate autoturismele și nici de combustibilul folosit de acestea.

În al doilea rând, elementul verbal „D.” este deja înregistrat ca marcă pentru servicii din clasa 39, iar până la o eventuală anulare a acestuia se bucură de prezumția că îndeplinește toate condițiile de înregistrare ale unei mărci, inclusiv distinctivitatea.

În ceea ce privește reaua – credință a pârâtei la înregistrarea mărcii în litigiu, aceasta a fost în mod corect reținută de către prima instanță, deoarece, din probele administrate, a rezultat că pârâta cunoștea existența mărcii D., precum și existenta emblemei folosite de reclamantă. De asemenea, își asumase prin tranzacție obligația de a nu mai folosi „semnul D. pe caroseria autoturismelor sau alte denumiri asemănătoare ce ar putea crea confuzie cu denumirea D.”.

După asumarea acestei obligații însă, a solicitat înregistrarea mărcii în litigiu, marcă prin care, datorită modului de concepere și de folosire, creează confuzie cu emblema înregistrată și folosită de reclamantă și, prin aceasta, creează confuzie în rândul consumatorilor cu privire la prestatorul serviciului de taximetrie oferit.

Rea-credință la înregistrare nu există doar în situația în care prin înregistrarea unei mărci se urmărește împiedicarea activității unui alt comerciant, ci și atunci când prin înregistrare se urmărește a se profita de confuzia între propriile servicii oferite cu cele ale unui comerciant care oferă același tip de servicii, dar care este mai cunoscut pe piața relevantă.

Reaua-credință rezultă nu doar din împrejurarea că s-a depus la înregistrare ca marcă un semn puternic similar emblemei reclamantei și într-o combinație de culori identică, dar și cu încălcarea unei înțelegeri anterioare intervenite cu privire la culorile pe care pârâta avea să le folosească în viitor pentru a evita confuzia între serviciile oferite de cele două părți. Or, în condițiile în care scopul respectivei înțelegeri a fost acela de a evita pe viitor posibilele confuzii în rândul consumatorilor cu privire la identitatea prestatorului serviciilor oferite, alegerea cu ocazia înregistrării marții exact a combinației de culori folosite de către reclamanta, în aceeași combinație fond-scriere, alăturate celorlalte elemente identice sau similare (forma ovală, modalitatea de scriere a elementelor verbale) denotă ca la înregistrarea mărcii s-a urmărit tocmai evitarea efectelor înțelegerilor intervenite anterior și, prin urmare, s-a urmărit tocmai perpetuarea respectivei confuzii.

Nu este contestat dreptul administratorului apelantei-pârâte asupra prenumelui său, însă folosirea acestui prenume ca element al unei mărci nu se poate face decât în așa fel încât să nu fie încălcat un alt drept, preexistent respectivei mărci.

Referitor la invocarea de către apelantă a dispozițiilor art. 38 din Legea nr. 84/1996, în contextul discuției referitoare la dreptul administratorului sau asupra prenumelui, Curtea a constatat că în prezenta cauză nu se regăsește ipoteza avută în vedere de textul legal invocat, acesta privind situația în care titularul unei mărci nu poate împiedica un terț să folosească numele titularului mărcii respective, și nu conflictul între o emblemă și o marca înregistrată ulterior.

Împotriva deciziei menționate, a declarat recurs, în termen legal, pârâtul SC D.S. SRL, criticând-o pentru nelegalitate în temeiul dispozițiilor art. 304 pct. 1, 3, 5, 7, 8 și 9 C. proc. civ. și susținând, în esență, următoarele:

- Instanța de apel a procedat, din oficiu, la îndreptarea sentinței atacate, sub aspectul modificării temeiurilor de drept pe care se bazează, cu nerespectarea dispozițiilor art. 281 și 2811 C. proc. civ., a dispozițiilor imperative privind competența și alcătuirea instanței în ceea ce privește procedura îndreptării hotărârilor judecătorești.

Din considerentele deciziei atacate, reiese că instanța de apel a „corectat temeiurile juridice ale anulării, ca fiind dispozițiile art. 48 alin. (1) lit. c) și e) din Legea nr. 84/1998, astfel cum era în vigoare la momentul înregistrării mărcii în litigiu”.

Chiar dacă s-ar considera că împrejurarea că prima instanță nu a înțeles să aplice legea care era de fapt incidentă în cauză ar fi o eroare materială, instanța de apel tot nu putea ea însăși să îndrepte hotărârea.

Astfel, pe de o parte, cererea de îndreptare a hotărârii se judecă de instanța care a dat respectiva hotărâre, de un complet în compunerea prevăzută de lege pentru darea hotărârii în pricina respectivă, în procedura prevăzută de art. 281 C. proc. civ., și nu de instanța de control judiciar. Soluția dată cererii de îndreptare trebuie menționată în minută, sub sancțiunea nulității hotărârii pronunțate.

- Hotărârea cuprinde motive contradictorii, deoarece instanța de apel a motivat respingerea excepției lipsei de interes a reclamantei prin faptul că marca și emblema au funcții diferite și conferă drepturi distincte, pentru ca apoi să rețină că, în prezenta cauză, având în vedere obiectul de activitate al părților, nu există nici o diferență între emblemă și marcă.

Or, este evident că fie marca și emblema conferă drepturi echivalente (așa cum susține reclamanta în cererea introductivă de instanță), caz în care cererea este lipsită de interes, ori marca și emblema conferă drepturi diferite, caz în care nu este corectă utilizarea emblemei ca marcă.

Instanța de apel nu poate aprecia într-un fel drepturile conferite când analizează o excepție și în alt fel atunci când analizează fondul. Drepturile sunt conferite de lege și au același conținut indiferent de momentul când instanța face aprecierea.

De asemenea, instanța de apel a reținut în mod greșit că prima instanță ar fi analizat comparativ, sub aspectul similarității, emblema reclamantei cu marca pârâtei (a cărei anulare făcea obiectul judecății), când în realitate, comparația s-a făcut între embleme, cu consecința că a dedus în mod greșit din această apreciere similaritatea mărcii pârâtei cu emblema reclamantei.

- Hotărârea conține motive străine de natura pricinii, deoarece instanța de apel a respins argumentul privind lipsa de distinctivitate a cuvântului D., în ceea ce privește serviciile de taximetrie, cu argumentul că acesta ar fi înregistrat ca marcă (și astfel, implicit, distinctiv), în condițiile în care reclamanta nu și-a întemeiat acțiunea pe dreptul său la marcă, ci exclusiv pe dreptul său asupra emblemei.

În același timp, prezumția de distinctivitate a semnului înregistrat ca marcă este una relativă - altfel invocarea lipsei distinctivității ca motiv de anulare a înregistrării mărcii nu ar fi posibilă -, pârâta răsturnând această prezumție prin apelul formulat.

Străine de natura pricinii sunt și aprecierile față de emblema pârâtei, atât timp cât nu s-a solicitat anularea emblemei, dar în considerarea căreia ambele instanțe de fond au procedat atât la analiza similarității semnelor în conflict, cât și la analiza relei-credințe la înregistrarea mărcii.

Mai mult, în analiza presupusei rele-credințe a pârâtei, ambele instanțe de fond au apreciat că reaua-credință la înregistrarea mărcii ar fi dovedită de modificările succesive aduse emblemei pârâtei, precum și de presupusa încălcare a obligațiilor asumate prin contractul de tranzacție și care se refereau tot la emblema, și nu la marca pârâtei.

- Instanța de apel a interpretat greșit contractul de tranzacție încheiat, printre alții, de către reclamantă și pârâtă, neluând în seamă natura contractului, ce presupune concesii reciproce făcute de părți, între care și concesia reclamantei cu privire la acordul dat pârâtei de a funcționa sub semnul a cărui anulare o cere, mai puțin culoarea fondului, interpretând contractul ca dând naștere la obligații doar în sarcina pârâtei.

Reclamanta, prin administrator, a consimțit expres la utilizarea de către pârâtă a denumirii „SC D.S. SRL” și a emblemei deja înregistrate (formă ovală, elementul verbal D.S., scris cu caractere „Cooper” și dispus exact ca în marca și emblema actuală), cu singura modificare referitoare la combinația de culori, reclamanta solicitând ca pârâta să adopte o emblemă în culorile alb-albastru (caractere albe, fond albastru).

Obligațiile asumate priveau emblema, și nu marca, astfel că ele nu erau opozabile în ceea ce privește înregistrarea mărcii (depusă spre înregistrare de altfel înainte de solicitarea reclamantei cu privire la combinația de culori alb-albastru).

- Hotărârea a fost pronunțată cu încălcarea legii, în condițiile în care temeiurile de drept sunt greșite, iar unul dintre temeiurile de drept invocate de reclamantă în cerere și pe care ambele instanțe de fond și-au bazat hotărârile nu există în legea în forma aplicabilă speței.

Deși admite că legea aplicabilă litigiului de față este cea de la momentul înregistrării mărcii a cărei anulare se solicită, totodată că hotărârea primei instanțe este întemeiată greșit pe o lege într-o formă inexistentă la data nașterii raportului litigios, instanța de apel nu a admis apelul, în sensul desființării hotărârii, ci a „îndreptat” ea însăși din oficiu sentința, în sensul corelării prevederilor legale pe care ea se întemeia cu o altă formă a legii, aplicabilă din punct de vedere temporal.

Procedând în acest fel, instanța de apel a ignorat că posibilitatea opunerii unui „alt semn utilizat în activitatea comercială” la înregistrarea mărcii a fost introdusă abia în legea republicată, neaplicabilă litigiului de față, iar referirea instanței de fond la corespondența cu art. 48 alin. (1) lit. d) este nefondată.

Este nefondat argumentul instanței de apel potrivit căruia, de fapt, această posibilitate exista și sub legea veche, ea fiind „implicită” în prevederile art. 48 alin. (1) lit. e).

Legea nouă prevede o condiție pentru opunerea acestui tip de drept anterior la înregistrarea mărcii - „dacă (..) acel semn utilizat conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea mărcii ulterioare”, condiție pe care legea anterioară nu o conținea; or, nu poate fi extinsă prin analogie doar o parte a prevederii legale.

De altfel, din dreptul de folosință exclusivă reglementat astfel nu rezultă în mod direct și obligatoriu caracterul de drept de proprietate industrială al firmei și al emblemei, iar argumentul derivă inclusiv din menționarea în mod distinct a mărcii de fabrică sau de comerț față de firmă și emblemă.

Deși numele comercial este protejat de Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale, nu de aceeași protecție se bucură și emblema comercială, pentru a cărei protecție persoana interesată poate folosi acțiunea în concurentă neloială, exercitată împotriva celui care uzurpă emblema înregistrată legal de un alt comerciant.

- Instanța de apel a apreciat greșit natura drepturilor conferite de emblema comercială, ca fiind fie în sensul susținut chiar de reclamantă în acțiunea introductivă de instanță - caz în care, în mod greșit, a respins excepția lipsei de interes -, fie în sensul neechivalenței între dreptul la marcă și dreptul asupra emblemei - caz în care în mod greșit a respins argumentul subscrisei privind abuzul de drept comis de reclamantă și imposibilitatea opunerii acestei utilizări abuzive unei utilizări legale de către pârâtă.

Instanța de apel a apreciat, într-o primă fază, că dreptul asupra emblemei și dreptul asupra mărcii sunt distincte și diferite.

În acest caz, așa cum concluziona și CJUE în cauza Celine, cele două tipuri de drepturi pot intra în conflict doar în situația în care emblema ar fi folosită pentru a diferenția produse sau servicii, așadar doar în situațiile în care emblema ar fi utilizată ca marcă. Și în acele situații conflictul există doar în situația în care marca și emblema sunt identice și ar fi vorba despre o utilizare pentru produse care aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii.

În speță, nu se poate vorbi despre utilizarea emblemei de către reclamantă pentru identificarea fondului de comerț. Dacă autoturismele pe care semnul înregistrat ca emblemă este aplicat ar fi în proprietatea reclamantei (ceea ce nu este cazul, reclamanta oferind doar serviciile de dispecerat pentru autoturisme proprietatea altor persoane fizice sau juridice), aceste autoturisme ar fi elemente componente ale fondului de comerț, fără a putea identifica fondul de comerț.

Atât pârâta, cât și reclamanta, utilizează semnele respective pentru desemnarea serviciilor de taximetrie oferite, astfel încât reclamanta nu utilizează emblema în scopul prevăzut de legiuitor pentru aceasta, anume indicarea locației unui fond de comerț, ci cu titlu de marcă, dar fără a avea un drept în acest sens, în timp ce pârâta utilizează marca proprie dobândită prin înregistrare.

Titularul unui drept exercitat într-un alt scop decât cel prevăzut de legiuitor (așadar prin abuz de drept) nu poate să anuleze un drept dobândit potrivit legii și exercitat corect, potrivit scopului său. Mai mult, nu s-ar putea admite ca titularul unei embleme care nu a fost examinată din punctul de vedere al distinctivității, disponibilității și liceității potrivit Legii nr. 84/1998 să se prevaleze de utilizarea în alt scop a semnului (adică utilizarea emblemei nu ca emblemă, ci ca marcă) pentru a împiedica utilizarea unui alt semn, protejat ca marcă urmare a îndeplinirii condițiilor legale.

Practica instanței de apel înseși arată că nu poate fi vorba de o utilizare în același scop a emblemei și mărcii, cele două având finalități diferite și neinterferate, chiar pe piața serviciilor de taximetrie, Curtea de Apel București considerând că emblema și marca au funcții diferite și emblema nu poate fi opusă mărcii.

Nu poate fi primit nici argumentul potrivit căruia utilizarea emblemei ca marcă de către reclamantă nu ar fi abuzivă pentru că un consumator nu face diferența între cele două utilizări, deoarece, pe de-o parte, consumatorul nu știe că una dintre utilizări este abuzivă, iar, pe de altă parte, abuzul de drept constă în încălcarea limitelor interne ale unui drept conferit de lege, deturnarea acestuia de la scopul urmărit de legiuitor, independent de poziția consumatorilor cu privire la aceasta.

Instanța de apel nu a ținut cont de faptul că utilizarea emblemei de către reclamantă se face cu încălcarea prevederilor imperative ale art. 43 alin. (2) din Legea nr. 26/1990, protejând o utilizare abuzivă a unui drept și sancționând o utilizare legală, în scopul și spiritul legii a unui alt drept.

În ceea ce privește similaritatea dintre emblemă și marcă, instanța de apel, în mod greșit, s-a raportat la modul în care emblema reclamantei este folosită, și nu la modul în care este înregistrată la Registrul Comerțului.

Chiar dacă s-ar admite că o comparație a emblemei cu marca ar fi posibilă și că o astfel de comparație s-ar conduce după testele stabilite de CJUE pentru comparația mărcilor similare, concluzia instanței cu privire la similaritatea emblemei reclamantei cu marca pârâtei tot nu ar fi corectă.

În cazul mărcilor combinate, elementul verbal este cel dominant, fiind cel care se întipărește în mintea consumatorului relevant la aprecierea globală a mărcilor în conflict, or în speță, aceste elemente verbale sunt diferite din punct de vedere vizual, fonetic și conceptual.

Distinctivitatea elementului grafic este și ea redusă, având în vedere că pe aceeași piață (servicii de taximetrie în municipiul Cluj-Napoca) 7 din cele 8 firme prezente au aplicate pe portiera autoturismelor un semn alcătuit dintr-o formă ovală. 4 din 8 folosesc combinația roșu cu alb (3 folosesc combinația roșu cu galben), ceea ce indică faptul că puterea distinctivă a acestor elemente este foarte scăzută.

În mod greșit nelegal a considerat instanța de apel că elementul verbal D. nu ar fi lipsit de distinctivitate, deoarece acest cuvânt diferențiază tipuri de motor iar nu servicii de taximetrie, consumatorul fiind interesat doar de calitatea și prețul serviciului, iar nu de tipul de motor și combustibil utilizat.

Reclamanta însăși recunoaște că a ales acest cuvânt pentru a desemna mașinile pe motorină pe care le folosea, acesta fiind și motivul pentru care putea oferi un preț mai bun. Or, dat fiind interesul consumatorului de servicii de taximetrie pentru preț, semnul verbal D. este lipsit de distinctivitate în ceea ce privește diferențierea serviciilor de taximetrie, fiind descriptiv cu privire la una dintre caracteristicile serviciului. Ca atare, acest element verbal trebuia, potrivit criteriilor stabilite de CJUE, eliminat din comparație.

Așadar, în analiza similarității, ar fi trebuit să se compare similaritatea elementului verbal „D.S.” cu elementul verbal „R.T.”, elemente complet diferite din punct de vedere vizual, fonetic și conceptual.

Mai mult, instanța de apel a greșit și nesocotind faptul că majoritatea activității de taximetrie desfășurată de părți are loc pe bază de comandă telefonică, caz în care chiar instanța de apel recunoaște că nu poate exista confuzie având în vedere că nu se folosește nici emblema și nici marca.

- În ceea ce privește reaua - credință a pârâtei la înregistrarea mărcii, instanța de apel a nesocotit criteriile de determinare a acesteia din hotărârea CJUE pronunțată în cauza Goldhase, în condițiile în care doar prima parte a primului factor (din cele 3 menționate în hotărâre) a fost dovedit.

De fapt, în speță, niciuna dintre cele trei condiții impuse de CJUE nu este îndeplinită.

Deși pârâta cunoștea existența emblemei și a mărcii verbale D., avea cunoștință și despre faptul că emblema nu poate fi utilizată pentru diferențierea serviciilor (așa cum, contrar scopului intenționat de legiuitor, o folosea și o folosește în continuare reclamanta), totodată că nu poate exista nici o confuzie între marca pârâtei, pe de-o parte, și emblema respectiv, marca reclamantei, pe de altă parte:

Pârâta nu a avut niciodată intenția de a bloca reclamanta din utilizarea în continuare a emblemei și mărcii sale, neîntreprinzând niciodată nimic în acest sens.

Emblema reclamantei se bucură de protecție în temeiul prevederilor Legilor nr. 31/1990 și 26/1990 în sensul că prin înregistrarea emblemei reclamanta poate să se opună înregistrării oricărei embleme identice sau similare pe raza Oficiului Registrului Comerțului Cluj.

Or, marca pârâtei este compusă din prenumele administratorului său, nume care se bucură de protecție juridică în temeiul Decretului nr. 31/1954, al Codului Civil și a cărui folosire, inclusiv ca marcă, nu poate fi cenzurată de reclamanta, dreptul de a-și înregistra și utiliza propriul nume ca marcă fiind recunoscut de art. 3 lit. a) și art. 38 din Legea nr. 84/1998.

Pe de altă parte, libertatea comerciantului de a-și utiliza numele în comerț, ca firmă, emblemă sau marcă, este recunoscută în România încă de la 1840 prin primul C. com. Cazurile în care utilizarea propriului nume este interzisă sunt, în dreptul continental, strict limitate și presupun, ca o condiție esențială identitatea între numele comerciantului și semnul opus acestuia.

S-a apreciat în mod greșit că se poate reține existența relei-credințe și atunci când prin înregistrare se urmărește a se profita de confuzia între propriile servicii cu cele ale unui alt comerciant.

Legea a stabilit expres că, în cazul în care se dorește oprirea sau prevenirea confuziei între două semne, temeiul este acțiunea în anulare pe motive relative sau în contrafacere (dar nicidecum anulare pe motiv de rea-credință), iar practica a arătat că simpla similaritate a semnelor/mărcilor nu este suficientă pentru a se putea reține reaua-credință, fiind nevoie de identitatea semnelor.

Examinând decizia recurată în raport de criticile formulate și actele dosarului, Înalta Curte constată că sunt fondate exclusiv criticile întemeiate pe dispozițiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

Se constată, în primul rând, că nu sunt fondate criticile pe care recurenta le-a întemeiat pe cazurile descrise de art. 304 pct. 1, 3 și 5 C. proc. civ., în legătură cu modalitatea în care instanța de apel a determinat dispozițiile legale incidente în cauză.

Din considerentele deciziei de apel, rezultă că instanța a apreciat că Tribunalul a stabilit în mod corect legea aplicabilă raportului juridic dedus judecății, în raport de data formulării cererii de chemare în judecată, chiar dacă a făcut referire la forma actuală a legii.

Instanța de apel a menținut, așadar, soluția primei instanțe ca fiind legală și temeinică, motiv pentru care a substituit considerentele Tribunalului pe aspectul legii aplicabile, considerând că forma actuală a Legii nr. 84/1998 este rezultatul unei simple renumerotări a articolelor după republicare, fără să conțină modificări de substanță.

Contrar susținerilor recurentei, aceste considerente ale deciziei de apel nu reflectă o îndreptare a vreunei erori materiale din motivarea sentinței apelate, în sensul art. 281 C. proc. civ., care să fi impus parcurgerea procedurii reglementate de această normă. În realitate, instanța de apel a evocat fondul cauzei, în condițiile art. 295 alin. (1) C. proc. civ., confirmând atât situația de fapt stabilită, cât și aplicarea legii de către prima instanță.

Drept urmare, susținerile recurentei sunt nefondate, cât timp nu se pune problema încălcării art. 281 C. proc. civ., urmând ca legalitatea aprecierii privind întrunirea cerințelor prevăzute de norma de drept substanțial de la data formulării cererii de chemare în judecată să fie cercetată în contextul motivului de recurs descris de art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

În al doilea rând, nu sunt fondate nici criticile referitoare la inserarea în decizia recurată a unor motive contradictorii, în condițiile în care instanța de apel a reținut, atât în analiza excepției lipsei de interes, cât și în analiza fondului cauzei, că marca și emblema au funcții diferite.

Motivarea respingerii excepției invocate de către pârâtă a constat, în esență, în lipsa de relevanță a existenței emblemei pârâtei pentru aprecierea încălcării de către pârâtă, prin înregistrarea mărcii, a drepturilor reclamantei, deoarece finalitatea cererii în anularea acestei înregistrări este aceea a înlăturării unei surse de încălcare a dreptului, independent de alte posibile asemenea surse.

Legalitatea acestei aprecieri a instanței de apel nu va fi cenzurată de către instanța de recurs, în absența unor critici pe acest aspect, motivele de recurs referitoare la excepția lipsei de interes fiind formulate exclusiv din perspectiva cazului descris de art. 304 pct. 7 C. proc. civ., astfel cum s-a arătat anterior.

Este adevărat, astfel cum susține recurenta, că instanța de apel a reținut că nu există vreo diferență între modurile de utilizare a emblemei și a mărcii, din perspectiva percepției consumatorului, însă atare evaluare urmează a fi verificată, sub aspectul legalității, în contextul motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ., și nu al celui de la pct. 7 al aceleiași norme.

Celelalte critici întemeiate pe art. 304 pct. 7, vizând inserarea unor motive contradictorii ori străine de natura pricinii, precum și cele pe care recurenta le-a încadrat în cazul descris de art. 304 pct. 8 C. proc. civ., sunt legate de fondul cauzei, respectiv de modul în care instanța de apel a comparat semnele în conflict.

Dată fiind finalitatea acestora, se impune cu prioritate analiza susținerilor din motivarea recursului referitoare la aplicarea legii de drept material de către instanța de apel, întrucât este necesar a se stabili temeiul juridic aplicabil cererii de chemare în judecată din cauză și îndreptățirea reclamantei de a solicita anularea înregistrării mărcii pârâtei, în contextul art. 304 pct. 9 C. proc. civ., înainte de a se cerceta legalitatea analizei fondului dreptului dedus judecății.

Se va porni de la premisa că legea aplicabilă litigiului este cea de la data înregistrării mărcii combinate „D.S.”, a cărei anulare se solicită în cauză, aprecierea cu acest obiect a instanței de apel nefiind contestată prin motivele de recurs.

Prin cererea de chemare în judecată formulată la data de 18 noiembrie 2010, reclamanta a solicitat anularea înregistrării mărcii combinate „D.S.”, cu protecție de la data depozitului – 16 noiembrie 2009, marcă înregistrată la data de 16 februarie 2010. Drept motive de nulitate s-au invocat preexistența drepturilor reclamantei asupra unei embleme similare, precum și reaua – credință a pârâtei la înregistrarea mărcii.

La data înregistrării mărcii de către pârâtă, Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice nu fusese încă modificată prin Legea nr. 66/2010 – în vigoare din 9 mai 2010.

Comparând art. 48 alin. (1) din legea nemodificată, care reglementează motivele de anulare a înregistrării unei mărci, cu norma corespondentă din lege modificată, respectiv art. 47 alin. (1), se constată că, într-adevăr, conținutul celor două norme este identic, astfel cum a reținut instanța de apel, după cum urmează:

„Orice persoană interesată poate cere Tribunalului București anularea înregistrării mărcii pentru oricare dintre motivele următoare:

a) înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispozițiilor art. 5 alin. (1);

b) înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispozițiilor art. 6;

c) înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea-credință;

d) înregistrarea mărcii aduce atingere dreptului la imagine sau numelui patronimic al unei persoane;

e) înregistrarea mărcii aduce atingere unor drepturi anterior dobândite cu privire la o indicație geografică protejată, un desen sau un model industrial protejat sau alt drept de proprietate industrială protejat ori cu privire la un drept de autor.”

Constatarea anterioară ar fi suficientă pentru reținerea, drept temei al cererii în anularea mărcii pentru preexistența emblemei reclamantei, a prevederilor art. 48 (actual 47) alin. (1) lit. e) doar dacă dreptul asupra unei embleme ar reprezenta un „drept de proprietate industrială protejat” în termenii normei în discuție.

Or, această apreciere a instanței de apel, contestată prin motivele de recurs, este nelegală, pentru considerente ce urmează a fi expuse.

Argumentul pentru care instanța de apel a considerat astfel a fost includerea emblemei în enumerarea drepturilor de proprietate industrială din art. 21 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului.

Or, art. 21 nu conține o enumerare a drepturilor de proprietate industrială, ci a unor „semne distinctive asupra cărora societatea comercială, regia autonomă, organizația cooperatistă sau comerciantul persoană fizică sau asociație familială are un drept”, semne printre care este menționată și emblema (alături de brevete de invenții, mărci de fabrică, de comerț și de serviciu, denumiri de origine, indicații de proveniență, firma) și în legătură cu care se înregistrează mențiuni în registrul comerțului.

Este de necontestat că emblema constituie un semn asupra căruia o persoană de natura celor indicate anterior are un drept, dar un drept de folosință exclusivă, astfel cum prevede art. 30 alin. (4) din Legea nr. 26/1990, dobândit prin înscrierea semnului în registrul comerțului.

Or, de esența drepturilor de proprietate industrială este întrunirea cumulativă a atributelor posesiei, folosinței și dispoziției, întocmai ca în cazul oricărui drept de proprietate privată, atribute ce pot fi exercitate în mod exclusiv și absolut. În acest sens, este de menționat că Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, prin Declarația Mondială a Proprietății Intelectuale adoptată în anul 2000, definește conceptul de „proprietate intelectuală” ca fiind „orice obiect de proprietate, care este admis de comun acord ca fiind de natură intelectuală și susceptibil de a fi protejat.”

Dreptul asupra emblemei nu poate fi calificat ca fiind un drept de proprietate industrială, asemenea brevetelor de invenție, mărcilor, desenelor sau modelelor, întrucât întrunește doar unul dintre atributele unui drept de proprietate, respectiv folosința, ce nu generează un monopol exclusiv de exploatare asupra semnului ce constituie emblema, precum în cazul celorlalte drepturi de proprietate industrială.

Prin lege nu a fost conturat un regim juridic de protecție a drepturilor asupra emblemei similar celui recunoscut drepturilor de proprietate industrială menționate anterior. Dreptul de folosință exclusivă la care se referă art. 30 alin. (4) din Legea nr. 26/1990 permite titularului să se opună oricărei atingeri aduse dreptului său și să obțină despăgubiri pentru încălcarea acestuia, însă pe temeiul unei acțiuni în concurență neloială, ceea ce înseamnă că încetarea ori înlăturarea actelor de încălcare, precum și repararea daunelor, vor putea fi cerute doar împotriva unui concurent care utilizează un alt element de identificare a comerciantului (funcție îndeplinită de emblemă), în niciun caz împotriva titularului unei mărci.

Așadar, nu există nici un indiciu al intenției legiuitorului de a asimila dreptul asupra emblemei unui drept de proprietate industrială, în absența unui regim juridic de protecție din care să reiasă existența unui monopol asupra exploatării semnului.

De altfel, nu există nicio dispoziție legală, în legislația națională ori în reglementările internaționale ce fac parte din dreptul intern, prin care dreptul asupra unei embleme să fi fost calificat ca fiind un drept de proprietate industrială.

Astfel, dreptul asupra unei embleme nu este menționat printre drepturile care beneficiază de „protecția proprietății industriale” în cuprinsul art. 1 alin. (2) din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 1883 (sunt menționate limitativ brevetele de invenție, modelele de utilitate, desenele și modelele industriale, mărcile de fabrică sau de comerț, mărcile de serviciu, numele comercial și indicațiile de proveniență sau denumirile de origine, protecția vizând și reprimarea concurenței neloiale).

Mai mult, în cuprinsul Directivei 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci se face o distincție clară între „un semn utilizat în lumea afacerilor” (art. 4 alin. (4) lit. b)), din categoria cărora face parte, fără dubiu, o emblemă, și „un drept de proprietate industrială” (art. 4 alin. (4) lit. c)).

Astfel, art. 4 alin. (4) lit. c) prevede că „utilizarea mărcii poate fi interzisă în temeiul unui drept anterior, altul decât drepturile menționate la alineatul 2 și la litera (b) din prezentul alineat, respectiv: (i) un drept la nume; (ii) un drept la imagine; (iii) un drept de autor; (iv) un drept de proprietate industrială”. Drepturile menționate în art. 4 alin. (2) vizează „mărcile anterioare”, în timp ce drepturile menționate în art. 4 alin. (4) lit. b) sunt „drepturile la o marcă neînregistrată sau la un alt semn utilizat în lumea afacerilor”. Ca atare, drepturile de proprietate industrială sunt considerate drepturi distincte de drepturile la un „semn utilizat în lumea afacerilor”, printre care și emblema.

Directiva, ca izvor al dreptului Uniunii Europene, nu produce, ca regulă, efect direct în dreptul intern, în acest sens fiind necesară transpunerea sa în ordinea juridică internă, însă instanțele naționale au obligația de a interpreta legislația națională prin prisma normelor europene și de a nu aplica dreptul național contrar prevederilor din directivă. Această obligație este una de rezultat, astfel cum este consacrată în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Drept urmare, prevederile Legii nr. 84/1998, chiar în forma anterioară celei adoptate prin Legea nr. 66/2010, prin care a fost transpusă directiva, nu ar putea fi interpretate într-un sens contrar celui reieșit din directivă, astfel cum s-a arătat anterior (fiind vorba despre o situație juridică ulterioară aderării României la Uniunea Europeană, respectiv înregistrarea mărcii pârâtei la data de 16 februarie 2010).

Din această perspectivă, se observă că distincțiile cuprinse în directivă, astfel cum au fost menționate anterior, au fost preluate ca atare în Legea nr. 66/2010, de modificare a Legii nr. 84/1998, astfel încât și din actualul art. 6 alin. (4) lit. b) și c) rezultă cu claritate că dreptul decurgând dintr-un „semn utilizat în activitatea comercială” (lit. b)) este prevăzut distinct de ”un drept de proprietate industrială” (lit. c)) ca potențial motiv de nulitate a înregistrării unei mărci ulterioare.

Din acest motiv, instanța de apel a considerat greșit că dreptul asupra unei embleme reprezintă un drept de proprietate industrială, totodată, a apreciat eronat că art. 6 alin. (4) lit. b) și c) din legea republicată își are corespondentul în fostul art. 48 alin. (1) lit. e) (parțial, și lit. d)), incident în cauză.

Art. 6 alin. (4) nu are nicio corespondență cu forma anterioară a legii, cât timp a fost conturat prin transpunerea în legislația națională a directivei. Cât privește art. 6 în forma nemodificată a legii, a cărui încălcare reprezenta un motiv de anulare a înregistrării unei mărci, în conformitate cu art. 48 alin. (1) lit. b), nu viza decât mărci anterior înregistrate, nu și drepturi asupra altor semne utilizate în comerț.

Față de considerentele expuse, se constată că instanța de apel a făcut o aplicare nelegală a dispozițiilor art. 48 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 84/1998 în forma nemodificată, nefiind întrunite în cauză cerințele acestei norme pentru anularea mărcii pârâtei.

În ceea ce privește modul de aplicare a prevederilor art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 nemodificată, se apreciază că, în mod greșit, instanța de apel a confirmat hotărârea primei instanțe privind întrunirea cerințelor de aplicabilitate a acestei norme, în sensul existenței relei – credințe a pârâtei la momentul înregistrării mărcii „D.S.”.

Cercetarea legalității deciziei recurate în acest context presupune verificarea criteriilor de apreciere a relei – credințe aplicate de către instanța de apel, pornind de la situația de fapt deja stabilită, ce nu poate fi reapreciată de către această instanță de control judiciar, întrucât o asemenea evaluare vizează temeinicia, și nu legalitatea hotărârii, astfel încât excede cazurilor de recurs prevăzute de art. 304 C. proc. civ. Acest cadru nu este, însă, incompatibil cu relevarea anumitor fapte sau împrejurări deja reținute, în contextul criteriilor de apreciere a relei – credințe.

Determinarea criteriilor relevante nu poate ignora jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, în primul rând cea în care s-au configurat factorii pertinenți ce trebuie luați în considerare în aprecierea relei – credințe la data depunerii cererii de înregistrare a unui semn ca marcă, în special decizia pronunțată la data de 11 iunie 2009, în cauza C – 529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contra Franz Hauswirth GmbH), la care s-a făcut, de altfel, referire în întâmpinarea formulată de către intimata – reclamantă.

Nu mai puțin, însă, se impune raportarea la acele decizii pronunțate de Curtea de Justiție referitoare la protecția recunoscută semnelor distinctive utilizate în comerț, altele decât mărcile, pentru considerente ce urmează a fi expuse, ținându-se cont de motivele de recurs pe acest aspect.

Prin hotărârea pronunțată în cauza C – 529/07, menționată anterior, Curtea de la Luxemburg a arătat că pentru aprecierea existenței relei‑credințe a solicitantului unei mărci, instanța națională trebuie să ia în considerare toți factorii pertinenți specifici speței și existenți la momentul depunerii cererii de înregistrare a unui semn ca marcă.

Chiar dacă hotărârea a fost pronunțată în interpretarea Regulamentului nr. 40/94 privind marca comunitară, nu există nicio rațiune pentru interpretarea diferită a noțiunii de „rea – credință” în privința mărcilor naționale, prin intermediul art. 4 alin. (4) lit. g) din Directiva 2008/95/CE de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci, ce coincide în conținut cu art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, precum și cu art. 52 alin. (1) lit. b) din Regulamentul privind marca comunitară. Ambele acte comunitare fac parte din ordinea juridică a Uniunii și urmăresc același obiectiv, anume instituirea și funcționarea pieței interne, astfel încât este necesară aplicarea coerentă a diferitelor norme din legislația Uniunii în materia mărcilor.

Printre factorii pertinenți la care Curtea a făcut referire în hotărârea menționată, au fost indicați în mod explicit următorii: împrejurarea că solicitantul are sau trebuie să aibă cunoștință de faptul că un terț utilizează cel puțin într‑un stat membru un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere; intenția solicitantului de a-l împiedica pe acest terț să utilizeze un astfel de semn în continuare, precum și nivelul de protecție juridică de care beneficiază semnul terțului și semnul a cărui înregistrare se solicită.

După cum, în mod corect, s-a relevat prin întâmpinarea reclamantei, acești factori nu au caracter exhaustiv, fiind posibilă reținerea și a altor elemente considerate relevante în speță, însă verificarea celor expres inserate în dispozitivul hotărârii Curții este obligatorie.

În contextul acestei verificări obligatorii, această instanță de recurs apreciază că, în raport de datele speței, nu sunt întrunite cerințele existenței unei intenții frauduloase a pârâtei la data cererii de înregistrare a mărcii, precum și a existenței și a nivelului protecției juridice a semnului utilizat de către terț, pentru considerente ce urmează a fi expuse.

Este de precizat, în prealabil, că instanța de apel, confirmând considerentele primei instanțe pe acest aspect, a apreciat, comparând marca pârâtei cu emblema utilizată de către reclamantă, că semnele în conflict sunt similare, iar serviciile pentru care a fost înregistrată marca pârâtei sunt identice cu cele pentru care este utilizat semnul reclamantei (servicii de taximetrie), existând, de asemenea, un risc de confuzie în rândul consumatorilor în privința provenienței serviciilor.

O asemenea analiză este pertinentă, în contextul criteriilor de apreciere a relei – credințe la înregistrarea mărcii, astfel cum acestea au fost enunțate anterior, deoarece, în absența riscului de confuzie, reaua - credință ar fi exclusă.

Prin motivele de recurs a fost criticată aprecierea instanțelor de fond privind existența similarității semnelor în conflict (implicit, existența riscului de confuzie și a relei – credințe la înregistrarea mărcii), cu toate acestea, nu se va proceda la cercetarea legalității aprecierii instanței de apel pe atare aspect în condițiile în care concluzia deja arătată (aceea a neîntrunirii celorlalte cerințe menționate anterior) subzistă chiar dacă ar fi întrunit riscul de confuzie.

După cum rezultă din hotărârea Curții de Justiție, existența unei intenții frauduloase nu poate fi prezumată din simpla cunoaștere a utilizării semnului similar pentru servicii identice, atare intenție trebuind a fi probată distinct de prima cerință și apreciată ca atare.

Astfel, faptul reținut de către instanța de apel, anume că pârâta cunoștea existența emblemei folosite de către reclamantă (ce includea denumirea D.) – fapt necontestat prin motivele de recurs -, nu este suficient pentru existența relei – credințe, fiind necesar a se dovedi că intenția pârâtei, la momentul cererii de înregistrare a mărcii, a fost una frauduloasă, de a-și crea un avantaj comercial, profitând de semnul preexistent, pe care îl parazitează, în acest fel, sub o aparență de legalitate.

O atare intenție frauduloasă nu poate fi, însă, reținută atunci când riscul de confuzie, provenind din similaritatea semnelor în conflict și identitatea serviciilor pentru care este folosit semnul reclamantei, respectiv este înregistrată marca pârâtei, este generat de utilizarea în concret a emblemei înregistrate, în alt scop decât acela pentru care acest semn a fost înregistrat.

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 26/1990, „Emblema este semnul sau denumirea care deosebește un comerciant de un altul de același gen”, ceea ce înseamnă că emblema îndeplinește funcția de identificare a comerciantului, și nu a produselor sau a serviciilor ce intră în obiectul de activitate al acestuia.

Această funcție este subliniată și în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, invocată prin motivele de recurs și la care s-a făcut referire și prin întâmpinare, respectiv în hotărârea pronunțată la data de 11 septembrie 2007 în cauza C – 17/06 (Céline) și în deciziile acolo citate.

Astfel, s-a arătat că o emblemă nu are, în sine, funcția de a distinge produse sau servicii, deoarece are ca obiect desemnarea unui fond de comerț, astfel încât, atunci când utilizarea unei embleme se limitează la desemnarea unui fond de comerț, această utilizare nu ar putea fi considerată ca având loc „pentru produse sau servicii”. În schimb, atunci când un terț aplică semnul care constituie denumirea sa socială, numele său comercial sau emblema sa pe produsele pe care le comercializează, are loc o utilizare „pentru produse” (paragrafe 19 – 22).

Ca atare, atunci când semnul este utilizat în cadrul comerțului prin aplicarea sa pe autoturismele cu care profesionistul persoană juridică își desfășoară activitatea de prestare servicii taximetrie, are loc o utilizare „pentru servicii”, ceea ce înseamnă că nu are loc o utilizare cu titlu de emblemă, ci cu titlu de marcă, pentru că doar în acest ultim caz consumatorii ar putea interpreta semnul ca desemnând proveniența serviciilor în cauză (paragraf 27 hotărârea din cauza Céline), cât timp emblema nu îndeplinește funcția de a distinge între serviciile oferite de mai mulți competitori pe aceeași piață a serviciilor.

Instanța de apel a reținut în cauză că reclamanta utilizează semnul ce constituie emblema sa, astfel cum a fost înregistrată în registrul comerțului (semn având o formă ovală, colorat în roșu și compus din elementul verbal D., scris cu culoare albă, cu o anumită mărime și formă a literelor), prin aplicarea sa pe autoturismele cu care prestează servicii de taximetrie. A apreciat, însă, înlăturând susținerile pârâtei pe acest aspect, că nu este vorba despre o folosire a emblemei în alt scop, deoarece în cadrul serviciilor de taximetrie consumatorul nu percepe nicio diferență între marcă și emblemă, diferențierea între mai multe firme care oferă servicii de transport în regim de taxi realizându-se de către consumator prin observarea elementelor de identificare afișate pe mijlocul de transport.

Aceste considerente ale instanței de apel sunt de natură să elimine orice distincție între diferitele semne utilizate în comerț, nu numai între marcă și emblemă, ci și între firmă și emblemă sau firmă și marcă. Or, fiecare dintre aceste semne îndeplinește o funcție specifică, dintre acestea doar marca având rolul de a distinge produse sau servicii și de a garanta consumatorului proveniența acestora. Alături de emblemă, firma reprezintă un element distinct de identificare a comerciantului (art. 30 alin. (1) din Legea nr. 26/1990), deci și acesta îndeplinește funcții diferite de cele ale unei mărci.

Ștergerea oricărei diferențieri în percepția consumatorului în privința modului de utilizare a fiecăruia dintre semnele menționate este explicabilă prin modul concret de utilizare de către reclamantă a semnului, respectiv cu un alt scop decât acela urmărit la înregistrarea emblemei, și nu prin specificul activității de taximetrie. Plasarea pe autoturisme a denumirii societății de transport reprezintă chiar o obligație pentru prestatorul de servicii, după cum rezultă din Regulamentul – cadru pentru organizarea și executarea serviciului de transport public local în regim de taxi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Cluj Napoca nr. 109/2010 (depus de către reclamant în faza recursului – file 81 – 86), însă în acest scop este suficientă indicarea firmei.

Faptul că reclamanta a ales, pentru a respecta această obligație, să utilizeze chiar semnul pe care l-a înregistrat ca emblemă, denotă utilizarea semnului cu un alt scop decât cel urmărit la înregistrarea emblemei și nu justifică recunoașterea unei protecții dincolo de limitele protecției legale, rezultate din dispozițiile Legii nr. 26/1990.

Din considerentele expuse, rezultă că utilizarea unei embleme este incompatibilă cu o intenție frauduloasă la înregistrarea unei mărci, dat fiind că emblema și marca au funcții diferite, iar faptul că, în speță, utilizarea de către reclamantă a semnului ce corespunde emblemei înregistrate este susceptibilă de a produce un risc de confuzie în rândul consumatorilor este explicabilă prin utilizarea emblemei în alt scop decât cel pentru care emblema a fost înregistrată, confuzia nefiind imputabilă titularului mărcii a cărei înregistrare se solicită a se anula în cauză.

Chiar dacă argumentele expuse sunt suficiente pentru conturarea soluției ce se impune a fi adoptată, respectiv respingerea cererii de anulare a înregistrării mărcii, poate fi menționat și faptul că instanța de apel nu a reținut niciun element de fapt din care să reiasă că intenția solicitantului mărcii nu a fost aceea ca marca să-și îndeplinească funcțiile specifice, anume de a garanta consumatorului sau utilizatorului final identitatea originii serviciului, ci aceea de a produce confuzie cu emblema reclamantei, urmărind eliminarea, discreditarea sau parazitarea acestui concurent pe aceeași piață a serviciilor.

Față de considerentele expuse, Înalta Curte, în aplicarea art. 312 alin. (1) cu referire la art. 304 pct. 9 C. proc. civ., va admite recursul, va modifica în tot decizia recurată și, în baza art. 296 C. proc. civ., va admite apelul declarat de pârâta SC D.S. SRL împotriva sentinței nr. 361 din 1 martie 2011 a Tribunalului București, Secția a IV-a civilă, pe care o va schimba în tot, în sensul că va respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamanta SC D. SRL.

În aplicarea art. 274 C. proc. civ., va obliga pe intimata reclamantă SC D. SRL la 83.668,66 lei cheltuieli de judecată către recurenta pârâtă SC D.S. SRL în toate fazele procesuale, constând în onorariu avocat, taxe judiciare de timbru și timbru judiciar.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de pârâta SC D.S. SRL împotriva deciziei nr. 5A din 17 ianuarie 2012 a Curții de Apel București, Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale.

Modifică în tot decizia nr. 5A din 17 ianuarie 2012 a Curții de Apel București, Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală și, în consecință:

Admite apelul declarat de apelanta pârâtă SC D.S. SRL împotriva sentinței nr. 361 din 1 martie 2011 a Tribunalului București, Secția a IV-a civilă, în sensul că:

Schimbă în tot sentința apelată și respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamanta SC D. SRL.

Obligă pe intimata reclamantă SC D. SRL la 83.668,66 lei cheltuieli de judecată către recurenta pârâtă SC D.S. SRL în toate fazele procesuale.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 25 aprilie 2013.