Trademark "I.P." registration annulled for likelihood of confusion and bad faith; appeal dismissed as unfounded

Asupra recursului de față:

Prin decizia civilă nr. 54A din data de 28 martie 2012 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, s-a respins apelul formulat de pârâta SC I.I. SRL împotriva sentinței civile nr. 711 din 30 mai 2006 pronunțată de Tribunalul București, secția a IV-a civilă, în contradictoriu cu reclamanta I.C. și pârâtul Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, ca nefondat. A fost obligată apelanta pârâtă să plătească intimatei reclamante sumele de 7.861,55 dolari SUA și 94,01 RON cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunța această hotărâre, instanța de apel a reținut următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 05 iunie 2003 pe rolul Tribunalului București, ulterior precizată, reclamanta SC I.C. (I.) a chemat în judecată pe pârâta SC I.I. SRL (I.P.) și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) solicitând instanței ca prin hotărârea pe care o va pronunța să dispună anularea înregistrării mărcii „I.P.” înregistrată pentru clasele 35 și 41 și interzicerea folosirii acestui semn, precum și dispunerea altor măsuri complementare – invocând în susținerea motivelor de nulitate dispozițiile art. 17 și 27 din Legea nr. 28/1967, respectiv art. 48 lit. a) – c) și e) și art. 5 și 6 din Legea nr. 84/1998.

Prin sentința civilă nr. 712 din 30 mai 2006, Tribunalul București, secția a IV-a civilă, a admis acțiunea, a dispus anularea certificatului de înregistrare din 25 iunie 1996 privind marca „I.P.” și a interzis pârâtei utilizarea în activitatea sa comercială și/sau pentru publicitate a acestei mărci. Totodată, a dispus publicarea pe cheltuiala pârâtei a hotărârii judecătorești, după rămânerea definitivă, într-un ziar de largă circulație.

În motivarea sentinței s-au reținut următoarele:

a. În anul 1993 a fost înregistrată la Brașov SC I.P. SRL, devenită ulterior SC I.I. SRL, având ca obiect de activitate servicii în domeniul tehnologiei informației, iar la data de 25 iunie 1996 a cerut OSIM înregistrarea mărcii „I.P.” pentru clasele 9, 35, 37, 38, 41 și 42.

Cererea a fost soluționată prin admiterea ei în parte, respectiv pentru două clase de servicii și anume 35 – publicitate, gestiunea afacerilor comerciale, administrare comercială, muncă de birou și 41 – educație, formare, divertisment, activitate sportivă și culturală, înregistrarea acestei mărci fiind publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI) nr. 6 din 30 iunie 2000.

Reclamanta a formulat opoziție și, deși a recunoscut notorietatea mărcilor „I.”, OSIM nu a tras din această împrejurare consecințele ce se impuneau. Cu toate că prin hotărârea 76 din 20 martie 2002 a Comisiei de Reexaminare Mărci s-a reținut că „atât mărcile „I.” nr. AA și „I.I.” cu element figurativ BB, cât și numele comercial „I.” aparținând firmei contestatoare I.C. sunt recunoscute la nivel mondial și implicit în România ca mărci notorii, (…)”, s-a admis totuși că marca „I.P.” poate fi înregistrată pentru două clase. Pârâta SC I.I. SRL nu a atacat această hotărâre.

Expertiza efectuată în cauză a concluzionat că la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii de către pârâtă, mărcile „I.” se bucurau de notorietate în România.

b. Semnele în conflict sunt similare din punct de vedere vizual, fonetic, ortografic, cât și conceptual. Astfel, marca „I.P.” este constituită prin adăugarea sufixului „P.” la numele „I.”, care reprezintă numele comercial al I. și marca notorie „I.”. Elementul principal al mărcii „I.P.” este tocmai marca „I.”, iar sufixul „P.” nu conferă distinctivitate mărcii „I.P.” deoarece este un element descriptiv pentru clasa 41, fiind abrevierea de la „profesor”. Pentru consumatori, marca „I.P.” apare ca o variantă a mărcilor notorii ale I., generând confuzie prin riscul de asociere a acestei mărci cu mărcile notorii ale „I.”, aceștia rămânând cu impresia că cele două mărci, respectiv produsele și serviciile pe care le identifică, au aceeași origine, fiind produse și servicii ale SC I.C.

Aceeași similaritate există și la nivelul claselor de produse și servicii pentru care au fost înregistrate marca „I.P.” și mărcile „I.”. Mărcile notorii „I.” au fost înregistrate pentru clasele 9, 16 și 42, dar se bucură de protecție lărgită pentru toate clasele de produse și servicii, în vreme ce „I.P.” a fost înregistrată pentru clasele 35 și 41 care sunt apropiate de cele pentru care reclamanta a înregistrat și folosește mărcile „I.”. Pârâta folosește marca „I.P.” pentru servicii din aceeași familie cu bunurile și serviciile pentru care reclamanta utilizează mărcile notorii „I.”, iar aceasta sporește riscul de asociere al mărcilor în conflict și este de natură să inducă în eroare cu privire la originea produselor și serviciilor ori să genereze asocierea între I.C. și I.P.

În raport de probele administrate în cauză s-a concluzionat că există un risc de confuzie și de asociere la nivelul consumatorilor între marca „I.P.” și produsele și serviciile sub această marcă pe de o parte și mărcile notorii „I.”, respectiv produsele și serviciile furnizate de reclamantă pe de altă parte.

c. Cererea de înregistrare a mărcii „I.P.” a fost făcută cu rea-credință.

Asociații SC I.P. SRL sunt specialiști cu înaltă calificare în domeniul IT, prezumați în consecință a fi la fel de buni cunoscători ai pieței în care se desfășoară, motiv pentru care conduita lor în raport cu concurența se analizează cu exigență sporită.

În perioada 1994-1996 revistele de specialitate din domeniul calculatoarelor prezentau cititorilor români produsele și serviciile furnizate de I., precum și noutățile aduse pe piața de IT, iar numele „I.” era menționat în majoritatea articolelor publicate.

Coroborând acest fapt cu împrejurarea că pârâta SC I.P. SRL a fost înființată în anul 1993 de către doi ingineri români specializați în calculatoare, care sunt și profesori universitari, nu este credibilă susținerea acestora în sensul că nu au avut la dispoziție astfel de reviste de specialitate sau că nu au studiat manuale universitare destinate studenților de la facultățile cu profil informatic, în care numele mărcilor și produselor „I.” sunt prezentate și că nu cunoșteau produsele și mărcile „I.”.

Așa cum rezultă din extrasul din 27 noiembrie 2003 emis de Oficiul Registrului Comerțului București, activitatea principală a pârâtei SC I.P. SRL este de „consultații în domeniul echipamentelor de calcul”, cod CAEN 7210. Or, o astfel de activitate este denumită hardware, conform ordinului 601/2002 privind actualizarea codului CAEN și include „consultații referitoare la tipul și configurația echipamentului de prelucrare automată a datelor și la sistemul de operare asociat. Consultanții sunt implicați în analiza cerințelor și problemelor utilizatorilor și în prezentarea celor mai eficiente soluții”.

S-a înlăturat astfel apărarea pârâtei făcută la interogatoriu, prin care aceasta a susținut că nu ar fi avut cunoștință de existența societății reclamante, deoarece nu își desfășoară activitatea în domeniul hardware.

Prin urmare, pârâta SC I.P. SRL a cunoscut sau cu minime diligențe ar fi trebuit ori ar fi putut să cunoască existența societății I., reclamanta, mărcile sale notorii și să se abțină de la însușirea fără drept a acestora pentru a obține foloase injuste de pe urma renumelui mărcilor reclamantei, determinate de asocierea pe care consumatorul mediu de produse IT o face între reclamantă și pârâtă, între produsele și serviciile oferite pe piață sub mărcile „I.” și „I.P.”.

Împotriva acestei sentințe a declarat apel pârâta SC I.I. SRL, iar prin decizia civilă nr. 217A di 25 septembrie 2007 Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, l-a respins ca nefondat.

Prin decizia nr. 7323 din 21 noiembrie 2008, Înalta Curte de Casație și Justiție, secția civilă și de proprietate intelectuală, a admis recursul declarat de pârâtă, dispunând casarea deciziei de apel și trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeași instanță, în considerarea următoarelor argumente:

Chiar dacă înregistrarea s-a dispus sub imperiul legii noi, atât notorietatea mărcii reclamantei, cât și atitudinea subiectivă a pârâtei se raportează la data depunerii la OSIM a cererii de înregistrare.

În ceea ce privește problema notorietății mărcii reclamantei, deși se reține că marca „I.” era larg cunoscută în cadrul segmentului de public relevant - date fiind referirile la această marcă în publicațiile de specialitate, precum și informațiile diseminate prin Internet cu privire la marcă - nu se arată la ce proporție din publicul relevant a ajuns informația referitoare la existența mărcii, așa încât să se poată concluziona că marca era larg cunoscută, în sensul art. 3 lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Sunt nefondate criticile referitoare la lipsa de similaritate a produselor și serviciilor și a semnelor în conflict.

Marca „I.” beneficiază de protecție pentru clasele de produse/servicii 9 (aparate și instrumente științifice și de învățământ, echipamente pentru prelucrarea informațiilor și calculatoarelor), 16, 38 (telecomunicații), 42 (servicii științifice, și tehnologice, conceperea și dezvoltarea calculatoarelor și a soft-ului), 41 (educație, formare, divertisment, activitate sportivă și culturală), iar marca „I.P.” a fost înregistrată pentru clasele de produse/servicii 35 (publicitate, gestiunea afacerilor comerciale, muncă de birou etc.) și 41.

În mod corect s-a constatat că aceste produse și servicii sunt în parte identice și în parte similare, similaritate dată de complementaritatea produselor hardware cu cea a serviciilor software.

Publicul căruia se adresează aceste produse și servicii - avut în vedere la analiza riscului de confuzie - este alcătuit din persoanele care utilizează echipament electronic, care nu înseamnă exclusiv înalți specialiști IT. Această referire la calitatea de specialiști a fost făcută de curtea de apel atunci când a analizat reaua-credință a pârâtei, ai cărei asociați i-a considerat ca făcând parte din categoria menționată.

Similaritatea semnelor în conflict a fost corect reținută, prin identificarea particulei „I.”, încorporată în marca „I.P.”, înregistrată de pârâtă.

Referitor la reaua-credință, instanța de apel se mărginește să arate că, dată fiind înalta calificare în domeniul IT a asociaților societății comerciale pârâte, este de presupus că aceștia cunoșteau sau, cu minime diligențe, ar fi trebuit să cunoască existența mărcii „I.”. Pârâta formulase însă în apel o serie de apărări pe acest aspect - legate de istoricul înființării în anul 1993 a unei societăți comerciale cu același nume ca cel al mărcii a cărei anulare se solicită, de activitatea desfășurată și de motivele care au stat la baza înregistrării mărcii etc - care nu au fost analizate, făcând astfel imposibil controlul judiciar.

S-a impus instanței ca la rejudecare, la situația de fapt pe care urmează a o lămuri în privințele arătate și în limitele motivelor de apel, să facă aplicarea textelor de lege incidente, nefiind ținută de temeiul juridic incomplet indicat de parte – aceasta deoarece în motivare s-au arătat aspecte ce țin de motivul de anulare prevăzut de art. 6 lit. c) din lege, deși acest text legal nu a fost indicat.

Prin decizia civilă nr. 117A din 05 mai 2010, Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, a respins apelul formulat de către pârâtă ca nefondat și a obligat apelanta să plătească intimatei-reclamante sumele de 7861,55 dolari SUA și 94,01 RON cu titlu de cheltuieli de judecată.

Prin decizia nr. 8204 din 18 noiembrie 2011, Înalta Curte de Casație și Justiție, secția I civilă, a admis recursul, a casat decizia de apel și a trimis cauza spre rejudecare la aceeași instanță, în considerarea următoarelor motive:

1. Excepția prescripției dreptului la acțiune în anularea mărcii „I.P.” pentru motivele prevăzute de art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 [nu și pentru motivul din art. 48 lit. c), ce constituie un caz expres de imprescriptibilitate a acțiunii] este inadmisibilă, deoarece a fost invocată în cursul judecății în primă instanță și respinsă de Tribunalul București la termenul de judecată din 23 aprilie 2004, fără ca pârâta să declare apel împotriva acestei încheieri premergătoare odată cu apelul împotriva sentinței primei instanțe.

Pe de altă parte, chiar dacă s-ar aprecia că excepția este admisibilă, în virtutea faptului că a fost motivată diferit, în condițiile în care, în fața primei instanțe, pârâta a susținut că termenul de prescripție ar curge de la data cererii de înregistrare a mărcii — 25 iunie 1996, nu de la data înregistrării mărcii, excepția este neîntemeiată. Ceea ce interesează în aprecierea termenului de formulare a cererii în anulare este data înregistrării mărcii, reper prevăzut de ambele reglementări succesive (ca și termenul de 5 ani), în art. 27 lit. a) din Legea nr. 28/1967 și în art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998. Înregistrarea mărcii s-a făcut în baza deciziei Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci nr. 103 din 22 decembrie 1999, iar până la data de 05 iunie 2003, când s-a formulat cererea de chemare în judecată din cauză, nu era împlinit termenul de 5 ani.

2. În ceea ce privește motivele de anulare a mărcii.

a. Instanța de apel a conchis în sensul întrunirii cerinței riscului de confuzie pentru public, incluzând și riscul de asociere cu marca anterioară, fără o analiză corespunzătoare, prin prisma criteriilor rezultate din jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene, conturată, de exemplu, prin cauzele Sabel (C-251/95, hotărârea din 11.11.1997), Canon (C - 39/97, hotărârea din 29.09.1998) și Lloyd (C- 342/97, hotărârea din 22.06.1999).

Riscul de confuzie trebuie apreciat global, ținându-se cont de toți factorii pertinenți în speță, în special de gradul de cunoaștere a mărcii pe piață, de asocierea ce poate fi făcută cu semnul anterior înregistrat sau utilizat, de gradul de similaritate între marcă și semn, precum și între produsele sau serviciile desemnate.

Aprecierea riscului de confuzie implică o anumită interdependență între factorii luați în considerare, în special, în ceea ce privește similaritatea semnelor, respectiv a produselor/serviciilor. Astfel, un grad scăzut de similaritate între produse/servicii poate fi compensat printr-un grad ridicat de similaritate între semne și invers.

Cu cât similaritatea între produse/servicii este mai mare, iar caracterul distinctiv al mărcii anterioare este mai pronunțat, cu atât riscul de confuzie este mai crescut.

Aceste considerente extrase din jurisprudența Curții de la Luxemburg relevă modul în care trebuie apreciat riscul de confuzie, fie direct, fie indirect, iar în reținerea riscului de confuzie nu este suficientă simpla constatare a similarității între semnele în conflict, respectiv între produse/servicii – cerință apreciată ca suficientă prin decizia de apel, fiind necesară determinarea gradului de similaritate pentru fiecare element în parte, în scopul stabilirii interdependenței între acestea.

Instanța de apel a considerat că existența în sine a similarității între semne, respectiv între produse, astfel cum a fost stabilită prin decizia de casare, este de natură să creeze riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere.

Asemenea analiză nu răspunde cerințelor conturate prin jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, în condițiile în care nu au fost identificați factorii relevanți în aprecierea riscului de confuzie și nu s-a procedat la evaluarea interdependentă a acestora, în primul rând, a nivelului de similaritate între semne, precum și între produsele și serviciile pentru care acestea au fost înregistrate.

Determinarea gradului de similaritate presupunea, în primul rând, după cum, în mod corect, s-a arătat prin motivele de recurs, analiza în concret a similarității pentru fiecare dintre elementele la care aceasta se raportează.

Această analiză implica identificarea concretă a semnelor în conflict, precum și a produselor sau serviciilor supuse comparării, astfel cum rezultă, pe de o parte, din mărcile anterioare în raport de data cererii de înregistrare, respectiv mărcile verbale „I.” și „I.I.S.”, cu protecție de la 03 mai 1990 și 05 august 1991, precum și marca figurativă protejată cu începere de la data de 31 ianuarie 1994, toate înregistrate exclusiv pentru microprocesoare din clasa 9, iar, pe de altă parte, din marca „I.P.”, astfel cum a fost înregistrată după admiterea opoziției, respectiv doar pentru servicii din clasele 35 și 41.

Recurenta-pârâtă nu contestă constatarea instanței de rejudecare a apelului privind existența similarității semnelor, respectiv a produselor/serviciilor, ci modul de apreciere a riscului de confuzie, incluzând și riscul de asociere, formulându-se critici relative la nerespectarea criteriilor de apreciere relevate prin jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și în raport de indicațiile date de instanța de casare, în sensul necesității evaluării acestuia.

b. În ceea ce privește motivul de nulitate prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, privind reaua-credință a pârâtei la înregistrarea mărcii „I.P.”, instanța de apel a constatat existența acesteia pe baza cunoașterii existenței mărcii „I.” de către asociații societății pârâte, specialiști IT cu o bună reputație profesională, dovedită prin probatoriile administrate.

Prin motivele de recurs nu s-a contestat că la momentul solicitării de înregistrare a mărcii societatea pârâtă cunoștea sau ar fi putut să cunoască despre existența mărcilor reclamantei, însă s-a arătat în mod corect că instanța de apel a reținut criterii de evaluare a relei-credințe, care nu sunt conforme jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, reflectate în decizia pronunțată la data de 11 iunie 2009, în cauza C - 529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Spriingli AG contra Franz Hauswirth GmbH).

Prin această decizie, instanța europeană a arătat că intenția de a împiedica un terț să comercializeze un produs poate, în anumite circumstanțe, să caracterizeze reaua-credință a solicitantului mărcii, situație întrunită, în special, în cazul în care se dovedește că solicitantul a înregistrat marca fără intenția de a o utiliza, exclusiv în scopul de a bloca accesul terțului comerciant pe piață, caz în care marca nu este aptă de a-și îndeplini funcțiile esențiale (parag. 41-45).

Doar intenția frauduloasă poate determina aplicarea sancțiunii nulității, deoarece intenția solicitantului mărcii nu a fost aceea ca marca să-și îndeplinească funcțiile specifice, respectiv de a dobândi drepturile asupra unei mărci pe care să o folosească ulterior și să o impună pe piață, ci de a bloca accesul concurentului pe piață sau de a-și crea un avantaj comercial, profitând de semnul preexistent (în cazul solicitantului comerciant), asigurându-și posibilitatea de a crea confuzie între marca sa și cea anterioară, pe care o parazitează, în acest fel, sub o aparență de legalitate.

Nu este suficientă deci cunoașterea de către solicitantul mărcii a existenței unei mărci anterioare, fiind necesar a se dovedi că intenția pârâtei, la momentul cererii de înregistrare a mărcii, a fost aceea de a împiedica folosirea de către reclamantă a mărcii sale.

În evaluarea unei asemenea intenții, este relevantă cercetarea actelor de comercializare a produselor cărora marca le-a fost destinată, ulterior înregistrării (în primul rând, evident, dacă a avut loc o utilizare efectivă a mărcii pentru produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată), pentru a se determina dacă și în ce măsură marca și-a îndeplinit funcțiile esențiale specifice.

Prin aceeași decizie se face referire la o a treia cerință necesară pentru ca reaua-credință să subziste, distinct de condițiile cunoașterii existenței mărcii terțului și de cea a intenției frauduloase, anume cea a gradului de protecție juridică de care se bucură atât marca terțului, cât și semnul a cărui înregistrare se solicită a fi anulată, fiind necesar ca și aceasta să se evalueze ca atare.

Instanța de apel nu a dat eficiență criteriilor de apreciere a relei - credințe rezultate din jurisprudența Curții de la Luxemburg, din moment ce a considerat că este suficientă simpla cunoaștere, la momentul cererii de înregistrare a mărcii, a existenței mărcii anterioare și nu a analizat susținerile și apărările pârâtei — reiterate în cererea de recurs - privind lipsa intenției acesteia de a fi urmărit, direct sau indirect, extragerea vreunui avantaj de orice fel de pe urma semnului anterior înregistrat.

3. În ceea ce privește notorietatea mărcilor reclamantei, instanța de apel, deși a apreciat că marca era larg cunoscută în România la data de referință, respectiv era cunoscută majorității covârșitoare a pieței relevante, nu a analizat probatoriul complex administrat pe acest aspect, arătând explicit că existența ori inexistența notorietății este lipsită de relevanță în contextul concluziei nulității mărcii „I.P.” pe temeiul art. 48 lit. b) cu referire la art. 6 lit. c) și al art. 48 alin. (1) lit. c).

Cercetarea aspectului notorietății nu era lipsită de importanță pentru motivele de nulitate la care a făcut referire instanța de apel, putând interesa, în egală măsură, evaluarea riscului de confuzie și atitudinea subiectivă a pârâtei la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii „I.P.”.

În rejudecare, după casare, analizând materialul probator administrat în cauză prin raportare la motivele de apel, apărările intimatei-reclamante și ținând cont de considerentele deciziilor de casare, din perspectiva art. 315 C. proc. civ., Curtea a constatat ca fiind nefondat apelul, pentru considerentele expuse în cele ce urmează:

A. În ceea ce privește notorietatea mărcii ”I.” la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii ”I.P.” (25 iunie 1996).

Există premisa similarității între cele două mărci și între produsele și serviciile pentru care au fost înregistrate, așa cum s-a reținut în cadrul primei decizii de casare.

Comparând situațiile de la lit. d) și e) ale art. 6, rezultă că în cazul utilizării mărcii pentru produse sau servicii similare este prezumat faptul că prin folosirea mărci ulterioare s-ar putea profita de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii notorii ori această folosire ar putea produce prejudicii titularului mărcii notorii, în timp ce în cazul utilizării mărcii pentru produse sau servicii diferite îndeplinirea acestei condiții trebuie verificată în mod distinct.

Pentru a se aprecia gradul de cunoaștere a mărcii „I.” este relevant publicul format din persoanele care utilizează echipament electronic, care nu înseamnă exclusiv înalți specialiști IT, așa cum s-a reținut în prima decizie de casare.

În cadrul expertizei efectuate în fața primei instanțe s-a reținut notorietatea mărcii „I.” în domeniul calculatoarelor în procent de 100% printre specialiștii IT pentru perioada de referință, fiind notorie pentru specialiștii în domeniul echipamentelor de calcul încă din 1979-1984, respectiv 1975.

Acest grad de cunoaștere printre specialiștii și pasionații de echipamente electronice rezultă și din revistele de specialitate din perioada anilor 1989-1996 depuse în copie la dosarul primei instanțe.

Faptul că microprocesoarele „I.” care echipau un calculator reprezentau încă de la nivelul anului 1993 garanția unui produs de calitate rezultă și din reclamele apărute în 1993, 1995. Această idee este susținută și de expertul D.G. care a arătat că în perioada 1990-1996, când era programator de aplicații informatic, calitate în care acorda consultații de specialitate privind dotarea calculatoarelor, menționarea procesorului Intel asigura garanția unui produs de calitate.

Același expert susține că pentru nespecialiști marca „I.” a devenit notorie mai ales după 1993 când ca urmare a apariției procesorului P., competiția dintre procesoarele I. și A. pentru supremație a devenit subiect de știre în mass media.

Dată fiind perioada de timp destul de îndelungată care a trecut de la momentul iunie 1996 este aproape imposibil să se stabilească printr-un sondaj de opinie proporția în care era cunoscută la acel moment marca „I.” de către consumatorul mediu potențial de echipamente electronice, normal informat, suficient de atent și avizat.

În acea perioadă, așa cum rezultă de altfel și din studiile de piață depuse la dosar, utilizarea calculatoarelor era la început în România, nu reprezenta un produs de larg consum și nici un produs ieftin, iar în aceste condiții, cumpărarea lui presupunea apelarea la specialiști pentru consiliere asupra componentelor și performanțelor care trebuie urmărite, idee susținută și de expertul D.G.

Ca atare, procentul de 100% notorietate a mărcii „I.” se răsfrângea în mod evident într-un procent semnificativ, dacă nu în același procent cu cel al specialiștilor, cel puțin la un nivel apropiat, de minim 70% asupra consumatorului mediu de echipamente electronice, fapt ce duce la concluzia largii cunoașteri, deci a notorietății mărcii „I.”, la nivelul consumatorului mediu de produse electronice.

În considerarea acestor argumente, Curtea a constatat că s-a dovedit în speță notorietatea mărcii „I.” la nivelul consumatorului mediu de echipamente electronice, necesară pentru a se dispune anularea înregistrării mărcii „I.P.”, în condițiile art. 6 alin. (1) lit. d) coroborat cu art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998.

B. Pentru situația în care s-ar considera că nu ar exista dovezi certe privind proporția cunoașterii mărcii „I.” într-o măsură suficientă pentru a se reține notorietatea acesteia la nivelul consumatorului mediu potențial de produse electronice, Curtea a analizat îndeplinirea condițiilor art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Potrivit acestor dispoziții legale, coroborate cu art. 48 alin. (1) lit. b) din aceeași lege, în forma în vigoare în procedura de înregistrare a mărcii pârâtei, dispoziții legale aplicabile prin raportare la prevederile art. 94 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, înregistrarea unei mărci poate fi anulată dacă este similară cu o marcă anterioară și este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii identice sau similare, dacă există un risc de confuzie pentru public, incluzând și riscul de asociere cu marca anterioară.

În prima decizie de casare s-a statuat că există în cauză similaritate între cele două mărci și între produsele și serviciile pentru care au fost înregistrate, iar prin cea de-a doua decizie de casare s-a dispus, din punctul de vedere al aplicării acestui text de lege, analizarea riscului de confuzie în funcție de mai multe criterii.

Între mărcile reclamantei, „I.”- marcă individuală, verbală, nr. AA, protejată începând cu data de 03 mai 1990 și „I.I.S.” - marcă individuală, combinată, nr. BB, protejată începând cu data de 05 august 1991, ambele înregistrate pentru produse și servicii din clasa 9 și marca pârâtei „I.P.” - marcă individuală, combinată, nr. CC, protejată începând cu data de 25 iunie 1996, înregistrată pentru produse și servicii din clasele 35, 41, există un înalt grad de asemănare.

În mărcile în conflict elementul dominant este reprezentat de particula „I.” care se află la început, acesta fiind cel care atrage atenția consumatorului în primul rând, partea a doua a mărcii pârâtei, „P.”, neavând elemente figurative speciale care să îl distingă față de începutul mărcii, ca de altfel și particula „I.S.” și cercul întrerupt, din cadrul mărcii combinate a reclamantei. Mai mult, asemănarea dintre mărcile combinate aflate în conflict este sporită de faptul că ambele sunt scrise cu litere mici.

Marca „I.”, individuală, verbală, nr. AA, este protejată începând cu data de 03 mai 1990 pentru produse și servicii din clasa 9 - microcalculatoare, microcontrolere și microprocesoare, panouri prelucrate video; circuite integrate, memorii, programe de sisteme operaționale, microcontrolere, computere, procesoare, CPUS, componente pentru calculatoare, dispozitive periferice pentru calculatoare, stații de prelucrare, memorii, dispozitive de stocare date, programe înregistrate pentru calculatoare, echipament pentru testare și programarea IC (calculatoare industriale), sisteme de memorie periferice, microcalculatoare, minicalculatoare, sisteme computerizate, modemuri, panouri memorie, echipamente de prelucrare și rețele neurale.

Marca „I.I.S.”, individuală, combinată, nr. BB, este protejată începând cu data de 05 august 1991, pentru produse și servicii din clasa 9 - microprocesoare.

Marca „I.P.”, marcă individuală, combinată, nr. CC este protejată începând cu data de 25 iunie 1996 pentru produse și servicii din clasele 35 - publicitate și 41 - școlarizare, forme și perfecționare cadre, organizare de conferințe, seminarii, simpozioane.

Similaritatea între produsele și serviciile pentru care au fost înregistrate mărcile în conflict este dată de faptul că produsele și serviciile din clasele 35 și 41 sunt complementare celor din clasa 9, prin prima decizie de casare reținându-se complementaritatea produselor hardware cu cea a serviciilor software, serviciile de publicitate fiind în strânsă legătură cu toate celelalte clase.

Gradul de asemănare între produsele și serviciile protejate prin mărcile în conflict este ridicat, având în vedere că un consumator mediu nu face o distincție foarte clară între ceea ce este specific produselor hardware și ce este specific serviciilor software, astfel că marca „I.P.” l-ar putea face să creadă că reprezintă o prescurtare a expresiei „profesioniști I.” și să creadă astfel că produsele/serviciile comercializate sub aceste mărci provin de la aceeași întreprindere sau de la întreprinderi legate economic.

În ceea ce privește riscul de confuzie, acesta există în cazul în care cumpărătorul, deși distinge perfect produsele, crede, datorită caracteristicilor comune ale semnelor cu care sunt protejate că acestea provin de la una și aceeași întreprindere sau, deși este conștient că provin de la întreprinderi diferite, consideră că între cele două există legături juridice, financiare sau economice.

Marca „I.” are un puternic caracter distinctiv, intrinsec, datorat faptului că este o marcă unică, creată pentru a desemna categoria de produse/servicii comercializate sub aceasta și nu a fost folosită anterior pentru alte produse ale altui comerciant. Pe de altă parte, același caracter este datorat faptului că în decursul folosirii sale pentru a desemna produsele pentru care a fost înregistrată a dobândit un renume în domeniul produselor electronice, așa cum s-a reținut anterior.

Faptul că aportul imaginativ conceptual al mărcii reclamantei este mai ridicat, dat de modul de scriere, cercul întrerupt, nu este de natură să înlăture riscul de confuzie, întrucât consumatorul ar putea crede că marca pârâtei ar putea reprezenta o formă simplificată a mărcii reclamantei. Pe de altă parte, consumatorul mediu are rareori șansa de a face o comparație directă între mărci și trebuie să acorde încredere imaginii lor imperfecte pe care o păstrează în memorie.

Ca atare, nu s-a reținut susținerea apelantei în sensul că publicul relevant când ar vedea/auzi despre marca „I.P.” s-ar duce cu gândul la inteligență și profesionalism, de la aceste cuvinte susținând apelanta că vine numele acestei mărci, și că nu ar face astfel vreo legătură cu marca „I.”. Acest raționament ar putea fi valabil doar dacă marca „I.” nu ar fi avut un puternic caracter distinctiv intrinsec și dobândit, așa cum s-a reținut anterior. Or, gradul mai mare de distinctivitate al mărcii anterioare mărește probabilitatea de confuzie.

Pe de altă parte, gradul de atenție al consumatorul mediu al serviciilor prestate sub marca „I.P.” - servicii educative în domeniul programelor de calculator nu este foarte ridicat, aceste servicii nefiind foarte scumpe, pentru a necesita o atenție mai mare la detalii, astfel că prima impresie este cea decisivă.

Marca și semnul trebuie comparate ca întreg, acordându-se o pondere mai mare elementelor comune care ar putea duce la confuzie, iar diferențele pe care un consumator obișnuit nu le-ar remarca nu trebuie accentuate. Prefixele comune sunt mai importante decât sufixele comune, iar dacă două semne sunt foarte asemănătoare sau identice la început există o mai mare posibilitate a unei confuzii decât dacă ar fi asemănătoare la sfârșit. Cuvintele lungi cu începuturi asemănătoare sau comune sunt confundate mult mai ușor decât cuvintele scurte, cu inițiale distincte.

Toate aceste situații care ar mări probabilitatea de confuzie se regăsesc și în ceea ce privește mărcile în speță.

Pentru aceste considerente, Curtea a constatat îndeplinite și condițiile prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, în forma în vigoare în procedura de înregistrare a mărcii, pentru a se dispune anularea înregistrării mărcii „I.P.”.

C. Și motivul de nulitate prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 privind reaua credință la înregistrarea mărcii „I.P.” este fondat.

Apelanta-pârâtă, prin reprezentanții săi, specialiști în domeniul informatic, a cunoscut despre existența mărcii „I.” și a renumelui acesteia la nivel mondial cu mult înainte de înregistrarea mărcii „I.P.”. Marca „I.P.” este scrisă cu litere mici și caractere asemănătoare mărcii combinate „I.” și conține în întregime în poziție inițială elementul verbal „I.”. Marca „I.P.” a fost solicitată la înregistrare și pentru clasa 9, pentru care beneficia deja de protecție marca „I.”.

Având în vedere că reprezentanții pârâtei, specialiști în domeniul informatic, cunoșteau despre existența mărcii „I.” și a renumelui acesteia la nivel mondial cu mult înainte de înregistrarea mărcii „I.P.”, dar și despre echiparea calculatoarelor care se vindeau în România cu componente purtând marca „I.”, că marca „I.P.” este scrisă cu caractere asemănătoare mărcii „I.” folosită la nivel mondial și ținând cont de situația de fapt expusă legat de analiza condiției notorietății mărcii „I.”, se poate ajunge la concluzia că s-a înregistrat marca în scopul de a-și crea un avantaj comercial, profitând de semnul preexistent, asigurându-și posibilitatea de a crea confuzie între marca sa și cea anterioară, pe care o parazitează, în acest fel, sub o aparență de legalitate, așa cum se reține în decizia de casare.

Faptul că apelanta-pârâtă a prestat servicii sub numele comercial SC I.C. începând din 1994, ulterior schimbându-și denumirea în I.I. SRL, așa cum apare la nivelul anului 1996, nu este de natură să înlăture concluzia intenției frauduloase, având în vedere că nu a înregistrat marca „I.I.”, conform denumirii societății, ci marca „I.P.” scrisă cu o anumită grafie, asemănătoare cu a mărcii „I.”, așa cum s-a reținut anterior. De altfel, pârâta susține că numele mărcii vine de la inteligență și profesionalism, dar nu explică de ce cuvântul este scris cu litere mici, cu caractere asemănătoare cu cele ale mărcii reclamantei.

Astfel, având în vedere și gradul de cunoaștere a mărcii „I.” în România în rândul consumatorului mediu potențial al produselor electronice, reținut anterior, Curtea a constatat că sunt îndeplinite în cauză și condițiile art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 privind reaua-credință la înregistrarea mărcii „I.P.”.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta SC I.I. SRL, invocând motivele prevăzute de art. 304 pct. 7 și 9 C. proc. civ.

A. În ceea ce privește aplicarea dispozițiilor art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998.

a.1. Prin compararea conținutului art. 6 lit. d) și e) din Legea nr. 84/1998, instanța de apel a construit o prezumție eronată, iar aceasta rezultă din neaplicarea prevederilor art. 6 bis alin. (1) din Convenția de la Paris-care obligă la evaluarea riscului de confuzie în ipoteza unei mărci anterioare notorii și a unor produse și servicii identice sau similare, art. 16 TRIPS, Anexa 1C, reflectată și de art. 6 lit. a) din Legea mărcilor - corect aplicabilă numai în cazul identității tripartite de semne, de produse, de servicii. H.G. nr. 833/1998, Regula 15 alin. (3) stabilește,în aplicarea prevederilor alin. (2) lit. a) și b), că noțiunea de similitudine trebuie interpretată în legătură cu riscul de confuzie și de asociere ce se poate crea pentru public.

a.2. Concluzia notorietății este incorectă și este rezultatul unei situații de fapt analizată incomplet, deoarece: la dosar nu au fost depuse documente specifice probei notorietății din care să rezulte volumul vânzărilor, cota de piață și cheltuielile directe ale reclamantei cu publicitatea și nici numărul utilizatorilor de echipamente electronice; prevederile existente în Legea nr. 84/1998, art. 20 și Regula 16 din H.G. nr. 833/1998 stabilesc o serie de probe care ar putea fi administrate pentru dovedirea notorietății, iar acestea constituie mijloace de evaluare minime, atât cantitativă, cât și calitativă; instanța de apel s-a mărginit la își adapta formal decizia, ajungând la o reașezare în pagină a primei decizii pronunțate în apel .

Aceasta, deși exigența unui nou probatoriu a fost stabilită prin decizia de casare, iar în Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), exemplu Cauza Chevy, C-375/97, precum și prin hotărârea OHIM în cauza I. v. l.L., s-au stabilit nevoia și modalitățile de probațiune a notorietății, prin probe care să releve atât aspectele cantitative, cât și pe cele calitative.

a.3. În prima decizie de casare s-a statuat că publicul care trebuie avut în vedere la analiza riscului de confuzie este alcătuit din persoane care utilizează echipament electronic la data de 25 iunie 1996, nu numai utilizatorii de computere personale.

Sfera echipamentelor electronice este indiscutabil semnificativ mai largă decât sfera calculatoarelor pe care o include aceasta din urmă, care este o submulțime a echipamentelor electronice, ceea ce înseamnă că nu s-a stabilit un număr de utilizatori de echipamente electronice rezonabil informați, suficient de atenți și de circumspecți cât să cunoască existența mărcii „I.”.

Expertul IT M.C. a făcut o analiză construită pe reperele conținutului etimologic al cuvântului notoriu în DEX și nu a notorietății în sens legal, cum prescrie art. 3 lit. c) din Legea mărcilor. Pe de altă parte, în stabilirea notorietății s-a avut în vedere opinia a doi experți judiciari în specialitatea tehnologiei informației (IT), nu în specialitatea proprietate intelectuală.

S-a utilizat în mod eronat cunoașterea mărcii „I.” de către specialiștii IT, deoarece aceștia știau și nu puteau confunda un procesor (element hardware, tangibil) cu un curs atestat de Ministerul Învățământului sau alte corporații, organizat pentru învățare/perfecționare a utilizării programelor software aparținând M., N., B., A. etc., iar pentru același motiv nu puteau induce confuzie în rândul nespecialiștilor.

Din datele statistice disponibile aferente anilor 1996 și 1997 rezultă că rata de creștere a pieței calculatoarelor era foarte lentă, iar pe baza acestor, din doi ani consecutivi, se poate prezuma că numărul PC-urilor din România la data de referință era de aproximativ 250.000. Nu toate acestea însă erau dotate cu procesoare „I.”, o parte, necunoscută datorită lipsei probelor cantitative, conținând procesoare A. sau R., C., M., iar existența pe piață la data de referință, semnificativ mai ieftine și cu performante tehnice identice/similare cu ale procesoarelor intel, rezultă din revistele depuse la dosar de reclamantă.

Cifrele rezultate din probe conturează o situație de fapt care contrazice afirmația expertului IT D.G. privind "explozia pieței PC-urilor, după anul 1993" și subliniază și premisa dubiului asupra cunoașterii corecte a aspectelor privind materia mărcilor de comerț, prin afirmația privind apariția în același an a procesorului marca „P.”, nu marca „I.”, a cărei notorietate era interogată prin obiectivele expertizei.

Deși pentru rejudecare s-au indicat mărcile reclamantei, toată motivarea în ce privește notorietatea se raportează la o marca desemnată generic "I.".

B. În ceea ce privește aplicarea dispozițiilor art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998.

b.1. S-a procedat la o construcție a distinctivității dobândite a mărcilor anterioare, dar nu s-a verificat și nu s-a pronunțat instanța asupra distinctivității inerente și celei dobândite prin uz de către semnul ulterior, pe perioada coexistenței sale cu mărcile anterioare.

În cauza C - 342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, p.22, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dat îndrumări în ceea ce privește evaluarea caracterului distinctiv dobândit prin utilizarea mărcii anterioare după înregistrare, oferindu-se o listă neexhaustivă de factori relevanți.

b.2. Concluziile referitoare la notorietate s-au reținut ca atare și în aceiași termeni în aplicarea art. 6 lit. c), deși acesta nu reglementează chestiuni privind notorietatea.

b.3. S-a apreciat că analiza notorietății exclude analiza cunoașterii semnificative și invers și s-a substituit publicul relevant indicat în decizia de casare, respectiv utilizatorii de echipamente electronice, cu consumatorul de produse electronice, reducându-se totodată analiza de la echipamente electronice la calculatoare.

În cele 17 reviste depuse la dosar se regăsesc un scurt articol analizând produse I. prin comparație cu alte procesoare, nu întotdeauna favorabil, și câteva chenare publicitare în care diverse firme promovau în nume propriu vânzarea de calculatoare și unde se indica că acestea aveau procesoare A., I., C. etc.

Nu s-au precizat chestiunile cu relevanță probatorie din conținutul publicității pentru fiecare marcă anterioară (suma investită, durata și intensitatea publicității), creând astfel o aparență de probe relevante opiniilor unor experți fără specializare în domeniul proprietății intelectuale.

Totodată, s-au făcut referiri generale la marca „I.”, nu la marca verbală „I.” și marca figurativă „I.I.S.”.

b.4. Curtea de Apel nu și-a însușit indicațiile date de instanța de recurs referitoare la criteriile de analiză a riscului de confuzie.

Astfel, s-a arătat că aceste criterii trebuie apreciate global, ținându-se cont de toți factorii pertinenți în cauză, ce trebuie evaluați interdependent, în primul rând în funcție de: gradul de cunoaștere a mărcilor pe piață, gradul de similaritate al mărcilor și produselor/serviciilor protejate de acestea, natura bunurilor din clasa 9 și natura serviciilor din clasele 35 și 41, precum și gradul de atenție al consumatorului mediu utilizator de echipamente electronice.

Decizia nu conține o determinare obiectivă corectă, în concret, a elementelor de fapt ale speței, respectiv identificarea gradului de similaritate al mărcilor și a gradului de similaritate al produselor și serviciilor, prin aplicarea criteriilor de analiză impuse de instanța de recurs.

S-a omis părtinitor examinarea probelor pârâtei și, implicit, reținerea oricăror circumstanțe de fapt ale mărcii „I.P.”.

b.4.1. Evaluarea similarității mărcilor trebuia efectuată prin examinarea în concret a similarităților semnelor din punct de vedere conceptual, auditiv/fonetic și vizual, folosind mărcile în forma în care apar în certificatele de înregistrare emise de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

Limitându-se strict la menționarea particulei „I.”, instanța a concluzionat că există un "înalt grad de asemănare'' între mărcile reclamatei și marca pârâtei, urmare referirii la similaritatea auditivă generată de particula comună, ignorându-se complet prezența și semnificația auditivă specială a particulei "P." în relația cu mărcile reclamantei, ca și cum consumatorul ar percepe mărcile în mod fragmentar și nu global.

Impresia auditivă generală este produsă și influențată de secvența silabelor și de accent: la cuvântul I., accentul cade pe „i” în fonetica englezească și pe „e” în pronunția românească; pentru I.P. accentul cade pe „o”; I.I.S., la primul cuvânt accentul cade pe „i” în fonetica englezească și pe „e” în pronunția românească, iar în al doilea cuvânt pe „i”.

În măsura în care publicul relevant indicat de Înalta Curte de Casație și Justiție, respectiv utilizatorii de echipamente electronice, este un public familiarizat cu terminologia englezească, similaritatea fonetică există. Dacă însă acesta este un public românesc, ce nu a fost expus la data de referință pronunției limbii engleze în domeniul IT, acesta va pronunța românește și similaritatea este înlăturată: pe de o parte, aplicarea accentului românesc face ca e-ul accentuat din silaba „tel” să conducă, datorită familiarității, la o prescurtare notorie provenind de la cuvântul telefon, pronunțat identic; pe de altă parte, aplicarea accentului romanesc pe „o”-ul din silaba „P.” poate să conducă, datorită familiarității, la un acronim notoriu provenind de la cuvântul „profesor”, pronunțat identic.

De vreme ce legea aplicabilă și limba jurisdicției sunt ambele românești, se va da prioritate pronunției românești și astfel similaritatea fonetică este mult atenuată de pronunția acronimelor notorii pentru publicul relevant.

Probele depuse la dosar de către pârâtă arată că „I.” este un cuvânt definit în dicționare, la fel și „I.S.”. Potrivit American Heritage Dictionary, Abbreviations & Acronyms, I. – intelligent, iar în alte dicționare englezești cuvântul apare definit astfel: I. |intel|, noun [often as modifier ] informal; military intelligence; information: prewar I.

Este exclusă deci o concluzie generală a unei distinctivității inerente pornind din inexistența cuvântului în vocabular (argumentul privind inventarea cuvântului). În dicționarele de limba română cuvintele „I.” și „I.S.” nu există, nu sunt definite, așa cum nu există nici cuvântul „I.P.”. La fel, cele două particule contopite în cuvântul „I.P.” nu au un înțeles, o definiție semantică de dicționar.

Există cuvântul "P." definit în DEX - dascăl, profesor, ce are în viața cotidiană o semnificație și o încărcătură socială care îngăduie reținerea sa ca fiind relevantă în analiza similarității semnelor, deoarece are aptitudinea reducerii gradului de similaritate generată de particula comună, în analiza globală. Trebuia reținut faptul notoriu al semnificației conceptuale uzuale în ceea ce privește particula „P.”.

Prin urmare, evaluarea conceptuală concretă a mărcilor "I." și "I.I.S.", formate din cuvinte având fiecare conținut semantic definit de dicționare englezești , prin comparație cu marca "I.P." care nu are conținut semantic per se, denotă o nesimilaritate conceptuală în limba română.

Regula este percepția mărcii de către publicul relevant ca întreg (în integralitatea sa) respectiv „I.P.”, iar analiza conținutului semantic al componentelor este excepția, întrucât din totalitatea elementelor componente ale mărcilor analizate, elementul „P.” este un cuvânt definit în dicționar.

S-a reținut similaritatea vizuală a mărcilor figurative "I.I.S." și "I.P." datorită scrierii cu litere mici, omițând să se evalueze cele două mărci prin prisma grafiei diferite și a cercului întrerupt - aspecte relevante și cu greutate semnificativă în evaluarea vizuală globală a mărcilor figurative care conduc la concluzia nesimilarității vizuale.

Deși s-a reținut că particula „P.” nu poartă o încărcătură distinctivă deosebită, fiind plasată la sfârșitul mărcii figurative „I.P.”, evaluarea la nivel vizual a acesteia și a mărcii verbale „I.” relevă o similaritate globală atenuată de impresia vizuală asupra publicului relevant a cuvântului „P.”. Jurisprudența europeană a confirmat acest aspect, în sensul că stabilirea caracterului dominant implică faptul că o componentă este vizual remarcabilă prin comparație cu o altă componentă din cadrul mărcii. Dacă aceasta apreciere este dificil a fi făcută, este pentru că niciun element dominant nu este prezent.

Componenta „I.” din marca „I.P.” nu are un rol vizual remarcabil mult crescut prin comparație cu componenta „P.”.

Evaluarea la nivel vizual a mărcii figurative „I.I.S.” și a mărcii figurative „I.P.” nu relevă similaritatea, întrucât stilizarea particulei comune produce o impresie vizuală diferită, puternic susținută, tot ca element de stilizare, de scrierea suprapusă cuvântului I.S., ambele înconjurate de cercul întrerupt stilizat.

Față de lipsa de similaritate conceptuală, de similaritatea fonetică atenuată de particularitatea produsă de accentul în limba română, care generează o impresie auditivă suficient de diferită, rezultând din impresia auditivă a acronimelor arătate, notoriu cunoscute în România, precum și față de similaritatea vizuală atenuată între marca verbală „I.” și marca figurativă „I.P.” și lipsa de similaritate vizuală între mărcile figurative, se poate concluziona un grad scăzut de similaritate a mărcilor analizate.

b.4.2. Evaluarea gradului de similaritate al produselor din clasa 9 și al serviciilor din clasele 35 și 41 nu a fost realizată cu ocazia rejudecării, deși a fost impusă prin decizia de casare.

În ciuda organizării oficiale a Clasificării de la Nisa în clase de produse de la 1 la 34 și clase de servicii de la 35 până la 45, în motivarea deciziei se reține clasa 9 ca fiind "protejată pentru produse și servicii din clasa 9" și că marca pârâtei este "protejată pentru produse și servicii din clasele 35 și 41".

În cauza Canon, expres menționată de instanța de recurs, s-a statuat că în evaluarea similarității bunurilor/serviciilor trebuie luați în considerare toți factorii relevanți - natura bunurilor/serviciilor, utilizatorii finali și metoda de utilizare, dacă sunt în competiție sau complementare.

Trebuia să se acorde o atenție deosebită modului de percepere a sursei bunurilor și serviciilor de către publicul relevant, modului de punere pe piață, precum și atenției publicului relevant.

Dacă s-ar fi efectuat analiza comparativă a sursei bunurilor și serviciilor și nu s-ar fi ignorat complet circumstanțele de fapt ale mărcii „I.P.”, s-ar fi observat că în legătură strânsă cu serviciile prestate sub marcă se aflau mărcile notorii ale produselor software pentru care recurenta realiza activitățile de training, respectiv M., N., A., etc., aceasta cu autorizarea titularilor produselor software, fiindcă publicul relevant participă la cursurile respective cu scopul de a obține o diplomă recunoscută pe piață.

Instanța de apel s-a mărginit să preia formularea instanței de recurs privind complementaritatea produselor hardware cu serviciile software, necomparând serviciile de școlarizare, cursurile organizate sub marca „I.P.”, publicitatea cu procesoarele „I.”.

Singurul argument adus în sprijinul reținerii unui grad ridicat de asemănare este acela că "un consumator mediu nu distinge între ceea ce este specific produselor hardware și ceea ce este specific produselor software".

Argumentul citat este eronat întrucât a avut în vedere domeniul calculatoarelor și nu pe cel al echipamentelor electronice, iar, pe de altă parte, un consumator mediu - rezonabil de bine informat, atent și circumspect - de echipamente electronice era în mod sigur capabil să distingă între un produs hardware, tangibil prin natura sa, parte din componenta fizică a unui calculator și un produs software, adică un program de calculator, imaterial prin natura sa, stocat în calculator sau pe o dischetă.

Nu s-a examinat gradul de atenție al publicului față de serviciile de școlarizare prestate sub marca „I.P.”, dar au fost calificate ca "nefiind foarte scumpe", prin comparație cu calculatoarele. Prin urmare, nefiind foarte scumpe, acestea erau scumpe și justificau atenție sporită generată de preț, iar în aceste circumstanțe se impunea verificarea factorului comportamentului publicului relevant. Trebuia examinat astfel dacă utilizatorul de echipamente electronice putea fi confruntat cu cele două mărci și produsele, respectiv serviciile aferente, în același timp, datorită canalului comun/similar de punere pe piață/livrare.

b.4.3. Instanța de apel a definit riscul de confuzie și a enunțat o serie de reguli fără a le verifica la speță și l-a reținut motivat nu prin gradul de similaritate al mărcilor și semnelor, gradul de atenție al utilizatorilor de echipamente electronice, ci prin două afirmații ale reclamantei, respectiv "profesioniștii I." și "o formă simplificată a mărcii reclamantei''.

Cea de-a doua decizie de casare a impus să se țină seama de jurisprudența europeană, cum ar fi Cauza Sabel C- 251/95, Cauza Canon C- 39/97 etc.

În hotărârea Sabel, parag. 22, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a precizat că riscul de confuzie trebuie apreciat în mod global, ținând seama de toți factorii pertinenți din cauză și, în special, cu privire la gradul de recunoaștere a mărcii pe piață, de asocierea pe care publicul ar putea-o face între cele două mărci și gradul de similitudine între semne și a bunurilor și serviciilor.

În Cauza Canon, parag. 17, s-a subliniat principiul interdependentei factorilor, care implică utilizarea rezultatelor propriilor evaluări, alături de restul factorilor pertinenți, pe care instanța i-a omis în mod voit.

Riscul de asociere, ca și sintagmă, lipsește în motivarea deciziei.

b.4.4. Motivarea deciziei cuprinde elemente contradictorii față de practica constantă în domeniu în evaluarea riscului de confuzie, astfel:

- specialiștii nu pot fi supuși riscului confuziei sau asocierii, fiind un public specializat; astfel, în raționamentul Curții, însăși reținerea acordării de consiliere de către specialiștii IT este cea care înlătură riscul confuziei din partea publicului nespecializat, utilizator de echipamente electronice;

- în cazul bunurilor cu prețuri consistente și care nu sunt bunuri de larg consum, atenția consumatorului mediu crește, datorită prețului și scopului utilizării bunului, iar acesta caută informații suplimentare care îl vor ajuta să discearnă între diversele surse de proveniență și diversele oferte;

- faptul neadministrării de către reclamantă a unor probe noi, după noiembrie 2008, din care să rezulte procentual gradul de cunoaștere a mărcilor „I.” în rândul persoanelor care utilizează echipament electronic, precum și motivarea prin raportare la afirmații procentuale din expertize judiciare, care nu au avut în vedere publicul relevant stabilit de instanța de recurs.

- reținerea notorietății în cadrul publicului relevant - prin extrapolarea unei pretinse notorietăți a mărcii „I.” în domeniul calculatoarelor, de 100% în rândul specialiștilor IT, prin trimiterea la fapte conexe aparente, fără legătura logică de cauzalitate,cu ignorarea probelor.

- limitarea Curții la enunțarea unor reguli în materia examinării mărcilor în faza de înregistrare fără a se avea în vedere că în speță se analizează un conflict între mărci deja înregistrate.

C. În ceea ce privește motivul de nulitate prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. c) din lege.

Examinarea cauzei în ceea ce privește aceste dispoziții legale s-a realizat cu încălcarea deciziei de casare și a legii, precum și a jurisprudenței europene relevante.

Instanța de recurs a dispus să se verifice, pe baza probelor din dosar, conduita comercială a pârâtei, ulterioară înregistrării (dacă a avut loc o utilizare efectivă a mărcii pentru serviciile pentru care s-a obținut înregistrarea), fiind necesar a se dovedi că intenția acesteia, la momentul cererii de înregistrare a mărcii, a fost de a împiedica folosirea de către reclamantă a mărcii sale, în contextul clarificării nivelului de protecție juridică atât al mărcilor reclamantei cât mărcii pârâtei, pe fondul cunoașterii existentei mărcilor reclamantei.

Cu ocazia rejudecării, motivarea în fapt a analizei relei credințe s-a poziționat în zona cunoașterii existen ței mărcii anterioare și la o perioadă anterioară datei de referință, respectiv 1993 -1994, chiar la o cunoaștere a renumelui mărcii „I.” la nivel mondial de către reprezentanții pârâtei, făcându-se referiri și la solicitarea de înregistrare a clasei 9.

S-a încălcat dispoziția din decizia de recurs prin neexaminarea conduitei pârâtei după data înregistrării, pe baza probelor disponibile în dosar - certificate de autorizare a organizării cursurilor din partea M., N., A. C.D., articole de presă, interviuri, certificate ale reprezentanților pârâtei care au fost verificați și acreditați ca trainer oficiali, lista clienților firme și instituții publice care au beneficiat de cursuri de perfecționare în utilizarea diverselor programe software printre care W., N., F., D., A.C., C.D., precum și a nivelului de protecție juridică a mărcii „I.P.”.

S-au subliniat însă constant notorietatea și distinctivitatea dobândită după înregistrarea mărcilor „I.”.

Reținerea intenției frauduloase pe motivul creării unui avantaj comercial pentru a profita de semnul pre-existent trebuie susținută de probe, de vreme ce instanța de recurs a subliniat nevoia verificării atitudinii subiective, respectiv a utilizării mărcii „I.P.” pentru serviciile pentru care a fost înregistrată, deci după data înregistrării.

Reclamanta-intimată a formulat întâmpinare prin care a contestat criticile formulate pe calea recursului și a subliniat că decizia de apel se conformează îndrumărilor date prin cele două decizii de recurs, reținându-se totodată problemele de drept ce au fost dezlegate prin acestea, cu respectarea exigențelor art. 315 C. proc. civ.

Analizând decizia de apel în raport de criticile formulate, Înalta Curte constată următoarele:

A. Cu privire la motivul de anulare a mărcii prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. b) coroborat art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

Potrivit art. 6 lit. d) din lege, o marcă este refuzată la înregistrare dacă este identică sau similară cu o marcă notorie în România pentru produse sau servicii identice sau similare, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

Prin prima decizie de recurs pronunțată în cauză s-a constatat că, deși instanța de apel a reținut că marca „I.” era larg cunoscută în cadrul segmentului de public relevant, nu se arată la ce proporție din publicul relevant a ajuns informația referitoare la existența mărcii, așa încât să se poată concluziona că marca era larg cunoscută, în sensul art. 3 lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Cu referire la probele apreciate ca fiind relevante, instanța de apel a reținut, în esență,

- o notorietate a mărcii „I.” de 100% printre specialiștii de echipamente electronice pentru perioada de referință și că,

- în ceea ce îl privește pe consumatorul mediu de echipamente electronice, dată fiind perioada de timp destul de îndelungată care a trecut de la momentul iunie 1996, este aproape imposibil să se stabilească printr-un sondaj de opinie proporția în care era cunoscută la acel moment marca „I.” de către aceștia; în acea perioadă, utilizarea calculatoarelor era la început în România, nu reprezenta un produs de larg consum și nici un produs ieftin și, astfel, cumpărarea unui astfel de produs presupunea apelarea la specialiști pentru consiliere asupra componentelor și performanțelor care trebuie urmărite; ca atare, procentul de 100% notorietate a mărcii se răsfrângea într-un procent semnificativ, dacă nu în același procent cu cel al specialiștilor cel puțin la un nivel apropiat, de minim 70%, asupra consumatorului mediu de echipamente electronice, fapt ce duce la concluzia largii cunoașteri, deci a notorietății mărcii „I.” la nivelul consumatorului mediu de produse electronice.

Acest mod de soluționare nu este de natură a releva, prin probe concrete, proporția relevantă sub aspectul notorietății, în condițiile impuse prin prima decizie de recurs pronunțată în cauză.

De altfel, instanța de apel a și recunoscut acest lucru, față de argumentul pentru care s-a arătat că se analizează și îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Această deficiență este suficientă pentru a se înlătura soluția privind anularea mărcii în temeiul motivului prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998, ceea ce face inutilă analiza celorlalte aspecte invocate relativ la acesta.

După cum rezultă din cele mai sus redate, instanța a reținut și o imposibilitate obiectivă de stabilire a notorietății pentru utilizatorul mediu de echipamente electronice, situație de fapt ce nu poate fi cenzurată de instanța de recurs, întrucât cercetarea cauzei sub acest aspect, inclusiv sub cel al reanalizării unor probe indicate în susținerea motivului de recurs, nu îi este permisă de dispozițiile art. 304 C. proc. civ.

Aceste considerente susțin caracterul fondat al motivului de recurs, însă nu sunt în măsură să determine schimbarea soluției pronunțată în cauză, în considerarea celor ce succed.

B. Cu privire la motivul de anulare a mărcii prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. b) coroborat art. 6 lit. c) din lege.

b.1. În ceea ce privește distinctivitatea mărcii incriminate, critica va fi analizată odată cu cea referitoare la riscul de confuzie, context în care acest aspect prezintă relevanță.

b.2. Prin cea de-a doua decizie de recurs s-a subliniat faptul că analiza motivului de nulitate ce vizează notorietatea, reglementat de art. 6 lit. d) din lege, poate prezenta relevanță în evaluarea riscului de confuzie și a atitudinii subiective a pârâtei-recurente la data înregistrării mărcii – concluzie ce se impune din perspectiva dispozițiilor art. 315 C. proc. civ. Notorietatea mărcii anterioare a fost însă înlăturată, după cum s-a reținut mai sus, însă aceasta nu a fost singurul argument care a susținut decizia de apel în ceea ce privește motivul de anulare a mărcii în discuție.

b.3. În condițiile în care s-a reținut notorietatea, acesteia i s-a acordat relevanța cuvenită, apreciată astfel ca suficientă în sublinierea gradului de cunoaștere al mărcii, cu diferența însă că în analiza acestui motiv de nulitate a fost vizat utilizatorul mediu.

Aspectele invocate, inclusiv cu referire la probatorii, vizează notorietatea și criteriile avute în vedere de instanță în analiza acesteia și nu se impun a fi analizate, față de cele reținute mai sus sub pct. A. Deși instanța de apel a avut în vedere, uneori, atitudinea „consumatorului mediu” - noțiune general valabilă în materie, este vizat în mod evident utilizatorul de echipamente electronice, dat fiind specificul cauzei – diferență de terminologie care nu influențează soluția pronunțată în cauză.

b.4. În ceea ce privește riscul de confuzie, incluzând riscul de asociere, față de limitele fixate prin cererea de recurs, respectiv aspectele subliniate din perspectiva dispozițiilor art. 315 C. proc. civ., se constată următoarele:

Cu referire la aceste dispoziții procedurale, instanța de apel a reținut, în primul rând, că în cadrul primei decizii de casare s-a statuat că există în cauză similaritate între mărci și între produsele și serviciile pentru care au fost înregistrate, în vreme ce prin ultima decizie de recurs s-a mai reținut, cu referire la aspectele tranșate prin prima decizie de recurs, și faptul că, oricum, pârâta nu a contestat aprecierea instanței de rejudecare a apelului privind existența similarității semnelor, respectiv a produselor/serviciilor – context în care nu constituie obiect al controlului judiciar aspectul existenței însăși a similarității.

b.4.1. Instanța de apel a analizat gradul de similaritate a semnelor, impus a fi analizat cu prioritate prin ultima decizie de recurs, acestea nefiind privite fragmentar, ci astfel cum au fost înregistrate.

Relevanța cuvântului „I.”, care constituie componenta exclusivă a uneia dintre mărcile reclamantei – marca „ I.”, s-a impus de prima decizie de recurs, prin care s-a reținut că similaritatea este determinată de includerea mărcii reclamantei în structura mărcii ulterioare. De altfel, importanța acestui element, conturată de instanța de recurs din perspectiva similarități, fără nicio distincție în privința diferitelor forme ale acesteia, a determinat ca analiza să se facă, în principal, în raport de acesta , cuprins de altfel și în marca „ I.I.S.” aparținând tot reclamantei.

Includerea totală a unei mărci (în speță marca „I.”) în structura celeilalte atrage în mod inevitabil o similaritate ridicată a semnelor aflate în conflict, care nu este diminuată de celelalte componente ale mărcii incriminate, după cum s-a reținut în cauză.

În ceea ce privește conflictul dintre mărcile combinate, similaritatea este determinată de elementul comun, ce ar putea duce la confuzie, iar diferențele pe care un utilizator obișnuit nu le-ar remarca nu trebuie accentuate. Gradul de similaritate este accentuat dacă elementul comun are un rol central, dominant în structura semnelor, pentru că astfel atenția utilizatorului este îndreptată asupra acestuia, cu ignorarea celorlalte componente, care au astfel un rol secundar.

În reținerea unui înalt grad de asemănare a mărcilor combinate în conflict instanța de apel nu a omis a analiza apărările formulate de pârâta-recurentă.

Astfel, nu s-a ignorat particula „P.” din marca pârâtei, constatându-se că aceasta nu are elemente figurative speciale care să îl distingă față de începutul mărcii, iar în ceea ce privește semnificația, s-a apreciat că marca „I.P.” l-ar putea face să creadă pe utilizatorul vizat că reprezintă o prescurtare a expresiei „profesioniști I.”.

Totodată, s-a reținut în mod corect că particula comună, respectiv „I.”, reprezintă elementul dominant ce atrage atenția consumatorului și nu celelalte particule din mărci – „I.S.” aparținând mărcii reclamantei și „P.” aparținând mărcii incriminate - analiza comparativă între mărcile reclamantei nici nu se impunea de altfel față de obiectul litigiului, însă sublinierea este făcută tocmai pentru a sublinia caracterul de element dominat al cuvântului „I.”.

În contestarea gradului de similaritate reținut, pârâta-recurentă arată că în DEX cuvântul "P." este definit ca dascăl, profesor, ce are în viața cotidiană o semnificație și o încărcătură socială care îngăduie reținerea sa ca fiind relevantă în analiza similarității semnelor, cu aptitudinea reducerii gradului de similaritate generată de particula comună, în analiza globală.

Fără a contesta semnificația particulei diferite din marca pârâtei, nu trebuie să se omită faptul că, așa cum s-a subliniat mai sus, aflat în fața semnului incriminat, atenția utilizatorului mediu vizat este atrasă de particula comună, care are, într-adevăr, un rol dominant în concepția mărcilor și care cu cât este mai distinctivă, cu atât mai mult atrage un risc de asociere și de confuzie mai mare.

Notorietatea semnificației și încărcătura socială a particulei „P.”, subliniate de pârâta-recurentă, pentru care nu este nevoie de căutare în DEX, nu au abilitatea de a reduce gradul de similaritate, ci tocmai datorită acestor caractere nu este cea care atrage atenția utilizatorului.

În analiza gradului de similaritate vizuală a mărcilor "I.I.S." și "I.P." se reclamă de către pârâta-recurentă că instanța s-a rezumat la reținerea scrierii cu litere mici, omițându-se să se evalueze cele două mărci prin prisma grafiei diferite și a cercului întrerupt, aspecte pe care le susține ca fiind relevante și cu greutate semnificativă în evaluarea vizuală globală a mărcilor figurative și care ar conduce la concluzia nesimilarității vizuale.

O concluzie în sensul criticii este exclusă, existența însăși a similarității nemaifăcând obiectul judecății, așa cum s-a reținut prin ultima decizie de recurs.

Pe de altă parte, apreciind caracterul dominant al particulei comune, instanța de apel a reținut rolul secundar al tuturor celorlalte elemente, care nu sunt cele care atrag atenția utilizatorului; a reținut astfel că partea a doua a mărcii pârâtei, reprezentată de particula „P.”, nu are elemente figurative speciale care să îl distingă față de începutul mărcii, ca de altfel și particula „I.S.” și cercul întrerupt, din cadrul mărcii combinate a reclamantei, în vreme ce nu se explică de ce cuvântul este scris cu litere mici, cu caractere asemănătoare cu cele ale mărcii reclamantei.

În soluționarea conflictului dintre semne, instanța a reținut în mod corect că gradul de similaritate este mai accentuat de prefixele comune (cum este cazul în speță) decât de sufixele comune și, astfel, dacă semnele sunt asemănătoare sau identice la început, există o mai mare posibilitate a unei confuzii. Totodată, cuvintele lungi cu începuturi asemănătoare sau comune (ca în speță) sunt confundate mult mai ușor decât cuvintele scurte, cu inițiale distincte.

Oricum, conflictul semnelor combinate (corect reținut de altfel) reprezintă numai un argument suplimentar în susținerea soluției anulării mărcii pârâtei pentru motivul analizat, contrafacerea fiind susținută și analizată, în principal și suficient, în raport de marca „I.” și elementul verbal pe care îl cuprinde, inclus integral, ca prefix, în componenta verbală a mărcii combinată deținută de pârâta-recurentă.

În ceea ce privește gradul ridicat de similaritate auditivă, reținut în mod corect de instanța de apel, pârâta-recurentă omite faptul că în contextul în discuție interesează poziția utilizatorului mediu român, care rareori se află în prezența sau aude toate semnelor în conflict. De regulă, el are în față sau aude semnul incriminat și nu face o descompunere în silabe și nici o comparație pentru a distinge în funcție de litera sau silaba pe care cade accentul. El operează cu semnul pe care îl are în față sau îl aude și cel pe care îl păstrează în memorie, trebuind să dea încredere imaginii lor imperfecte - existând risc de confuzie și atunci când va bănui că marca cu care se confruntă este cea pe care o cunoaște sau că între titularii acestora ar exista anumite legături juridice, financiare, tehnice sau economice.

În contextul în discuție și, în special, în contestarea distinctivității, pârâta-recurentă face referiri la dicționare americane și englezești, susținând că în evaluarea conceptuală concretă a mărcilor, și implicit a gradul de similaritate, trebuie să se țină cont că acestea sunt formate din cuvinte având fiecare conținut semantic definit, recunoscând totodată că niciuna dintre particulele mărcilor în conflict – cu excepția celei „P.” nu se regăsesc în dicționarele din limba română.

Analiza în cauză vizează însă mărci naționale, care își produc efectele pe teritoriul național și este vizat utilizatorul mediu, rezonabil de informat, rezonabil de circumspect și de atent – criteriu folosit de Curtea Europeană de Justiție, vorbitor de limba română. Chiar dacă nici cuvântul din marca pârâtei-recurente, integral sau pe particule, nu se regăsește în vocabularul limbii române, acest aspect nu prezintă relevanță în contextul în discuție.

Faptul că în speță sunt discutate mărci naționale, cu efecte teritoriale limitate, influențează și relevanța probatoriul administrat de pârâta-recurentă relativ la utilizarea elementului comun mărcilor în discuție sub alte jurisdicții.

Pe aceeași linie a contestării gradului de distinctivitate al mărcii anterioare, în cadrul criticii notată sub b.1. pârâta-recurentă reclamă faptul că s-a procedat la o construcție a distinctivității dobândite a mărcilor anterioare, dar nu a verificat și nu s-a pronunțat instanța asupra distinctivității inerente și celei dobândite prin uz de către semnul ulterior, pe perioada coexistenței sale cu mărcile anterioare.

În contextul în discuție interesează, în primul rând, distinctivitatea mărcii anterioare, factor relevant în aprecierea riscului de confuzie, referiri la aceasta regăsindu-se și în jurisprudența Curții de Justiția a Uniunii Europene indică de către pârâta-recurentă. Oricum, din considerentele deciziei rezultă că celelalte componente ale semnului incriminat, în afara celui comun, nu au abilitatea de a-i conferi acestuia o distinctivitate care să excludă riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere.

În decizia de apel nu s-a făcut o analiză a distinctivității dobândite de marca anterioară, deși se reține că aceasta are și un puternic caracter distinctiv dobândit – aspect care nu este în măsură să influențeze soluția.

Nu se pune în nici un caz problema unei distinctivității dobândite prin uz după data înregistrării unei mărci. Aceasta întrucât distinctivitatea este o condiție de registrabilitate – interesând îndeplinirea acestei cerințe la data înregistrării unei mărci, iar art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 prevede că dispozițiile alin. (1) lit. b) (care prevăd că sunt refuzate la înregistrare mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv) nu se aplică dacă, înainte de data cererii de înregistrare a mărcii și ca urmare a folosirii acesteia, marca a dobândit un caracter distinctiv. Reglementând în acest fel distinctivitatea dobândită, legiuitorul a respectat Directiva comunitară în materie, în care la art. 3 pct. 3 se face distincție între dobândirea caracterului distinctiv înainte de înregistrare și după înregistrare, astfel: „ O marcă nu va fi refuzată de la înregistrare sau declarată invalidă conform paragrafului 1 lit. b), c) și d) dacă, înainte de data de depunere a cererii de înregistrare și în urma folosirii care s-a făcut de ea, aceasta a dobândit un caracter distinctiv. Orice stat membru poate, pe lângă aceasta, să prevadă că această prevedere se va aplica de asemenea când caracterul distinctiv a fost dobândit după data depunerii cererii de înregistrare sau după data înregistrării”.

În cadrul recursului s-a făcut referire la cauza Lloyd și s-a redat paragraful aferent care cuprinde criteriile de analizat, susținând că acestea sunt necesare în speță în evaluarea caracterului distinctiv dobândit prin utilizarea mărcii după înregistrare. Față de cele mai sus reținute relativ la distinctivitatea dobândită, această apărare nu se impune a fi analizată.

Instanța a făcut referire la distinctivitatea mărcii anterioare „I.”, deoarece cu cât este aceasta mai mare, cu atât și riscul de confuzie va fi mai mare. În ipoteza contrară, de exemplu în care acest cuvânt, care este element comun tuturor mărcilor aflate în conflict, este descriptiv sau este comun – un prefix sau un sufix al mai multor mărci aparținând unor titulari diferiți, riscul de confuzie se concentrează asupra restului elementelor.

Caracterul distinctiv puternic al mărcii reclamantei „I.”, cuprins și în structura semnelor combinate aflate în conflict, a fost justificat și pe inexistența cuvântului în limbajul curent român, acesta fiind unul conceput, inventat, creat pentru a desemna categoria de produse comercializate sub aceasta, nefiind folosit anterior pentru alte produse ale altui comerciant.

Faptul că elementul ce compune marca ”I.” este unul arbitrar, inventat, iar acesta nici nu evocă caracteristici și calități ale produselor pe care le protejează face ca aceasta să fie o marcă tare, puternică, ce atrage și o protecție corespunzătoare.

În cauza Lloyd, Curtea a subliniat că în stabilirea gradului înalt de distinctivitate al mărcii anterioare este necesar să se facă o apreciere globală a capacității mai mari sau mai mici a acesteia de a identifica produsele și serviciile pentru care a fost înregistrată ca provenind de la un anumit întreprinzător și de a le distinge astfel de cele ale altor întreprinzători. În efectuarea acestei aprecieri, trebuie să se țină seama de toți factorii relevanți și, în special, de caracteristice intrinseci ale mărcii, inclusiv de faptul de a conține sau nu un element descriptiv al bunurilor sau serviciilor pentru care a fost înregistrată.

S-a mai reținut totodată că, datorită caracteristicilor comune ale semnelor cu care sunt protejate, utilizatorul vizat crede că acestea provin de la una și aceeași întreprindere sau, deși este conștient că provin de la întreprinderi diferite, consideră că între cele două există legături juridice, financiare sau economice.

Instanța a constatat astfel că utilizatorul vizat, aflat în fața semnului deținut de pârâta-recurentă, nu îi recunoaște acestuia abilitatea de a sugera sursa de proveniență, pe care o consideră tot reclamanta-intimată (pe care o cunoaște deci), precum și că, chiar și atunci când îl recunoaște ca fiind al pârâtei reclamante, crede că între aceasta și reclamanta-intimată există anumite legături.

Cunoașterea sau mai exact gradul semnificativ de cunoaștere a mărcii anterioare pentru utilizatorul mediu vizat – rezonabil informat, circumspect și atent nu poate fi pusă la îndoială și aceasta încă din perioada de timp în care se plasează data de înregistrare a mărcii pârâtei, aspect care rezultă din situația de fapt reținută de instanța de apel în aprecierea notorietății acesteia, care poate fi totuși valorificată în acest context - în cazul acesteia din urmă art. 3 lit. c) din lege impunând ca marca să fie larg cunoscută în România la data depunerii unei cereri de înregistrare a mărcii sau la data priorității revendicate în cerere, cerință care se evaluează în condițiile arătate în Regula 16 din H.G. nr. 833/1998 de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice. Astfel, în vreme ce pentru specialiști gradul de cunoaștere este în afara oricărei discuții, pentru nespecialiști gradul de cunoaștere a crescut semnificativ odată cu apariția pe piață a altor tipuri de procesoare, când s-a pus problema supremației pe piață – susține expertul, consultant de specialitate și specialist IT, persoană avizată astfel pentru a-și exprima opinia.

În acest fel, instanța a recunoscut un grad înalt de distinctivitate mărcii reclamantei, determinat de capacitatea mare a acesteia de a identifica produsele pentru care a fost înregistrată ca provenind de la reclamantă și de a le distinge astfel de cele ale altor întreprinzători.

Gradul de atenție al utilizatorului mediu al serviciilor prestate sub marca „I.P.” a fost avut în vedere de instanța de apel, care a reținut că acesta nu este foarte ridicat în condițiile în care serviciile educative în domeniul programelor de calculator nu sunt foarte scumpe, pentru a necesita o atenție mai mare la detalii, prima impresie fiind astfel decisivă.

Într-adevăr, așa cum se arată și în cererea de recurs sub pct. b.4.4., serviciile pe care le oferă pârâta-recurentă nu sunt de larg consum, ipoteză în care consumatorul mediu nu va fi foarte atent, dar nici cu prețuri mari, situație în care atenția este cât se poate de sporită și se înlătură astfel riscul de confuzie.

În cazul în speță, într-adevăr, crește atenția utilizatorului mediu și acesta face verificări suplimentare, care de cele mai multe ori țin de serviciile prestate, performanțele ce trebuie urmărite și furnizor. Însă, chiar și în ipoteza în care acesta nu este confundat cu reclamanta-intimată, utilizatorul mediu poate crede că între cele două părți există anumite legături economice, ceea ce caracterizează confuzia indirectă.

Chiar și lipsa uneia dintre similarități (ipoteză susținută în recurs privind-o pe cea conceptuală de către pârâta-recurentă și cea vizuală dintre mărcile combinate) – imposibil a fi reținut față de cele dispuse anterior în cauză, sub protecția art. 315 C. proc. civ., gradul ridicat de similaritate vizuală și auditivă, alături de gradul de distinctivitate al mărcii anterioare, sunt suficiente pentru a exista risc de confuzie. Posibilitatea ca simpla similaritate auditivă a mărcilor să creeze o probabilitate de confuzie a fost recunoscută de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza Lloyd.

b.4.2. Produsele și serviciile protejate prin mărcile în conflict sunt din clasele 9, 35 și 41 ale Clasificării de la Nisa, iar referiri la produse și servicii deși clasa vizată se referă numai la una dintre acestea nu pot duce la infirmarea soluției în contextul analizat.

Instanța de apel a constatat că prin prima decizie de casare s-a reținut că similaritatea între produse/servicii este dată de complementaritatea produselor hardware cu cea a serviciilor software, serviciile de publicitate fiind în strânsă legătură cu toate celelalte clase, iar prin cea de-a doua decizie de recurs s-a impus analiza gradului de similaritate.

Concluzia în sensul că acesta este ridicat a fost argumentată pe faptul că un utilizator mediu nu face o distincție foarte clară între ceea ce este specific produselor hardware și ce este specific serviciilor software, astfel că marca „I.P.” l-ar putea face să creadă că reprezintă o prescurtare a expresiei „profesioniști I.” și astfel să creadă că produsele/serviciile comercializate sub marca anterioară și cele comercializate sub marca ulterioară provin de la aceeași întreprindere sau de la întreprinderi legate economic.

Primul considerent nu este corect, întrucât utilizatorul vizat este cel mediu, rezonabil de informat, rezonabil de circumspect și de atent, care poate face distincția între cele două categorii de produse și servicii.

Pe lângă acest aspect, în analiza gradului de similaritate a produselor/ serviciilor protejate prin cele două mărci, instanța de apel nu a respectat îndrumările din cea de-a doua decizie de recurs, cu referire și la criteriile relevate de jurisprudența Curții de Justiție de la Luxemburg.

Nu se va proceda însă la o asemenea cercetare a cauzei pentru prima dată de instanța de recurs (aceasta nefiind permisă de dispozițiile art. 304 C. proc. civ.), dar nu se impune nici aplicarea art. 314, art. 315 și art. 304 pct. 5 C. proc. civ., în considerarea aceleași jurisprudențe a Curții de Justiție de la Luxemburg, care a impus o regulă relevantă în materie, subliniată de altfel și în cea de-a doua decizie de recurs.

Astfel, și în ipoteza în care s-ar aprecia un grad chiar scăzut de similaritate între produse și servicii, acesta este compensat prin gradul ridicat de similaritate al semnelor – reținut de instanța de apel și confirmat prin prezenta decizie.

b.4.3. Contrar celor susținute în critica aferentă, riscul de confuzie a fost reținut de instanța de apel în raport de criteriile subliniate de către pârâta-recurentă – cenzurate mai sus prin prezenta decizie, interdependența acestora, făcându-se totodată o aplicare justificată pe datele particulare ale speței a regulilor diriguitoare în materie.

În ceea ce privește riscul de asociere, imputat a fi omis de către instanța de apel, acesta se conturează în motivarea deciziei.

Astfel, în analiza gradului de similaritate a semnelor, instanța a apreciat că

marca „I.P.” l-ar putea face să creadă pe utilizatorul mediu că reprezintă o prescurtare a expresiei „profesioniști P.”, iar faptul că aportul imaginativ conceptual al mărcii combinate a reclamantei este mai ridicat, dat de modul de scriere și cercul întrerupt, l-ar putea face să creadă că marca pârâtei ar putea reprezenta o formă simplificată a mărcii reclamantei.

Oricum, riscul de asociere, singur, nu este suficient în reținerea cerinței analizată.

În Directiva Consiliului Comunităților Europene nr. 89/104 din 21 decembrie 1988 a fost introdusă condiția riscului de asociere, ca probabilitate de asociere inclusă în probabilitatea de confuzie, în art. 4 pct. 1 lit. b) în legătură cu temeiurile refuzului de înregistrare a mărcii și 52 din materia contrafacerii.

Clarificarea expresiei „probabilitate de confuzie care include probabilitatea de asociere” a fost făcută de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în interpretarea art. 4 alin. (1) lit. b) din Directivă, prilejuită de sesizarea unei instanțe germane în Cauza Puma/Sabel – indicată de altfel ca reper în cea de-a doua decizie de casare.

Răspunzând întrebării cu care a fost sesizată, Curtea a stabilit că acest criteriu trebuie interpretat în sensul că simpla asociere pe care publicul ar putea să o facă între două mărci nu este suficientă prin ea însăși pentru a se concluziona că există o probabilitate de confuzie în înțelesul acestei prevederi legale, respectiv în ceea ce privește originea produselor/serviciilor.

În acest fel, Curtea a subliniat faptul că simpla asociere nu este suficientă în contextul analizat și că trebuie stabilită probabilitatea de confuzie, conceptul probabilității de asociere nefiind o alternativă la cel al probabilității de confuzie, ci servește la definirea scopului acestuia.

Această interpretare a continuat în hotărârea Cannon, prin care, în interpretarea acelorași dispoziții din directiva comunitară, s-a arătat că existența riscului de confuzie este exclusă dacă nu apare că publicul ar putea să creadă că produsele sau serviciile în cauză provin de la aceeași întreprindere sau, după caz, de la întreprinderi legate economic. În consecință, nu există risc de confuzie, în sensul directivei asupra mărcilor, decât dacă publicul poate fi indus în eroare în ceea ce privește originea produselor sau serviciilor în cauză-un simplu risc de asociere între semnele în prezență nefiind suficient.

b.4.4. Se invocă relativ la acest motiv de anulare și contrarietatea motivării, critică ce ar putea fi analizată din perspectiva motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 C. proc. civ.

Cele mai multe dintre aspectele invocate vizează motivul de anulare vizând notorietatea, neprezentând relevanță în condițiile în care acest motiv nu a fost confirmat prin prezenta decizie.

Referiri în ceea ce privește gradul de atenție al consumatorului s-au făcut mai sus, critica ținând de legalitatea și nu de contrarietatea motivării.

Critica în sensul că s-a depășit cadrul procesual al litigiului de față nu poate fi reținută, însă din perspectiva motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 5 C. proc. civ., întrucât motivele de anulare fac trimitere la dispoziții legale care vizează și condiții de registrabilitate a mărcilor.

Față de cele reținute mai sus, Înalta Curte urmează să confirme soluția cu privire la motivul de anulare a mărcii prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998.

C. Cu privire la motivul de anulare prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. c) din lege.

a. Prin cea de-a doua decizie de recurs s-a reținut că instanța de apel a constatat reaua-credință la data înregistrării pe baza cunoașterii existenței mărcii „I.” de către asociații societății pârâte, specialiști IT cu o bună reputație profesională, dovedită prin probatoriile administrate, iar prin motivele de recurs nu s-a contestat că la momentul solicitării de înregistrare a mărcii societatea pârâtă cunoștea sau ar fi putut să cunoască despre existența mărcilor reclamantei.

b. Cu referire la jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene, instanța de recurs anterioară a mai subliniat că nu este suficientă cunoașterea de către solicitantul mărcii a existenței unei mărci anterioare, fiind necesar a se dovedi intenția frauduloasă a pârâtei la momentul cererii de înregistrare a mărcii – cu sublinierea unor forme de manifestare și a se cerceta gradul de protecție juridică de care se bucură atât marca terțului, cât și semnul a cărui înregistrare se solicită a fi anulată.

Dintre modalitățile de manifestare a relei credințe indicate s-a subliniat prin decizia de apel cea a creării unui avantaj comercial, prin profitarea de semnul preexistent, cu asigurarea posibilității de a se crea confuzie cu cea anterioară, care este astfel paralizată, sub o aparență de legalitate.

În aceste condiții, nu se mai impunea analiza în sensul imputat de către pârâta-recurentă, cu privire la folosirea efectivă a mărcii pentru serviciile pentru care a fost înregistrată, după data înregistrării cum susține pârâta-recurentă, pentru înlăturarea forma intenției frauduloase de a bloca accesul reclamantei pe piață – nefiind necesar să fie verificate ambele circumstanțe de manifestare a relei-credințe subliniate de instanța de recurs.

Sub acest aspect sunt nerelevante înscrisurile depuse la dosar privind activitățile desfășurate sub semnul în discuție depuse la dosar de către pârâta-recurentă și solicitate pentru a dovedi comportamentul onest, în sensul că nu a existat niciodată intenția de parazitare a mărcii „I.”.

Cu privire la forma de manifestare a relei-credințe reținută de instanța de apel, pârâta-recurentă a susținut că prin înscrisurile depuse la dosar se face dovada că nu s-a intenționat obținerea unor avantaje economice prin profitarea de semnul preexistent – acte nerelevante față de argumentele reținute sub acest aspect de instanța de apel, în parte sub protecția conferită de art. 315 C. proc. civ.

Astfel, s-a constatat că reprezentanții pârâtei, specialiști în domeniul informatic, cunoșteau despre existența mărcii „I.” (reținându-se chiar un grad de notorietate pentru aceștia de 100%) - urmând a se avea în vedere cele reținute mai sus cu privire la acest considerent , sub protecția conferită de art. 315 C. proc. civ., precum și faptul că s-a solicitat înregistrarea mărcii inclusiv pentru clasa 9 a Clasificării de la Nisa – singura protejată prin mărcile anterioare; că marca „I.P.” este scrisă cu caractere asemănătoare mărcii „I.”, cu o anumită grafie asemănătoare cu a mărcii „I.”, iar pârâta susține că numele mărcii vine de la inteligență și profesionalism, dar nu explică de ce cuvântul este scris cu litere mici, cu caractere asemănătoare cu cele ale mărcii reclamantei.

Toate aceste aspecte, apreciate ca relevante în susținerea soluției, au capacitatea de a susține probator concluzia instanței și înlătură astfel critica aferentă din recurs. În ceea ce privește faptul că s-a acordat relevanță unor probatorii dintr-o perioadă cu mult anterioară datei de referință, acest aspect nu mai prezintă relevanță atât timp cât s-a apreciat relevanța acestora în susținerea notorietății mărcilor anterioare pentru utilizatorul mediu – care nici nu a fost confirmată prin prezenta decizie, iar soluția pentru motivul de nulitate în discuție a fost susținută și pe alte argumente.

c. Considerente privind gradul de protecție al mărcilor în conflict se regăsesc în motivarea deciziei, constatându-se existența unui grad de distinctivitate mai mare în favoarea celor deținute de reclamantă.

În ceea ce privește gradul de protecție al mărcilor reclamantei, urmează a se avea în vedere cele reținute mai sus, cu privire la motivul de anulare prevăzut de art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Relativ la marca pârâtei-recurentei s-a constatat că semnificația particulei distincte „P.” l-ar putea face să creadă pe consumatorul vizat că aceasta reprezintă o prescurtare a expresiei „profesioniști I.”. Chiar și pârâta-recurentă susține prin apărarea formulată un caracter descriptiv al particulei distincte din marca sa, ceea ce afectează gradul de distinctivitate și atrage o protecție mai slabă – se susține astfel că există cuvântul "P." definit în DEX - dascăl, profesor, ce are în viața cotidiană semnificație notorie și o încărcătură socială.

În ceea ce privește distinctivitatea dobândită prin utilizarea după înregistrare, urmează a fi reținute cele arătate mai sus sub acest aspect.

Pentru aceste argumente se confirmă decizia de apel privind anularea mărcii și pentru acest motiv, inclusiv din perspectiva dispozițiilor art. 315 C. proc. civ.

În consecință, în considerarea celor reținute în analiza motivelor de recurs referitoare la aplicarea dispozițiilor art. 48 alin. (1) lit. b) raportat la art. 6 lit. c) și art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, Înalta Curte urmează să facă aplicarea dispozițiilor art. 304 pct. 5, pct. 9 și art. 312 alin. (1) C. proc. civ., dispunând respingerea recursului ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D I S P U N E

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de pârâta SC I.I. SRL împotriva deciziei civile nr. 54A din data de 28 martie 2012 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi 1 octombrie 2013.