V CSK 125/06 · Sąd Najwyższy

Sygn. akt V CSK 125/06

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 października 2006 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca)

SSN Grzegorz Misiurek

SSN Zbigniew Strus

Protokolant Izabella Janke

w sprawie z powództwa „J.” w B. w Belgii

przeciwko „S.” Sp. z o.o.

o ochronę własności przemysłowej,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 19 października 2006 r.,

skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego

z dnia 4 listopada 2005 r., sygn. akt [...],

uchyla

zaskarżony

wyrok

w

całości

oraz

wyrok

Sądu

Okręgowego w K. z dnia 3 stycznia 2005 r. sygn. akt [...] w części

dotyczącej nakazania publikacji obwieszczenia (pkt 3) i w tym

zakresie postępowanie umarza, a w pozostałej części objętej

wyrokiem Sądu Apelacyjnego sprawę przekazuje temu Sądowi

do

ponownego

rozpoznania

postępowania kasacyjnego.

i

orzeczenia

o

kosztach

Uzasadnienie

Wyrokiem częściowym z dnia 3 stycznia 2005 r. Sąd Okręgowy w K. nakazał

pozwanej "S.” sp. z o.o. zaniechać wprowadzania do obrotu leku pod nazwą „[...]"

zawierającego substancję czynną [...], zniszczenie tego leku i opublikowanie w

terminie dni 14 w czasopiśmie „R." obwieszczenia o dopuszczeniu się przez

pozwaną naruszenia prawa wyłącznego wytwarzania i sprzedaży przysługującego

powódce „J.” w Belgii na lek [...] zawierający substancję czynną [...].

Sąd ustalił, że powódka uzyskała patent europejski nr [...]. Dotyczył on

substancji czynnej [...]. Zgłoszenie do publikacji nastąpiło w dniu 1 października

1986 r. Patent został opublikowany w dniu 12 sierpnia 1992 r.

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej wystawił w dniu 22 października

1998 r. dokument ochrony przejściowej, w którym stwierdzono, że powódce

przysługuje prawo wyłącznego wytwarzania i sprzedaży związku chemicznego [...]

na okres ochrony przejściowej od dnia 6 czerwca 1993 r. Opatentowany związek

chemiczny posłużył do produkcji leku o nazwie [...]. Powódka nie wykazała w toku

procesu, aby podjęła w Polsce produkcję w wymiarze zaspokajającym potrzeby

rynku krajowego.

Chorwacka

Spółka

„P.”

rozpoczęła

produkcję

własnego

leku

[...],

zawierającego substancję czynną [....]. Minister Zdrowia wydał cztery Świadectwa

Rejestracji na ten lek o nr: [...] z terminem ważności 26 wrzesień 2007 r. Lek został

wpisany do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych.

Decyzjami z dnia 6 sierpnia 2003 r. Minister Zdrowia dopuścił lek do obrotu,

wskazując jako wytwórcę chorwackie przedsiębiorstwo, a jego miejsce wytwarzania

Z. Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją z dnia 25 sierpnia 2003 r. wstrzymał

obrót tym lekiem na terenie całego kraju, następnie jednak w dniu 10 września

2003 r. uchylił swoją decyzję.

Pozwana

prowadzi

sprzedaż

i konfekcjowanego w Chorwacji przez „P.”.

hurtową

leku

[...],

produkowanego

Sąd Okręgowy ocenił, że na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia

30 listopada 1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczości i ustawy o Urzędzie

Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1993 r. Nr 4, poz. 14, dalej „ustawy

nowelizującej"), który wszedł w życie w dniu 15 stycznia 1993 r. powódka uzyskała

prawo wyłącznego wytwarzania i sprzedaży związku chemicznego [...] na okres

przejściowy (do dnia 13 marca 2006 r.).

Pozwana wprowadziła bez zgody powódki lek zawierający ten związek

chemiczny do obrotu na obszarze Polski, powołując się na przepis art. 4 ust. 6

ustawy nowelizującej. Na jego podstawie sprzedaż takich samych produktów przez

osoby trzecie nie stanowi naruszenia prawa wyłącznego przed podjęciem przez

uprawnionego produkcji w Polsce w wymiarze zaspokajającym potrzeby polskiego

rynku. Wprawdzie powódka nie rozpoczęła produkcji leku w naszym kraju, co

czyniłoby sprzedaż leku [...] przez pozwaną za zgodną z unormowaniem zawartym

w art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej, lecz Sąd Okręgowy uznał, że przepis ten jako

pozostający w sprzeczności z art. 27 ust. 1 Porozumienia w sprawie handlowych

aspektów praw własności intelektualnej (Dz.U. z 1996 r, Nr 32, poz. 143, dalej

„TRIPS”) będącego załącznikiem do Porozumienia ustanawiającego Światową

Organizację Handlu (WTO), ratyfikowanego przez Polskę w dniu 31 lipca 1995 r.

(Dz.U. z 1995 r. Nr 98, poz. 484), nie mógł mieć zastosowania. Zauważył, że w art.

II ust. 2 umowy ustanawiającej WTO uzgodniono, że załączniki stanowią integralną

jej część.

Na

podstawie

art. 91 ust. 2

Konstytucji umowa międzynarodowa

ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed

ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. W art. 27 ust. 1 TRIPS

zakazano dyskryminacji polegającej na ograniczeniu możliwości korzystania

z patentu ze względu na miejsce produkcji wynalazku. Dlatego też ustawowe

kryterium miejsca produkcji nie mogło stanowić podstawy do ograniczenia praw

wynikających z patentu lub prawa ochronnego, także związku chemicznego (art. 1),

zarejestrowanego w państwie stronie porozumienia TRIPS.

Zauważył, że w toku sporu Polska stała się członkiem Unii Europejskiej

i w związku z tym rozważał także zgodność art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej z art.

28 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE). Zdaniem sądu

pierwszej instancji, uzależnienie pełnej ochrony wynikającej z prawa wyłącznego

wprowadzone przez polską ustawę, jest środkiem podobnym do ograniczeń

ilościowych w rozumieniu art. 28 TWE. Ma bowiem bezpośredni wpływ na

ograniczenie swobody przepływu towarów.

Uznając, że art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej nie stanowi podstawy do

ograniczenia uprawnień powódki, wynikających z prawa międzynarodowego

i wspólnotowego, Sąd Okręgowy uwzględnił powództwo na podstawie art. 286 i art.

287 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej

(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117) w zw. z art. 317 § 1 k.p.c.

Na skutek apelacji pozwanej wyrokiem z dnia 4 listopada 2005 r. Sąd

Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok tylko w ten sposób, że zobowiązał pozwaną

do ogłoszenia w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku w czasopiśmie

„R." na własny koszt oświadczenia o następującej treści „S.” Sp. z o.o. oświadcza,

że dopuściła się naruszenia prawa wyłącznego wytwarzania i sprzedaży

udzielonego firmie „J.” na związek chemiczny [...] przez sprzedaż leku [...]

zawierającego ten związek" i oddalił apelację w pozostałej części.

Sąd drugiej instancji dostrzegł, że oświadczenie jakie powinna złożyć

pozwana sugerowało, że prawo wyłączne zostało udzielone powódce na lek [...],

gdy tymczasem obejmowało ono tylko związek chemiczny [...] i dlatego w tym

kierunku należało go doprecyzować.

Rozważając problem zastosowania art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej

podniósł, że do dnia 16 kwietnia 1993 r. w Polsce obowiązywał zakaz udzielania

patentów na środki farmaceutyczne i związki chemiczne (art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy

o wynalazczości w pierwotnym brzmieniu). Wprawdzie w wyniku nowelizacji zakaz

ten został zniesiony jednak z zastrzeżeniem, że do 30 listopada1992 r. nie mogły

być udzielane patenty na środki farmaceutyczne i związki chemiczne (art. 4 ust. 1

ustawy nowelizującej). Przepis ten wszedł w życie 15 stycznia 1993 r. rozciągnął

ochronę uprawnionego z patentu wydanego wcześniej w państwie należącym do

Międzynarodowego

Związku

Ochrony

Własności

Przemysłowej

na

środki

farmaceutyczne i związki chemiczne. Wprowadzenie prawa wyłącznego do

ustawodawstwa krajowego umożliwiło upragnionym korzystanie z istotnych praw,

wynikających z opatentowania w innym państwie związku chemicznego lub środka

farmaceutycznego na warunkach określonych w tym przepisie. Zgodnie z art. 4 ust.

5 ustawy nowelizującej do uzyskania i wykonywania prawa wyłącznego miały

odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 19 października 1972 r.

o wynalazczości (tekst jednolity Dz.U. z 1993 r., Nr 26, poz. 117 ze zm.). Ustawa ta

straciła moc z dniem 22 sierpnia 2001 r., kiedy to weszła w życie ustawa z dnia

30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r.

Nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej „p.w.p."). Z powołaniem się na art. 315 ust. 1 p.w.p.

oraz wykładnię zaprezentowaną w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 marca

2004 r., l CK 157/03 (OSNC 2005, nr 3, poz. 53) i fakt, że przedmiotem sporu

pomiędzy stronami są stosunki prawne powstałe po dniu 22 sierpnia 2001 r.

podkreślił, że Sąd pierwszej instancji trafnie wskazał jako podstawę rozstrzygnięcia

art. 286 i art. 287 p.w.p.

Z odwołaniem się do wykładni systemowej i historycznej podkreślił, że

w myśl art. 4 ust. 3 pkt 5 i ust. 6 ustawy nowelizującej prawo wyłączne ulegało

ograniczeniu w wypadku nie podjęcia przez uprawnionego produkcji w Polsce

w wymiarze zaspokajającym potrzeby rynku polskiego. W myśl tego unormowania

samo sprowadzanie przez uprawnionego produktu wytwarzanego poza granicami

kraju nie prowadziło do stanu, w którym osoba trzecia musiałaby

zaniechać

sprzedawania leku na obszarze naszego kraju.

Potwierdził stanowisko Sądu pierwszej instancji, że porozumienie TRIPS,

jako umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną

w ustawie, zgodnie z normą kolizyjną art. 91 ust. 2 Konstytucji, miało

pierwszeństwo przed zakwestionowanym art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej.

Z uwagi na charakter prawa wyłącznego, jego genezę, związek z patentem

europejskim, zakres uprawnień Sąd Apelacyjny uznał, że prawo wyłączne jest

patentem w rozumieniu art. 27 ust. 1 TRIPS. Wskazał że zarzut pozwanej

konieczności zbadania przesłanki wynalazku i jego nowości nie miał znaczenia

w sprawie, gdyż przedmiotem sporu nie była kwestia udzielenia patentu,

korzystania z praw patentowych.

lecz

Sąd Apelacyjny zakwestionował pogląd o niezgodności polskiego porządku

prawnego z prawem Unii Europejskiej, które z dniem 1 maja 2004 r. zaczęło

obowiązywać na obszarze kraju. Podniósł, że przy tym badaniu nie jest

wystarczające porównanie konkretnych przepisów, lecz trzeba uwzględniać ich

usytuowanie w całym systemie prawnym, skoro po akcesji Polski do Unii

Europejskiej obowiązują podsystemy regulacji prawnych, pochodzące z różnych

centrów prawodawczych, które powinny koegzystować na zasadzie obopólnej

przyjaznej wykładni i kooperatywnego współstosowania. Skoro polski system

zawiera różne normy (art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej i art. 27 ust. 1 TRIPS)

regulujące przedmiot sporu, to brak w nim sprzeczności jeżeli, tak jak

w omawianym wypadku, norma kolizyjna przesądza, który należy stosować.

Zauważył jednocześnie, że zakresy podmiotowe tych norm, są różne gdyż art. 4

ust. pkt 6 ustawy nowelizującej ma zastosowanie w tych wszystkich wypadkach,

w których strona nie może powołać się na umowę międzynarodową. Stosowanie

jednak tego przepisu jest wyłączone w wypadku gdy umowa międzynarodowa,

w tym art. 27 ust. 1 TRIPS, stanowi inaczej. Istnienie normy kolizyjnej tj. art. 91 ust.

2 Konstytucji stanowiło, jego zdaniem, podstawę do przyjęcia, że polski system

prawny zapewniał powódce ochronę wymaganą przez prawo europejskie i nie był

z nim sprzeczny.

Pozwana w skardze kasacyjnej opartej na podstawie naruszenia prawa

materialnego, tj. niewłaściwej wykładni art. 315 p.w.p. i art. 27 ust. 1 zd. 2 TRIPS

oraz niewłaściwym zastosowaniu art. 27 ust. 1 TRIPS, wniosła o uchylenie

zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, bądź

o oddalenie powództwa w całości.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zasadność skargi kasacyjnej zależała od oceny zgodności art. 4 ustawy

nowelizującej z przepisami porozumienia TRIPS. Z kolei aby rozstrzygnąć ten

problem trzeba było odpowiedzieć na pytanie czy przepisy tej umowy mają

charakter norm samowykonalnych, oraz jaki jest stosunek art. 27 ust. 1 TRIPS do

art. 5A Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca

1883 r. w brzmieniu ustalonym Aktem sztokholmskim dnia 14 lipca 1967 r. (Dz.U

z 1975 r. Nr 9, poz. 51 dalej „Konwencji paryskiej").

Trzeba podzielić dominujący w literaturze pogląd, że ani tryb rozwiązywania

sporów unormowany w porozumieniu TRIPS, ani sprzeciw niektórych państw

członkowskich wobec koncepcji bezpośredniej skuteczności nie podważają

argumentów jurydycznych przemawiających za bezpośrednią skutecznością tych

norm. Należało więc przyjąć, że art. 27 ust. 1 TRIPS ma bezpośrednią skuteczność

na gruncie polskiego systemu prawnego i rozważyć czy nie zastosowanie art. 4 ust.

6 ustawy nowelizującej ze względu na zasadę prymatu ratyfikowanej w drodze

ustawy umowy międzynarodowej było trafne.

Z treści art. 4 ust. 2 i 6 ustawy nowelizującej wynika, że swą hipotezą

obejmują uprawnionego z patentów w jednym z państw należących do

Międzynarodowego Związku Ochrony Własności przemysłowej. Z kolei w art. 27

ust. 1 TRIPS określono, jako warunek udzielania patentów na wynalazki, produkty

i procesy ze wszystkich dziedzin techniki, niezależnie od tego czy dotyczą one

produktu czy procesu ich nowość. Argumentacja Sądu Apelacyjnego w tej kwestii

nie jest trafna. Niewątpliwym jest, że wynalazek musiał być nowy skoro uzyskał

patent europejski, natomiast nie uwzględnił tego, że cecha nowości została

z upływem czasu utracona, co wykluczyło możliwość skutecznego ubiegania się

o patent w Polsce po zniesieniu zakazu patentowania leków. Ponieważ więc

wynikające z art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej prawo wyłączne nie jest określone

jako patent, a w chwil jego udzielania wynalazek nie był nowy, można więc z tych

względów bronić poglądu, że art. 27 ust. 1 TRIPS nie dotyczy prawa wyłącznego.

W każdym razie trafny jest pogląd o braku wykluczenia stosowania art. 4

ust. 6 ustawy nowelizującej przez art. 27 ust. 1 TRIPS wyrażony przez Sąd

Najwyższy w wyroku z dnia 10 lutego 2006 r., III CSK 112/05 (nie publikowany).

Artykuł 2 TRIPS nakazuje sygnatariuszom tego Porozumienia stosować się do art.

1 - 12 i 19 Konwencji paryskiej. Artykuł 1 ust. 4 tej Konwencji ujmuje pojęcie

patentu bardzo szeroko. Gdyby nawet uznać, że prawo wyłączne mieści się

w hipotezie tego przepisu, gdyż sama nazwa nie może mieć przesądzającego

znaczenia, to także brak podstaw do innej oceny stosunku omawianych przepisów.

Prawo wyłączne na wynalazek substancji [...] zostało przyznane powodowi

przed wejściem w życie Porozumienia TRIPS w odniesieniu do Polski, a jego art.

70 ust. 1 stanowi, że umowa ta nie stwarza zobowiązań w stosunku do działań,

które miały miejsce przed datą wprowadzenia go przez członka, którego dotyczą.

Art. 27 ust. 1 TRIPS wprowadza zakaz dyskryminacji ze względu na miejsce

produkcji zarówno w stosunku do uzyskania patentu, jak i korzystania z niego.

Uzyskanie tego prawa następuje w określonej chwili, natomiast korzystanie z niego

jest procesem, czyli rozciąga się w czasie. Przepis art. 70 ust. 2 TRIPS obejmuje

zobowiązania

członków, porozumienia co do praw istniejących w dniu

wprowadzania przez dane państwo go w życie. Przepis ten nie obejmuje zaś

samego uzyskania danego prawa i tym samym powstania przedmiotu ochrony

wynikającej z porozumienia TRIPS. Chwila uzyskania patentu i jednocześnie

uzyskania prawa podmiotowego jest objęta unormowaniem zawartym w art. 70 ust.

1 TRIPS. Należy więc przyjąć, że w stosunku do warunków samego uzyskania

patentu przed datą wejścia w życie porozumienia TRIPS w danym państwie,

zakazy dyskryminacji nie działają, podobnie jak i do korzystania z niego przed tą

datą. Uzyskanie patentu po tej dacie i korzystanie z patentu od tej chwili objęte jest

już zakazem dyskryminacji zgodnie z regułą intertemporalną wyrażoną w art. 70

ust. 2 TRIPS. Nie można więc korygować suwerennych decyzji ustawodawcy

krajowego pod kątem zakazu wprowadzonego znacznie później, w zupełnie innych

warunkach, przez TRIPS.

Artykuł 4 ustawy nowelizującej stanowił realizację zobowiązań Polski

wkraczającej na drogę transformacji i odzwierciedlał postanowienia Aneksu nr 1 do

Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych pomiędzy Rzeczpospolitą

Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzonym w Waszyngtonie dnia

21 marca 1990 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 97, poz. 467 ze zm.), który wszedł w życie

dnia 6 sierpnia 1994 r. (por. oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1994 r., Dz.U. Nr

97, poz. 468).

Ustawa nowelizująca wprowadziła dotychczas niedostępną w Polsce

możliwość udzielania patentów na produkty lecznicze na zasadach ogólnych,

a zatem pod warunkiem ich nowości. Trzeba więc podzielić pogląd, że

wprowadzenie równolegle tę samą ustawą prawo wyłączne stwarzało wyjątkową

możliwość uzyskania tytułu zbliżonego do patentu, mimo braku nowości wynalazku.

Przez wprowadzenie równolegle takiej wyjątkowej instytucji, odbiegającej od

ugruntowanych zasad prawa patentowego, ustawodawca polski miał prawo

opatrzyć ją dodatkowymi warunkami i dlatego mógł uzależnić uzyskanie prawa

wyłącznego od wytwarzania produktu w Polsce. Wprowadzenie tego wymagania

nie tylko wtedy nie naruszało żadnych zobowiązań międzynarodowych Polski, ale

realizowało postanowienia Traktatu z USA.

Następcze wyeliminowanie warunku produkcji krajowej ze względu na treść

art. 27 ust. 1 TRIPS, po wielu latach od wprowadzenia instytucji prawa wyłącznego

naruszałoby cel tych przepisów, które ją regulowały. Także względy podniesione

przez Sąd Najwyższy w wyżej powołanym wyroku przemawiają przeciwko

wyłączeniu stosowania art. 6 ustawy zmieniającej ze względu na sprzeczność z art.

27 ust. 1 TRIPS.

Trafność

tego

podstawowego

zarzutu

zwalniała

w

zasadzie

od

szczegółowego rozważenia dalszych, albowiem stanowiła już podstawę do

uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, gdyż czyniła

na powrót istotną kwestię zgodności art. 4 ust. 6 ustawy zmieniającej z art. 28 TWE

o ile roszczenia dotyczyły okresu po dniu 1 maja 2004 r. W świetle zajętego

stanowiska rozważania Sądu Apelacyjnego w tej kwestii stały się bezprzedmiotowe.

Marginesowo można zauważyć tylko, że nietrafny był, z przyczyn

podniesionych w odpowiedzi na skargę kasacyjną, zarzut sprzeczności art.

27 TRIPS z art. 5 A Konwencji paryskiej.

Przy badaniu zgodności art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej z art. 28 TWE

wymaga rozważenia kwestia, kiedy powstawało prawo wyłączne jako prawo

podmiotowe powódki, tj. czy mogło powstać do czasu podjęcia produkcji leku

w Polsce w wymiarze zaspakajającym potrzeby lokalnego rynku, a więc czy bez

spełnienia tego warunku prawnego

powódka była uprawniona i czy bez tej

wyłączności nie powracał stan ogólnej swobody korzystania z nie opatentowanego

w Polsce wynalazku.

W związku z cofnięciem na rozprawie kasacyjnej przez powódkę roszczenia

dotyczącego nakazania oświadczenia w czasopiśmie w tej części wyrok Sądu

Apelacyjnego i poprzedzający go wyrok Sądu Okręgowego został uchylony

i postępowanie Sąd Najwyższy umorzył na podstawie art. 203 § 1 i 4 k.p.c., w zw.

z art. 391 § 1 k.p.c. i art. 39821 k.p.c.

W dalszej części wyrok Sądu drugiej instancji z powyższych względów uległ

uchyleniu i sprawa została przekazana temu sądowi do ponownego rozpoznania na

podstawie art. 39815 § 1 k.p.c.