V CK 212/03 · Sąd Najwyższy

Sygn. akt V CK 212/03

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 lutego 2004 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Antoni Górski (przewodniczący)

SSN Marian Kocon

SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca)

Protokolant Ewa Zawisza

w sprawie z powództwa Zakładów Drzewnych „T." A.S. Spółki Jawnej

w [...]

przeciwko K.C., R. B. i A. O.

o ochronę przed nieuczciwą konkurencją,

i z powództwa wzajemnego K. C., R. B. i A. O.

przeciwko Zakładom Drzewnym „T." A.S. Spółce Jawnej w [...]

o ochronę przed nieuczciwą konkurencją

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 12 lutego 2004 r.,

kasacji strony powodowej (pozwanego wzajemnego)

od wyroku Sądu Apelacyjnego w […]

z dnia 21 listopada 2002 r.,

uchyla zaskarżony wyrok w części oddalającej apelację (pkt. 2)

oraz w części orzekającej o kosztach (pkt. 1 c i pkt. 3) i w tym

zakresie

przekazuje

sprawę

Sądowi

Apelacyjnemu

do

ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania

kasacyjnego.

Uzasadnienie

Sąd pierwszej instancji, po rozpoznaniu powództwa głównego i powództwa

wzajemnego o ochronę przed nieuczciwą konkurencją, oddalił powództwo główne

a powództwo wzajemne uwzględnił w znacznej części, zakazując pozwanej

wzajemnej zachowań określonych w pkt. II 1), 2) i 3) sentencji, a nadto nakazał jej

zamieszczenie w dwóch centralnych dziennikach ogłoszenia o treści szczegółowo

określonej w pkt. II 4) sentencji wyroku.

Po rozpoznaniu apelacji powodowej Spółki jawnej (pozwanej wzajemnej)

Sąd drugiej instancji wyrokiem z dnia 21 listopada 2002 r. uwzględnił tę apelację

w części, a mianowicie zmienił zaskarżony wyrok

w części orzekającej

o powództwie wzajemnym przez jego oddalenie w zakresie roszczeń będących

przedmiotem rozstrzygnięcia zawartego w pkt. II 2) i 3) oraz przez wyeliminowanie

fragmentu ogłoszenia prasowego w brzmieniu zawartym w pkt. II 4).

Sąd ten oddalił apelację powódki w pozostałej części oraz orzekł o kosztach

postępowania.

W odniesieniu do rozstrzygnięcia w przedmiocie prawa do używania znaku

firmowego w postaci elementu graficznego Sąd odwoławczy uznał, że oznaczenie

przedsiębiorstwa i znak towarowy w praktyce bardzo często pokrywają się,

a oznaczenie przedsiębiorstwa bywa używane jako znak towarowy i odwrotnie.

Powołując

się

na

w reprezentatywnym

stanowisko

orzecznictwa

piśmiennictwie

stwierdził,

oraz

że

w

poglądy

razie

wyrażone

kolizji

między

oznaczeniem wcześniej używanym w obrocie a znakiem towarowym później

zarejestrowanym pierwszeństwo należy dać ochronie przewidzianej w

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

ustawie

Za prawidłowe uznał Sąd Apelacyjny ustalenie Sądu I instancji, że

pierwszeństwo

używania

znaku

graficznego

przysługiwało

przedsiębiorstwu

państwowemu, bowiem jego zakład, posługujący się po raz pierwszy znakiem

graficznym na używanych naklejkach, prowadzony był na podstawie umowy

agencyjnej, a więc był jednostką organizacyjną tego przedsiębiorstwa, z którą

łączone było to oznaczenie. Zdaniem Sądu odwoławczego, strona pozwana

wykazała, że pierwszeństwo używania znaku przysługiwało przedsiębiorstwu

państwowemu, skoro identyfikacja i indywidualizacja tego oznaczenia dotyczyła

jednostki organizacyjnej tego przedsiębiorstwa, tj. jego zakładu działającego jako

placówka agencyjna.

Za trafne uznał Sąd drugiej instancji stanowisko, że źródłem uprawnień

pozwanych (powodów wzajemnych) do znaku graficznego jest umowa sprzedaży

z dnia 31 marca 2000 r., zawarta w formie aktu notarialnego między

przedsiębiorstwem państwowym w likwidacji a pozwanymi. Sąd ten stwierdził

zarazem, że nie samo postanowienie § 21 tej umowy, lecz cała jej treść wskazuje

na przedmiot dokonanej czynności prawnej, której strony mają swobodę decyzji co

do tego, jakie elementy tworzące pojęcie zakładu objąć przedmiotem czynności

prawnej. Za niewątpliwy uznał Sąd odwoławczy pogląd, że pozwani dokonując

zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa państwowego pozostającego

w likwidacji nie stali się jego ogólnym następcą prawnym, a umowa pozwala na

przyjęcie sukcesji w stosunku do nabytych zorganizowanych składników tego

przedsiębiorstwa. Odwołując się do całokształtu postanowień umowy z 31 marca

2000 r., a zwłaszcza do postanowień §§ 3, 5, 12, 13, 15, Sąd II instancji uznał, że

wolą stron było przejście na nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa

wszelkich praw związanych ze zbywanymi składnikami, a więc także prawa

podmiotowego do znaku graficznego używanego jako logo zakładu i znak

towarowy. Dokonując wykładni § 15 umowy, z uwzględnieniem dyrektyw art. 65 § 2

k.c., Sąd odwoławczy uznał wskazane postanowienie umowy za źródło przejścia na

pozwanych ekspektatywy prawa z rejestracji znaku towarowego. Powołując się na

niespójność i nieprecyzyjność zwłaszcza końcowej części postanowienia § 15

umowy Sąd ten uznał zarazem, że wolą stron umowy było przeniesienie na

nabywcę praw do używania oznaczenia spełniającego rolę znaku firmowego. Skoro

więc uprawnienia do tego znaku przeszły na pozwanych, to im zatem przysługiwała

ochrona z mocy art. 5 uznk, bowiem umową z dnia 31 marca 2000 r. uzyskali oni

prawo do używania nazwy nabytej jednostki organizacyjnej.

Powódka zaskarżyła kasacją powyższy wyrok Sądu Apelacyjnego w części

określonej w pkt 1 lit. b) i c) oraz w pkt 2, przytaczając obie podstawy kasacyjne.

W ramach pierwszej podstawy kasacyjnej zarzucono:

1) naruszenie art. 3 § 4 i art. 12 § 1 pkt 3 ustawy o prawie autorskim z dnia 10 lipca

1952 r. przez przyjęcie, że prawo autorskie do znaku towarowego przysługiwało

przedsiębiorstwu państwowemu jako pracodawcy autora znaku, mimo, że S. S.

ani

nie

wykazał

swoich

praw

autorskich,

ani

nie

był

pracownikiem

przedsiębiorstwa państwowego w okresie opracowywania tego znaku;

2) naruszenie art. 2 ustawy o działalności gospodarczej z dnia 23 grudnia 1988 r.

oraz uchwały Nr 17 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1983 r. przez wadliwe

przyjęcie,

że

placówka

agencyjna

była

jednostką

organizacyjną

przedsiębiorstwa państwowego;

3) naruszenie art. 65 k.c. przez przyjęcie, że na podstawie § 15 aktu notarialnego

z 31.03.2000 r. pozwani uzyskali prawo do znaku towarowego;

4) naruszenie art. 3 prawa autorskiego przez odmowę przyznania W. Ł. praw

autorskich do spornego znaku towarowego;

5) naruszenie art. 4, 19 i 20 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach

towarowych poprzez odmowę udzielenia powodowi ochrony znaku towarowego.

Druga podstawa kasacyjna ograniczona została do zarzutu naruszenia art.

233 § 1 k.p.c. poprzez rażąco wadliwą i oczywiście błędną ocenę zebranych

w sprawie dowodów.

W uzasadnieniu kasacji powódka uzasadnia zarzut naruszenia art. 233 § 1

k.p.c. dokonaniem wadliwej oceny zeznań śwd. S. S. w przedmiocie autorstwa

znaku, a to z tej przyczyny, że należało uznać je za gołosłowne wobec braku

jakichkolwiek innych niekwestionowanych dowodów. W konsekwencji skarżąca

wywodzi, że wadliwie ustalono, iż prawo do znaku towarowego przysługiwało j.g.u.,

którym było przedsiębiorstwo państwowe.

Naruszenie art. 65 k.c. uzasadniono dokonaniem niewłaściwej, bo

rozszerzajacej interpretacji postanowień §

15 aktu notarialnego,

wskutek

niezgodnego z wolą stron przyjęcia, że nastąpiło przeniesienie na pozwanych

zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej także znak graficzny jako

oznaczenie przedsiębiorstwa, w sytuacji gdy przedmiot sprzedaży precyzyjnie

określono w § 3 i § 5 umowy, a kupujący zapłacili cenę wyłącznie za składniki

majątkowe określone w § 5 umowy.

Naruszenie art. 4, 19 i 20 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach

towarowych

uzasadniono

odmową

udzielenia

powodowi

ochrony

znaku

towarowego mimo uzyskania przezeń prawa z rejestracji tego znaku.

Pozwani

(powodowie wzajemni) w odpowiedzi na kasację złożyli ujęte

alternatywnie wnioski o odrzucenie kasacji z przyczyn formalnych, o odmowę

przyjęcia kasacji do rozpoznania oraz o jej oddalenie i obciążenie powoda kosztami

postępowania kasacyjnego.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje.

Kasacja okazała się usprawiedliwiona wobec trafności wyłącznie jednego

spośród zarzutów zgłoszonych w ramach pierwszej podstawy kasacyjnej.

Za chybiony należało uznać zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c., bowiem

skarżący nie wskazuje, które konkretnie spośród kryteriów oceny dowodów

objętych tym przepisem zostały pominięte przez Sąd przy dokonywaniu oceny

zeznań śwd. S. S. Twierdzenie skarżącego o braku jakichkolwiek innych

niekwestionowanych przez niego dowodów na okoliczność autorstwa i daty

powstania znaku graficznego nie jest równoznaczne z dokonaniem wadliwej oceny

dowodu z zeznań świadka i poczynionymi na ich podstawie ustaleniami.

Okoliczność, że wynik dokonanych przez Sąd ustaleń nie jest satysfakcjonujący dla

skarżącego nie przesądza bynajmniej o dokonaniu wadliwej oceny dowodu

z punktu widzenia wymogów wynikających z art. 233 § 1 k.p.c.

Brak usprawiedliwionych podstaw do uwzględnienia zarzutu zgłoszonego

w ramach drugiej podstawy kasacyjnej ma ten skutek, że oceny zarzutów

naruszenia wskazanych w kasacji przepisów prawa materialnego należało dokonać

z uwzględnieniem tych ustaleń stanu faktycznego, które były podstawą orzekania

dla Sądu drugiej instancji.

Bezzasadne okazały się zarzuty naruszenia przepisów art. 3 § 4 i art. 12 § 1

pkt 3 ustawy z dnia 10 lipca 1952 o prawie autorskim.

Skarżący nie twierdzi nawet, aby Sąd drugiej instancji błędnie zinterpretował

wymienione przepisy, bądź by je niewłaściwie zastosował. Zarzut ich naruszenia

opiera natomiast na twierdzeniu o wadliwych ustaleniach w przedmiocie określenia

podmiotu uprawnionego z tytułu praw autorskich do znaku towarowego, na zarzucie

błędnej oceny zeznań śwd. S. S., a w konsekwencji na próbie kreacji własnych,

pożądanych ustaleń faktycznych, odmiennych jednak od przyjętych za podstawę

orzekania przez Sąd drugiej instancji. Tymczasem samo wykazywanie wadliwości

dokonanych ustaleń faktycznych, bądź kwestionowanie prawidłowości dokonanej

oceny dowodów, nie stanowi uzasadnienia podstawy kasacyjnej przewidzianej w

art. 3931 pkt 1 k.p.c. (por. postanowienie SN z dnia 28 sierpnia 1997 r., III CKN

143/97 – nie publ.).

Nie okazał się również trafny zarzut naruszenia art. 2 ustawy z dnia

23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324 ze zm.),

bowiem zasadnie uznał Sąd Apelacyjny, że nawet wyodrębniony organizacyjnie

zakład

przedsiębiorstwa

państwowego

prowadzony

na

podstawie

umowy

agencyjnej był jednostką organizacyjną tego właśnie przedsiębiorstwa, prowadzoną

w jego imieniu, a nie odrębnym podmiotem gospodarczym. O trafności takiego

stanowiska Sądu świadczy choćby brzmienie § 7 ust. 1 umowy agencyjnej Nr

5/90/2 z dnia 27 sierpnia 1990 r. (k. 261 akt). Natomiast zarzut kasacji naruszenia

przepisów „... uchwały Nr 17 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1983 r. ...” wymyka

się spod kontroli kasacyjnej ponieważ skarżący nie wskazuje żadnego konkretnego

przepisu tej uchwały, który miałby być przedmiotem zarzucanego naruszenia.

Za bezzasadny należało również uznać zarzut naruszenia art. 3 prawa

autorskiego, a uzasadniony odmową przyznania W.Ł. praw autorskich do spornego

znaku towarowego. Zarzut ten ani nie był w takiej postaci sformułowany w apelacji

powoda, ani też przedmiotem niniejszego procesu nie jest ochrona praw autorskich

W. Ł., ale określony kształt roszczeń sformułowanych przez strony przedmiotowego

sporu.

Nie zasługują również na uwzględnienie zarzuty naruszenia art. 4, 19 i 20

ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych, a uzasadnione odmową

udzielenia powodowi ochrony znaku towarowego. Przepisy te mogłyby w określonej

sytuacji stanowić także obecnie podstawę prawną udzielenia powodowi ochrony,

a to z mocy art. 315 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności

przemysłowej (Dz. U. 2001 r., Nr 49, poz. 508). Jednakże w pełni zasadne jest

stanowisko Sądu odwoławczego, wsparte stabilną w tej mierze linią orzecznictwa,

a także stanowiskiem reprezentatywnego piśmiennictwa, że w przypadku kolizji

pomiędzy wcześniej używanym w obrocie

oznaczeniem przedsiębiorstwa,

a później zarejestrowanym znakiem towarowym, pierwszeństwo przysługuje

uprawnionemu z tytułu ochrony wynikającej z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, bez względu na istniejącą rejestrację.

Jednakże trafność ustalenia, że to właśnie przedsiębiorstwu państwowemu,

a nie powodowi, przysługiwało pierwszeństwo używania znaku graficznego dla jego

oznaczenia jako przedsiębiorcy, nie jest jeszcze równoznaczne z pozytywnym

przesądzeniem o tym, że to właśnie pozwani (powodowie wzajemni) skutecznie

nabyli to uprawnienie, na mocy umowy z dnia 31 marca 2000 r. W tym przedmiocie

zasadny okazał się zarzut kasacji naruszenia przepisów art. 65 k.c. przez

niewłaściwe ich zastosowanie przy dokonywaniu ustaleń w przedmiocie treści

postanowień

wspomnianej

umowy

zawartej

w

formie

aktu

notarialnego,

a w szczególności przy określaniu zakresu przedmiotu sprzedaży.

Wymaga podkreślenia, że sam Sąd odwoławczy uznał, iż nie ulega

wątpliwości, iż dokonując zakupu zorganizowanej

c zę ści

przedsiębiorstwa

państwowego pozostającego w likwidacji pozwani nie stali się jego ogólnym

następcą prawnym, z braku podstaw prawnych do przyjęcia takiego następstwa

(str. 18 uzasadnienia zaskarżonego wyroku). Trafnie też wywiódł nieco wcześniej

tenże Sąd, że strony umowy mającej za przedmiot zbycie zorganizowanej części

przedsiębiorstwa mają swobodę przy określaniu elementów, składających się na to

pojecie, które strony postanawiają objąć przedmiotem dokonywanej czynności

prawnej. Sposób i wynik skorzystania z tej swobody kontraktowej przez strony

umowy wymagał przeto od Sądu dokonania skrupulatnej analizy jej postanowień,

w celu

precyzyjnego

określenia

przedmiotu

sprzedaży.

Tymczasem

samo

brzmienie postanowień § 1 ust. 4, § 5, § 13, § 15 i § 21 umowy wywołuje

wątpliwości co do rzeczywistej woli jej stron, skoro dowodzi ono występowania

elementów wewnętrznej między nimi sprzeczności co do określenia zakresu

przedmiotu sprzedaży, a zwłaszcza objęcia tym przedmiotem wszelkich praw,

w tym także prawa podmiotowego do znaku graficznego używanego jako logo

zakładu i jako znak towarowy. Poważne wątpliwości wzbudza zwłaszcza brzmienie,

a w konsekwencji i treść § 21 umowy, skoro dla określenia użytego w nim pojęcia

„... zorganizowaną część przedsiębiorstwa państwowego...” odesłano w nim do

przepisu aktu prawnego wskazanego w sposób wysoce nieprecyzyjny i nieścisły.

W tej sytuacji wyczerpujące określenie w § 1 ust. 4 umowy katalogu rzeczy

ruchomych, stanowiących elementy zorganizowanej części przedsiębiorstwa,

a następnie określenie przedmiotu sprzedaży w § 5 umowy, w powiązaniu

z brzmieniem postanowienia § 15 umowy, obejmującego przeniesienie na

pozwanych uprawnienia do nieodpłatnego korzystania m.in. z dotychczasowej

nazwy sprzedawanej jednostki organizacyjnej, wywołuje poważne i uzasadnione

wątpliwości, czy prawo podmiotowe do oznaczania przedsiębiorcy określonym

znakiem graficznym było objęte przedmiotem sprzedaży na rzecz pozwanych, czy

też nabyli oni na mocy tej umowy jedynie uprawnienie do nieodpłatnego korzystania

z tego oznaczenia. Swoje własne stanowisko w tym przedmiocie pozwani wyrazili

w piśmie z dnia 27 sierpnia 2001 r. (k. 259 akt), co jednak dowodzi jedynie istnienia

określonego zamiaru pozwanych, który może być ważnym, ale

tylko jednym

z elementów w procesie badania zgodności zamiaru stron i celu zawieranej przez

nie umowy, zwłaszcza w sytuacji, w której dosłowne brzmienie wskazanych

postanowień umowy może prowadzić do rozbieżnych wniosków w odniesieniu do

określenia przedmiotu sprzedaży.

Zważyć bowiem należy, że z mocy art. 552 k.c. umowa mająca za przedmiot

przedsiębiorstwo, a więc także umowa sprzedaży zorganizowanej części

przedsiębiorstwa państwowego, tylko wówczas obejmuje wszystko co wchodzi

w skład przedsiębiorstwa, jeśli nic innego nie wynika z treści tej umowy, albo

z przepisów

szczególnych.

Jeśli

więc

określenia

przedmiotu

sprzedaży

w niektórych postanowieniach przedmiotowej umowy dokonano w sposób pośredni,

przez wymienienie składników i odwołanie się do treści załączników do umowy

(§ 5) to rzeczą Sądu było precyzyjne zbadanie i ustalenie przedmiotu sprzedaży,

a zwłaszcza tego, czy wymienione składniki obejmują wszystko to, co było

niezbędne do kontynuowania działalności gospodarczej przez nabywcę (por.

uzasadnienie wyroku SN z dnia 1 kwietnia 2003 r. IV CKN 366/01 – nie publ.

uzasadnienie wyroku SN z dnia 8 kwietnia 2003 r., IV CKN 51/01 – nie publ.).

Pominięcie przez Sąd Apelacyjny obowiązku posłużenia się przesłankami

wynikającymi z art. 65 § 2 k.c. doprowadziło do co najmniej przedwczesnego

wniosku, że przedmiotem zbycia na rzecz pozwanych było także uprawnienie do

znaku

graficznego

jako

elementu

określającego

oznaczenie

(logo)

ich

przedsiębiorstwa. Zaniechanie obowiązku zbadania zgodnego zamiaru stron i celu

umowy z dnia 31 marca 2000 r. uzasadnia trafność podniesionego w kasacji

zarzutu naruszenia art. 65 § 2 k.c.

Z powyższego względu Sąd Najwyższy uwzględnił kasację i orzekł jak

w sentencji na podstawie art. 39313 § 1 k.p.c.