Joint patentee using invention must transfer half of net profits to other joint owners per patent law.

Wyrok z dnia 7 lipca 2005 r.

II PK 355/04

Współuprawniony z patentu korzystający z wynalazku we własnym zakresie jest obowiązany do przeniesienia na pozostałych współuprawnionych,

stosownie do ich udziałów, odpowiedniej części połowy korzyści uzyskanych w

wyniku produkcyjnego i handlowego korzystania z wynalazku, po potrąceniu

poniesionych nakładów (art. 45 ust 2 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o

wynalazczości, jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.).

Przewodniczący SSN Beata Gudowska, Sędziowie SN: Józef Iwulski (sprawozdawca), Herbert Szurgacz.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lipca 2005 r. sprawy z

powództwa Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych w W. przeciwko Elektrowni T. SA w B. o zapłatę, na skutek kasacji strony powodowej i strony pozwanej

od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 27 lipca 2004 r. [...]

u c h y l i ł zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu we

Wrocławiu do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Strona powodowa Instytut Automatyki Systemów Energetycznych w W. ostatecznie domagała się zasądzenia od strony pozwanej Elektrowni „T.” SA w B. kwoty

14.132.534,00 zł jako udziału w korzyści osiągniętej przez stronę pozwaną ze stosowania we własnym zakresie czterech określonych w pozwie wynalazków. Strona powodowa wywodziła roszczenie z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1972 r.

o wynalazczości (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.). Strona pozwana, wnosząc o oddalenie powództwa, zarzuciła, że korzyści, o których mowa w

art. 45 ust. 1 ustawy o wynalazczości, mogą być w całości konsumowane przez tego

ze współuprawnionych, który stosuje wynalazek we własnym zakresie. Przepis art.

45 ust. 2 tej ustawy nie stanowi natomiast o korzyściach uzyskiwanych przez współuprawnionego we własnym zakresie, lecz o korzyściach uzyskiwanych przez współuprawnionego przy stosowaniu wynalazku przez osoby trzecie. Ponadto strona pozwana kwestionowała wysokość roszczenia oraz podniosła zarzut przedawnienia

roszczeń obejmujących korzyści uzyskane ze stosowania wynalazków przed dniem

15 marca 2001 r.

Wyrokiem z dnia 18 grudnia 2001 r. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze oddalił

powództwo. W uzasadnieniu wskazał, że strony zawarły umowy dotyczące wzajemnych rozliczeń finansowych, w szczególności dotyczące wysokości wynagrodzenia

strony powodowej oraz sposobu obliczania efektów z korzystania z wynalazków,

które wyłączyły stosowanie art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości. Brak stosownych

wniosków dowodowych, w szczególności w przedmiocie zasięgnięcia opinii biegłego,

spowodował, że Sąd nie mógł ocenić, czy strona pozwana uzyskiwała korzyści z wynalazku, jaka była ich wartość oraz jakie poniosła nakłady.

Wyrokiem z dnia 22 maja 2002 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uchylił wyrok

Sądu pierwszej instancji zaskarżony przez stronę powodową i przekazał sprawę do

ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu tego wyroku Sąd Apelacyjny stwierdził, że

zasada przyjęta przez Sąd Okręgowy nie odpowiada wykładni przepisów prawa wynalazczego oraz nie uwzględnia pozaprawnych aspektów tej dziedziny aktywności

gospodarczej. Sąd Apelacyjny wskazał, że podstawę właściwego rozstrzygnięcia w

przedmiocie rozliczeń pomiędzy współwłaścicielami wynalazku powinno stanowić

stanowisko przedstawione przez A. Szajkowskiego w glosie do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 września 1978 r., I CR 287/78 (OSNCP 1979 nr 2, poz. 170). Autor

ten wyraził pogląd, że zawarty w art. 45 ustawy o wynalazczości zwrot „każdy współuprawniony z patentu może bez zgody pozostałych współuprawnionych korzystać z

wynalazku we własnym zakresie" ma znaczenie takie, jak w art. 206 k.c., zgodnie z

którym każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy oraz do

korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Według zasady wyrażonej w

art. 45 ustawy o wynalazczości, każdy współuprawniony z patentu ma prawo do korzystania z wynalazku we własnym zakresie bez potrzeby uzyskiwania na to zgody

pozostałych współuprawnionych. W ten sposób ustawodawca uniemożliwił blokowanie stosowania wynalazku przez współuprawnionego dysponującego nawet minimalnym udziałem we wspólnym patencie, a jednocześnie przesądził, że prawo do

gospodarczej eksploatacji wynalazku przysługuję każdemu współuprawnionemu z

patentu. Sąd Apelacyjny stwierdził też, że nie budzi wątpliwości w świetle zebranego

materiału dowodowego, iż podział korzyści uzyskanych z korzystania z wynalazku

nie był przedmiotem regulacji umownej pomiędzy stronami. Objęły one bowiem wyłącznie wynagrodzenie należne stronie powodowej z tytułu opracowania, wykonania i

wdrożenia u strony pozwanej określonych układów automatyki przemysłowej oraz

dotyczyły odpisów na fundusze wdrożeniowe przeznaczone na nagrody dla pracowników stron. Sąd Apelacyjny zalecił Sądowi Okręgowemu przy ponownym rozpoznaniu sprawy ustalenie, jakie korzyści uzyskała strona pozwana w wyniku korzystania z wynalazku we własnym zakresie, a następnie ustalenie, jakie nakłady poczyniła

dla korzystania z wynalazku. W oparciu o tak ustaloną kwotę należy dokonać rozliczeń, mając na względzie, że podział korzyści powinien nastąpić według zróżnicowanych kryteriów w zależności od rodzaju dochodów. Sąd Apelacyjny stwierdził, że w

razie produkcyjnego oraz handlowego korzystania z wynalazku, do podziału nie powinna zostać skierowana cała kwota osiągniętego zysku, ale tylko ta jej część, która

odpowiada kwocie przeciętnej opłaty licencyjnej stosowanej w danego rodzaju

transakcjach licencyjnych, pomniejszona o wielkość odpowiadającą stosunkowi

udziału podmiotu korzystającego z wynalazku we wspólnym patencie. Wynalazek

dopiero stwarza możliwość osiągnięcia przychodów, co jest obarczone ogromnym

ryzykiem inwestycyjnym, które ponosi dokonujący przedsięwzięcia, a nie pozostali

współuprawnieni. Wobec tego brak jest podstaw do partycypowania przez te podmioty w korzyściach osiągniętych z wynalazku. Skoro jednak nie byłoby słuszne

całkowite pominięcie pozostałych współuprawnionych w podziale przychodów, które

zostały uzyskane z korzystania ze wspólnego wynalazku, to - zdaniem Sądu Apelacyjnego - takie rozwiązanie wydaje się najbardziej prawidłowe.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy, Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze wyrokiem

z dnia 18 marca 2004 r. [...] zasądził od strony pozwanej kwotę 1.978.554,76 zł z

ustawowymi odsetkami od dnia 14 maja 2001 r., oddalając powództwo w pozostałej

części. Sąd Okręgowy ustalił, że strony są współwłaścicielami patentów [...] udzielonych przez Urząd Patentowy RP w latach 1996, 1997 i 1999. Strony zawarły umowy

z dnia 14 maja 1992 r. oraz z dnia 13 listopada 1992 r. o wykonanie prac badawczych i wdrożenie ich wyników do eksploatacji, które określały, że pracownicze projekty wynalazcze powstałe w wyniku tych umów stanowić będą współwłasność stron

w częściach równych (§ 9 umów), a także określały metodę obliczenia efektów eko-

nomicznych oraz wynagrodzenie twórców. Stronę pozwaną od sierpnia 1984 r. wiąże

z Polskimi Sieciami Energetycznymi SA w W. długoterminowa umowa, na podstawie

której pozwana otrzymuje wynagrodzenie za dostarczoną energię elektryczną, za

dyspozycyjność oraz usługi systemowe rozumiane jako gotowość Elektrowni do

świadczenia usług w zakresie rezerwy sekundowej, minutowej oraz rezerwy odtworzeniowej. Pozwana Elektrownia w wyniku zastosowania w swym przedsiębiorstwie

wynalazków objętych patentami uzyskała szereg korzyści, w szczególności związanych z poprawą dyspozycyjności ARCM przez wyeliminowanie konieczności wyłączeń bloków, wzrostem dyspozycyjności bloków związanych z odsunięciem w czasie

konieczności doraźnego (awaryjnego) ich odstawiania w celu poprawy regulacji turbiny oraz stabilizacji pracy całego układu cieplnego bloku poprawiającej żywotność

bloku i jego urządzeń pomocniczych. Podstawę do wyliczenia korzyści stosowania

wspólnych wynalazków stanowiły w pozwanej Elektrowni przychody za regulacyjne

usługi systemowe. W oparciu o te przychody wypłacono wynagrodzenie twórcom

wynalazków w łącznej kwocie ponad 11 milionów zł. Do obliczenia wysokości wynagrodzenia za wynalazki przyjmowano wynagrodzenia za usługi systemowe obejmujące wszystkie trzy elementy składające się na to wynagrodzenie (należność za dostarczoną energię elektryczną, za dyspozycyjność Elektrowni i za usługi systemowe).

Dyspozycyjność jest to moc, która może być osiągnięta ze wszystkich bloków, z

uwzględnieniem ich stanu technicznego. Moc regulacyjna to wycinek mocy dyspozycyjnej, który zależy od stanu technicznego bloku i ograniczeń technologicznych. Na

wdrożenie wynalazków w postaci systemu ARCM pozwana Elektrownia poniosła nakłady w wysokości około 1,0-1,5 miliona złotych miesięcznie. Dochody z wdrożenia

systemu wynosiły około 2 miliony zł miesięcznie. Ustalanie wysokości wynagrodzenia

należnego twórcom wynalazków odbywało się w oparciu o arkusze obliczeniowe sporządzane przez stronę pozwaną, poddawane następnie wielostopniowej weryfikacji.

Przy obliczeniu wysokości wynagrodzenia stosowano realny rachunek kosztów.

Wdrożenie do produkcji i eksploatacji układów regulacji bloków energetycznych zawierających wspólne wynalazki umożliwiło pozwanej Elektrowni uruchomienie nowego rodzaju działalności usługowej na potrzeby Krajowej Dyspozycji Mocy. Były to

tzw. usługi systemowe, za które Elektrownia otrzymywała dodatkowe opłaty, niezależnie od opłat za energię elektryczną. Poszczególne wynalazki miały różny wkład w

końcowy rezultat w postaci ilości sprzedanych usług systemowych, który był ustalany

przez specjalną komisję złożoną z przedstawicieli stron. Elektrownia w wyniku wdro-

żenia wynalazków uzyskała korzyści, ale poniosła także nakłady na wdrożenie wynalazków i eksploatację urządzeń, w których zostały one zastosowane. Strona pozwana

poniosła koszty inwestycyjne o charakterze jednorazowym (wynagrodzenie powodowego Instytutu, koszty pomiarów odbiorczych regulacji), nakłady obciążające efekty,

a także koszty o charakterze eksploatacyjnym (koszty bieżących napraw, regulacji,

konserwacji, wymiany zużywających się elementów urządzeń, koszty serwisu sprawowanego przez stronę powodową, koszty materiałów, części zamiennych i siły roboczej). Nadto pozwana Elektrownia wypłaciła twórcom wynalazków wynagrodzenia

należne za efekty w okresie objętym wyliczeniem oraz koszty ochrony patentowej.

Strona pozwana uzyskała następujące korzyści: 1) z wynalazków objętych patentami

[...] - w okresie od 1 maja 1997 r. do 30 kwietnia 1998 r. w kwocie 11.170.455,00 zł; w

okresie od 1 maja 1998 r. do 30 kwietnia 1999 r. w kwocie 10.812.619,00 zł; w okresie od 1 maja 1999 r. do 30 kwietnia 2000 r. w kwocie 5.489.923,00 zł oraz w okresie

od 1 maja 2000 r. do 30 kwietnia 2001 r. w kwocie 6.495.373,00 zł; 2) z wynalazków

objętych patentami [...] - w okresie od 1 lutego 1995 r. do 31 stycznia 1996 r. w kwocie 3.322.994,00 zł; w okresie od 1 lutego 1996 r. do 31 stycznia 1997 r. w kwocie

3.995.335,00 zł; w okresie od 1 lutego 1997 r. do 31 stycznia 1998 r. w kwocie

4.701.613,00 zł; w okresie od 1 lutego 1998 r. do 31 stycznia 1999 r. w kwocie

5.037.274,00 zł; w okresie od 1 lutego 1999 r. do 31 stycznia 2000 r. w kwocie

2.551.953,00 zł oraz w okresie od 1 lutego 2000 r. do 31 stycznia 2001 r. w kwocie

2.952.597,00 zł. Jedna czwarta tych korzyści daje kwotę 15.862.541,00 zł.

Sąd Okręgowy ustalił też, że w energetyce należy do rzadkości licencja jako

forma umowy odpłatnego korzystania z nowatorskiej myśli technicznej. W nielicznych

wypadkach, jakie miały miejsce w latach dziewięćdziesiątych, opłaty licencyjne wahały się w szerokich granicach od 2 do 25%. Podczas modernizacji bloków energetycznych stosuje się różne wynalazki, ale ich realizacja następuje w wyniku umów,

których przedmiotem są konkretne prace badawcze. Aktualnie, jednostki badawcze

stosując swoje wynalazki wdrażają jednocześnie nowoczesne rozwiązania techniczne w postaci wynalazków, wzorów użytkowych i know-how. W opłatach za realizację

prac zawierają się opłaty za wynalazki, które nie są wyodrębnione z ogólnej kwoty

zapłaty. Część elektrowni w umowach o prace badawcze stosowała opłaty za tzw.

licencje dorozumiane, czyli 5% efektów netto uzyskanych ze stosowania wynalazków. W ostatnich latach występują opłaty ryczałtowe ustalane w wyniku przetargów.

Są to jednorazowe opłaty odpowiadające wielkości przewidywanych kosztów i efek-

tów pewnego zakresu prac remontowych, modernizacyjnych, wiążące się ze stosowaniem wynalazków. Opłaty ryczałtowe mają charakter jednorazowych opłat licencyjnych. Zarząd Południowego Koncernu Energetycznego SA przeprowadził analizę

opłat licencyjnych stosowanych w podległych mu elektrowniach i elektrociepłowniach, zarówno przy udostępnianiu wynalazków innym jednostkom, jak i przy stosowaniu wynalazków, z której wynika, że opłaty te wahają się w granicach od 2 do 8%

zysku osiąganego dzięki stosowanym wynalazkom. Przeciętna wysokość opłat licencyjnych w latach 1995-2002 wynosiła 7% wartości efektów ekonomicznych netto.

Według Sądu Okręgowego, korzyści pozwanej Elektrowni z gospodarczego

wykorzystania czterech wynalazków, to kwota przychodów za regulacyjne usługi systemowe, pomniejszona o trzy rodzaje kosztów - koszty na realizację wynalazków,

koszty wynagrodzeń twórców wynalazków oraz koszty nagród pracowników strony

powodowej i pozwanej za wdrażanie wynalazków. Korzyści osiągnięte przez pozwaną Elektrownię wyniosły kwotę 56.530.136,00 zł. Przy poziomie 7% średniej

opłaty licencyjnej, wartość korzyści przypadających do rozliczenia wynosi

3.957.109,52 zł. Udział pozwanej Elektrowni we wspólnym patencie wynosi 50%,

stąd kwota opłat licencyjnych równa się 1.978.554,76 zł.

Sąd Okręgowy przyjął, że przychody uzyskiwane przez stronę pozwaną z gospodarczej eksploatacji wynalazków we własnym zakresie stanowią swego rodzaju

pożytki o charakterze prawnym, zbliżonym do pożytków naturalnych (pożytki quasinaturalne) i powinny być one rozliczone między współwłaścicielami wynalazków według zasady wyrażonej w art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości. Jednakże z uwagi na

wiążący charakter zaleceń określających sposób rozliczenia stron, zawartych w uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 22 maja 2002 r. (art. 386 § 6 k.p.c.), Sąd

Okręgowy uwzględnił powództwo jedynie co do kwoty 1.978.554,76 zł, stanowiącej

połowę przeciętnej opłaty licencyjnej ustalonej na podstawie ustaleń opinii biegłego.

Sąd Okręgowy nie uwzględnił podniesionego przez stronę pozwaną zarzutu przedawnienia, przyjmując, że wymagalność roszczeń strony powodowej nie nastąpiła

przed datą wydania decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu stronom patentów.

Od tego wyroku Sądu Okręgowego apelacje wniosły obie strony. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 27 lipca 2004 r. [...] zmienił zaskarżony wyrok w

punkcie 1 w części orzekającej o odsetkach przez zasądzenie odsetek ustawowych: od kwoty 390.966,92 zł od dnia 30 czerwca 1998 r.; - od kwoty 378.441,66 zł od dnia

30 czerwca 1999 r.; - od kwoty 192.147,30 zł od dnia 30 czerwca 2000 r.; - od kwoty

227.338,05 zł od dnia 30 czerwca 2001 r.; - od kwoty 597.002,55 zł od dnia 31 marca

1999 r.; - od kwoty 89.318,35 zł od dnia 31 marca 2000 r.; oraz - od kwoty

103.339,93 zł od dnia 31 marca 2001 r. Sąd Apelacyjny odrzucił apelację strony powodowej co do kwoty 1.978.554,76 zł i oddalił w pozostałym zakresie apelacje obu

stron.

Sąd drugiej instancji uznał, że apelacja strony pozwanej nie zasługuje na

uwzględnienie. Kwestia, czy stronie powodowej przysługuje prawo partycypacji w

korzyściach uzyskanych przez stronę pozwaną korzystającą we własnym zakresie z

wynalazków stanowiących współwłasność stron, była przedmiotem oceny prawnej

zawartej w wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 22 maja 2002 r., która jest wiążąca. W

uzasadnieniu tego wyroku stwierdzono, że podział korzyści uzyskanych z korzystania

z wynalazku nie był przedmiotem umownej regulacji dokonanej przez strony, a zatem

ma zastosowanie art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości. Zarzuty apelacji strony pozwanej wskazujące na odmienną interpretację prawną art. 45 ustawy o wynalazczości nie mogą więc być rozważane.

Odnosząc się do apelacji strony powodowej, Sąd drugiej instancji uznał, że zaskarżenie wyroku Sądu pierwszej instancji w części uwzględniającej powództwo (co

do kwoty 1.978.554,76 zł) było niedopuszczalne i w tym zakresie odrzucił apelację.

Sąd Apelacyjny stwierdził, że zarzut apelacji strony powodowej dotyczący naruszenia

art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości przez odstąpienie od wskazanego w nim sposobu rozliczenie stron, nie może być uwzględniony, gdyż w tym zakresie wiążący jest

pogląd wyrażony w poprzednim wyroku z dnia 22 maja 2002 r. (art. 386 § 6 k.p.c.).

Sąd Apelacyjny podzielił pogląd Sądu Okręgowego co do zasadności stosowania w

rozliczeniu stron reguł z art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości, jednak ze względu na

związanie poprzednim wyrokiem, nie mógł odstąpić od sposobu rozliczenia korzyści

wskazanych w uzasadnieniu tego wyroku. Sąd Apelacyjny uwzględnił zarzut apelacji

strony powodowej co do naruszenia art. 481 § 1 k.c. Sąd Okręgowy zasądził odsetki

za opóźnienie w zapłacie należności za korzystanie z wynalazków wspólnych liczone

od daty wniesienia powództwa. Sąd Apelacyjny uznał, że wydanie korzyści powinno

następować w terminach odpowiadających terminom wypłaty wynagrodzeń autorskich.

Od tego wyroku kasacje wniosły obie strony.

Strona pozwana zarzuciła naruszenie prawa materialnego przez: 1) błędną

wykładnię i zastosowanie art. 45 ust. 1 i 2 ustawy o wynalazczości wskutek przyjęcia,

że: a) przepis ten ma zastosowanie oraz b) strona pozwana zobowiązana jest do

przeniesienia na współuprawnionego z patentu odpowiedniej części połowy korzyści,

jakie uzyskała dla siebie z produkcyjnego stosowania wynalazku; 2) niezastosowanie

art. 65 § 2 k.c. w związku z § 8 i § 9 umowy z 14 maja 1992 r. i z 3 listopada 1992 r. o

wykonanie pracy badawczo-wdrożeniowej oraz nieuwzględnienie dyspozycji zawartych w tym przepisie przy wykładni treści umów; 3) błędne zastosowanie art.118 k.c.

w związku z art. 45 ust. 2 i 5 ustawy o wynalazczości i przyjęcie, że roszczenia

sprzed 15 marca 1998 r. nie uległy przedawnieniu. Strona pozwana zarzuciła też naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 227 w związku z art. 233 k.p.c. i nierozważenie w sposób wszechstronny treści umów z 14 maja 1992 r. i 3 listopada 1992 r., a

także art. 98 w związku z art. 100 k.p.c., przez niezasądzenie kosztów zastępstwa

procesowego w postępowaniu apelacyjnym, mimo zgłoszenia wniosku.

W uzasadnieniu kasacji strona pozwana wywiodła w szczególności, że dotyczy ona wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 27 lipca 2004 r., wydanego

w warunkach związania oceną prawną i wskazaniami co do dalszego postępowania,

wyrażonymi w uzasadnieniu poprzedniego wyroku Sądu drugiej instancji. Związanie

to dotyczyło interpretacji art. 45 ustawy o wynalazczości, wykładni treści umów o wykonanie prac badawczo-wdrożeniowych oraz przedawnienia roszczeń. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze w swoim pierwszym wyroku z dnia 18 grudnia 2001 r. uznał,

że postanowienia umów dotyczące wzajemnych rozliczeń stron, oznaczają, że zgodnym zamiarem stron było ograniczenie zobowiązań pozwanej Elektrowni tylko do

zobowiązań wskazanych w umowach, a tym samym wyłączenie stosowania art. 45

ust. 2 ustawy o wynalazczości. Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 22 maja 2002 r. nie

podzielił tego zapatrywania i zalecił Sądowi pierwszej instancji zastosowanie się do

oceny, że strony nie wyłączyły stosowania art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości.

Zdaniem strony pozwanej, taka ocena jest błędna i została przyjęta z naruszeniem

art. 65 § 2 k.c., nakazującego przy wykładni umowy dawać prymat zgodnemu zamiarowi stron i celowi umowy nad jej dosłownym brzmieniem. Jeżeli przeanalizuje się

dokładnie stosunek prawny łączący strony, to - według strony pozwanej - dochodzi

się do wniosków, że: 1) pierwotnym zamiarem stron było jedynie zawarcie typowej

umowy o pracę badawczo-wdrożeniową, bez jakiejkolwiek myśli o wspólności wynalazków zawartych w tej pracy; 2) stosunek współwłasności spornych wynalazków

ustanowiono w aneksie sporządzonym w dniu 30 grudnia 1992 r., jednakże w tym

aneksie, jak i w pozostałych, nie ustalono dodatkowego wynagrodzenia dla strony

powodowej ani nie odesłano w tym zakresie do ustawy o wynalazczości; 3) podobnie

ma się rzecz z kolejną umową o pracę badawczo-wdrożeniową, zawartą przez strony

w dniu 3 listopada 1992 r. oraz z aneksem do tej umowy. Strona pozwana uważa, że

analiza zamiarów stron nie wskazuje, aby wspólną ich wolą było zastosowanie art.

45 ust. 2 ustawy o wynalazczości. Jest to oczywiste w odniesieniu do pozwanej Elektrowni, która nie wiązała takiego skutku z zawarciem umowy o wspólności praw. Co

się tyczy intencji strony powodowej, to nie zostały one w toku przewodu sądowego

wyraźnie określone, można jednak przypuszczać, że - przynajmniej początkowo strona powodowa nie miała na celu osiągnięcia korzyści przewidzianych w art. 45

ust. 2 ustawy o wynalazczości. Kwestie te nie zostały wyjaśnione, co uzasadnia zarzut obrazy art. 65 § 2 k.c.

Zdaniem strony pozwanej, Sąd Apelacyjny dokonał błędnej wykładni art. 45

ust. 2 ustawy o wynalazczości przez przyjęcie, że przepis ten ma zastosowanie do

wszystkich korzyści uzyskanych przez współuprawnionego, korzystającego z wynalazku, a nie tylko do pożytków cywilnych, będących rezultatem tzw. wykonywania

prawa wyłącznego, a więc pożytków uzyskanych przez udzielenie licencji, przekazanie know-how, dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa wyłącznego itp. Według strony pozwanej, art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości nie dotyczy korzyści uzyskiwanych w wyniku korzystania z wynalazku we własnym zakresie (art. 45 ust. 1

ustawy), tj. produkcyjnego lub handlowego stosowania wynalazku. Następnie strona

pozwana przeprowadziła krytykę wykładni art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości dokonanej przez Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 22 maja 2002 r., twierdząc, że powołano w niej „argumenty pozanormatywne". W ocenie strony pozwanej, z art. 45 ust. 2

ustawy o wynalazczości wynika norma pozwalająca współuprawnionemu z patentu

na korzystanie z wynalazku we własnym zakresie. Ustawodawca dokonał rozgraniczenia korzystania przez współuprawnionego we własnym zakresie z wynalazku (art.

45 ust. 1), od uzyskiwania korzyści w inny sposób (art. 45 ust. 2). Zdaniem pozwanej,

korzystanie z wynalazku może przybierać różne formy. Jedna z nich polega na bezpośrednim korzystaniu z wynalazku przez współuprawnionego, czyli na „używaniu"

wynalazku. Takie korzystanie we własnym zakresie, w ocenie skarżącej, nie powoduje powstania roszczeń majątkowych po stronie współuprawnionych. Dopiero uzyskiwanie pożytków cywilnych, jako druga forma możliwego korzystania ze wspólnego

prawa, stanowi podstawę do żądania rozliczenia uzyskanych korzyści przez pozostałych współuprawnionych. Zdaniem pozwanej, wniosek taki wypływa z porównania

treści poszczególnych ustępów art. 45 ustawy o wynalazczości oraz z „odczytania

normatywnego znaczenia określenia uzyskania korzyści ze stosowania wynalazku w

kontekście korzystania z wynalazku we własnym zakresie". W ocenie strony pozwanej, uzyskiwanie korzyści z korzystania z wynalazku we własnym zakresie odpowiada pojęciu używania wynalazku. Rozróżnienie to ma swoje źródło w analogii do korzystania z rzeczy. Jeśli pożytki rzeczy zdefiniowane zostały w art. 53 k.c., to używanie definiuje się negatywnie jako korzystanie z rzeczy inne niż pobieranie pożytków.

Ze względu na niematerialny charakter prawa z patentu, przedstawione rozróżnienie

sposobów korzystania z wynalazków powinno być stosowane odpowiednio. Używanie wynalazku polegać będzie na gospodarczej eksploatacji wynalazku przez uprawnionego, a pobieranie pożytków ogranicza się do pożytków cywilnych. Ponieważ pobieranie pożytków i gospodarcze, bezpośrednie wykorzystywanie wynalazku przez

współuprawnionych prowadzi do uzyskania pozornie zbliżonych efektów, używanie

wynalazku jest określane jako „pożytki quasi-naturalne". Według strony pozwanej,

analiza art. 45 ust. 1 ustawy o wynalazczości nie uprawnia do wniosku, że przepis

ten zmienia zasady używania wynalazku w porównaniu z art. 206 i 207 k.c. W zakresie bezkolizyjnego używania rzeczy, każdy właściciel może ją posiadać i korzystać z

niej bez dodatkowych zobowiązań względem współwłaścicieli. Tylko pożytki i inne

dochody przypadają współwłaścicielom stosownie do wielkości udziałów. Odnosząc

te uregulowania kodeksowe do art. 45 ustawy o wynalazczości, strona pozwana

twierdzi, że art. 45 ust. 1 ustawy o wynalazczości należy uznać za odpowiednik art.

206 k.c., a art. 45 ust. 2 za odpowiednik art. 207 k.c. W ocenie strony pozwanej, z

porównania art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości z art. 207 k.c. wynika ograniczenie

uprawnień współuprawnionych, którzy nie uzyskują korzyści ze stosowania wynalazku, do połowy tego, co przypadałoby im stosownie do wielkości udziałów. Przepis

art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości zastępuje określenie pożytki i inne przychody z

rzeczy wspólnej, określeniem korzyści ze stosowania wynalazku. Przepis art. 45 ust.

2 ustawy o wynalazczości nakazuje „przenieść" na pozostałych współuprawnionych

uzyskane z korzystania z wynalazku „korzyści". Zasadniczo „korzyści" objęte używaniem wynalazku nie nadają się zwykle do „przeniesienia" na inne podmioty, co może

najwyżej dotyczyć ich wartości. Bez wątpienia jednak można przenieść na współuprawnionych pożytki cywilne, co w ocenie skarżącej wskazuje na zakres analizowanego unormowania. Literalne brzmienie art. 45 ust. 2 nie uzasadnia zatem kwalifiko-

wania uzyskiwania korzyści we własnym zakresie przez współuprawnionego jako

pożytków quasi-naturalnych.

Według strony pozwanej, na oczywiste naruszenie art. 118 k.c. w zakresie

przedawnienia roszczeń sprzed 15 marca 1998 r. wskazuje niebudząca wątpliwości

treść art. 45 ust. 5 ustawy o wynalazczości. Według tego przepisu roszczenie współuprawnionego dotyczące wzajemnych rozliczeń z tytułu korzyści uzyskanych w

związku z korzystaniem z wynalazku wspólnego powstaje już w okresie przedpatentowym. Zatem, skoro art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości ma zastosowanie do

wspólności prawa do patentu, a wspólność taka przysługiwała stronom od 30 grudnia

1992 r., to roszczenia z tytułu rozliczeń korzyści uzyskanych przez stronę pozwaną

stawały się wymagalne po zakończeniu każdego roku stosowania wyniku pracy badawczej.

Strona powodowa w swojej kasacji zarzuciła naruszenie art. 45 ust. 2 ustawy o

wynalazczości przez wadliwe przyjęcie, że dla określenia wysokości jej należności z

tytułu podziału korzyści uzyskanych w wyniku stosowania wspólnych wynalazków

trzeba stosować rozliczenie oparte na opłatach licencyjnych. Jej zdaniem, treść art.

45 ust. 2 ustawy o wynalazczości oraz „obowiązująca w tym zakresie doktryna" w

sposób jednoznaczny wskazują, iż stronie powodowej należy się 25% korzyści netto

uzyskiwanych w wyniku stosowania wspólnych wynalazków. Zdaniem strony powodowej, zaskarżony wyrok orzekający o podziale korzyści w oparciu o rozliczenia właściwe dla obrotu licencyjnego jest w oczywisty sposób sprzeczny z art. 45 ust. 2

ustawy o wynalazczości.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Na przebieg postępowania w sprawie i treść zaskarżonego wyroku znaczący

wpływ miał wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 r., którym

uchylono wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 18 grudnia 2001 r. i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania. Zgodnie z art. 386 § 6 k.p.c., ocena

prawna (i wskazania co do dalszego postępowania) wyrażone w uzasadnieniu tego

wyroku wiązały zarówno sąd, któremu sprawa została przekazana, jak i sąd drugiej

instancji, przy ponownym rozpoznaniu sprawy. Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu tego

wyroku stwierdził, że podział korzyści uzyskanych z korzystania z wynalazku nie był

przedmiotem regulacji umownej pomiędzy stronami oraz że do rozliczenia tych

korzyści należy stosować art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości, ale w razie produkcyjnego oraz handlowego korzystania z wynalazku, do podziału nie powinna zostać

skierowana cała kwota osiągniętego zysku, ale tylko ta jej część, która odpowiada

kwocie przeciętnej opłaty licencyjnej stosowanej w danego rodzaju transakcjach

licencyjnych, pomniejszona o wielkość odpowiadającą stosunkowi udziału podmiotu

korzystającego z wynalazku we wspólnym patencie. Te dwie kwestie nie były już

rozważane przy ponownym rozpoznaniu sprawy (choć Sądy obu instancji wyraźnie

zdystansowały się od poglądu, że korzyści należy rozliczać według wysokości opłat

licencyjnych), a stanowią one podstawowy przedmiot zarzutów kasacji obu stron. Na

wstępie należy więc stwierdzić, że ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w uzasadnieniu orzeczenia sądu drugiej instancji nie wiążą Sądu

Najwyższego przy rozpoznawaniu kasacji (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 1998 r., I CKN 595/97, OSNC 1998 nr 12, poz. 211; Przegląd Sądowy 2000 nr 5,

s. 92 z glosą M. Łochowskiego oraz z dnia 11 stycznia 2001 r., I PKN 183/00,

OSNAPiUS 2002 nr 17, poz. 411). Zarzuty stron dotyczące tej kwestii podlegają więc

rozważeniu, co powoduje konieczność odniesienia się nie tylko do zaskarżonego

wyroku, ale także do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002

r.

Obie strony w kasacjach, choć z przeciwstawnych pozycji, uważają za nietrafną wykładnię art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości przedstawioną w wyroku z

dnia 22 maja 2002 r. i pogląd co do stosowania tego przepisu. Sąd Najwyższy podziela tę ocenę. Sąd Okręgowy przy pierwszym rozpoznaniu sprawy odwołał się między innymi do poglądu wyrażonego przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 września 1978 r., I CR 287/78 (OSNCP 1979 nr 9, poz. 170), w którym stwierdzono, że

zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 ustawy o wynalazczości stosunki pomiędzy współuprawnionymi z patentu regulowane są w sposób szczególny, co się wyraża w tym,

że każdy z nich otrzymuje prawo korzystania z wynalazku we własnym zakresie tak,

jak gdyby był wyłącznie uprawniony z patentu, z wyjątkiem przypadków wskazanych

w art. 43 ust. 2 ustawy o wynalazczości. W tej sytuacji określenie "we własnym zakresie" użyte w art. 43 ust. 1 ustawy o wynalazczości należy rozumieć tak, iż współuprawniony z patentu może bez zgody pozostałych współuprawnionych korzystać z

wynalazku przez wytwarzanie wyrobów opartych na rozwiązaniu będącym przedmiotem wynalazku oraz wprowadzić te wyroby do obrotu bez powstawania jakichkolwiek

roszczeń majątkowych po stronie pozostałych współuprawnionych z patentu. Sąd

Apelacyjny w wyroku z dnia 22 maja 2002 r. nie podzielił tej wykładni w zakresie niepowstawania roszczeń współuprawnionego z patentu z tytułu udziału w dochodach

uzyskiwanych przez innego współuprawnionego korzystającego z wynalazku we własnym zakresie. Powołując się na pogląd wyrażony przez A. Szajkowskiego w „glosie"

do tego wyroku, Sąd Apelacyjny uznał, że współuprawniony uczestniczy w tych korzyściach, ale według wysokości opłat licencyjnych. W tym zakresie należy przede

wszystkim stwierdzić, że wyrok z dnia 15 września 1978 r., I CR 287/78 oraz pogląd

A. Szajkowskiego wyrażony w artykule „Korzystanie z wynalazku przez współuprawnionych z patentu" (PiP 1981 nr 4, s. 56) zostały przedstawione na tle stanu prawnego nieadekwatnego w rozpoznawanej sprawie (obowiązującego poprzednio). Dotyczyły one art. 43 ustawy o wynalazczości w jej pierwotnym brzmieniu (Dz.U. z 1972

r. Nr 43, poz. 272). Przepis ten stanowił wówczas, że jeżeli umowa o wspólności patentu nie stanowi inaczej, współuprawniony z patentu może: 1) bez zgody pozostałych współuprawnionych korzystać z wynalazku we własnym zakresie oraz wystąpić

przeciwko każdemu, kto dopuścił się naruszenia patentu, 2) za zgodą wszystkich

współuprawnionych przenieść swój udział w patencie na inną osobę albo udzielić

upoważnienia do korzystania w całości lub części z wynalazku przez inną osobę. W

tej treści przepisu nie było więc żadnej regulacji dotyczącej udziału współuprawnionego z patentu w zyskach uzyskiwanych przez innego współuprawnionego korzystającego z wynalazku we własnym zakresie. Regulacja taka została wprowadzona

ustawą z dnia 26 kwietnia 1984 r. o zmianie ustawy o wynalazczości (Dz.U. Nr 26,

poz. 130) obowiązującą od dnia 1 lipca 1984 r. Ponieważ regulacja zawarta w tej nowelizacji w istocie została utrzymana w stanie prawnym mającym zastosowanie w

rozpoznawanej sprawie, to jej omówienie ma istotne znaczenie dla wykładni art. 45

ustawy o wynalazczości.

We wskazanej nowelizacji ustawy o wynalazczości obowiązującej od dnia 1

lipca 1984 r., art. 43 otrzymał następujące brzmienie: 1. Współuprawniony z patentu

może bez zgody pozostałych współuprawnionych korzystać z wynalazku we własnym

zakresie oraz dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu; 2. W razie uzyskania korzyści ze stosowania wynalazku przez jednego ze współuprawnionych jest on

obowiązany do przeniesienia na pozostałych współuprawnionych, stosownie do ich

udziałów, odpowiedniej części połowy uzyskanych korzyści, po potrąceniu poniesionych nakładów; 3. W zakresie nie uregulowanym w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio

przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych; 4. Umowa

o wspólności patentu może inaczej regulować prawa i obowiązki współuprawnionych

z patentu; 5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio od wspólności prawa do patentu. W tym brzmieniu przepisu dodano więc nowy ustęp 2 (którego nie było w pierwotnym tekście), w którym w sposób wyraźny przesądzono udział pozostałych współuprawnionych w korzyściach ze stosowania wynalazku przez jednego ze współuprawnionych oraz wielkość tego udziału. Tym samym nieaktualne stały się poglądy

przedstawiane co do wykładni pierwotnego tekstu art. 43 ustawy o wynalazczości. W

rozpoznawanej sprawie ma zastosowanie art. 45 ustawy o wynalazczości w brzmieniu jednolitego tekstu (Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.). Przepis ten stanowi,

że współuprawniony z patentu może bez zgody pozostałych współuprawnionych korzystać z wynalazku we własnym zakresie oraz dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu (ust. 1), a w razie uzyskania korzyści z korzystania z wynalazku przez

jednego ze współuprawnionych jest on obowiązany do przeniesienia ich na pozostałych współuprawnionych, stosownie do ich udziałów (ust. 2). Jest to więc regulacja

identyczna jak obowiązująca od dnia 1 lipca 1984 r. Wykładnia historyczna wyprowadzona z dodania do art. 43 ustawy o wynalazczości (utrzymanego w art. 45) nowego

ustępu 2, regulującego (czy też wprowadzającego) udział pozostałych współuprawnionych w korzyściach ze stosowania wynalazku przez jednego z nich, przemawia

więc jednoznacznie za poglądem, że wolą ustawodawcy było przyznanie (ustanowienie) takiego udziału. Jest to potwierdzone w aktualnie obowiązującym stanie prawnym. Zgodnie z art. 72 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności

przemysłowej (jednolity tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), współuprawniony z patentu może, bez zgody pozostałych współuprawnionych, korzystać z wynalazku we własnym zakresie oraz dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu;

w razie uzyskania korzyści z wynalazku przez jednego ze współuprawnionych każdy

z pozostałych współuprawnionych ma prawo, o ile umowa nie stanowi inaczej, do

odpowiedniej części z jednej czwartej tych korzyści po potrąceniu nakładów, stosownie do swego udziału w patencie. Zmianie uległa więc tylko wielkość udziału w korzyściach (w jednej czwartej, a nie w połowie korzyści - jak poprzednio), ale zasada

uczestniczenia w nich została utrzymana.

Strona pozwana nie kwestionuje samej zasady uczestniczenia współuprawnionego z patentu w korzyściach uzyskiwanych przez innego współuprawnionego korzystającego z wynalazku, ale uważa, że nie dotyczy to korzystania z wynalazku we własnym zakresie (art. 45 ust. 1 ustawy o wynalazczości), a więc dotyczy to tylko korzy-

stania z wynalazku w inny sposób. Jednakże takiej zależności między poszczególnymi ustępami art. 45 nie można odczytać w jego treści. Wprawdzie art. 45 ust. 1 ma

zastosowanie w razie korzystania z wynalazku we własnym zakresie, a art. 45 ust. 2

dotyczy korzyści ze stosowania wynalazku, ale nie ma podstaw do twierdzenia, że

art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości nie ma zastosowania w zakresie, którego dotyczy art. 45 ust. 1. Przedmiotem regulacji art. 45 ust. 1 jest bowiem dozwolenie na

korzystanie z wynalazku we własnym zakresie przez jednego ze współuprawnionych

z patentu bez zgody pozostałych współuprawnionych, a nie rozliczanie się między

nimi z uzyskanych korzyści. Ta kwestia jest uregulowana w art. 45 ust. 2 ustawy o

wynalazczości, który dotyczy bez rozróżnienia, zarówno korzyści uzyskanych z korzystania z wynalazku we własnym zakresie, jak i korzyści uzyskiwanych ze stosowania wynalazku w inny sposób. W treści art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości nie ma

też rozróżnienia co do rodzaju korzyści, w jakich partycypuje współuprawniony niestosujący wynalazku. Inaczej mówiąc, uczestniczy on w podziale wszelkiego rodzaju

korzyści uzyskiwanych w wyniku stosowania wynalazku, w tym także w dochodach

uzyskiwanych w wyniku produkcyjnego oraz handlowego korzystania z wynalazku.

Kwestia ta jest więc uregulowana w ustawie o wynalazczości i nie ma podstaw do

sięgania w tym zakresie do przepisów Kodeksu cywilnego (art. 45 ust. 3 ustawy o

wynalazczości). Zresztą zgodnie z art. 54 k.c., pożytkami prawa są dochody, które

prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem.

Również według tego przepisu pożytkami są wszelkie dochody, jakie przynosi prawo

(bez rozróżnienia). A więc według art. 55 § 1 k.c. i art. 207 k.c. te dochody (wszelkie

dochody, jakie przynosi prawo) powinny przypadać współwłaścicielom w stosunku do

wielkości udziałów w czasie trwania tego uprawnienia. Prowadzi to do wniosku, że w

zakresie wykładni i zastosowania art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości kasacja

strony pozwanej jest niezasadna. Usprawiedliwione w tym zakresie są natomiast

podstawy kasacji strony powodowej, gdyż trafny jest pogląd, że rozliczenie z korzyści

uzyskanych ze stosowania wynalazku przez stronę pozwaną powinno nastąpić według zasad określonych w art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości.

Nietrafny jest zarzut strony pozwanej dotyczący przedawnienia części roszczeń, gdyż rację ma Sąd drugiej instancji co do wymagalności roszczeń z tytułu

udziału w korzyściach ze stosowania wynalazku. Roszczenie o zapłatę części korzyści nie może powstać przed ich uzyskaniem. Korzyści ze stosowania wynalazku są

uzyskiwane systematycznie. Ale skoro mogą być one ustalone dopiero po odliczeniu

kosztów (poniesionych nakładów), a jednym z nich jest wynagrodzenie płatne twórcom wynalazku, to racjonalne jest przyjęcie, że korzyść jest uzyskiwana w dacie rozliczenia nakładów. W tej dacie też wymagalne staje się roszczenie o zapłatę

odpowiedniej części korzyści, a więc rozpoczyna się też bieg terminu przedawnienia

(art. 120 § 1 zdanie pierwsze k.c.).

Usprawiedliwioną podstawę kasacji strony pozwanej stanowią natomiast zarzuty naruszenia art. 65 § 2 k.c. oraz art. 227 w związku z art. 233 k.p.c. W tym zakresie ponownie wymaga oceny wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 22

maja 2002 r., w którym stwierdzono, że podział korzyści uzyskanych z korzystania z

wynalazku nie był przedmiotem regulacji umownej pomiędzy stronami. Ocena ta została wyrażona bez odpowiednich ustaleń faktycznych w zakresie wymaganym przez

art. 65 § 2 k.c., co do zgodnego zamiaru stron i celu umów. Wręcz odwrotnie niż zaleca ten przepis, Sąd oparł się na dosłownym brzmieniu umów, w którym rzeczywiście brak jest regulacji dotyczącej rozliczenia ewentualnych korzyści uzyskiwanych

ze stosowania wynalazków. Oczywiście przemawia to za uznaniem, że strony tego

przedmiotu nie uregulowały, a więc ma zastosowanie art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości. Nie wyklucza to jednak uznania, że strony kompleksowo uregulowały w umowach rozliczenia dotyczące stosunków prawnych powstałych między nimi w wyniku

stosowania wynalazków, a tym samym wyłączyły możliwość dochodzenia roszczeń z

tytułu stosowania wynalazków przez jednego ze współuprawnionych (art. 45 ust. 4

ustawy o wynalazczości).

Z tych względów zaskarżony wyrok podlegał uchyleniu, a sprawa przekazaniu

do ponownego rozpoznania na podstawie art. 39313 § 1 k.p.c. O kosztach postępowania kasacyjnego orzeczono na mocy art. 108 § 2 k.p.c., co prowadzi do bezprzedmiotowości zarzutów kasacji strony pozwanej dotyczących kosztów postępowania

apelacyjnego.