Licensee's obligation to pay royalties to co-creators as third parties ends upon contract termination under Art. 393 § 2 k.c.

Wyrok z dnia 10 lutego 2005 r.

II PK 209/04

Zastrzeżony w umowie licencyjnej na korzystanie z wzoru użytkowego

obowiązek świadczenia opłaty na rzecz współtwórców jako osób trzecich wobec stron tej umowy (art. 393 § 2 k.c.) ustaje z datą skutecznego jej rozwiązania, chyba że wprowadzono inny okres obowiązywania tego zastrzeżenia.

Przewodniczący SSN Roman Kuczyński, Sędziowie SN: Zbigniew Myszka

(sprawozdawca), Maria Tyszel.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lutego 2005 r. sprawy

z powództwa Jerzego C., Franciszka B., Kazimierza T., Józefa W. i Kazimiery Z.-L.

przeciwko V.P. Spółce z o.o. w D. o zapłatę, na skutek kasacji powodów od wyroku

Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 lutego 2004 r. [...]

1. o d d a l i ł kasację,

2. zasądził od każdego z powodów na rzecz pozwanej kwoty po 900 zł tytułem

zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu kasacyjnym oraz kwotę

239 zł tytułem zwrotu kosztów przejazdu pełnomocnika pozwanej - solidarnie od powodów.

Uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 24 lutego 2004 r. oddalił apelacje

powodów: Jerzego C., Franciszka B., Kazimierza T., Józefa W. i Kazimiery Z.-L. od

wyroku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 2 września 2003 r., oddalającego powództwa o zapłatę kwot po 12.000 zł z tytułu stosowania przez stronę

pozwaną V.P. Spółka z o.o. w D. wzoru użytkowego „Kotwy urządzenia łączącego

szynę z podporą betonową”. W sprawie tej ustalono, że decyzją Urzędu Patentowego udzielono prawa ochronnego na wzór użytkowy „Kotwy urządzenia łączącego

szynę z podporą betonową” na pięcioletni okres ochronny od dnia 4 września 1991

r., który następnie decyzją z dnia 5 września 1996 r. przedłużono do lat dziesięciu.

W dniu 4 maja 1999 r. Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych w M.U. jako

licencjodawca zawarła umowę licencyjną z V.P. Spółką z o.o. (licencjobiorcą), w której licencjodawca oświadczył, że jest uprawniony do projektu „Kotwy urządzenia łączącego szynę z podporą betonową”, na które otrzymał prawo ochronne, a współtwórcami tego wzoru są powodowie. Następnie licencjodawca upoważnił pozwanego

do produkowania oraz wprowadzania do obrotu handlowego odlewów kotew, a pozwany zobowiązał się do uiszczania opłat licencyjnych na rzecz licencjodawcy oraz

współtwórców wzoru użytkowego. Okres trwania tej umowy oznaczony został jako

nieograniczony, a każdej ze stron przysługiwało prawo wypowiedzenia w terminie 3

miesięcy kalendarzowych.

Pismem z dnia 17 kwietnia 2002 r. strona pozwana poinformowała Wytwórnię

Podkładów Strunobetonowych w M.U., że uznaje za nieobowiązującą umowę licencyjną od dnia 30 września 2001 r. i od tej daty zaprzestaje uiszczania wszelkich opłat

licencyjnych. W uzasadnieniu pozwana wskazała, że prawa ochronne udzielane są

maksymalnie na okres dziesięciu lat, a po jego upływie wygasają uprawnienia do

wyłącznego korzystania z wzoru użytkowego przez posiadającego prawa ochronne.

Skoro zatem z dniem 3 września 2001 r. upłynął okres obowiązywania prawa

ochronnego na wzór kotwy, to od tej daty - według pozwanego - umowa licencyjna

stała się bezprzedmiotowa. W odpowiedzi licencjodawca oświadczył, że umowa

nadal obowiązuje i wymaga dalszego rozliczania uzgodnionych należności. Pozwana

zgodziła się z takim stanowiskiem i wypłaciła zaległe opłaty, ale w dniu 30 września

2002 r. wypowiedziała umowę licencyjną, która rozwiązała się z dniem 31 grudnia

2002 r. Od tej daty pozwana zaprzestała rozliczania opłat licencyjnych. Natomiast

powodowie twierdzili, że po wypowiedzeniu umowy licencyjnej pozwana, chcąc dalej

produkować odlewy kotew, będzie zobowiązana do kontynuowania wypłat należnego

im wynagrodzenia. Z uwagi na to, że pozwana w dalszym ciągu produkuje i wprowadza do obrotu handlowego odlewy kotew, to wypowiedziana umowa licencyjna, która

mogła być zerwana tylko z ważnych przyczyn, nadal obowiązuje. Za odrębną sprawę

powodowie uznawali to, czy po wypowiedzeniu umowy licencyjnej pozwana może

kontynuować produkcję bez uiszczania uzgodnionego w umowie wynagrodzenia.

Skoro jednak taka produkcja dalej odbywa się, to „automatycznie umowa taka zawarta staje się ważna”.

W ramach takich ustaleń Sąd pierwszej instancji uznał roszczenia powodów

za nieuzasadnione, przyjmując, że nie mają oni legitymacji czynnej do występowania

z żądaniami zapłaty, gdyż nie byli stronami umowy licencyjnej. Stronami tej umowy

była Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych w M.U., na której rzecz było ustanowione prawo ochronne oraz pozwana. Na rzecz powodów były zastrzeżone jedynie

świadczenia pieniężne z tytułu opłaty licencyjnej. Nawet gdyby przyjąć, że powodom

przysługiwało czynna legitymacja procesowa, to ich roszczenia były nieuzasadnione,

ponieważ z § 8 umowy licencyjnej wynikało prawo każdej ze stron do wypowiedzenia

umowy za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia (w terminie trzech miesięcy kalendarzowych). Możliwość wypowiedzenia umowy licencyjnej nie była obwarowana

żadnymi warunkami, przeto jej wypowiedzenie przez stronę pozwaną było skuteczne.

W konsekwencji, od dnia 1 stycznia 2003 r. strony pozwanej nie wiązała wypowiedziana umowa licencyjna, a tym samym odpadła podstawa wypłacania świadczeń na

rzecz powodów. Zgodnie z art. 315 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo

własności przemysłowej, do stosunków prawnych powstałych przed dniem wejścia w

życie tej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, tj. ustawę z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości, która nie ingerowała w stosunki wynikające z umowy

licencyjnej, a jedynie w art. 46 regulowała formy i rygory zawierania takich umów, nie

zakazując wypowiadania umów zawartych na czas nieoznaczony. Sąd Okręgowy

powołał się na orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 1986 r., IV PR

380/86, w którym wyrażony został pogląd, że twórcy wzoru użytkowego nie przysługuje prawo do wynagrodzenia po wygaśnięciu prawa ochronnego do tego wzoru.

Skoro zatem umowa licencyjna została prawidłowo rozwiązana, to zasadności roszczeń powodów można by doszukiwać się w przepisach ustawy - Prawo własności

przemysłowej, tyle że z jej art. 95 ust. 3 wynika, że okres trwania prawa ochronnego

wynosi 10 lat od daty dokonania zgłoszenia, a z ust. 2 wynika, że „przez jego uchylenie nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy na obszarze całego kraju”. Wobec bezspornego upływu okresu ochronnego,

z przedmiotowego wzoru ochronnego mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy zainteresowani, w tym i strona pozwana.

Stanowisko takie podzielił Sąd Apelacyjny, który wskazał, że powodom, którzy

nie byli stroną umowy licencyjnej, nie przysługiwało prawo kwestionowania ważności

wypowiedzenia tej umowy. Skoro ta umowa zastrzegała na rzecz powodów spełnienie świadczenia przez pozwaną (art. 393 k.c.), to mieli oni legitymację czynną do

formułowania żądań zapłaty wynagrodzenia uzgodnionego w tej umowie. Możliwość

wypowiedzenia tej umowy nie była obwarowana żadnymi warunkami ani zastrzeże-

niami, a zatem pozwana miała pełne prawo skorzystania z tego uprawnienia, wskutek czego doszło do skutecznego rozwiązania tej umowy. W konsekwencji, odpadła

podstawa prawna uprawnień powodów jako osób trzecich i nie mogli oni żądać spłacenia świadczenia na podstawie umowy, która już nie obowiązuje. Skoro upłynął

okres ochronny wzoru użytkowego i umowa licencyjna przestała obowiązywać, to

pozwana miała pełne prawo do nieodpłatnego korzystania z wzoru użytkowego, którego współtwórcami byli powodowie. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej nie nakłada w tej mierze żadnych ograniczeń.

W kasacji powodów, wniesionej przez rzecznika patentowego, podnieśli oni

zarzut błędnej wykładni i odmowy zastosowania art. 393 § 2 k.c. Na tej podstawie

skarżący wnieśli „o zmianę zaskarżonego wyroku w całości i orzeczenie co do istoty

sprawy zgodnie z żądaniami pozwu wraz z zasądzeniem od pozwanego na rzecz

powodów solidarnie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego za

wszystkie instancje”. Alternatywnie domagali się uchylenia zaskarżonego wyroku i

przekazania sprawy do ponownego rozpoznania wraz z rozstrzygnięciem o kosztach

za instancję kasacyjną.

Zdaniem skarżących, w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne, czy na

gruncie art. 393 § 2 k.c. możliwe jest zwolnienie się licencjobiorcy wzoru użytkowego

z zastrzeżonego w umowie obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz twórców tego

wzoru poprzez wypowiedzenie umowy licencyjnej w sytuacji, gdy twórcy oświadczyli,

że chcą z zastrzeżenia skorzystać i przyjęli wynagrodzenie za okres poprzedzający

wypowiedzenie umowy licencyjnej. Skoro Sąd Apelacyjny uznał prawo żądania przez

powodów świadczeń zastrzeżonych dla nich w umowie licencyjnej, to wypowiedzenie

takiej umowy nie mogło unicestwiać znaczenia art. 393 § 2 k.c. dla powodów, którzy

skorzystali z zastrzeżenia umówionych na ich rzecz świadczeń i pobierali należne im

wynagrodzenia. „Za niedopuszczalne należałoby uznać założenie, że dłużnik może

łatwo zwolnić się z obowiązku zaspokojenia ‘własnego roszczenia’ osoby trzeciej

poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy i to nie wobec osoby trzeciej, której ‘własne roszczenie’ przysługuje, ale wobec wierzyciela. Akceptacja tego

założenia oznaczałaby, że art. 393 § 2 k.c. jest w praktyce przepisem pustym”. W

odniesieniu do umów licencyjnych obejmujących zastrzeżenie zapłaty przez licencjobiorcę wynagrodzenia na rzecz twórców brak jest przepisu szczególnego, wyłączającego stosowanie art. 393 § 2 k.c., który dotyczy niemożności odwołania w drodze

czynności prawnej zastrzeżenia co do obowiązku świadczenia na rzecz osoby trze-

ciej, w tym wyklucza wypowiedzenie umowy przez dłużnika. Ponadto, umowa licencyjna z dnia 4 maja 1999 r. została zawarta pod rządami ustawy o wynalazczości,

która nie zawierała żadnych ograniczeń okresu, za który twórcom projektu wynalazczego przysługiwało wynagrodzenie, a „bezwzględny priorytet w zakresie kształtowania zasad wynagradzania ustawa przyznawała postanowieniom umownym (art.

98b w związku z art. 98 a ww. ustawy)”.

Strona pozwana w odpowiedzi na kasację wniosła o jej oddalenie i zasądzenie

od powodów na jej rzecz kosztów procesu według norm przepisanych, podkreślając,

że w razie skutecznego wypowiedzenia umowy licencyjnej ze skutkiem dla osób

trzecich, na rzecz których w umowie tej zastrzeżono świadczenia, podmioty te nie

mają roszczeń o dalsze spełnianie zastrzeżonych świadczeń. Bezpodstawność takich roszczeń potwierdzają także zasady współżycia społecznego oraz nakaz równego traktowania podmiotów w obrocie gospodarczym.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 39311 § 1 k.p.c., Sąd Najwyższy rozpoznaje sprawę w granicach

zaskarżenia kasacją oraz jej podstaw. Jedyną podstawę kasacji stanowił zarzut

błędnej wykładni i odmowy zastosowania art. 393 § 2 k.c. Przepis ten stanowi, że

zastrzeżenie co do obowiązku świadczenia na rzecz osoby trzeciej nie może być odwołane ani zmienione, jeżeli osoba trzecia oświadczyła którejkolwiek ze stron, że

chce z zastrzeżenia skorzystać. Podstawowe znaczenie dla oceny roszczeń o realizowanie (spełnianie) świadczeń na rzecz osób trzecich ma umowa, w której takie

zastrzeżenie zostało zawarte. Poddając analizie zawartą w dniu 4 maja 1999 r.

umowę licencyjną na korzystanie z wzoru użytkowego „kotwy urządzenia łączącego

szynę z podporą”, Sądy obu instancji prawidłowo przyjęły, że poczynione w niej zastrzeżenie obowiązku uiszczania opłaty licencyjnej nie tylko na rzecz licencjodawcy,

ale także na rzecz współtwórców tego wzoru użytkowego, było uzależnione od

okresu obowiązywania tej umowy. Wprawdzie umowa licencyjna była zawarta na

czas nieograniczony, ale strony tej umowy przewidziały jej wypowiedzenie „w terminie trzech miesięcy kalendarzowych”. Takie uzgodnienie dotyczące sposobu rozwiązania umowy licencyjnej powodowało, że licencjobiorca nie mógł uchylić się od ponoszenia opłat licencyjnych na rzecz licencjodawcy oraz współtwórców chronionego

wzoru użytkowego wraz z terminem wygaśnięcia prawa ochronnego przysługującego

na ten wzór użytkowy, ponieważ pomimo ustania z upływem łącznie dziesięciu lat

obowiązywania tego prawa ochronnego, dalsze świadczenie opłat licencyjnych wynikało z zawartej umowy licencyjnej na czas nieokreślony. Umowa ta nie rozwiązała

się wraz z wygaśnięciem prawa ochronnego na wzór użytkowy, ale mogła być skutecznie rozwiązana za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, przeto do upływu okresu

wypowiedzenia umowy licencyjnej obowiązywały umówione opłaty licencyjne, w tym

zastrzeżone w określonych częściach dla powodów jako osób trzecich dla stron tego

stosunku prawnego. Wprawdzie zatem opłaty licencyjne obowiązują co do zasady

przez okres obowiązywania prawa ochronnego, ale obowiązek ich dalszego ponoszenia, poza okres trwania praw wyłącznych, może wynikać z umowy licencyjnej aż

do czasu skutecznego rozwiązania tej umowy. Z taką koncepcją prawną pogodziła

się strona pozwana, która pierwotnie zamierzała „uwolnić się” od ponoszenia opłat

licencyjnych w związku z wygaśnięciem prawa ochronnego do wzoru użytkowego

kotwy stanowiącego przedmiot umowy licencyjnej. Następnie jednak pozwana zaprzestała świadczenia opłat licencyjnych zarówno na rzecz licencjodawcy, jak i

współtwórców wzoru użytkowego dopiero po skutecznym rozwiązaniu umowy licencyjnej, pomimo wcześniejszego wygaśnięcia prawa ochronnego.

Analizowana umowa licencyjna miała złożony charakter, gdyż obejmowała

obowiązek strony pozwanej (licencjobiorcy) świadczenia opłat licencyjnych w określonych częściach na rzecz licencjodawcy oraz na rzecz powodów będących współtwórcami przedmiotu tej umowy. Równocześnie z postanowień tej umowy nie wynikało, aby dopuszczalność jej wypowiedzenia wywoływała skutki prawne wyłącznie

wobec licencjodawcy, pozostawiając w „bezterminowej” mocy obowiązek dalszego

ponoszenia części opłat licencyjnych na rzecz powodów, pomimo wygaśnięcia prawa

ochronnego do wzoru użytkowego, którego byli współtwórcami, oraz pomimo rozwiązania za wypowiedzeniem całej umowy licencyjnej. Skarżący nie podjęli nawet próby

wykazania (w szczególności na gruncie art. 56 lub 66 k.c., które nie zostały przywołane jako podstawy prawne kasacji), że wykładnia postanowień umowy licencyjnej

mogła prowadzić do odmiennych wniosków, a w szczególności, iż jakoby - pomimo

wygaśnięcia prawa wyłącznego do wzoru użytkowego kotwy oraz skutecznego rozwiązania umowy licencyjnej - strona pozwana była zobowiązana do dalszego ponoszenia opłat licencyjnych na rzecz powodów. Z powyższych rozważań wynika, że

umowne zastrzeżenie obowiązku świadczenia dłużnika na rzecz osób trzecich nie

może być odwołane ani zmienione, jeżeli osoba trzecia oświadczyła którejkolwiek ze

stron, że chce z zastrzeżenia skorzystać (art. 393 § 2 k.c.), tylko w okresie obowiązywania umowy zawierającej takie zastrzeżenie. Byt i skuteczność zastrzeżenia

umownego w zakresie obowiązku świadczenia na rzecz osoby trzeciej są zatem ściśle powiązane z umową, w której poczyniono takie zastrzeżenie, co oznacza, że zastrzeżenie takie - co do zasady - ustaje z datą skutecznego rozwiązania umowy

ustanawiającej taką klauzulę, chyba że w umowie wprowadzono wyraźnie inny okres

obowiązywania zastrzeżenia, z którego osoba trzecia zamierza korzystać. Tylko niebudzące wątpliwości umowne uzgodnienie, że po wygaśnięciu wyłącznego prawa

ochronnego na określony wzór użytkowy oraz po rozwiązaniu umowy licencyjnej na

korzystanie z tego wzoru, nadal obowiązuje zastrzeżenie świadczenia opłat „licencyjnych” na rzecz powodów, mogłoby prowadzić do weryfikowania zasadności dochodzonych przez nich roszczeń. Ponieważ w rozpoznawanej sprawie okoliczności

takie nie występowały, to Sąd Najwyższy oddalił kasację niemającą usprawiedliwionej podstawy prawnej w zgodzie z art. 39312 k.p.c., orzekając o kosztach postępowania stosownie do dyspozycji art. 98 k.p.c.