II CSK 343/06 · Sąd Najwyższy

Postanowienie z dnia 11 stycznia 2007 r., II CSK 343/06

Jeżeli między tymi samymi stronami toczą się przed dwoma polskimi

sądami sprawy, w których powód występuje wobec pozwanego z

identycznymi roszczeniami z tytułu naruszenia praw do identycznych znaków

towarowych, z których jeden jest chroniony prawem z rejestracji

wspólnotowego znaku towarowego, a drugi krajowym prawem ochronnym na

znak towarowy, zachodzi przedmiotowa tożsamość roszczeń w rozumieniu

art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c.

Sędzia SN Gerard Bieniek (przewodniczący, sprawozdawca)

Sędzia SN Antoni Górski

Sędzia SN Barbara Myszka

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "C.L. & S." AG – K. Szwajcaria

przeciwko "T.", spółce z o.o. w P. o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji i

używania znaku towarowego, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu

11 stycznia 2007 r. skargi kasacyjnej strony powodowej od postanowienia Sądu

Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 8 marca 2006 r.

oddalił skargę kasacyjną i zasądził od strony powodowej na rzecz pozwanej

kwotę 5400 zł tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

W dniu 27 grudnia 2004 r. powód "C.L. & S." AG złożył w Sądzie Okręgowym

w Poznaniu pozew przeciwko "T.", spółka z o.o., żądając zakazania pozwanej

oferowania, wprowadzania do obrotu lub magazynowania w tym celu wyrobu

czekoladowego produkowanego i wprowadzonego do obrotu przez pozwaną,

mającego charakterystyczny kształt siedzącego zajączka z postawionymi uszami,

opakowanego w owijkę z folii metalizującej z wyraźnie wyróżnionymi rysunkami

nosa, wąsów, oczu oraz ogonka oraz umieszczoną na szyi kokardą (zajączek T.).

Ponadto żądała zakazania pozwanej używania lub umieszczania tego zajączka lub

jego wizerunku w dokumentach handlowych i reklamie, wycofania znajdujących się

w obrocie zajączków, zniszczenia opakowań, projektów opakowań oraz matryc,

form i innych urządzeń przeznaczonych bezpośrednio do wytwarzania opakowania

zajączków oraz trzykrotnego zamieszczenia w „R.” i „G.W.” stosownych oświadczeń

o treści szczegółowo sformułowanej w pozwie.

Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 12 maja 2005 r. uwzględnił powództwo,

ustalając, że powód jest spółką prawa szwajcarskiego, która zajmuje się produkcją

wyrobów czekoladowych, w tym m.in. produktu sezonowego, którego dotyczy spór,

czyli czekoladowego zajączka wielkanocnego zwanego „zajączkiem L.”, którego

powód przed Świętami Wielkanocnymi dystrybuuje w Polsce od 1997 r. Kształt

figurki i wygląd opakowania tego zajączka jest chroniony na terytorium Polski

znakiem nr (...) na podstawie Porozumienia Madryckiego o międzynarodowej

rejestracji znaków oraz jest chroniony także trójwymiarowym wspólnotowym

znakiem towarowym nr (...). Pozwana jest polską spółką prawa handlowego, która

prowadzi przedsiębiorstwo zajmujące się również produkcją wyrobów

czekoladowych. W asortymencie jej produktów znajduje się sezonowy produkt w

postaci wielkanocnego zajączka. Zarówno na rynku niemieckim, jak i polskim różne

firmy poza stronami sporu sprzedają w okresie poprzedzającym Święta

Wielkanocne produkty czekoladowe w kształcie siedzącego zajączka

wielkanocnego. Ustalono, że zajączek produkowany przez powoda oraz zajączek

produkcji pozwanej są identycznej wielkości, mają bardzo zbliżony kształt oraz

formę opakowania. Zajączki te różnią się kolorem metalizowanej folii służącej jako

opakowanie produktu oraz nadrukiem wzorów zdobiących. Zajączek strony

powodowej ma na szyi czerwoną tasiemkę zawiązaną w kokardkę, na której

zawieszony jest złoty dzwoneczek, natomiast zajączek pozwanej ma nadrukowaną

kokardkę. Na opakowaniach obu produktów widoczny jest czytelny nadruk nazwy

producenta.

Uwzględniając powództwo Sąd Okręgowy stwierdził, że pomiędzy produktem

powoda i produktem pozwanej występuje tak znaczne podobieństwo zewnętrzne, iż

zachodzi ryzyko wprowadzenia potencjalnego nabywcy w błąd. Uznał, że działanie

pozwanej polegające na wprowadzeniu do obrotu handlowego zajączka T.

wypełniło wszystkie przesłanki określone w art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30

czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508

ze zm.).

Rozpoznając apelację pozwanej, Sąd Apelacyjny postanowieniem z dnia 8

marca 2006 r. uchylił zaskarżony wyrok, zniósł postępowanie przed Sądem

pierwszej instancji i odrzucił pozew. Wskazał, że powód w dniu 22 grudnia 2004 r.

wystąpił przeciwko pozwanej do Sądu Okręgowego w Warszawie z roszczeniem z

tytułu naruszenia przez pozwaną prawa powoda z rejestracji wspólnotowego znaku

towarowego Zajączka L. CTM (...), podając jako podstawę prawną art. 9 ust. 1 pkt 6

i art. 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej Nr 40/94 w dniu 22

grudnia 1993 r., natomiast w dniu 27 grudnia 2004 r. wniesiono pozew w niniejszej

sprawie, którego żądania skierowane wobec tej samej pozwanej określone są w

sposób tożsamy, jak w pozwie wniesionym wcześniej do Sądu Okręgowego w

Warszawie. Różnica sprowadza się jedynie do tego, że w sprawie rozpoznawanej

przez Sąd Okręgowy w Warszawie jako podstawą prawną roszczenia wskazano

przepisy prawa wspólnotowego, a w sprawie niniejszej – przepisy prawa

krajowego. (...)

Powód zaskarżył to postanowienie skargą kasacyjną, w której zarzucił

naruszenie art. 199 § 1 pkt 2, art. 386 § 2 w związku z art. 379 pkt 3 oraz art. 321 §

1 k.p.c., a ponadto art. 45 pkt 1 Konstytucji i domagał się uchylenia zaskarżonego

postanowienia.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Istota zagadnienia prawnego, które powstało w niniejszej sprawie, sprowadza

się do tego, czy zachodzi przedmiotowa tożsamość roszczeń w rozumieniu art. 199

§ 1 pkt 2 k.p.c., jeżeli między tymi samymi stronami, przed dwoma polskimi sądami,

toczą się dwa odrębne postępowania, w których powód występuje z identycznymi

roszczeniami z tytułu naruszenia praw do identycznych znaków towarowych, z

których jeden jest chroniony prawem z rejestracji wspólnotowego znaku

towarowego, a drugi krajowym prawem ochronnym na znak towarowy. Sprawa

niniejsza ma charakter wspólnotowy, ponieważ od rozstrzygnięcia, czy znajdują w

niej zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej Nr 40/94 z

dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.Urz. UE z

1994 r. § 11/1 ze zm.; polskie wydanie specjalne t. 17–1–14b – dalej:

"rozporządzenie"), oraz od ustalenia, jak należy interpretować te przepisy, zależy

dopuszczalność zastosowania art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. Rozstrzygnięcie tej kwestii

wymaga przedstawienia zasad rządzących systemem wspólnotowych znaków

towarowych.

Wstępnie należy stwierdzić, że celem tego systemu jest umożliwienie

uzyskania jednolitej ochrony na znak towarowy na obszarze wszystkich państw

członkowskich Wspólnoty Europejskiej, na podstawie jednej rejestracji, po

przeprowadzeniu jednolitej procedury rejestracyjnej prowadzonej przez Urząd

Harmonizacji Rynku Wewnętrznego – (Znaki Towarowe i Wzory). System

wspólnotowych znaków towarowych opiera się na następujących zasadach

autonomii, jednolitości, koegzystencji (współistnienia) wspólnotowych i krajowych

znaków towarowych, ekwiwalencji (równorzędności) oraz funkcjonalności

systemowej.

Zasada autonomii wspólnotowego znaku towarowego polega na tym, że jego

skutki określa się wyłącznie według rozporządzenia. Wspólnotowy znak towarowy

podlega własnej, autonomicznej regulacji; jest ona odrębna od regulacji prawa

krajowego państw członkowskich. Poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w treści

rozporządzenia wyłączone jest stosowanie prawa krajowego do wspólnotowych

znaków towarowych. Dotyczy to także kwestii procesowych, zgodnie z zasadą

poszanowania autonomii proceduralnej państw członkowskich w tych obszarach, w

których przepisy prawa wspólnotowego nie normują zasad postępowania w

sprawach, mających za przedmiot dochodzenie roszczeń opartych na prawie

wspólnotowym.

Zasada jednolitości wspólnotowego znaku towarowego polega na tym, że

prawo do takiego znaku obejmuje całe terytorium Wspólnoty Europejskiej. Zasada

ta znajduje zastosowanie do powstania, przeniesienia, uznania za wygasłe lub

stwierdzenia nieważności prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego.

Wyjątki od zasady przewiduje m.in. art. 106 i 159a rozporządzenia.

Zasada koegzystencji oznacza, że wspólnotowy znak towarowy jest chroniony

obok krajowych praw do znaków towarowych, nie zastępuje krajowych praw i nie

wyłącza ich ochrony. Przedsiębiorcy przysługuje swoboda wyboru ochrony

oznaczenia używanego do wyróżniania wprowadzanych do obrotu towarów.

Przedsiębiorca może zdecydować się na ochronę wspólnotową lub ochronę

krajową lub podwójną ochronę dla tego samego znaku dla tych samych towarów lub

usług (Pfizer Ltd and Pfizer International v. Eurofood Link (UK) Ltd [2000] European

Trademark Reports 896). Zasada koegzystencji znajduje zastosowanie także

wobec innych przepisów prawa krajowego chroniących prawa własności

przemysłowej; prawo do znaku wspólnotowego może podlegać ochronie na

podstawie przepisów prawa krajowego dotyczących wzorów przemysłowych, praw

autorskich lub prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Omawiana zasada nie

rozstrzyga jednak kwestii dopuszczalności równoległego dochodzenia ochrony z

tytułu naruszenia identycznego znaku towarowego na podstawie prawa krajowego

oraz rozporządzenia.

Zasada ekwiwalencji przewiduje równoważność prawa z rejestracji znaku

wspólnotowego z prawem do znaku krajowego. Prawo do znaku wspólnotowego

stanowi przeszkodę dla rejestracji krajowego znaku towarowego lub podstawę do

jego unieważnienia. Prawa krajowe do znaków towarowych z wcześniejszym

pierwszeństwem stanowią przeszkodę rejestracji wspólnotowego znaku

towarowego.

Zasada funkcjonalności systemowej polega na uprzywilejowaniu znaku

wspólnotowego przez wzmocnienie jego pozycji w krajowym systemie prawa

znaków towarowych. Służy temu zasada pierwszeństwa, zasada senioratu oraz

zasada przekształcania. Zgodnie z zasadą pierwszeństwa, zgłaszający znak

wspólnotowy może powołać się na wcześniejsze pierwszeństwo ze zgłoszenia

krajowego (art. 29). Stosownie do zasady senioratu uprawiony na podstawie dwóch

systemów prawa znaków towarowych może zrezygnować z krajowej ochrony i

ograniczyć swoją ochronę wyłącznie do ochrony na podstawie systemu prawa

wspólnotowego, powołując się nadal w danym państwie członkowskim na swoje

lepsze pierwszeństwo wynikające z wcześniejszego prawa krajowego tak, jakby

prawo to nadal istniało (art. 34 i 35). Zasada przekształcenia praw do znaków

towarowych zapewnia uzyskanie częściowej ochrony wspólnotowego znaku

towarowego, w razie istnienia przeszkody rejestracji lub podstawy jej unieważnienia

tylko w odniesieniu do jednego z państw członkowskich, w tym ze względu na język

obowiązujący w tym państwie. Umożliwia to przekształcenie zgłoszenia

wspólnotowego znaku towarowego w zgłoszenie znaku krajowego, skutecznego w

tych państwach, w których nie zachodzi przeszkoda rejestracji wspólnotowego

znaku towarowego (art. 108).

Z przedstawionych powyżej zasad wynika, że krajowe prawo do znaku

towarowego oraz prawo do wspólnotowego znaku towarowego są dwoma

odrębnymi tytułami ochronnymi, które kreują dwa różne, niezależne od siebie prawa

podmiotowe. Prawa te są nabywane, chronione, unieważniane i wygaszane w

odrębnym trybie i mogą być przedmiotem odrębnych umów (np. licencji lub

sprzedaży). Może to uzasadniać wniosek, że sprawa o naruszenie prawa do

wspólnotowego znaku towarowego, identycznego do znaku towarowego

chronionego krajowym prawem z rejestracji, tocząca się między tymi samym

stronami i dotycząca tego samego zachowania pozwanego, nie jest tożsama pod

względem przedmiotowym w rozumieniu art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. ze sporem o

naruszenie prawa ochronnego do identycznego krajowego znaku towarowego; w

jednej sprawie powód dochodzi roszczeń z tytułu naruszenia prawa do

wspólnotowego znaku towarowego, w drugiej zaś roszczeń z tytułu naruszenia

prawa do krajowego znaku towarowego.

Przyjęcie powyższego stanowiska pociąga za sobą ryzyko wydania

rozbieżnych orzeczeń w przedmiocie naruszenia identycznych znaków towarowych,

chronionych równolegle krajowym i wspólnotowym tytułem ochronnym. Ryzyko to

eliminują częściowo przepisy rozporządzenia zawarte w sekcji 1 „Powództwa

cywilne na podstawie kilku znaków towarowych" tytułu XI „Skutki dla

ustawodawstwa państw członkowskich", a w szczególności w art. 105

rozporządzenia, zatytułowanym „Powództwa cywilne równoczesne i sukcesywne na

podstawie wspólnotowych znaków towarowych i krajowych znaków towarowych".

Przepis ten obejmuje cztery ustępy; ustęp 1 znajduje zastosowania do powództw

równoczesnych (równoległych), ustępy 2 i 3 dotyczą powództw sukcesyjnych,

natomiast ustęp 4 reguluje zabezpieczenie obu rodzajów powództw.

Zgodnie z art. 105 ust 1, „w przypadku gdy powództwa o naruszenie

wnoszone są na tej samej podstawie i między tymi samymi stronami przed sądami

różnych Państw Członkowskich, jedno na podstawie wspólnotowego znaku

towarowego, drugie na podstawie krajowego znaku towarowego. sąd inny niż sąd,

przed którym najpierw wytoczono powództwo, uznaje z urzędu swoją

niewłaściwość, gdy dane znaki towarowe są identyczne i ważne dla identycznych

towarów lub usług". Z przepisu tego wynika, że prawodawca wspólnotowy uznaje

sprawy między tymi samymi stronami o naruszenie identycznego znaku

towarowego, zarejestrowanego dla identycznych towarów lub usług, z których jedna

została wniesiona na podstawie rozporządzenia, a druga na podstawie krajowego

prawa znaków towarowych, za sprawy o to samo roszczenie, niezależnie od tego, iż

dotyczą dwóch odrębnie funkcjonujących i chronionych praw podmiotowych.

Opierając się na wykładni językowej powołanego przepisu, doktryna wskazuje, że

stosuje się go wyłącznie w tych przypadkach, w których równoczesne postępowania

na podstawie prawa do znaku wspólnotowego i prawa do znaku krajowego zostały

wszczęte w różnych państwach członkowskich. A contrario, przepis ten nie znajduje

zastosowania do sytuacji, w której postępowania sądowe prowadzone są

równolegle przed sądami tego samego państwa członkowskiego. Kwestia ta

powinna zostać rozstrzygnięta na podstawie przepisów krajowego prawa

procesowego.

Można bronić poglądu reprezentowanego w skardze kasacyjnej powoda i

traktować oba postępowania jako sprawy nie o to samo roszczenie. Nie jest to

jednak uzasadnione, należy bowiem uznać, że rozważając zastosowanie w

niniejszej sprawie art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c., nie można abstrahować od przyjętej

przez prawodawcę wspólnotowego w art. 105 ust. 1 rozporządzenia kwalifikacji

roszczeń z tytułu naruszenia identycznych znaków towarowych. Skoro prawodawca

wspólnotowy uznał, że wytoczenie powództwa przed sąd jednego państwa na

podstawie wspólnotowego znaku towarowego pozbawia możliwości rozpoznania

sprawy między tymi samymi stronami o naruszenie prawa do identycznego

krajowego znaku towarowego przez sąd innego państwa członkowskiego,

analogicznie należy interpretować pojęcie tożsamości przedmiotu sporu w

krajowym prawie procesowym. W przeciwnym razie, sądy państw członkowskich

mogą wydawać rozbieżne rozstrzygnięcia w zależności od tego, czy równoległe

postępowania toczą się przed sądami tego samego państwa, czy przed sądami

różnych państw. Byłoby to sprzeczne z zasadą funkcjonalności systemowej oraz

godziłoby w efektywność prawa wspólnotowych znaków towarowych.

Pogląd, że sprawy o naruszenie identycznego znaku towarowego należy

traktować jako sprawy o to samo roszczenie, znajduje także dodatkowo –

przynajmniej częściowo – potwierdzenie w treści art. 105 ust. 2 i 3 rozporządzenia.

Zgodnie z art. 105 ust. 2 w oficjalnej polskiej wersji językowej, „sąd rozpatrujący

powództwo o naruszenie na podstawie wspólnotowego znaku towarowego oddala

powództwo, jeżeli wydane już zostało orzeczenie co do istoty sprawy w tym samym

przedmiocie sporu między tymi samymi stronami na podstawie identycznego znaku

krajowego ważnego dla identycznych towarów lub usług.", natomiast stosownie do

art. 105 ust. 3, „sąd rozpatrujący powództwo o naruszenie na podstawie krajowego

znaku towarowego, oddala powództwo, jeżeli wydane już zostało orzeczenie co do

istoty sprawy w tym samym przedmiocie sporu między tymi samymi stronami na

podstawie identycznego wspólnotowego znaku towarowego ważnego dla

identycznych towarów lub usług."

Należy przy tym zauważyć, że porównanie polskiej wersji językowej z

wersjami w innych językach urzędowych wskazuje, iż oficjalne tłumaczenie

rozporządzenia odbiega od treści przepisów innych państw członkowskich. Różnica

polega na użyciu zwrotu „oddala powództwo" zamiast „odrzuca powództwo”, w

innych wersjach językowych użyto bowiem zwrotów reject the action, weist die

Klage ab oraz rejette l`action. Porównanie różnych wersji językowych ujawniło

również rozbieżności w przedmiocie rodzaju orzeczenia, którego wydanie skutkuje

aktualizacją obowiązku odrzucenia pozwu. Polska wersja językowa mówi o

„orzeczeniu co do istoty sprawy", a pozostałe wersje językowe posługują się

określeniami wskazującymi na „prawomocne orzeczenie co do istoty sprawy" (final

judgement on the merits, rechtskräftiges Urteil oraz jugement définitif). Z art. 105

ust 2 i 3 wynika, że sprawa o naruszenie prawa do wspólnotowego znaku

towarowego korzysta z powagi rzeczy osądzonej w tym znaczeniu, że wydanie

merytorycznego rozstrzygnięcia przez jakikolwiek sąd jakiegokolwiek państwa

członkowskiego w sprawie o naruszenie określonego znaku towarowego między

tymi samymi stronami wyłącza możliwość merytorycznego rozpoznania

wytoczonego później powództwa o naruszenie prawa do identycznego znaku

towarowego, niezależnie od tego, czy podstawę prawną powództwa stanowi

naruszenie prawa do wspólnotowego, czy krajowego znaku towarowego. Tylko

takie rozwiązanie umożliwia eliminację ryzyka wydawania sprzecznych ze sobą

orzeczeń w przedmiocie naruszenia identycznego znaku towarowego,

zarejestrowanego dla identycznych towarów lub usług i chronionego jednocześnie

wspólnotowym i krajowym tytułem ochronnym. Przemawia to za uznaniem

powództw z tytułu naruszenia identycznego wspólnotowego i krajowego znaku

towarowego za sprawy o to samo roszczenie.

Nie pozbawia to uprawnionego ochrony prawnej ani nie ogranicza

przysługujących mu praw. Roszczenia, z którymi na podstawie art. 9

rozporządzenia może wystąpić z tytułu naruszenia prawa do wspólnotowego znaku

towarowego, są identyczne z roszczeniami z tytułu naruszenia prawa do znaku

towarowego przewidzianymi w art. 296 Prawa własności przemysłowej. Przesłanki

naruszenia i zakres ochrony również są identyczne, zatem uprawniony ze

wspólnotowego i krajowego tytułu ochronnego musi jedynie podjąć decyzję, czy

będzie poszukiwał ochrony z tytułu naruszenia przysługującego mu prawa na

podstawie przepisów prawa krajowego, czy przepisów prawa wspólnotowego.

Należy podkreślić, że pojęcie tożsamości przedmiotu sporu w rozumieniu art.

105 rozporządzenia rozumiane jest wąsko. Tożsamość ta zachodzi tylko w

sprawach między tymi samymi stronami, w których podstawą sporu jest naruszenie

identycznego krajowego i wspólnotowego znaku towarowego, zarejestrowanych dla

identycznych towarów lub usług. Jeżeli krajowy i wspólnotowy znak towarowy nie są

identyczne lub jeżeli nie zostały zarejestrowane dla identycznych towarów lub

usług, zasady te nie znajdują zastosowania. (...)

Z tych względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 39814 k.p.c. oddalił skargę

kasacyjną, gdyż zaskarżone orzeczenie odpowiada prawu.