Supreme Court quashes unfair competition verdict for failure to apply specific trademark infringement provisions.

Sygn. akt II CK 329/04

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 stycznia 2005 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący)

SSN Marian Kocon

SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca)

w sprawie z powództwa S. K.

przeciwko A. S.

o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji i zapłatę 110.523 zł ,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 5 stycznia 2005 r.,

kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 25 lutego 2004 r., sygn. akt I ACa

(…),

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu do

ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Powód domagał się – po ostateczny sprecyzowaniu powództwa – zakazania

pozwanemu używania znaku towarowego „M.(...)” i wprowadzania do obrotu

określonych artykułów produkowanych przez firmę T.(...) z Tajwanu oraz zobowiązania

pozwanego do zamieszczenia w prasie ogłoszenia informującego o stosowaniu przezeń

nieuczciwej konkurencji i zasądzenia 100523 zł odszkodowania.

Sąd Okręgowy w Ł. wyrokiem z dnia 28 listopada 2003 r. oddalił powództwo.

Sąd ustalił, że S. K. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej na

podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w 1997 r., a A. S. – 1994 r.

Powód zakończył działalność gospodarczą dnia 13 stycznia 2003 r. Prowadzona przez

strony

działalność

gospodarcza

polegała

na

handlu

artykułami

dziecięcymi,

importowanymi z krajów azjatyckich.

Powód – na podstawie umowy z dnia 1 kwietnia 1997, zawartej z tajwańską firmą

– uzyskał wyłączne prawo do sprzedaży w Polsce artykułów dla dzieci produkowanych

przez T.(...). Umowa została zawarta na dwa lata. Strony przewidziały jednak możliwość

jej

przedłużenia,

chyba

że

umowa

zostałaby

wcześniej

rozwiązana

przez

wypowiedzenie. Strony ustaliły, że roczna wartość dostawy będzie nie niższa niż

100000 dolarów amerykańskich.

W lipcu 1997 r. S. K. otrzymał certyfikat uprawniający go do oznaczania znakiem

bezpieczeństwa wózków dziecięcych spacerowych. Dnia 1 kwietnia 2003 r. Urząd

Patentowy – po wycofaniu wniosku przez firmę T.(...) – zarejestrował na rzecz powoda

znak towarowy „M.(...)”.

W październiku 1997 r. powód otrzymał – w ramach jedynej dostawy

zrealizowanej na podstawie umowy z dnia 1 kwietnia 1997 r. – 650 wózków dziecięcych,

oznaczonych znakiem „M.(...)”. S. K. sprzedał 600 wózków pozwanemu, a pozostałe –

innym przedsiębiorcom.

W listopadzie 1997 r. powód zamówił kolejna dostawę wózków dziecięcych, lecz

firma T.(...), która nie otrzymała pełnej zapłaty za pierwszą dostawę, nie zrealizowała jej.

Dnia 26 kwietnia 1998 r. przedstawiciel T.(...) wypowiedział umowę z dnia 1 kwietnia

1997 r. Jednakże powód nie otrzymał tego wypowiedzenia. Firma T.(...) – po

wypowiedzeniu umowy powodowi – dostarczała wózki dziecięce pozwanemu i

upoważniła go do ich sprzedaży w Polsce oraz do używania znaku towarowego „M.(...)”.

Sąd Okręgowy uznał, że pozwany, wprowadzając do obrotu towar, którego

sprzedaż została – na podstawie umowy z dnia 1 kwietnia 1997 r. – zastrzeżona na

rzecz powoda, nie dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47,

poz. 211; dalej – u.z.n.k.). Nie ma bowiem podstaw do uznanie, że jego postępowanie

było sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. Przede wszystkim pozwanemu nie

można zarzucić, że naruszył postanowienia wspomnianej umowy, ponieważ nie był on

stroną tej umowy. Ponadto pozwany zaczął sprzedawać wózki dziecięce firmy T.(...)

dopiero w 1998 r., gdy przedstawiciel tej firmy, poinformowawszy go, że powód nie

zapłacił za wózki, zaproponował mu nawiązanie współpracy. Zdaniem Sądu nie można

także przypisać pozwanemu naruszenia interesu powoda. A. S. prowadzi działalność

gospodarczą polegającą na handlu artykułami dziecięcymi, importowanymi z krajów

azjatyckich, od 1994 r. S. K. rozpoczął natomiast prowadzenie działalności gospodarczej

w podobnej dziedzinie dopiero w 1997 r.

Nie doszło również – według Sądu – do naruszenia przez pozwanego prawa

powoda z rejestracji znaku towarowego „M.(...)”, ponieważ S. K. w ogóle nie posługiwał

się tym znakiem w obrocie gospodarczym.

Sąd Apelacyjny zaskarżonym wyrokiem oddalił apelację powoda, podzielając

ustalenia faktyczne i ocenę prawną Sądu pierwszej instancji.

W kasacji, opartej na pierwszej podstawie z art. 393 1 k.p.c., pełnomocnik powoda

zarzucił naruszenie przez błędną wykładnię oraz niewłaściwe zastosowanie art. 3 i art.

10 u.z.n.k. oraz art. oraz art. 10, art. 13, art. 25 ust. 3 w zw. z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia

31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.; dalej – u.z.t.).

Powołując się na tę podstawę kasacyjną wniósł o uchylenie wyroków sądów obu

instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Ł.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Sąd Apelacyjny uznał, podzielając stanowisko Sądu pierwszej instancji, że

nieużywanie przez powoda zarejestrowanego znaku towarowego jest wystarczającą

podstawą do odmowy udzielenia mu ochrony z tytułu naruszenia prawa z rejestracji

znaku towarowego. Skarżący zakwestionował to stanowisko, zarzucając, że w świetle

przytoczonych w kasacji przepisów ustawy o znakach towarowych „nieużywanie znaku

towarowego samo w sobie nie wyłącza ochrony przed naruszeniem uprawnień z

rejestracji”.

Nieużywanie znaku towarowego – zgodnie z art. 25 pkt 3 w zw. z art. 28 ust. 1

u.z.t. – ma znaczenie dla zachowania prawa z rejestracji znaku towarowego. Z

przytoczonych przepisów wynika bowiem, że prawo z rejestracji znaku towarowego

wygasa, jeżeli uprawniony nie używa go w okresie trzech kolejnych lat. Jednakże należy

podkreślić, że wymieniona przyczyna wygaśnięcia prawa z rejestracji znaku towarowego

nie ma charakteru bezwzględnego. Prawo z rejestracji z znaku towarowego nie wygasa

bowiem – mimo zaistnienia omawianej przyczyny – jeżeli uprawniony wykaże, że z

usprawiedliwionych powodów nie mógł używać znaku towarowego (art. 28 ust. 3 u.z.t.).

W świetle art. 26 u.z.t. nie ma też wątpliwości, że prawo z rejestracji znaku towarowego

wygasa – na skutek nieużywania przez uprawnionego znaku towarowego – na

podstawie decyzji wydanej przez Urząd Patentowy. Wspomniana decyzja ma charakter

konstytutywny. Zatem do czasu jej wydania prawo z rejestracji znaku towarowego

istnieje, chociażby ziściła się podstawa jej wydania.

W tej sytuacji jest oczywiste, że powodowi, który uzyskał rejestrację znaku

towarowego, przysługuje – zgodnie z art. 13 ust. 1 u.z.t. – wyłączne prawo używania

tego znaku w obrocie gospodarczym na całym terytorium państwa dla towarów objętych

rejestracją. Przyjmuje się, że prawo z rejestracji znaku towarowego jest majątkowym

bezwzględnym

prawem

podmiotowym

skutecznym

erga

omnes.

Przesłankami

naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego są: bezprawność użycia znaku

towarowego, użycie znaku na obszarze Polski i używanie znaku w sposób stwarzający

niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru (art. 19

u.z.t). Naruszenie przysługującego powodowi prawa z rejestracji znaku towarowego nie

było jednak badane z punktu widzenia tych przesłanek.

Z przedstawionych powodów należało uznać, że słuszny jest zarzut skarżącego,

iż zakwestionowany wyrok zapadł z naruszeniem art. 10, art. 13, art. 25 ust. 3 w zw. z

art. 28 ust. 1 i 3 u.z.t., gdyż samo ustalenie, że nie używał on znaku towarowego

„M.(...)”, nie uzasadniało odmowy udzielenia mu ochrony z tytułu naruszenia prawa z

rejestracji tego znaku.

Trafny jest także zarzut naruszenia art. 3 i art. 10 u.z.n.k. Wprawdzie relacja

klauzuli generalnej (art. 3 u.z.n.k.) do przepisów kreujących nazwane czyny nieuczciwej

konkurencji (art. 5-17 u.z.n.k.) nie jest jednolicie postrzegana w piśmiennictwie,

jednakże w orzecznictwie przyjmuje się, że jest ona zbliżona do tej, jak cechuje

stosunek lex specialis – lex generalis (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z

dnia 21 lutego 1997 r., II CKN 70/96, OSN 1997, nr 8, poz. 113). To oznacza, że w razie

popełnienia deliktu ujętego w części szczegółowej ustawy, należy w pierwszej kolejności

zastosować odpowiedni przepis. Dopiero wówczas, gdy nie da się on w pełni

zastosować, można sięgać uzupełniająco do normy ogólnej – art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

Tymczasem z uzasadnienia zaskarżonego wyroku dotyczącego zarzutu dopuszczenia

się przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji wnika, że Sąd rozważania w tym

zakresie ograniczył do art. 3 u.z.n.k. i nie wyjaśnił, dlaczego uznał, iż nie ma także

podstaw do zastosowania art. 10 u.z.n.k.

Z przedstawionych powodów Sąd Najwyższy orzekł, jak w sentencji wyroku (art.

k.p.c.).