Trademark infringement ruling orders defendant to cease use, provide distribution data, and pay damages.

Jugement commercial II No78/2016 Audience publique du vendredi, quinze janvier deux mille seize. Numéro 173 144 du rôle Composition : Jean-Paul HOFFMANN, 1er vice-président; Nadine WALCH, 1er juge; Nathalie HILGERT, 1er juge; Claude FEIT, greffière. E n t r e : B1.), étant établi et organisé selon les dispositions du Chapitre 65 de l’Education Code de l’Etat de Texas, ayant son siège à (…),(…), Etats-Unis, étant inscrit en tant qu’assejutti fiscal sous le n°(…), représentée par son organe compétent ; partie demanderesse, aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg en date du 1er septembre 2015, comparant par Maître Vincent WELLENS, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg, e t : la société anonyme SOC1.) SA, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…); partie défenderesse, aux termes du prédit exploit Geoffrey GALLÉ du 1er septembre 2015 ; défaillante. ________________________________________________________________________

L e T r i b u n a l :

Faits Le B1.) (ci-après « B1.) ») est titulaire de la marque communautaire n°(…) suivante dans la classe

25 « vêtements, chaussures, chapellerie », déposée le 26 août 2002.

La société anonyme de droit luxembourgeois SOC1.) SA (ci-après « SOC1.) ») a déposé la marque internationale n°1179082 sur base d‘une marque Benelux n°(…) déposée le 5 juin 2013. Elle couvre des produits et services notamment dans les classes 18, 25 et 35. Elle commercialise des vêtements revêtus de ce signe. Il s’agit de la marque suivante :

Le 9 juillet 2015, le mandataire d’B1.) a mis en demeure SOC1.) de cesser tout usage de la silhouette de longicorne et de retirer la marque Benelux et ses extensions internationales. Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effets. Procédure et prétentions Par exploit d’huissier du 1er septembre 2015, B1.) a assigné SOC1.) devant le tribunal de ce siège, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile. B1.) demande au tribunal d’ordonner à SOC1.) de cesser toute utilisation d’une silhouette longicorne similaire à celle de la marque communautaire n°(…) pour des produits relevant de la classe 25 ou des produits similaires et ce dans le mois de la signification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 10.000,- EUR par jour de retard. Elle demande encore qu’il soit ordonné à SOC1.) de lui fournir toute information dont elle dispose concernant les réseaux de distribution des vêtements portant une silhouette de longicorne similaire à celle reprise dans la marque communautaire n°(…) et de communiquer toutes les données s‘y rapportant, telles que:

(i) les quantités vendues par SOC1.) à ses distributeurs ou directement aux consommateurs,

(ii) le chiffre d’affaires réalisé par SOC1.) avec la vente de vêtements portant une silhouette de longicorne similaire à celle reprise dans la marque communautaire n°(…), et ce dans les quinze jours de la signification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 10.000,- EUR par jour de retard et au cas où cet ordre n‘est pas entièrement respecté avec un maximum de 500.000,- EUR. Elle sollicite la condamnation de SOC1.) au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur d’au moins 7.500,- EUR et pour préjudice matériel évalué, à titre provisionnel, à 1,- EUR. B1.) demande qu’il soit ordonné à SOC1.) de retirer, voire de rayer sa marque Benelux n°(…) dans les quinze jours de la signification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 10.000,- EUR par jour de retard et au cas où cet ordre n‘est pas entièrement respecté avec un maximum de 500.000,- EUR. Elle demande encore la condamnation à lui payer une indemnité d’au moins 12.500,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire sans caution du présent jugement. La demande tendant à la cessation de l’usage du signe litigieux est basée sur l’article

9.1 b) du Règlement CE n°207/2009 sur la marque communautaire (ci-après « Règlement 207/2009 ») aux termes duquel : « La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires: (…)

b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque. » Les conditions posées par cet article, à savoir la similitude des signes et des produits ainsi que le risque de confusion, seraient données en l’espèce. La demande tendant à l’obtention d’information quant à la commercialisation des objets revêtus du signe litigieux est basée sur l’article 2.22.4 de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (ci-après « CBPI »), cette disposition étant applicable en l’espèce en vertu de l’article 101 paragraphe 3 du Règlement 207/2009.

Aux termes de cette disposition « à la demande du titulaire de la marque dans une action relative à une atteinte, le tribunal peut ordonner à l’auteur de l’atteinte à son droit de fournir au titulaire toutes les informations dont il dispose concernant la provenance et les réseaux de distribution des biens et services qui ont porté atteinte à la marque et de lui communiquer toutes les données s’y rapportant, pour autant que cette mesure apparaisse justifiée et proportionnée ». Subsidiairement, cette demande est basée sur l’article 288 du Nouveau Code de procédure civile.

Les dommages et intérêts sont sollicités conformément à l’article 13 de la Directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle. La demande tendant à l’annulation de la marque Benelux de SOC1.) est basée sur l’article 2.28.3.a de la CBPI aux termes duquel « pour autant que le titulaire de l'enregistrement antérieur ou le tiers visé à l'article 2.4, sous d, e et f, prenne part à l'action, tout intéressé peut invoquer la nullité: a. de l’enregistrement de la marque qui prend rang après celui d'une marque ressemblante, dans les conditions prévues à l'article 2.3 ».

L’article 2.3. de la CBPI dit ce qui suit : « Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à: a. (…) b. des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure ». Les conditions posées par cette disposition seraient données. Les marques seraient bien ressemblantes, le rajout du mot « TOREAU » ne différencierait pas la marque de la défenderesse, ce d’autant moins que ce mot renforcerait encore la similitude conceptuelle entre les deux marques.

En effet, le mot « Toreau » évoquerait et serait phonétiquement identique au mot « Taureau », le bovin portant des cornes. Il en serait de même en ce qui concerne la lettre « T » en ce qu’elle s’inscrirait dans la forme de la silhouette de longicorne. Quant à l’indemnité fondée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, B1.) relève qu’il convient d’interpréter cette disposition à la lumière de l’article 14 de la Directive 2004/48 précitée aux termes duquel « les États membres veillent à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l’équité ne le permette pas » et conformément à l’interprétation en donnée par la Cour de Justice de l’Union européenne.

Motifs de la décision Il résulte de la motivation de l’assignation et des pièces versées que tant la demande basée sur l’article 9.1.b) du Règlement 207/2009, que celle tendant à l’obtention de dommages et intérêts de 7.500,- EUR pour préjudice moral et d’un euro à titre provisionnel pour préjudice matériel sont à déclarer fondées.

Il convient dès lors d’interdire à la défenderesse, sous peine d’astreinte, de cesser l’usage du signe contrefaisant utilisé par elle:

Sur le fondement des bases légales invoquées, à savoir l’article 2.22.4 de la CBPI rendu applicable en vertu des articles 14 et 101 paragraphe 3 du Règlement 207/2009, il convient également de faire droit aux mesures d‘informations sollicitées. En application des articles 2.28.3.a et 2.3.b. de la CBPI, B1.) est en droit d’invoquer la nullité de la marque de SOC1.), les conditions de ces dispositions étant remplies en l’espèce. Sur base de l’article 2.30.2 de la CBPI, il convient néanmoins de ne déclarer nulle la marque de SOC1.) qu’en ce qui concerne les produits de la classe 25.

En effet, « l'annulation (…) doit être limitée à un ou plusieurs des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée si la cause de nullité ou d'extinction n'affecte qu'une partie de ces produits ou services ». La radiation de l’enregistrement est également à ordonner d’office suite à la constatation de la nullité de la marque (A. BRAUN, Précis des marques, 4e édition, n°536, p.560). Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande d’B1.) d’ordonner à SOC1.) de retirer ou de rayer sa marque dans la mesure où la radiation de l’enregistrement d’une marque est effectuée par l’Office à la requête de la partie la plus diligente, sur production d’une expédition régulière et du moment que la décision n’est plus susceptible d’opposition, d’appel ou de recours en cassation (article 1.14 de la CBPI).

Quant à l‘indemnité réclamée sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il est à remarquer que l’analyse des obligations éventuelles des juridictions en application de l‘article 14 de la Directive 2004/48 est, en l’espèce, vaine dans la mesure où la partie demanderesse reste en défaut de rapporter la moindre preuve quant aux frais réellement exposées au cours de la procédure. Il convient néanmoins de lui allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles que le tribunal évalue ex aequo et bono au montant de 1.500,- EUR.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données en l’espèce. Par application de l’article 79, alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à l’égard de la défenderesse, l’exploit introductif d’instance n’ayant pas été délivré à personne. P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant par défaut, dit la demande recevable et fondée ; ordonne à la société anonyme SOC1.) SA de cesser toute utilisation du signe pour des produits relevant de la classe 25 ou des produits similaires dans un délai d’un mois à partir de la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte de 10.000,- EUR par jour de retard dûment constaté, ordonne à la société anonyme SOC1.) SA de fournir au B1.) toute information dont elle dispose concernant les réseaux de distribution des vêtements portant le signe et de communiquer toutes les données s’y rapportant, telles que:

(i) les quantités vendues par SOC1.) SA à ses distributeurs ou directement aux consommateurs,

(ii) le chiffre d’affaires réalisé par SOC1.) SA avec la vente de vêtements portant ce signe, dans un délai de quinze jours de la signification du présent jugement sous peine d‘une astreinte de 10.000,- EUR par jour de retard et au cas où cet ordre n‘est pas entièrement respecté avec un maximum de 500.000,- EUR; condamne la société anonyme SOC1.) SA à payer au B1.) la somme de 7.501,- EUR à titre de dommages et intérêts; déclare nul la marque enregistrée auprès de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle sous le numéro n°(…) en ce qui concerne les produits relevant de la classe 25; ordonne sa radiation du Registre de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle ; condamne la société anonyme SOC1.) SA à payer au B1.) une indemnité de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement ; condamne la société anonyme SOC1.) SA aux frais et dépens de l’instance.