Court partially allows trademark infringement claim, awarding damages for unauthorized use of company name.

Arrêt commercial

Audience publique du quatre juin deux mille quatorze

Numéro 37406 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 25 mars 2011,

comparant par Maître Pierre MEDINGER, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société à responsabilité limitée SOC2.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son gérant en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit LISÉ, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 23 mai 2012.

Les points suivants restent à toiser :

1. L’apposition du nom SOC.3) sur le site de la MAG1.).

L’arrêt du 23 mai 2012 a admis l’intimée à établir au moyen d’attestations testimoniales à verser qu’elle a enlevé au mois de septembre 2009 les panneaux publicitaires sur le site de la MAG1.) (ci-après la MAG1.)), étant rappelé que selon l’attestation du témoin T1.) versée par l’appelante, un panneau publicitaire avec le nom SOC.3) se trouvait encore apposé sur la façade de la MAG1.) le 26 novembre 2009.

Les deux attestations versées par l’intimée, à savoir celles de T.2) et T3.) du 4 juillet 2012, ne contredisent pas celle du témoin T1.). Les témoins déclarent, certes, qu’ordre avait été donné, dès le mois de mars 2009, par T3.) aux salariés de l’intimée, d’enlever tout panneau mentionnant le nom SOC.3), et que cet ordre a été exécuté dans les quatre semaines suivantes, mais ils n’ont pu été à même de fournir de précisions quant au maintien ou non du panneau publicitaire sur les murs de la MAG1.), de sorte qu’il convient d’en conclure qu’il n’a, en tous les cas, pas été procédé à l’enlèvement du panneau publicitaire sur la façade de la MAG1.).

Il n’y a pas lieu, autrement, de s’étendre sur les développements des parties en ce qui concerne des panneaux publicitaires qui auraient encore, selon l’appelante qui l’affirme actuellement pour la première fois en instance d’appel, été vus le 10 juillet 2012 sur deux autres sites à Schifflange et Bettembourg, étant donné que cette affirmation n’a pas été faite par l’appelante à l’appui de revendications financières nouvelles, mais n’a été avancée que pour confirmer que l’ordre donné par le témoin T3.) au mois de mars 2009 d’enlever tous les panneaux publicitaires n’a pas été suivi avec rigueur.

Conformément aux développements de l’arrêt du 23 mai 2012, et eu égard au protocole d’accord, la violation de ce dernier était consommée huit jours après la mise en demeure du 11 septembre 2009. L’indemnité conventionnelle de 1.000 € par jour a partant commencé à courir à partir du 20 septembre 2009. L’appelante met en compte 65 jours (20 septembre au 24 novembre 2009), partant la somme de 65.000 € pour laquelle elle réclame condamnation.

Ce montant est redû en principe en application de la clause conventionnelle.

2. L’augmentation de la demande en condamnation du fait de l’utilisation des noms SOC.3) dans les statuts et les comptes annuels.

Dans l’arrêt susdit, la Cour d’appel a d’ores et déjà dit qu’SOC1.) « peut prétendre » à une indemnité ayant couru du 20 août au 30 décembre 2010 (133 jours), motif pris de ce que la société SOC2.) avait, durant cette période, en violation du protocole d’accord, continué d’utiliser les dénominations SOC3’.) et SOC3’’.) dans les statuts coordonnés et dans les comptes annuels de l’exercice 2009.

L’appelante fait actuellement valoir que l’abandon par l’intimée de l’utilisation publique du nom SOC.3) n’a été porté à la connaissance des tiers que le 2 février 2011, date de publication au RCS d’une mention y relative, de sorte qu’elle demande à voir porter le nombre de jours d’infraction à 166 (133 + 33) jours.

L’intimée s’oppose à la demande en faisant valoir que ce volet a été définitivement toisé par la Cour dans l’arrêt du 23 mai 2012. Elle invoque partant l’autorité de la chose jugée liée audit arrêt.

L’exception de chose jugée n’est pas fondée, étant donné que la Cour n’a pas tranché dans son dispositif ce volet de la demande, seul le dispositif étant revêtu de l’autorité de la chose jugée. Il s’y ajoute que l’appelante s’est, tout au long de la procédure de première et deuxième instances, réservée le droit d’augmenter sa demande en fonction de l’attitude de l’intimée de se conformer ou non au protocole d’accord.

La demande en augmentation est fondée, dès lors que ce n’est que le 2 février 2011 que la société SOC2.) a porté à la connaissance des tiers qu’elle s’interdisait pour l’avenir d’utiliser les noms litigieux, les documents publiés jusque-là par la société ayant fait état de ce qu’elle agissait sous l’enseigne commerciale SOC4.), SOC3’.) et SOC3’’.).

3. La demande en réduction de la clause pénale.

S’emparant des dispositions de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil, l’intimée demande à la Cour de modérer la peine convenue qui, selon elle, est manifestement excessive.

Elle expose que le pouvoir modérateur du juge pour prévenir des excès par les clauses pénales abusives lui fait obligation d’apprécier sur base de plusieurs critères objectifs la justification du montant réclamé, tirés notamment de la comparaison entre le montant de la peine stipulée et le préjudice effectivement subi par le créancier, de l’examen de la situation respective des parties pour le cas où la clause pénale devait être appliquée dans toute sa rigueur, et de l’appréciation de la bonne foi du débiteur de l’obligation.

L’intimée soutient ainsi ne pas avoir volontairement et consciemment utilisé le nom SOC.3) pour se procurer un avantage commercial, que son utilisation dans les documents déposés au RCS procède d’une inattention voire d’un oubli, que l’appelante n’a pas subi de préjudice et que la société à responsabilité limitée SOC.3) dont les parts ont été cédées par l’appelante à l’intimée a été dissoute au mois de février 2009.

L’appelante insiste sur le fait que le chiffre d’affaires annuel de l’intimée de quelque 1,7 million € est partiellement dû à l’utilisation par cette dernière du nom SOC.3) et qu’elle-même n’a pas pu, du fait de cette utilisation par l’appelante, user exclusivement du nom SOC.3).

Les principes dégagés par la jurisprudence quant au pouvoir modérateur du juge lui accordés par l’article 1152 alinéa 2 du Code civil ont été correctement exposés par l’appelante de sorte que la Cour s’y réfère.

Il ressort, d’une part, du protocole d’accord que les parties ont considéré comme en constituant un élément essentiel la clause de non-concurrence insérée dans ledit protocole. Le cessionnaire disposait d’un délai de dix-huit mois - délai que la Cour juge amplement suffisant - pour remplir ses obligations tenant à la non - utilisation du nom SOC.3).

Il est rappelé que l’appelante a mis en demeure l’intimée au mois de septembre 2009 et lui a adressé de septembre à décembre 2009 des factures comptabilisant les journées d’utilisation nonconventionnelle du nom SOC.3). L’assignation devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg date du 11 août 2010.

Malgré cela, les statuts coordonnés dont question ci-dessus ont été déposés le 11 novembre 2009 au RCS et le bilan de l’exercice 2009 a été déposé le 21 septembre 2010, partant à des dates proches de celles où la société avait été mise en demeure de ne plus utiliser le nom SOC.3) et requise de payer des sommes mises en compte par l’appelante du fait de cette utilisation.

Il est dans ces conditions assez téméraire pour l’intimée de soutenir que l’utilisation du nom SOC.3) dans les documents officiels déposés au RCS et consultables par les tiers relève d’une négligence voire inadvertance.

Il n’est, cependant, d’autre part, pas établi si et dans quelle mesure l’utilisation du nom SOC.3) a lésé les intérêts de l’appelante. Celle-ci soutient, certes, être en droit de continuer d’utiliser ce nom, voire la marque SOC.3), mais ne fournit aucun document probant. L’objet social de l’appelante n’est pas non plus établi, de sorte qu’il n’est pas établi si et dans quelle mesure la société intimée s’est procurée un gain en continuant à profiter de l’utilisation du nom d’SOC.3) au détriment de la société appelante.

Eu égard aux développements ci-dessus et au montant conventionnellement redû de 231.000 €, la Cour fixe à 120.000 € l’indemnité à verser par la société SOC2.) à la société SOC1.) du chef de la violation du protocole d’accord du 15 février 2008.

4. Les indemnités de procédure.

L’appel incident de la société SOC2.) qui, par réformation du jugement dont appel, réclame une indemnité de procédure pour la première instance n’est pas fondé, étant donné qu’elle n’obtient finalement pas gain de cause.

Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la société appelante l’intégralité des frais exposés par elle devant la juridiction du premier degré, de sorte qu’il y a lieu, par réformation du jugement dont appel, de lui allouer une indemnité de 1.000 €.

Les mêmes raisons que celles qui ont prévalu en première instance pour refuser d’accorder à l’intimée une indemnité de procédure valent en degré d’appel, de sorte que sa demande afférente basée sur l’article 240 du NCPC est à rejeter.

Il convient, par contre, de faire droit à la demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée par l’appelante et de lui accorder, au vu des diligences faites, la somme de 1.500 €.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

statuant en continuation de l’arrêt de la Cour d’appel du 23 mai 2012,

reçoit l’appel incident de la société à responsabilité limitée SOC2.),

le dit non fondé,

dit l’appel principal de la société anonyme SOC1.) partiellement fondé,

réformant :

condamne la société à responsabilité limitée SOC2.) à payer à la société anonyme SOC1.) la somme de 120.000 € avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €, rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOC2.) en indemnité de procédure,

la condamne à payer à la société anonyme SOC1.) une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel, fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose dans leur intégralité à la société à responsabilité limitée SOC2.) et ordonne la distraction de ceux des frais exposés en instance d’appel au profit de Maître Pierre Medinger, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.