Trademark cancellation request dismissed; court orders personal appearance due to unresolved good faith issues.

Jugement commercial VIe No 48/2014

Audience publique du jeudi, vingt-trois janvier deux mille quatorze.

Numéro 156151 du rôle

Composition :

Anick WOLFF, vice-présidente,

Anita LECUIT, juge,

Thierry SCHILTZ, juge,

Manuela FLAMMANG, greffière.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée CHEZ ISABEL BACANO s. à r.l., établie et ayant

son siège social à L-5884 Hespérange, 372b, route de Thionille, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 72625, représentée

par son gérant actuellement en fonction,

élisant domicile en l’étude de Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

demanderesse,

comparant par Maître Virginie MERTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Gaston VOGEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme COSMAR S.A., établie et ayant son siège social à L-1342

Luxembourg, 59, rue de Clausen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro B 101533, représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonction,

défenderesses,

comparant par Maître Cyril CHAPON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Lex THIELEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits :

Par exploit d’huissier de justice Josiane Gloden d’Esch-sur-Alzette du 31 août 2013,

la société à responsabilité limitée Chez Isabel Bacano s. à r.l. a fait donner assignation

à la société anonyme Cosmar s.a.à comparaître à l’audience publique du mercredi,

11 septembre 2013 à 14h30 de l’après-midi devant le tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière commerciale, pour y

entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-

après reproduit :

L’affaire fut inscrite sous le numéro 156151 du rôle pour l’audience publique du 11

septembre 2013 devant la chambre de vacation, siégeant en matière commerciale et

remise à celle du 20 septembre 2013 devant la deuxième chambre, siégeant en

matière commerciale.

L’affaire fut renvoyée devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale et

retenue à l’audience publique du 18 décembre 2013, lors de laquelle les débats eurent

lieu comme suit :

Maître Virginie Mertz donna lecture de l’exploit introductif d’instance et exposa les

moyens de sa partie.

Maître Cyril Chapon répliqua et exposa les moyens de sa partie.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

jugement

qui suit :

Par exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN du 31 août 2013, la société à

responsabilité limitée CHEZ ISABEL BACANO a fait donner assignation à la société

anonyme COSMAR à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de voir annuler le dépôt de

la marque figurative numéro 1162966, représentant un scampi orné d’une couronne

accompagné des termes « CHEZ BACANO », de voir ordonner la radiation de cette

marque, de voir ordonner la transcription du jugement à intervenir à l’Office Benelux

de la Propriété Intellectuelle, de voir allouer à la requérante une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et de voir

ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, la requérante fait exposer qu’elle exploite depuis 1999 un

restaurant sous l’enseigne « BACANO », d’abord à L-1470 Luxembourg, 1, route

d’Esch, puis à partir de 2005, à Hesperange, 372B, toute de Thionville. Ce fonds de

commerce avait été créé par feu PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.).

La requérante affirme que les époux exploitaient deux fonds de commerce sous la

dénomination BACANO, le premier à Luxembourg, rue de Clausen, géré par la société

BACANO S.A. et le second géré par la société CHEZ ISABEL BACANO, situé à

Luxembourg, route d’Esch.

Par contrat de cession du 19 mai 2004, la société BACANO S.A. a cédé à la société

COSMAR le fonds de commerce du restaurant situé rue de Clausen.

Suivant les affirmations de la requérante, les parties au contrat de cession avaient

marqué leur accord à faire fonctionner les deux fonds de commerce simultanément.

Depuis 2005, les parties sont cependant en litige quant à la marque BACANO.

En effet, le 30 décembre 2005, la société COSMAR a assigné PERSONNE2.) et la

société CHEZ ISABEL BACANO pour voir annuler le dépôt de la marque « CHEZ

BACANO » et interdire l’usage de ladite marque sous astreinte.

Par jugement du 28 avril 2006, le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière

commerciale, a annulé le dépôt de la marque « CHEZ BACANO ». Ce jugement a par

ailleurs été confirmé en appel suivant arrêt du 7 novembre 2007.

Le 9 juillet 2008, la société COSMAR a déposé à son tour à l’Office Benelux de la

Propriété Intellectuelle la marque figurative représentant un scampi orné d’une

couronne accompagné des termes « CHEZ BACANO », pour empêcher l’usage par

PERSONNE2.) et la société CHEZ ISABEL BACANO de ce nom et de ce logo.

Le 2 février 2011, la société COSMAR fait assigner la société CHEZ ISABEL BACANO

en vue de lui voir interdire toute utilisation d’une quelconque façon de la dénomination

« CHEZ BACANO » et/ou du logo représentant un scampi couronné.

Par jugement du 20 février 2013, le tribunal d’arrondissement a fait droit à cette

demande, suite au constat du dépôt de la marque.

La société CHEZ ISABEL BACANO a interjeté appel contre ce jugement par exploit

d’huissier du 13 mai 2013.

La requérante invoque actuellement la nullité de l’enregistrement de la marque

figurative en application des dispositions de la Convention Benelux en matière de

propriété intellectuelle.

Elle fait en effet valoir qu’elle a utilisé le nom commercial « BACANO » ainsi que le

logo représentant un scampi couronné depuis 1999, ce dont la société COSMAR avait

amplement connaissance au moment du dépôt de la marque litigieuse.

La société COSMAR conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de la demande, au motif

que la marque, pour autant qu’elle puisse être attribuée à quelqu’un d’autre que la

société COSMAR, appartiendrait à PERSONNE2.) et non pas à la société CHEZ

ISABEL BACANO.

Aux termes de l’article 2.28 de la Convention Benelux en matière de propriété

intellectuelle (marques et dessins ou modèles) signée à La Haye le 1er décembre

2006,

« 3. Pour autant que le titulaire de l'enregistrement antérieur ou le tiers visé à l'article

2.4, sous d, e et f, prenne part à l'action, tout intéressé peut invoquer la nullité:

b. qui n'est pas attributif du droit à la marque en application de l'article 2.4, sous d, e

et f; la nullité résultant de l’article 2.4, sous d, doit être invoquée dans un délai de trois

années à compter de l'expiration de l'enregistrement antérieur; la nullité résultant de

l’article 2.4, sous e et f, doit être invoquée dans un délai de cinq années à compter de

la date de l’enregistrement. Ce délai de cinq années ne s'applique pas aux

enregistrements de marques telles que visées dans l’article 2.4, sous e, qui ont été

déposées de mauvaise foi. »

Il résulte de ces dispositions que « tout intéressé » peut demander l’annulation d’un

dépôt de marque.

La notion d’intéressé doit être interprétée dans son sens commun, c’est-à-dire toute

personne qui peut avoir intérêt à ce que soit constatée la nullité du dépôt. Dans la

plupart des cas, il s’agira soit d’un défendeur se voyant opposer un dépôt, soit d’un

concurrent estimant que le titulaire d’un dépôt s’arroge un avantage illicite, son droit

de monopole n’étant que fictif, soit encore du titulaire d’un droit antérieur en fraude ou

en violation duquel le dépôt a été effectué (Thierry VAN INNIS, les signes distinctifs,

Editions Larcier, p. 268, n° 345).

En l’espèce, la société CHEZ ISABEL BACANO s’est vue opposer, suivant

assignation du 2 février 2011, ayant abouti au jugement du 23 février 2013,

l’interdiction de l’utilisation de la dénomination « CHEZ BACANO » et du logo

représentant un scampi couronné, au motif que la société COSMAR est l’unique

titulaire du droit d’utilisation de ces signes distinctifs.

La société CHEZ ISABEL BACANO a dès lors un intérêt manifeste à voir annuler le

dépôt de cette marque, de sorte que sa demande est recevable à cet égard.

La société COSMAR fait encore plaider l’irrecevabilité de la demande adverse, au

motif qu’elle aurait été introduite en dehors du délai résultant de la Convention Benelux

précitée.

Aux termes des dispositions précitées, la demande en annulation du dépôt d’une

marque en raison de la mauvaise foi doit être introduite dans les cinq ans de la date

de l’enregistrement (article 2.4.f de la Convention Benelux en matière de propriété

intellectuelle).

Il résulte du certificat d’enregistrement de la marque à l’Office Benelux de la Propriété

Intellectuelle que l’enregistrement de la marque litigieuse a été effectué le 14 octobre

2008.

La demande en annulation de cet enregistrement a été introduite suivant assignation

du 31 août 2013, soit endéans un délai de 5 ans à partir de l’enregistrement.

Il s’ensuit que la demande est recevable à cet égard.

Au fond, la demande de la société CHEZ ISABEL BACANO est basée sur la mauvaise

foi de la société COSMAR qui aurait déposé la marque figurative composée du nom

commercial « CHEZ BACANO » et d’un scampi couronné, tout en sachant que la

société CHEZ ISABEL BACANO utilisait les mêmes signes distinctifs, dès avant

l’acquisition par la société COSMAR du restaurant CHEZ BACANO de Clausen.

La société COSMAR considère pour sa part qu’aucune mauvaise foi ne pourrait lui

être reprochée, de sorte que la demande adverse devrait être rejetée. En effet, si elle

ne conteste pas qu’il avait été convenu entre parties que le restaurant qu’elle a acquis

de la part de la société BACANO CLAUSEN et celui exploité par la société CHEZ

ISABEL BACANO à Luxembourg, route d’Esch, fonctionneraient simultanément, elle

conteste cependant que le second restaurant aurait fonctionné sous la dénomination

« CHEZ BACANO ».

Elle affirme qu’en tout état de cause, le problème actuel ne concernerait pas

l’exploitation du restaurant de la route d’Esch, ayant fonctionné sous l’enseigne CHEZ

ISABEL BACANO, qui a été entretemps détruit, mais celui exploité actuellement par

la société CHEZ ISABEL BACANO à Hesperange, sous l’enseigne CHEZ BACANO.

L’article 2.4. sous f de la Convention Benelux dispose que: « N’est pas attributif du

droit à la marque: l’enregistrement d’une marque dont le dépôt a été effectué de

mauvaise foi, notamment: 1° le dépôt, effectué en connaissance ou dans l’ignorance

inexcusable de l’usage normal fait de bonne foi dans les trois dernières années sur le

territoire Benelux, d’une marque ressemblante pour des produits ou services

similaires, par un tiers qui n’est pas consentant ».

L’usage antérieur de bonne foi d’une marque susceptible d’être connue du déposant

constitue ainsi une exception au principe suivant lequel le droit exclusif d’une marque

s’acquiert par l’enregistrement du premier dépôt (A. BRAUN, Précis des marques, 5e

édition, p. 237, n°189).

Il ne suffit cependant pas que l’usage antérieur soit normal, encore faut-il qu’il ait été

fait de bonne foi. Pour qu’une marque soit annulée, la loi exige donc la bonne foi dans

le chef de l’usager antérieur et la mauvaise foi dans celui du déposant de la marque

(A. BRAUN, op. cit., n° 193).

Il est de doctrine que celui qui dépose une marque qu’il sait appartenir à un tiers est

de mauvaise foi. Tel est le cas lorsque le déposant et l’usager antérieur ont entretenu

ou entretiennent des relations directes (J.-J. EVRARD et Ph. PETERS, La défense de

la marque dans le Benelux, Larcier, 2000, p. 84).

En l’espèce, il résulte des éléments de la cause qu’entre le moment de la vente du

fonds de commerce du restaurant de Clausen, intervenue le 19 mai 2004 et le transfert

du siège de la société CHEZ ISABEL BACANO à Hesperange, intervenu le 9 août

2005, suivi du premier dépôt de la marque litigieuse par PERSONNE2.), les

restaurants de Clausen et de la route d’Esch ont fonctionné simultanément.

Il n’est pas contesté que pendant cette période la société COSMAR a utilisé la

dénomination CHEZ BACANO accompagné du logo représentant un scampi

couronné, tel que ce signe existait avant la cession du fonds de commerce.

Il résulte par ailleurs de l’enregistrement vidéo produit en tant que pièce au dossier

que le même logo représentant un scampi couronné était utilisé au restaurant de la

route d’Esch, exploité par la société CHEZ ISABEL BACANO. L’enregistrement vidéo

ne permet toutefois pas de voir sous quelle dénomination était exploité ce restaurant,

alors que les parties ne semblent pas s’accorder sur ce point, la société COSMAR

semblant indiquer que le restaurant de la route d’Esch n’a jamais été exploité sous la

dénomination « CHEZ BACANO », mais sous celle de « CHEZ ISABEL BACANO »

Il est cependant un fait que dès l’année 2005, le restaurant de Hesperange exploité

par la société CHEZ ISABEL BACANO fonctionnait sous l’enseigne CHEZ BACANO,

tel que cela résulte d’un constat d’huissier établi le 29 décembre 2005.

Dans les conditions évoquées ci-avant, le tribunal considère qu’il y a lieu, avant tout

autre progrès en cause, d’ordonner une comparution personnelle des parties.

Par ces motifs :

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 6e chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la forme,

avant tout autre progrès en cause,

ordonne une comparution personnelle des parties le mardi, 4 février 2014 à 15.00

heures en salle d’audience CO.1.02 de l’annexe au Plateau Saint-Esprit ;

charge Madame Anick WOLFF, vice-présidente, de l’exécution de cette mesure,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 4 mars

2014 à 9.00 heures, salle d’audience CO.1.02 de l’annexe au Plateau Saint-Esprit.