Italian Supreme Court quashes trademark rejection due to internal inconsistency in the lower court's reasoning.

otempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Maffeiunitamente all'avvocato Giovanni Federico Maria Ghisletti– ricorrente –controMINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, inpersona del Ministro pro tempore, rappresentato e difesodall'Avvocatura Generale Dello Stato– controricorrente –Numero registro generale 18437/2024Numero sezionale 1916/2026Numero di raccolta generale 11954/2026Data pubblicazione 30/04/2026nonché controSCHWABE PHARMA ITALIA S.R.L.– intimata –avverso la sentenza della Commissione dei Ricorsi contro iprovvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) n.42/2024 depositata il 07/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno28/04/2026 dal Consigliere Dott.

Federico Rolfi;RITENUTO IN FATTO1. UNIFARCO SPA ricorre avverso la sentenza della Commissionedei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti eMarchi (UIBM) n. 42/2024, depositata in data 7 giugno 2024, laquale, nel contraddittorio con lo stesso UFFICIO ITALIANO BREVETTIE MARCHI e con la SCHWABE PHARMA ITALIA SRL, ha respinto ilricorso presentato dall’odierna ricorrente avverso la decisione del 7novembre 2022, con la quale l'UFFICIO ITALIANO BREVETTI EMARCHI, in accoglimento dell’opposizione proposta dalla SCHWABEPHARMA ITALIA SRL, ha respinto la domanda di marchio n.302019000065741 depositata dall’odierna ricorrente.2.

In data 13 settembre 2019, l’odierna ricorrente ha depositatola domanda di registrazione di marchio italiano n. 302019000065741“ENZITASI”, rivendicando i seguenti prodotti appartenenti alla classe5 della Classificazione di Nizza: “Preparati farmaceutici per la curadella pelle, preparazioni medicamentose per la cura dei capelli,prodotti per la cura della pelle per uso medico, integratori alimentari,collutori medicati”.Sez. S1 - R.G. 18437/2024 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 2 di 9Numero registro generale 18437/2024Numero sezionale 1916/2026Numero di raccolta generale 11954/2026Data pubblicazione 30/04/2026A seguito della pubblicazione della domanda veniva proposta,opposizione da parte di SCHWABE PHARMA ITALIA SRL, sulla scortadella registrazione di marchio europeo n. 004770947 “ENZITIME”,richiesta il 7 dicembre 2005 e concessa il 7 novembre 2006, nellaclasse 5, invocando il disposto di cui all’art. 12, comma 1, lett. d),C.P.I. e deducendo la similitudine fra i marchi e l’identità o affinità deiprodotti rispettivamente designati e sul rischio di confusione per ilpubblico.All’esito dell’esame delle deduzioni delle parti, l’UFFICIO ITALIANOBREVETTI E MARCHI, con decisione del 7 novembre 2022, ha accoltol’opposizione di SCHWABE PHARMA ITALIA SRL e, conseguentemente,ha respinto la domanda di registrazione del marchio n.302019000065741 per tutti i prodotti rivendicati dall’odiernaricorrente.Nella propria decisione l’UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHIha ritenuto: che le prove addotte da SCHWABE PHARMA ITALIA SRLvalessero a dimostrare un uso effettivo anteriore del marchio diquest’ultima posto a fondamento dell’opposizione; che i segni aconfronto fossero visivamente, foneticamente e concettualmentesimili in grado medio-alto; che i prodotti rispettivamente rivendicatifossero identici.Ha quindi concluso nel senso della sussistenza di un rischio diconfusione per il pubblico di riferimento.3.

Proposto ricorso alla Commissione dei Ricorsi contro iprovvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, quest’ultima, conla decisione qui impugnata, ha rigettato il ricorso.Nella propria decisione, la Commissione ha analizzato gli esiti cuiera pervenuto l’UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI e leSez. S1 - R.G. 18437/2024 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 3 di 9Numero registro generale 18437/2024Numero sezionale 1916/2026Numero di raccolta generale 11954/2026Data pubblicazione 30/04/2026argomentazioni da quest’ultimo esposte, dichiarando in premessa dicondividere le conclusioni del provvedimento impugnato.La Commissione, infatti, ha richiamato l’art. 20, comma 1, lett. b),C.P.I., i criteri distintivi tra marchi deboli e marchi forti, nonchél’elaborazione giurisprudenziale in tema di marchi relativi a prodottimedicinali, affermando la necessità di estendere tali ultimi principianche agli integratori alimentari, data la funzione terapeutica che glistessi svolgono per la cura del corpo e il mantenimento delbenessere.Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ha affermato che ilmarchio “ENZITIME” doveva essere qualificato come marchio debole,in quanto facente riferimento espresso alla funzione del prodotto, dalmomento che il termine ENZI si riferisce agli enzimi contenuti nelprodotto stesso e che devono operare sul fisico di chi lo assume e chepertanto la radice ENZI presente in entrambi i marchi aveva caratteredescrittivo,La Commissione ha quindi proseguito osservando che l’aggiuntadel termine TASI nel marchio dell’odierna ricorrente era idonea acreare nel consumatore una adeguata differenziazione rispetto altermine TIME presente nel marchio di SCHWABE PHARMA ITALIASRL, anche in ragione dell’elevato livello di attenzione deiconsumatori di quella particolare categoria di prodotti.Sulla base di tali considerazioni, la Commissione ha pronunciatoun dispositivo di rigetto del ricorso.4.

Riferisce ulteriormente la ricorrente – producendo i relativi atti– di aver depositato in data 26 giugno 2024 istanza di correzionemateriale ex art. 136-decies, C.P.I., deducendo “una manifestaillogicità tra la conclusione di rigetto e le considerazioni che laprecedono” ma che, con ordinanza del 10 luglio 2024, laSez. S1 - R.G. 18437/2024 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 4 di 9Numero registro generale 18437/2024Numero sezionale 1916/2026Numero di raccolta generale 11954/2026Data pubblicazione 30/04/2026Commissione dei Ricorsi ha rigettato l’istanza, osservando: - che ladecisione di rigetto del ricorso risultava conformemente contenuta sianella parte di motivazione, sia nel dispositivo della sentenza; - chesussisteva tuttavia una difformità tra il dispositivo e la partesostanzialmente rilevante della motivazione; - che tale difformità erasuscettibile di rendere nulla la decisione ai sensi dell’articolo 156,secondo comma, c.p.c. per l’impossibilità di individuare l’effettivadecisione deliberata dal Collegio; - che invece non ricorrevano ipresupposti per la correzione di errore materiale, dovendosi invecefare ricorso al mezzo di impugnazione previsto dall’ordinamento neicasi di contradditorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza.5.

Al ricorso di UNIFARCO SPA resiste con controricorso ilMINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, D.G.L.C.-UFFICIOITALIANO BREVETTI E MARCHI.È rimasta intimata SCHWABE PHARMA ITALIA SRL.6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è affidato a due motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la nullità della decisione per violazione dell’art. 132, n.4), c.p.c.Come sintetizzato dalla stessa ricorrente, “Si censural’affermazione contenuta alla pagina 6 della sentenza, dove laCommissione dei Ricorsi dichiara di ritenere corretta l’analisieffettuata dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi poiché, al contrario,nella motivazione la stessa Commissione dei Ricorsi riconosce laSez.

S1 - R.G. 18437/2024 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 5 di 9Numero registro generale 18437/2024Numero sezionale 1916/2026Numero di raccolta generale 11954/2026Data pubblicazione 30/04/2026debolezza del marchio anteriore ENZITIME, in ragione delladescrittività della porzione ENZI, e accerta che l’aggiunta del termineTASI nel marchio di Unifarco è idonea a creare nel consumatore unaadeguata differenziazione rispetto al termine TIME presente nelmarchio anteriore. Affermare che i marchi sono tra loro diversi e,contemporaneamente, confermare la decisione resa in primo gradodall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che ha, invece, ritenuto i segnitra loro confondibili è irriducibilmente contraddittorio e, in tal senso,la sentenza viene impugnata ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. perviolazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.”.Ulteriormente, il motivo argomenta nel senso del carattere nondistintivo del prefisso ENZI-, il quale avrebbe anzi solo caratteredescrittivo, e deduce quindi che il suffisso -TASI varrebbeampiamente a determinare una distinzione rispetto al prodotto con ilsuffisso -TIME1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo oggetto didiscussione tra le parti.Come sintetizzato dalla stessa ricorrente, “Si rileva come laCommissione dei Ricorsi abbia completamente omesso di pronunciarsisulla comparazione tra i prodotti rivendicati dai marchi a confronto,nonostante tale comparazione abbia costituito uno dei motivi delricorso presentato da Unifarco avverso la decisione resa dall’UfficioItaliano Brevetti e Marchi. La Commissione, a pagina 6 della sentenzaimpugnata, afferma di ritenere corretta l’analisi effettuata dall’Ufficio.Tuttavia, nel prosieguo ha svolto la propria motivazione solo conriguardo alla comparazione tra i marchi.

L’omessa motivazione su unpunto decisivo della controversia, che è stato oggetto di discussioneSez. S1 - R.G. 18437/2024 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 6 di 9Numero registro generale 18437/2024Numero sezionale 1916/2026Numero di raccolta generale 11954/2026Data pubblicaz ion e 30/04/2026tra le parti, rende impossibile ogni controllo sull’esattezza e logicitàdel suo ragionamento.”.2. Il primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimentoquanto alla deduzione di nullità della decisione, risultando, quindi,assorbite le deduzioni di merito ulteriormente articolate nel mezzo.Costituisce insegnamento costante di questa Corte quello per cui ilcontrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità dellasentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità delprovvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenutodella statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un meroerrore materiale (Cass.

Sez. 5 - Ordinanza n. 17275 del 26/06/2025;Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26074 del 17/10/2018; Cass. Sez. 6 -3, Sentenza n. 15990 del 11/07/2014; Cass. Sez. 1, Ordinanza n.29490 del 17/12/2008).Di riflesso, il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivodella sentenza non può essere eliminato con il rimedio dellacorrezione dell'errore materiale poiché, non consentendo diindividuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione diprevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nelladecisione, non può che determinare la nullità della pronuncia (Cass.Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 37079 del 19/12/2022;

Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 5939 del 12/03/2018).Tornando al caso specifico, osserva questa Corte che nelladecisione impugnata non si registra un semplice contrasto tra la partefinale della motivazione ed il dispositivo – nel qual caso si sarebbepotuta ravvisare l’ipotesi dell’errore materiale – ma si assiste ad undisallineamento interno alla stessa motivazione.Quest’ultima, infatti, prende le mosse dall’affermazione dipartenza della correttezza della decisione di accoglimentoSez. S1 - R.G. 18437/2024 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 7 di 9Numero registro generale 18437/2024Numero sezionale 1916/2026Numero di raccolta generale 11954/2026Data pubblicazione 30/04/2026dell’opposizione da parte dell’U.I.B.M.

– affermazione in teoriacoerente con il dispositivo – per poi sviluppare un’argomentazione insenso diametralmente opposto – carattere debole del marchioENZITIME e quindi sufficienza dell’uso del diverso suffisso -TASI perdeterminare una adeguata differenziazione del marchio ENZITASIrispetto al marchio ENZITIME - radicalmente incompatibile conl’affermazione di partenza della stessa motivazione pregressa – perpoi giungere ad un dispositivo di rigetto del ricorso, che risultaevidentemente, compatibile con un’affermazione ma non con l’altra.In sintesi, quindi, si registra non un semplice contrasto tramotivazione e dispositivo, bensì una vera e propria incoerenzaall’interno del percorso motivazionale, senza che l’incertezzadeterminata da tale incoerenza possa essere sciolta dal tenore deldispositivo, con conseguente impossibilità di individuareconcretamente il contenuto della statuizione giudiziale.Constatazione, questa, che conduce a ritenere nulla la decisioneimpugnata.3.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento delsecondo.4. Il ricorso va quindi accolto in relazione al primo motivo – perquanto già specificato - con assorbimento del secondo motivo.Conseguentemente, la decisione impugnata deve essere cassatacon rinvio alla Commissione dei Ricorsi contro il provvedimentodell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in diversa composizione, laquale provvederà altresì a regolare le spese anche del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie – per quanto di ragione - il primo motivo diricorso, assorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia,Sez.

S1 - R.G. 18437/2024 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 8 di 9Numero registro generale 18437/2024Numero sezionale 1916/2026Numero di raccolta generale 11954/2026Data pubblicazione 30/04/2026anche per le spese del presente giudizio di legittimità, allaCommissione dei Ricorsi contro il provvedimento dell’Ufficio ItalianoBrevetti e Marchi, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 28 aprile 2026.Il PresidenteENRICO SCODITTISez. S1 - R.G. 18437/2024 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 9 di 9