Italian Court dismisses trademark opposition appeal, upholding Commission's global similarity assessment despite lack of use evidence.

4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5103 R.G. 2023 anno proposto da: Blue Underwriting Agency s.r.l., rappresentat a e difes a dall’avvocato Massimiliano Pappalardo , dall’avvocato Daniela De Pasquale, e dall’avvocato Agostino Clemente, domiciliat a presso quest’ultimo; ricorrente contro Blue Assistance s.p.a., rappresentato e difeso dall’avvocatoGianluca Morretta e dall’avvocatoMaurizio Corain, domiciliata quest’ultimo; controricorrente nonché contro Ministero delle imprese e del Made in Italy – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, rappresento e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; controricorrente Sez.

I–RG 5103/2023 camera di consiglio13.12.2024 avverso la sentenza n. 142/2022 depositatail 28 dicembre 2022 de l l a Commissione dei Ricorsi. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2024 dal consigliere relatore Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA 1. ─ Blue Underwriting Agency s.r.l. ha richiesto all’ UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) la registrazione del marchio figurativo n. 302017000136786«Blue in Underwriting» per contrassegnare i servizi assicurativi designati dalla classe 36 della classificazione di Nizza.

Blue Assistance s.p.a. siè opposta alla registrazione: ha rilevato di essere titolare di più marchi figurativi e denominativi recanti la componente verbale«blue» e ha assunto che il segno distintivo della richiedente era confondibile con i propri, assumendo che i marchi in conflitto, che designavano servizi identici o affini, risultavano essere altamente somiglianti sotto il profilo visivo fonetico e concettuale. In data 5 ottobre 2020 l’opposizione è stata accolta. 2. ─ Con sentenza del 28 dicembre 2022 la Commissione dei Ricorsi ha respinto l’impugnazione proposta da Blue Underwriting Agency.

In grande sintesi, la Commissione, dopo aver dato atto del gradomedio-basso di somiglianza fonetica e concettuale dei segni in conflitto, ha evidenziato che, nondimeno, « la valutazione globale e sintetica di tutti i fattori pertinenti ai marchi in esame ― tra cui la somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni, l'identità dei servizi rivendicati, il carattere distintivo del marchio anteriore, nonché l'attenzione dedicata dal pubblico di riferimento nella scelta del servizio ― [portavano ] a ritenere sussistente il rischio di confusione e associazione ex art. 12, comma 1, lett. d),c.p.i. tra gli stessi». 3.

― Ricorre per cassazione , con cinque motivi, Blue Underwriting Agency; resistonocon controricorso Blue Assistance e il Ministero delle Sez. I–RG 5103/2023 camera di consiglio13.12.2024 imprese e del Made in Italy. La ricorrente e Blue Assistance hanno depositatomemorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― Col primo motivo si denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.Si deduce che l'opponente non avrebbefornito prova alcuna dell'uso di un marchio anteriore con riguardo ai servizi per i quali il marchio opposto era stato limitato; talecircostanza, che era stata oggetto di discussione in giudizio,sarebbe stata «elusa dalla Commissione con l'argomento ― del tutto inconferente― che la differenza tra attività riservat e e non riservatenon rileverebbe ai fini della valutazione dell'affinità dei servizi designati dai marchi in esame».

Il motivo è infondato. Esso investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto esistente l’affinità tra i servizi prestati dalle due società disattendendo la deduzione dell’odierna ricorrente, secondo cui i servizi contrassegnati dal suo marchio eranoriconducibili a una particolare categoria di servizi assicurativi, resi esclusivamente nell'ambito delle «attività riservate»a soggetti che avesseroottenuto apposita autorizzazione per operare nel mercato assicurativo, come precisato in apposita domanda di limitazione.La Commissione dei Ricorsi ha ritenuto, al riguardo, che esistesse piena identità tra i servizi di assicurazio ne rivendicat i , rispettivamente,dal ma rchio di Blue Underwriting Agency e dal marchio «Blue A ssistance » dell’opponente : ha osservato che i servizi contrassegnati dai marchi in conflitto appartenevano alla più ampia categoria dei servizi di assicurazione e che le eventuali distinzioni operate nella regolamentazione del mercato assicurativo tra attività riservate e non riservate non rilevavano ai fini della valutazione circa l'identità o l'affinità dei servizi designati dai marchiin questione.

Come è del tutto evidente, non ricorre alcun omesso esame del fatto consistente nella mancata prova, e quindi nell’inesistenza, di un Sez. I–RG 5103/2023 camera di consiglio13.12.2024 uso del marchio anteriore con riguardo ai servizi assicurativi non riservati: la circostanza è stata specificamente presa in considerazione dalla Commissione e da questa reputata non decisiva. Per contestare la consistenza giuridica dell’argomento speso dalla Commissione dei Ricorsi ― argome n to basato, come si è visto, sull’irrilevanza della distinzione, nell’ambito della classe n. 36, relativa ai prodotti assicurativi, tra attività riservate e non riservate ― sarebbe stato necessario che la ricorrente proponesse una censura di violazione o falsa applicazione di norme di legge:ciò che non è accaduto. 2.

― Col secondo mezzo la ricorrente si duole dell’o messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La società istante lamenta che la sentenza impugnata abbia totalmente omesso di valutare che l’elemento denominativo «blue» era statopreso in cons i derazione da una sentenza della Commissione dei Ricorsi― la n. 8 del 2021 ― che lo aveva ritenuto priv o di carattere distintivo ocomunque munito di un carattere distintivo tenue . Il motivo è inammissibile. La censura si fonda sull’esistenza di una decisione della Commissione dei Ricorsi, che risulta confermata da una pronuncia di questa Corte ― l’ordinanza n. 23716 del 3 agosto 2023 ― vertente sulla questione relativa all’anteriorità, rispetto al marchio «Blu Med», del marchio «Blue Assistance».

In tale decisione, mette conto di rilevare, si poneva il problema del conflitto tra marchi registrati per prodotti e servizi appartenenti allaclasse 44, diversa da quella che qui viene in esame. La censura denuncia, come è evidente, la mancata valorizzazione di argomentazioni che si assume avrebbero dovuto trarsi dalla nominata pronuncia: ma l'art. 360, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'omesso esame come riferito ad un fatto decisivo per il giudizio ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza Sez.

I–RG 5103/2023 camera di consiglio13.12.2024 in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a «questioni» o «argomentazioni» che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure così irritualmente conformate ( Cass. 26 gennaio 2022, n. 2268) . Tantomeno può considerarsi «fatto»rientrante nella previsione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. il «giudicato della Commissione di Ricorsi sulla capacità distintiva dell’elemento denominativo ‘blue’ del marchio anteriore» (così la ricorrente, a pag. 6 della sua memoria).

In termini generali,il giudicato esterno è unelemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici(Cass. Sez. U.n16 giugno 2006, n. 13916);nel caso in esame, poi, il detto giudicato non è nemmeno destinato a operare come regola del caso concreto poichénon si è formato tra gli odierni contendenti e non ha ad oggetto la declaratoria dinullità, con effetto erga omnes (art. 123 c.p.i.),di uno dei marchi oggi in conflitto. 3.

― C ol terzo motivo la sentenza impugnata è censurata per nullità, stante l'assenza di motivazione. La Commissione dei Ricorsi avrebbe completamente omesso di prendere posizione sui rilievi formulati da Blue Underwriting Agency : rilievi basati su quanto affermato dallo stesso organo decisionale nellasentenza n. 8 del 2021 in relazioneal carattere distintivo del marchio anteriore di controparte . La doglianza replica, sul versante motivazionale , quanto fatto valere col precedente mezzo di censura lamentando l’omesso esame di fatto decisivo.

Tanto detto,il motivo va disatteso . Infatti, onde assolvere all'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere Sez. I–RG 5103/2023 camera di consiglio13.12.2024 implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. 9 febbraio 2021, n. 3126; Cass. 2 dicembre 2014, n. 25509). 4. ― Il quarto motivo oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, lett. d), c.p.i..Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la parola «blue» sufficiente a configurare un rischio di confusione e associazione per i segni e per aver affermato, in modo apodittico e disattendendo il principio per cui nel caso di marchi deboli sono sufficienti ad escludere il rischio confusorio anche lievi modifiche, che gli elementi caratterizzanti il marchio della ricorrente non erano sufficienti ad escludere il pericolo di confusione con il marchio anteriore.

Il motivo è nel complesso infondato. La Commissione dei Ricorsi, in base a una valutazione di fatto che sfugge al sindacato di legittimità, ha ritenuto che il termine«blue» fosse privo di portata descrittiva e ha con ciò sconfessato l’assunto dell’odierna ricorrente secondo cui quell’elemento verbale era «ampiamente diffuso e utilizzato nel mercato dei servizi assicurativi e pertanto privo di carattere distintivo»: dopodiché, pur ritenendo debole il marchio «Blue Assistance», essa haravvisato unrischio di confusione eassociazione tra tale segno e il marchio dell’odierna ricorrente , e ciò in base a una «valutazione globale e sintetica di tutti i fattori pertinenti ai marchi in esame».

Sostiene chi impugnache i numerosi elementi di diversità, sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale, individuati dalla C ommissione avrebbero dovuto condurre quest'ultimaa una conclusione di opposto contenuto, anche in considerazione del fatto che il marchio « Blue Assistance»doveva considerarsi debole. Ora, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità, o meno, dei marchi costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione seesso è sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici(Cass. 13 marzo 2017, n. 6382 ;

Cass. 28 febbraio 2006, n. Sez. I–RG 5103/2023 camera di consiglio13.12.2024 4405). La pronuncia non evidenzia, poi, contraddittorietà o errores iuris. Sul piano della conformità al diritto,in particolare, l’affermazione per cui il marchio «Blue Assistance», pur essendodebole, potevaessere confuso con il segno «Blue in Underwriting» della società ricorrente si mostrapienamente coerente col principio per cui il marchio debole può riceveretutela a fronte dell'adozione di mere varianti formali, inidonee ad escludere la confondibilità dei segni (Cass. 2 febbraio 2015, n. 1861;

Cass. 25 giugno 2007, n. 14684). 5.― Col quinto mezzo si denuncia la nullità della sentenza per assenza di motivazione. Si deduce che la Commissione dei Ricorsi avrebbe completamente omesso di prendere posizione sulle critiche mosse dalla ricorrenterelativamente alla valutazione dei marchi del cui uso non era stata fornita prova. Il motivo è inammissibile. La ricorrente imputa alla sentenza impugnata di non aver preso posizione sull’errore in cui sarebbe incorso l’Ufficio, e consistente nell'aver esaminato, ai fini della valutazione globale circa il rischio di confusione,non solo il marchio « Blue Assistance », ma anche altri segni dell'opponente rispetto ai quali non era stata fornita alcuna prova d'uso.

Il motivo è privo di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata, ed è perciò inammissibile(per tutte: Cass. 9 aprile 2024, n. 9450). La Commissione dei Ricorsi ha infattievidenziato che il controllo dell'esaminatore in sede di opposizione ha avuto ad oggetto il solo marchio anteriore «Blue Assistance»,non anche gli ulteriori marchi per i quali non era stata fornita prova dell'uso effettivo. 6. ― Il ricorso è respinto. 7. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in Sez. I–RG 5103/2023 camera di consiglio13.12.2024 favore di Blue Assistance, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Ministero, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle eventuali spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellar