Italian court dismisses patent infringement claim for non-equivalent bottle design and rejects unfair competition argument.

024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12810 R.G.anno 2023 proposto da: Acqua Minerale San Benedetto s.p.a. , rappresentat a e difes a dall’avvocatoMonia Beccarelli; ricorrente contro Sanpellegrino s.p.a., rappresentata e difes a dall’avvocato Paolina Testa e Raffaella Arista, presso cui è domiciliata; controricorrente nonchécontro F.lli Lando s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Catarci controricorrente avverso la sentenza n.873/2023 depositata il 17 aprile 2023 del la Corte diappello di Venezia.

Sez. I–RG 12810/2023 camera di consiglio10.4.2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 aprile 2024dal consigliere relatore Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA 1. ― Con atto di citazione notificato l’11 m aggio 2015, Acqua Minerale San Benedetto S.p.a. ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Venezia, San Pellegrino s.p.a. e F.lli Lando s .p.a., esponendo: di essere attiva nella produzione enell’imbottigliamento di acque minerali e di altri tipi di bevande analcoliche; di essere titolare del brevetto per invenzione industriale europeo EP1350726, dal titolo «plastic bottle particularly for containing beverages», concesso il 2 ottobre 2013 (e tradotto ai sensi dell’art. 56 c.p.i.) a seguito di domanda depositata in data 24 febbraio 2003 presso l’Ufficio Europeo Brevetti, rivendicante la priorità della domanda di brevetto italiano n. PD2002A75 concesso in data 19 luglio 2006 con il n. 1334875; che San Pellegrino commercializzava bottiglie di acqua a marchio «Nestlé Vera S. Rosalia»e a marchio «Nestlé Vera in Bosco» che riproduc eva no tutte le caratteristiche almeno della rivendicazione indipendente 1 del brevetto europeo EP ‘726 e costituivanopertanto contraffazione di tale brevetto; che, utilizzando i prodotti realizzati in violazione della privativa di cui risultava titolare essa attrice,San Pellegrino poneva in essere atti di concorrenza sleale per sviamento di clientela e per indebito sfruttamento degli ingenti investimenti sostenuti da San Benedetto.

Ha domandatoquindi che fosse accertata la contraffazione del proprio brevetto, l’inibitoria alla commercializzazione dei p rodotti confezionati con le bottiglie «Vera», il ritiro dal commercio delle bottiglie in questionee la distruzione delle medesime, oltre che l’accertamento dell’attività di concorrenza sleale delle convenute e la condanna delle medesime al risarcimento del danno. Entrambe le società evocate in giudizio si so no costituite resistendo alle domande proposte. San Pellegrino ha spiegato domanda Sez. I–RG 12810/2023 camera di consiglio10.4.2024 riconvenzionale avente ad oggetto la declaratoria di nullità del brevetto;

F.lli Lando ha agito in manleva nei confronti della prima convenuta. Esperita consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Venezia ha pronunciato sentenza con cui, dato atto della nuova formulazione della rivendicazione 1 di EP1350726,ha rigettato le domande della società attrice, quale risultante dall’istanza di limitazione presentata da Acqua Minerale San Benedetto, e respinto la domanda riconvenzionale di nullità del brevetto proposta da San Pellegrino. Il Giudice di primo grado, sulla scorta dell’esperita indagin e peritale,ha escluso che la bottiglia «Vera» di San Pellegrino interferisca con l’ambito di protezione del brevetto attoreo: questo perché«non prevede uno sviluppo secondo un corpo cilindrico», quanto, piuttosto, uno « sviluppo definito da due corpi cilindrici uguali posti rispettivamente nella parte superiore ed inferiore della bottiglia raccordati da una porzione di impugnatura intermedia: impugnatura che partecipa in maniera molto importante alla struttura meccanica della bottiglia, conferendole notevole rigidità»:con la conseguenza che, rispetto a quanto rivendicato nel brevetto, la bottigliadella convenuta Sanpellegrino « risolve il problema di « ottimizzare la resistenza meccanica e la capacità di contenimento non inframmezzando lungo tutto il suo sviluppo a fasce sagomate delle fasce cilindriche, ma prevedendo anche nella porzione mediana una porzione cilindrica ristretta che, oltre a fungere da impugnatura, conferisce una notevole rigidità alla bottiglia».

In conclusione,«la porzione di impugnatura della bottiglia Vera non è una caratteristica che si aggiungeal corpo cilindrico della bottiglia, «ma è caratteristica che ne cambia la forma e che non consente più di ravvisare un corpo cilindrico»(cfr. sentenza della Corte di appello pagg. 19 e 20, a proposito della decisione del Tribunale e delle risultanze della consulenza da questo recepite). 2. ― Hanno proposto appello sia Acqua Min erale S an B enedetto che San Pellegrino. Sez. I–RG 12810/2023 camera di consiglio10.4.2024 Entrambe le impugnazioni sono stat e respint e dalla Corte di appello di Veneziacon sentenza del 17 aprile 2023. 3.

― Vi è ricorso per cassazione Acqua Minerale San Benedetto ; i motivi di ricorso sono sette. Resistonocon controricorsoSan Pellegrino e F.lli Lando. Sono state depositate memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― Col primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 52 comma 2 e 3 c.p.i., «avendo la Corte d’Appello interpretato il brevetto in senso restrittivo violando, in tal modo, il diritto del titolare a un’equa protezione». La ricorrente si duole, in sintesi,di ciò: la Corte di appello avrebbe avallato le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale, il quale aveva interpretato il brevetto «sulla scorta delle risultanze della relazione peritale e conformemente al disposto dell’art. 52, comma3, c.p.i.

», motivando le sue conclusioni «anche sulla base dell’esigenza di salvare il brevetto da due possibili cause di nullità: la nullità per insufficienza di descrizione e la nullità per difetto di attività inventiva».Rileva l’istante che il cit. art. 52 prescrive che le rivendicazioni debbano essere interpretate alla luce della descrizione e dei disegni, «ma non in senso restrittivo, ciò che evidentemente penalizzerebbe il titolare del brevetto». 1.1. ― Il motivo non ha fondamento. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio per cui,in tema di brevetti, l'individuazione dei limiti della protezione del trovato, ricostruibili per mezzo delle sue rivendicazioni, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.i., è enucleabile anche attraverso la descrizione e i disegni del brevetto stesso, ove le sole rivendicazioni che lo caratterizzano non siano sufficienti a dar conto in modo chiaro della loro portata(Cass. 5 marzo 2019, n. 6373; cfr. pure , di recente, Cass. 10 maggio 2023, n. 12499;

Cass.1 febbraio 2023, n. 3013). Né è escluso Sez. I–RG 12810/2023 camera di consiglio10.4.2024 che l’individuazione della protezione brevettuale operata attraverso la descrizione e i disegni possa avere l’effetto di def i nire in senso restrittivoil portato delle rivendicazioni: si è osservato, in proposito, che l’una e gli altri possono essere utilizzati al fine di chiarire e interpretare la rivendicazione, in particolare nei casi in cui tali strumenti, nel circostanziare la struttura di una certa caratteristica del trovato, consentono di puntualizzare, in funzione limitativa, l'oggetto della rivendicazione stessa: infatti, l’utilizzo delle descrizioni e dei disegni, lungi dall’estendere l’ambito della protezione oltre quella espressa dalle rivendicazioni, permette che la concessione della privativa sia maggiormente aderente alla volontà del titolare e, coerentemente con quanto disposto dall’art. 52, terzo comma, c.p.i., realizza un'equa protezione del titolare e una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi, potenzialmente avvantaggiati dalla limitazione dell’ambito di protezione (Cass. 1 febbraio 2023, n. 3013 , cit.).

Se è vero, d’altro canto, che la descr i zione e i disegni non possono determinare l'ambito della tutela concessa dal brevetto laddove questo sia del tutto generico con riferimento all'indicazione dei limiti della protezione (Cass. 1 febbraio 2023, n. 3013 , cit.; Cass. 4 settembre 2019,n. 22079), è altrettanto vero che nella fattispecie in esame la Corte di merito non ha dato atto di una tale radicale carenza delle rivendicazioni. 2. ― Col secondo mezzo s i oppone nullità della sentenza per travisamento della prova, in merito alla ricognizione del contenuto oggettivo della prova stessa ( demo n stratum ), per violazione dell’art.115 c.p.c. avendo riguardo alparere tecnico obiettivo pro veritateAIPPI redatto dall’ing.

Faggioni, «erroneamente considerato dalla Corte un parere tecnico di parte». La ricorrente deduce che la Corte di merito sarebbe caduta in errore nel prendere in esame il contenuto del parere tecnico del nominato professionista, il quale faceva parte dell’AIPPI (Associazione Sez. I–RG 12810/2023 camera di consiglio10.4.2024 Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale). 2.1. ― Il motivo è infondato. La Corte di merito ha osservato: che,ove pure il Tribunale avesse avuto uno specifico onere di motivazione in relazione a quanto esposto nel parere, tale onere poteva esaurirsi nella condivisione delle argomentazioni tecniche svolte dal consulente d'ufficio; che molte delle questioni affrontate nel parere risultavano essere state superate dall'istanza di limitazione proposta da San Benedetto o risultavano essere del tutto irrilevanti ; che l'unic a obiezione concreta al la conclusione raggiunta da l consulente tecnico d'ufficio circa la non interferenza della bottiglia «Vera» con l'ambito di protezione del brevetto era basata su di un presuppostonon verificato dall'estensore del parere e indagato, invece, dal c.t.u..

Ciò posto, la Corte di appello non era certamente tenuta a confutare le osservazioni formulate dal nominato professionista: e ciò in quanto si è in presenza di una perizia stragiudiziale e questa costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva, onde il giudice del merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse (Cass. 11 febbraio 2002, n. 1902; più di recente, nel senso che la valutazione della detta periziaè rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito cheperaltro non è obbligato in nessun caso a tenerne conto, Cass. 27 dicembre 2018, n. 33503). 3.

― I l terzo motivo prospetta l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: fatto rappresentato dal menzionato p arere t ecnico o biettivo pro veritate:la Corte si sarebbe limitata a « riprendere le argomentazioni del c.t.u.sostenendo di aver assolto ad ogni suo dovere di motivazione in questo modo». 3.1. ― Il motivo è inammissibile. Sez. I–RG 12810/2023 camera di consiglio10.4.2024 Anzitutto esso mostra di non misurarsi con la pronuncia impugnata giacché, come si è detto, la Corte di merito ha preso comunque in considerazione i rilievi formulati dal tecnico incaricato dall’odierna ricorrente.

In secondo luogo, non può essere dedotto, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. il vizio di omesso esame di un fatto decisivo della controversia per la mancata considerazione di una perizia stragiudiziale: si è detto in proposito chedetta perizia costituisce infatti un mero argomento di prova(Cass. 9 aprile 2018, n. 8621 ) ; l’esito non muterebbe se si considerasse la relazione dell’ing. Faggioni quale replica alla c.t.u. , e quindi come deduzion e critica all’operato dell’ausiliario: infatti, il cit. art. 360, n. 5, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. 18 ottobre 2018, n. 26305, con specifico riguardo alla mancata considerazione delle risultanze della consulenza tecnica di parte;

Cass. 14 giugno 2017, n. 14802). 4. ― Col quarto motivo del ricorso ci si duole del vizio della sentenza per «adesione acritica alla consulenza tecnica disposta in primo grado ed alla sentenza di primo grado con meri richiami di rinvio senza fornire una adeguata motivazione sul punto e senza specificatamente confutare le ragioni espresse dalla ricorrente quale omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». 4.1. ― Anche tale motivo è inammissibile. Si è detto che la Corte di merito si è confrontata coi rilievi del professionista e che lededuzioni difensive non integrano il fatto storico di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c..

La ricorrente invoca due precedenti di questa Corte che non si attagliano, però, alla fattispecie. Cass. 5 luglio 2021, n. 18956 Sez. I–RG 12810/2023 camera di consiglio10.4.2024 concerne, infatti, il caso in cui il giudice ignori o neghi la consulenza tecnica esperita in corso di causa, mentre Cass. 26 maggio 2021, n. 14599, attiene all’ipotesi in cui il giudice stesso , in presenza di due accertamenti peritali, ometta di procedere a una loro valutazione comparativa. Mette conto di aggiungere che, in linea di principio, l’omesso scrutinio dei rilievi critici alla consulenza tecnica nonrileva nemmeno quale vizio di motivazione: infatti, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass.16 novembre 2022, n. 33742;

Cass. 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass. 9 gennaio 2009, n. 282). 5. ― Co l quinto mezzo si denuncia per cassazione il vizio di mancanza o apparenza di motivazione «in quanto nella sentenza non sarebbe stata fornita una motivazione o sarebbe stata resa in modo apparente in merito alla presunta irrilevanza delle guidelines dell’EPO al fine di fornire una corretta interpretazione della portata del brevetto». 5.1. ― Il motivo è infondato. La censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha trattato delle richiamate linee guida.Sul punto,la Corte di merito ha osservato, da un lato,che le medesime non hanno efficacia vincolante e, dall’altro,che l’estensore del brevetto aveva deciso di formulare la rivendicazione in modo diverso rispetto a come da esse suggerito; ha Sez.

I–RG 12810/2023 camera di consiglio10.4.2024 spiegatopoi, nel dettaglio, il criterio che era stato in concreto adottato . Come è evidente,non ricorre quel l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, che può essere oggi denunciata in sede di legittimità(Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). Merita pure rimarcare che quanto osservato dalla Corte distrettuale in ordineal valore giuridico delle guidelines è corretto: la violazione o la non corretta applicazione delle linee guida elaborate dall’EPO per disciplinare la propria attività può venire in rilievo solose e in quanto comporti la violazione o la falsa applicazione di norme primarie (così Cass. 16 marzo 2022, n. 8584, in motivazione, con riferimento al metodo del metodo del problem solution approach): e nella fattispecienon è stato denunciat o alcun vizio ex art. 360, n. 3, c.p.c.. 6 ― Co l sesto motivo di ricorso la sentenza impugnata è censurata per vizio di motivazione «non avendo la Corte di a ppello offerto alcun precedente giurisprudenziale che legittimasse la decisione di non valutare la contraffazione per equivalenti». 6.1.

― Il motivo è inammissibile. La Corte di appello ha preso in esame il rilievo, svolto nel parere tecnico prodotto da Acqua Minerale San Benedetto, incentrato sulla possibilità che la bottiglia «Vera» venga considerata «interferente per equivalenti con il brevetto San Benedetto». La doglianza si appunta su questeconsiderazioni, svolte nella sentenza: correttamente il Tribunale non aveva preso in considerazione i profili di interferenza per equivalenti, peraltro solo accennati nel richiamatoparere, dal momento che l’odierna ricorrente non aveva in precedenza formulato alcuna domanda diretta all'accertamento di detta forma di contraffazione, onde la pretesa azionataal riguardo in appello doveva ritenersi nuova e come tale inammissibile; ad avviso della Corte di merito, la domanda Sez.

I–RG 12810/2023 camera di consiglio10.4.2024 originaria di accertamento di contraffazione di brevetto , non meglio specificata, doveva intendersi come limitata all’accertamento dell’interferenza «letterale»di tutti gli insegnamenti brevettuali. Assume la ricorrente che «la contraffazione vaeffettuata alla luce dell’art. 52 c.p.i. il quale prevede chiaramente l’ipotesi di contraffazione per equivalenti al comma 3-bis»: detta contraffazione, «essendo stata introdotta proprio al fine di garantire l’equa protezione del titolare, non deve necessariamente essere oggetto di autonoma domanda in quanto rientra nella più ampia richiesta di valutazione della contraffazione del brevetto non meglio specificata».

Poiché si fa questione di un vizio processuale, occorre osservare che in tema di errores in procedendo non è consentito alla parte interessata di formulare, in sede di legittimità, la censura di omessa motivazione (per tutte: Cass. 10 novembre 2015, n. 22952). Peraltro, la Corte di appellomostra di conferire autonomo rilievo, sul piano argomentativo, a una ragione che attiene al merito della questione sull’equivalenza. Il Giudice del gravame ha difatti escluso la contraffazione per equivalenti, rilevandocome la bottigl i a «Vera» non abbia sfruttato l’idea inventiva del brevetto San Benedetto (inframmezzare lungo tutto lo sviluppo della bottiglia fasce sagomate e fasce cilindriche), ma abbia adotta to una soluzione tecnica diversa: l’inserimento nella parte mediana della bottiglia di una porzione cilindrica ristretta, la quale conferisce una notevole rigidità alla bottiglia stessa.Sotto tale profilo, il ricorso risulta privo di aderenza al decisum, dal momento che non si confronta con tali rilievi.

Del resto, l a contraffazione per equivalentiricorre in presenza della soluzione di un problema tecnico attuata attraverso invenzioni che presentino elementi delle rivendicazioni muniti di equivalenza, non in presenza della sola identità del problema suscettibile di essere superato con soluzioni tra loro diverse(Cass. 14 agosto 2019, n. 21405). 7. ― Co l settimo mezzo si deduce l’ omessa motivazione quanto Sez. I–RG 12810/2023 camera di consiglio10.4.2024 alla domanda di accertamento della concorrenza sleale , ritenuta erroneamente assorbita nella decisione di non interferenza della bottiglia «Vera» con il brevettodi cui è titolare la ricorrente. 7.1.

― Il motivo non è fondato. Il Tribunale ha respinto la domanda relativa alla concorrenza slealeosservando: «Atteso che la bottiglia ‘ Vera ’ non interferisce con l’ambito di protezione del brevetto San Benedetto, va rigettata anche la domanda di concorrenza sleale, che si fonda sugli stessi fatti posti a fondamento della domanda di contraffazione del brevetto». La Corte di merito ha ritenuto che il motivo di gravame sollevato dall’allora appellante dovesse ritenersi assorbito dalla decisione resa sulla contraffazione brevettuale, osservando come la domanda di concorrenza sleale fosse stata svolta «in termini strettamente dipendentidall’accoglimento» di quella vertente sulla privativa.

A fronte di tale rilievo non vale opporre che secondo la giurisprudenza di questa Corte la tutela brevettuale e quella relativa alla concorrenza slealesono cumulabili. Tale rilievo non coglie, infatti, la reale ratio decidendi della statuizione di rigetto del motivo di appello, da individuare nella identità del fatto posto a fondamento delle due domande: e cioè la contraffazione d ell’idea inventiva , che la Corte distrettuale, come si è visto,ha escluso. 8. ― Il ricorso è in conclusione respinto. 9. ─ Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore delle due controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna di esse, in euro 8.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, Sez. I–RG 12810/2023 camera di consiglio10.4.2024 della l. n. 228