Italian Court dismisses trademark appeal regarding complex mark confusion risk assessment. Betty Blue loses appeal against EUIPO decision. Court upholds lower court's finding that patronymic element dominates. Decision confirms no automatic superiority of textual elements in complex marks. Court rejects argument that textual parts are always more distinctive than figurative elements. Case involves trademark opposition and confusion risk evaluation. Outcome is dismissal of the cassation appeal. Legal issue centers on trademark distinctiveness and confusion analysis. Court affirms factual findings on dominant mark components.

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23709/2020 R.G. proposto da Betty Blue s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da gli avv. Paolo Creta, Annalisa Lanzarini, Adriano Sponzilli e Giovanni Porcelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via Malcesine, 30 -ricorrente - contro Ministero dello sviluppo economico -intimato - Altieri Pamela -intimato - avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi n. 43 /201 9 , depositata il 10 dicembre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del18 maggio 2023 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: Oggetto: marchio - la Betty Blue s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, depositata il 10 dicembre 2019, di reiezione delsuo ricorso per la riforma dell a decision e d e ll’Ufficio che aveva respinto l’opposizione alla domandadi registrazione del march io figurativo «Gianni Altieri» (n. TE 2014C 000 106 ) presen tata da Pamela Altieri; -dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’opposizione era stata promossa in ragione della anteriorità dei marchi nazionali , registrati (anche) per la medesima classe merceologica ( n. 18 dell’Accordo Internazionale di Nizza del 15 giugno 1957, comprendente «cuoio e sue imitazioni, borse, borsellini, borsette, borse da viaggio, valigie, valigette, zaini, portafogli»), di titolarità dell’odierna ricorrente, e del conseguente rischio di confusione per i consumatori, oltre che dellaassociazione tra i segni; - la Commissione, confermando la valutazione dell’Ufficio, ha escluso la sussistenzadeldedotto rischio di confusione tra i segni, evidenziando che, pur in presenza di un significativo livello di somiglianza tra le parti figurative dei segni in conflitto e del carattere forte del marchio anteriore, l’aggiunta denominativa del patronimico «Giorgio Altieri»nel segno contestato costitui va elemento di differenzazione di notevole importanza; -il ricorso è affidato a due motiv i ; -nessuno dei soggetti intimati spiega alcuna difesa; -la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 c od . prop. ind ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che l’inclusione nel marchio contestato del la componente denominativa patronimica «Gianni Altieri » determinava l’esclusione del rischio di confusione con il marchio forte anteriore, benché quest’ultimo fosse imitato in modo evidente nel suo unico elemento caratterizzante; -il motivo è inammissibile; - il marchio in contestazione costituisce – alla luce della descrizione dello stesso operata dalla Commissione – un marchio compless o, in quanto consiste nte nella combinazione di più elementi, ciascuno dei quali dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, di cui uno figurativo, rappresentato da due forme costituite da due « C » contrapposte stilizzate in forma geometrica, e uno denominativo , rappresentato dal patronimico «Gianni Altieri»; -in proposito, si osserva che, in presenza di un marchio complesso, la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente e a paragonarla con un altro marchio, occorrendo procedere all’esame dei segni in conflitto considerati ciascuno nel suo insieme (Corte Giust.

UE 18 settembre 2014, C-308/13 P e C-309/13 P, Società Italiana Calzature / UAMI; Corte Giust. UE 3 settembre 2009, C-498/07 P, Aceites del Sur-Coosur v Koipe; Corte Giust. UE 12 giugno 2007, C ‑ 334/05 P, UAMI/Shaker; in tal senso, anche, più recentemente, Trib. UE 8 febbraio 2019, T - 647/17, Serendipity e a./ EUIPO -CKL Holdings); -ciò non esclude che l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere influenzata da una o più delle sue componenti e, in tali casi, laddove tutte le altre componenti assumano un rilievo trascurabile, la valutazione di somiglianza possa essere affidata al solo esame di tali componenti (cfr., altresì, Cass. 15 dicembre 2022, n. 36862); - in applicazione dei riferiti principi è stato affermato che l’inclusione nel marchio complesso dell’unico elemento, nominativo o emblematico, che caratterizza un marchio semplice precedentemente registrato si traduce in una contraffazione di tale marchio, a meno che il nuovo marchio sia costituito da altri elementi che lo differenziano da quello precedente e tali elementi comportino un'alterazione sostanziale del suo significato, in considerazione della debole capacità distintiva dell’elemento comune (cfr.

Cass. 11 aprile 2019, n. 10205; Cass. 5 marzo 2019, n. 6385; Cass. 18 giugno 2018, n. 15927; Cass. 30 novembre 2017, n. 28818); -una siffatta affermazione non si pone in contrasto con quanto ritenuto dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 6 ottobre 2005, causa C- 120/04, Medion– richiamata dalla ricorrente – , la quale ha evidenziato che può sussistere un rischio di confusione per il pubblico, in caso di identità dei prodotti o dei servizi, quando il segno controverso è costituito dalla giustapposizione, da un lato, della denominazione dell’impresa del terzo e, dall’altro, del marchio registrato, dotato di normale capacità distintiva, e quando quest’ultimo, pur senza determinare da solo l’impressione complessiva del segno composto, conserva nell’ambito dello stesso una posizione distintiva autonoma; - infatti, tale pronuncia si limita a sottolineare che l’ accertamento dell’esistenza di un rischio di confusione non può essere subordinato alla condizione che, nell’impressione complessiva generata dal segno composto, risulti dominante quella parte dello stesso che è costituita dal marchio anteriore, ma non conduce necessariamente – diversamente da quanto sembra sostenere la ricorrente – che in una siffatta situazione sussista un rischio di confusione, richiedendo, invece, espressamente, che tale rischio esista quando, a causa della posizione distintiva autonoma conservata dal marchio anteriore, il pubblico attribuisca altresì al titolare di tale marchio l’origine dei prodotti o dei servizi contrassegnati dal segno composto; -orbene, nel caso in esame, la Commissione ha ritenuto che l’aggiunta denominativa nel segno contestato, rappresentato dal patronimico «Gianni Altieri»,costituiva un elemento di differenziazione di notevole rilevanza tale da escludere il rischio di confusionetra i segni in conflitto, anche in considerazione della preponderanza, nell’attenzione dei consumatori,della parte denominativa rispetto a quella figurativa; - in tal modo, ha valutato, all’esito di uno specific o esame, che l’elemento dominante del marchio contestato – ossia, la sua parte denominativa – fosse dotato di una forza distintiva idonea a differenziarlo da quello anteriore e che , dunque, c omporta sse un'alterazione sostanziale del suo significato; - con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, primo comma, lett. d), cod. p rop . i nd . , per aver la Commissione affermato, ai fini della valutazione del rischio di confusione, che la componente denominativa del marchio contestato possedeva un valore preminente rispetto a quella figurativa e, in quanto tale, costituiva il cuore del marchio; -il motivo è, del pari, inammissibile; -a fondamento della doglianza è richiamato il principio – espresso dalla invocata e già menzionata Trib.

UE 8 febbraio 2019, T- 647/17, Serendipity e a./ EUIPO - CKL Holdings – secondo cui quando un marchio è composto da elementi denominativi e da elementi figurativi sebbene i primi siano, in linea di principio, maggiormente distintivi rispetto ai secondi –dato che il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in oggetto citando il nome del marchio piuttosto che descrivendone l’elemento figurativo – non ne consegue che gli elementi denominativi di un marchio debbano essere sempre considerati più distintivi rispetto agli elementi figurativi, in quanto l’elemento figurativo può, in particolare per la sua forma, le sue dimensioni, il suo colore o la sua collocazione nel segno, occupare una posizione equivalente a quella dell’elemento denominativo; - tale principio – non nuovo nella giurisprudenza comunitaria [ cfr., altresì, Trib.

UE 23 novembre 2010, causa T - 35/08, Codorniu Napa/UAMI – Bodegas Ontañon ; Trib . UE 24 novembre 2005, causa T ‑ 3/04, Simonds Farsons Cisk/UAMI –Spa Monopole (KINJI by SPA)] – impone, dunque, al giudice di esaminare le qualità intrinseche dell’elemento figurativo e quelle dell’elemento denominativo del marchio richiesto, nonché le loro rispettive posizioni, al fine di identificare la componente dominante [cfr., sul punto, anche Trib. UE del 16 gennaio 2008, causa T-112/06, Inter - Ikea/UAMI – Waibel (idea)]; - la sentenza impugnata non ha fatto discendere automaticamente dalla presenza dell’elemento denominativo la novità del marchio contestato, ma, dopo aver dato atto del fatto che, come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza comunitaria, la parte denominativa di un marchio complesso è g eneralmente maggiormente distintiva della parte figurativa, ha accertato che nel caso in esame l’elemento patronimico costituiva la compone n te dominante ed esprimeva il messaggio individualizzante del segno idoneo a orientare le scelte dei potenziali acquirenti e a porre in secondo piano, nella percezione del consumatore, la somiglianza esistente tra le parti figurative dei marchi in conflitto; - una siffatta valutazione costituisce un giudizio di fatto che è incensurabile in cassazione in quanto compiuto nel rispetto delle relative regole di diritto, non essendo stata prospettata l’esistenza di vizi motivazionali, deducibilinei limiti di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.(cfr.

Cass. 13 dicembre 2021, n. 29764; Cass. 13 marzo 2017, n. 6382); - per le suindicate considerazioni, pertanto , il ricorso va dichiarato inammissibile; - nulla va disposto in tema di spese processuali in assenza di attività difensiva svolta dalle parti vittoriose

P.Q.M.

La Cortedichiara il ricorso inammissibile .Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif