Italian Court of Cassation quashes trademark appeal decision for lack of specific reasoning on confusion risk.

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dalla sig.ra Zheng Chenchen, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Migliaccio e Nicola Scotti Galletta elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Migliaccio, in Napoli, p.zza Cavour, 139 -ricorrente- Contro Zuccolo Rochet France C. -intimata- nonché Ministero dello Sviluppo Economico –Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale –Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp.ta e difende ope legis –controricorrente– Oggetto:

Marchio Opposizione registrazione avverso la sentenza n.93/22, adottata il 21.3.2022, depositata in segreteria della Commissione e notificata il 30.08.2022, resa sul ricorso n.7903, proposto avverso la decisione dell’UIBM di respingimento e conferma della decisione. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.7.2023 dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA 1. In data 24.7.2017 l’impresa individuale Zeng Chenchen ha presentato domanda di registrazione di marchio nazionale n. 302017000084179 per il segno denominativo costituito dalla dicitura ZCC per prodotti rientranti nella classe 14 dell'Accordo di Nizza (orologi).

Avverso la suindicata domanda di registrazione, in data 20.3.2018 ha proposto opposizione la società Zuccolo Rochet France, invocando il rischio di confusione del segno opposto con il marchio anteriore internazionale n. 752118 da essa registrato in data 10.1.2001 per la medesima classe merceologica (orologi) e costituito dalle lettere ZRC. Nel corso del procedimento, il titolare del segno opposto ha chiesto, ai sensi dell’art.178 c.p.i., la prova dell'uso anteriore del marchio registrato dall'opponente, il quale ha assolto a detto onere depositando documentazione a supporto.

All'esito del procedimento, l'Ufficio ha accolto integralmente l'opposizione, ritenendo sussistente il rischio di confusione paventato dall'opponente in virtù sia della identità dei prodotti per i quali era stata chiesta la registrazione, sia della elevata capacità distintiva acquisita dal marchio anteriore.

2. Avverso il provvedimento dell'Uffi cio l'odierna ricorrente ha presentato gravame dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’UIBM, chiedendone l'annullamento. Ha resistito la opponente Zuccolo Rochet France, che ha chiesto, invece, la integrale conferma del provvedimento impugnato.3. Con la sentenza impugnata la Commissione ha rigettato il ricorso, ribadendo che:

a) sussisteva la sostanziale identità tra i prodotti per i quali era stata richiesta la registrazione del marchio opposto e quelli realizzati dall'opponente, perché si trattava infatti, in entrambi i casi, di prodotti appartenenti alla classe 14, la quale ricomprende prodotti di orologeria e cinturini per orologi.

b) la documentazione esibita era adeguata a dimostrare l’uso precedente nel territorio di riferimento;

c) sussisteva la confondibilità tra i due segni, in ragione della notorietà acquisita dal marchio anteriore e al conseguente rafforzamento del suo carattere distintivo, dal momento che il rischio di confusione deve ritenersi sussistente non solo a fronte di una riproduzione integrale del segno, ma anche nell’ ipotesi in cui il segno posteriore non si differenzi in maniera significativa da quello invocato dall'opponente. Secondo la Commissione, nel caso di specie, il marchio opposto condivide con quello anteriore due lettere su tre (Z e C) e si differenzia solo con riferimento alla terza lettera (la C al posto della R), il che non era sufficiente ad escludere il rischio di confusione;

d) era da respingere la tesi secondo la quale il marchio dell'opponente, essendo composto esclusivamente da lettere dell’alfabeto, sarebbe intrinsecamente debole, che appare smentita anche dai dati di comune esperienza, atteso che proprio nel settore dell'abbigliamento si registra la presenza di marchi forti costituiti da lettere dell’alfabeto (si pensi, ad es., al marchio H M). La sig.ra Zheng Chenchen ha presentato ricorso per cassazione con quattro motivi. Il Ministero ha proposto controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso. La Zuccolo Rochet France non si è costituita in sede di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE5. Con il primo motivo la ricorrente deduce error in procedendo in relazione all’art.360, comma 1, n.4, c.p.c., per violazione degli artt.111 Cost., 132, comma 2, n. 4), c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 178, comma 4, c.p.i., 53 d.m. 33/10, poiché la Commissione ha deciso dell’eccezione di insufficienza della «prova d’uso» fornita dall’opponente, con l’utilizzo di clausole di stile («sulla base della documentazione versata in atti») senza esternare le ragioni a sostegno della statuizione, “affermando e non spiegando” e così adottando una “motivazione apparente”, vizio questo rilevante per il pregiudizio arrecato alla ricorrente, poiché la mancata prova d’uso prevista dall’art.178, comma 4, c.p.i. comporta il rigetto dell’opposizione alla registrazione del marchio.

6. Con il secondo motivo la ricorrente deduceerror in iudicando in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omesso esame di fatti (natura privata dell’unico scambio commerciale di orologi ed incertezza sul luogo della vendita - assenza di ordini relativi a prodotti o servizi ZRC sui siti indicati - assenza di materiale pubblicitario in lingua italiana - assenza di rete di commercializzazione/distribuzione orologi marchio ZRC in Italia e volume commerciale relativo a soli cinturini privi del marchio ZRC - assenza dal mercato italiano nell’arco di tempo rilevante) decisivi per la verifica del requisito della “prova d’uso” nel periodo ricompreso tra il 28.12.2012 ed il 27.12.2017, in mancanza del quale l’opposizione non era procedibile e andava respinta o, in applicazione dell’art.178, comma 4, ultimo periodo, c.p.i., esaminata in relazione ai soli prodotti e servizi per i quali la prova d’uso era stata raggiunta (cinturini).

7. I due motivi sono connessi e possono essere trattati univocamente. Le censure sono fondate. La motivazione adottata dalla Commissione è meramente apparente perché, dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, non consente, in realtà, di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito dai Giudici per pervenire al risultato enunciato, non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga, con un certo procedimento enunciativo, logico e consequenziale, a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi(Cass., n.9422/2023).

Quanto al tema della prova d’uso alla quale era tenuto l’opponente ex art.178 c.p.i., oggetto di specifiche censure rivolte alla Commissione (analiticamente riportate alle pagine da 9 a 12 e da 16 a 21 del ricorso con scrupoloso assolvimento dell’onere di autosufficienza) la Commissione si è limitata a dichiarare di non condividere le argomentazioni della ricorrente e ad affermare che sulla base della documentazione versata in atti l’Ufficio aveva ritenuto che l’opponente avesse dimostrato un uso serio e genuino del marchio nel territorio di riferimento e nel periodo considerato, tanto in relazione ai cinturini quanto in relazione agli orologi (pag.3, non numerata, della sentenza impugnata).

Il che, a stretto rigore, non è neppure una dichiarazione di condivisione della decisione dell’Ufficio, ma una mera enunciazione del decisum impugnato. La motivazione inoltre deve essere parametrata alla specificità e alla puntualità dei motivi di ricorso alla Commissione (sopra richiamati: pag.9-12 e 16-21 del ricorso) che erano estremamente analitici e dettagliati e investivano: le stesse evidenti perplessità mostrate dall’esaminatrice dell’Ufficio; l’inutilizzabilità di parte della documentazione non tradotta; la non pertinenza della gran parte della documentazione per ragioni temporali, o territoriali, o ancora per consistenza ed estensione; il carattere privato di una transazione; la riferibilità della documentazione solo ad alcuni dei prodotti oggetto di richiesta di registrazione.

Nel caso oggetto del giudizio, il recepimento della motivazione dell’Ufficio senza dar conto, nemmeno sinteticamente, delle ragioni della sua conferma in relazione ai motivi specifici di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, impone di cassare il provvedimento poiché, a tutto concedere, la Commissione si è limitata ad aderire alla pronunzia dell’Ufficio in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame e senza nemmeno esplicitare chiaramente la sua adesione. (Cass., n. 20883/2019, Cass., n.2397/2021;

Cass., n. 21443/2022). Ricorre infatti il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass., n.33649/2022).

8. Con il terzo motivo la ricorrente deduce error in iudicando in relazione all’art.360, comma 1, n.3, c.p.c., per violazione degli art.12, comma 1, lett. d, c.p.i., poiché la Commissione dei Ricorsi, nel decidere del rischio di confusione tra i due marchi, non ha operato una valutazione complessiva, che tenesse conto della natura dei beni, del pubblico di riferimento e del possibile rischio di associazione tra i due segni, tale da ingenerare la convinzione che i prodotti di cui trattasi provengano dalla stessa impesa (o da imprese collegate), nonché di un confronto tra i marchi, da compiersi sempre in via globale e sintetica, avendo riguardo agli elementi grafici, visivi e fonetici dei segni distintivi in conflitto e all’impressione che ne riceve il consumatore medio di quel determinato prodotto.

9. Con il quarto motivo la ricorrente deduce error in iudicando in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omesso esame di fatti (diversa natura dei marchi ZCC: verbale/denominativo, il primo figurativo, il secondo - elevato carattere distintivo del marchio ZRC, identificativo di “bene di lusso” e specificità del tipo di clientela – marchio ZCC identificativo di bene “usa e getta”) decisivi per la verifica del rischio di confusione per il pubblico dei consumatori o di associazione fra i due segni.

10. Il terzo e il quarto motivo son o assorbiti per effetto dell’accoglimento dei primi due.

11. Per quanto esposto, il primo e il secondo motivo del ricorso vanno accolti, assorbiti gli altri. Il provvedimento impugnato va, pertanto, cassato, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, in diversa composizione, la quale provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione ricorsicontro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, in diversa c