Court allows appeal against unfair competition verdict, ruling prior good-faith trademark registration invalidates bad faith claims under Art. 30 Prop. Ind. Code.

TERRUSI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 32356/2020proposto da: CONSORZIO TRA I CASEIFICI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO SCARL IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato Federica Scafarelli rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Sebastiano -ricorrente - contro CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO ASIAGO, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato Ugo Sardo che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1052/2020 depositata il 07/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8/03/2023 dal Cons. Dott.

Marco Marulli. 32356/20 Cons.Caseifici dell’Altopiano di Asiago-Cons. Tutela Asiago Est. Cons. Marulli FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'Appello di Venezia – Sezione specializzata in materia di impresa, definendo con la sentenza che si riporta in esergo il contenzioso insorto tra il Consorzio per la tutela del formaggio Asiago ed il Consorzio fra i caseifici dell'Altipiano di Asiago soc. coop. a r.l. in merito all'utilizzo da parte di quest'ultimo della denominazione "Asiago" nei marchi contrassegnanti i propri prodotti caseari, ha respinto il gravame del medesimo avverso la decisione di primo grado che, su istanza del Consorzio per la tutela del formaggio Asiago aveva dichiarato la nullità dei predetti marchi, accertato che il loro utilizzo era stato fonte di concorrenza sleale e condannato il resistente al risarcimento del danno conseguente.

Nell'occasione il giudice d'appello ha segnatamente osservato, con riguardo all'impiego della denominazione "Asiago" nei marchi in uso Consorzio fra i caseifici dell'Altipiano di Asiago, richiamando in proposito l'art. 30 cod. prop. ind., che sebbene i marchi in questione fossero stati registrati, l'uno, quello, portante la dizione "Asiago di Asiago", prima che il toponimo "Asiago" fosse riconosciuto come denominazione diorigine in ambito nazionale e comunitario, gli altri prima che il riconoscimento fosse tributato in tale ambito, nondimeno la loro acquisizione non poteva ritenersi assistita da buona fede.

Ed invero, quanto al marchio "Asiago di Asiago", posto che la denominazione era stata già fatto oggetto di tutela con la l. 10 aprile 1954, n. 125, cui era seguito il d.m. 30 ottobre 1955, n. 1269, l'appellante non poteva non sapere, all'epoca in cui aveva formalizzato la domanda di registrazione, che il termine "Asiago" indicava un prodotto caseario giuridicamente tutelato, avente determinate caratteristiche di pregio, sicché indicare nel proprio marchio per ben due volte il termine "Asiago", con un ulteriore complemento di specificazione, era sintomatico della volontàpositiva 32356/20 Cons.Caseifici dell’Altopiano di Asiago-Cons. Tutela Asiago Est.

Cons. Marulli da parte del depositante di appropriarsi di un termine oggetto di particolare tutela nell'ordinamento nazionale; a maggior ragione, poi, l'assenza di buona fede si rendeva ravvisabile in relazione agli altri marchi registrati, essendo intervenuta la loro registrazione quando il formaggio Asiago era stato già riconosciuto come prodotto DOP di eccellenza ed era già stato costituito il consorzio per la sua tutela. La cassazione di detta sentenza è ora chiesta dal Consorzio soccombente sulla base di cinque motivi di ricorso, a cui resiste con controricorso il Consorzio vittorioso.

Con memoria ex art. 380-bis1 cod. proc. civ. il Consorzio ricorrente ha inteso rappresentare a questa Corte l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 2912/2020, pubblicata in data 14.12.2020 e divenuta inoppugnabile il 14.6.2021 attestato dalla conforme certificazione rilasciata ai sensi dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ., con la quale la medesima Corte d’Appello, pronunciandosi in sede di rinvio a seguito della cassazione di una sua pregressa decisione adot tata in merito all’impugnazione di una sanzione amministrativa irrogata all’odierno ricorrente per aver utilizzato sulla “pelures” di alcune forme di formaggi la dicitura “Altipiano di Asiago” ritenuta evocativa della DOP Asiago, ha reputato «sussistente la condizione ritenuta rilevante dalla Corte di Cassazione per potersi consentire la prosecuzione dell’uso del marchio previamente registrato ed in concreto utilizzato dal Consorzio fra i Caseifici dell’Altopiano di Asiago nonostante la registrazione della denominazione di origine protetta “Asiago” e, segnatamente la registrazione in buona fede del marchio contenente la denominazione “dell’Altopiano di Asiago”».

RAGIONI DELLA DECISIONE 32356/20 Cons.Caseifici dell’Altopiano di Asiago-Cons. Tutela Asiago Est. Cons. Marulli 2. Il ricorso denuncia, per mezzo del primo motivo, la violazione degli artt. 19 e 30 cod. propr. ind., dell'art. 14, n. 2, Regolamento UE 21 dicembre 2012, n. 1151, dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art.2697 cod. civ. Sostiene, il Consorzio ricorrente, censurando il capo dell'impugnata decisione che aveva escluso che l'acquisizione dei marchi da esso utilizzati per contrassegnare i propri prodotti fosse avvenuta in buona fede, che il ragionamento decisorio svolto a conforto di questa determinazione sarebbe doppiamente errato.

Da un lato, stante la presunzione di buona fede che assiste la registrazione del marchio risultante a contrario dall'art. 19, comma 2, cod. prop. ind., esso non si allinea, infatti, al diritto vivente laddove questo onera chi eccepisce la mala fede nella registrazione del marchio di darne la prova e laddove, ancora, precisa che la malafede di chi abbia fatto registrare il marchio successivamente deve essere intesa come intenzione positiva del registrante successivo di approfittare dell'accreditamento presso il pubblico conseguito dal marchio anteriore, non risultando a tal fine decisiva la mera conoscenza, al contrario valorizzata dal decidente, dell'anteriorità del marchio altrui; dall'altro oblitera il fatto che il termine Asiago assumeva nel contesto descritto non solo la funzione descrittiva attribuitagli dal decidente, identificante sempre e comunque un prodotto avente determinate caratteristiche e destinatario di speciale tutela, ma la funzione di identificare, come del resto ritenuto legittimo quanto all'etichettatura del prodotto già da questa Corte con sentenza 27194/2019, l'indicazione della provenienza e del luogo di produzione del prodotto così etichettato.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso lamentano – censurando ancora la decisione in epigrafe nella parte in cui aveva escluso che i marchi oggetto di contestazione fossero stati acquisiti dal Consorzio ricorrente in buona fede – l'omesso esame di un fatto decisivo: da 32356/20 Cons.Caseifici dell’Altopiano di Asiago-Cons. Tutela Asiago Est. Cons. Marulli un lato, la Corte d'Appello non si sarebbe avveduta di una serie di circostanze inerenti le caratteristiche del formaggio "Asiago di Asiago" prodotti dall'appellante che ove fossero state correttamente valutate avrebbero dimostrato l'assoluta infondatezza della ravvisata malafede di esso nella registrazione del marchio (secondo motivo); dall'altro la Corte d'Appello non avrebbe considerato, onde concludere che l'acquisizione dei marchi operata dall'appellante fosse avvenuta in mala fede, la totale mancanza di confondibilità tra i marchi in titolarità di esso Consorzio rispetto alla DOP Asiago, visivamente rappresentata da una componente figurativa idonea a costituire elemento di sicura differenziazione, fermo in ogni caso il difetto in capo all'appellante di ogni volontà diretta ad appropriarsi delle caratteristiche dei formaggi della zona oggetto di tutela e l'impiego del toponimo solo ai fini identificativi del luogo di produzione (terzo).

Il quarto motivo di ricorso mette sotto accusa, lamentando perciò la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 28 cod. prop. ind., l'affermazione a mezzo della quale la Corte d'Appello, escludendo che l'acquisizione dei marchi utilizzati dal Consorzio ricorrente fosse avvenuta in buona fede, aveva ritenuto inapplicabile la disciplina della convalidazione, astenendosi, perciò, dall'esaminare le doglianze appellanti sul punto, e ciò malgrado questo approdo fosse stato fatto oggetto di puntuale contestazione con i pregressi motivi di ricorso. Il quinto motivo di ricorso censura la decisione impugnata, lamentando in tal caso la violazione e/o falsa applicazione degli artt.2598, 2600, 2043, 2059 e 2697 cod. civ., anche in relazione all'affermata responsabilità risarcitoria del Consorzio ricorrente per atti di concorrenza sleale.

Allega al riguardo il Consorzio che la Corte d'Appello non avrebbe esplicitato rispetto a quali prodotti sarebbe stata ravvisata l'affermata concorrenza confusoria, non avrebbe 32356/20 Cons.Caseifici dell’Altopiano di Asiago-Cons. Tutela Asiago Est. Cons. Marulli considerato che i marchi oggetto di contestazione erano tutti legittimi e validi ed avrebbe proceduto alla liquidazione del danno da immagine individuandolo in re ipsa nella medesima condotta illecita oggetto di contestazione.

3. Ciò premesso, la vicenda in disamina va definita alla luce della richiamata sentenza 2914/2020 che ha accertato con l’efficacia propria del giudicato l’avvenuta registrazione in buona fede dei marchi in contestazione e, segnatamente, del primo di essi “Consorzio fra i Caseifici dell’Altipiano di Asiago – Prodotti dell’Altipiano di Asiago”. E’ infatti indubbio che tale pronuncia abbia effetto anche nel presente giudizio con riferimento all’accertamento della buona fede del Consorzio ricorrente al momento della registrazione dei marchi per cui è causa. Il che rende riconoscibile la condizione prescritta dall'art. 30 cod. propr. ind., in guisa del la quale l'uso di indicazione geografiche o di denominazioni di origine protetta deve ritenersi "scriminato" dall'anteriore acquisizione, appunto, in buona fede dei diritti di marchio.

4. Ne consegue che il ricorso debba essere accolto con riflessa cassazione della decisione impugnata e pedissequa decisione della causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. con il rigetto della domanda introduttiva.

5. Le spese, tenuto conto dei fatti di causa e degli sviluppi intervenuti in prosieguo possono essere compensate per l’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge la domanda introduttiva. Compensa le spese dell’intero giudizio. 32356/20 Cons.Caseifici dell’Altopiano di Asiago-Cons. Tutela Asiago Est. Cons. Marulli Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno8.