Court dismisses trademark infringement appeal as facts show damages were awarded for the contested mark.

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8122/2019R.G. proposto da Fittuccia Stelvio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. Silvia Bartollini, con domicilio eletto presso lo studiodell’avv. Luisa Sisto, sito in Roma, via Ugo Ojetti, -ricorrente - contro Antica Pasticceria dell’artista s.n.c. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentatae difesa da gli avv. Silvia Natali e Furio Tartaglia, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via Girolamo da Carpi, 6 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1827 /201 8 , depositata il 2 agosto 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2023 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: Oggetto: marchio - la Fittuccia Stelvio s.r.l. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, depositatail 2 agosto 2018, che, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, ha accertato il suo credito risarcitorio nei confronti della Antica Pasticceria dell’Artista s.n.c.nella minor somma di euro 5.000,00 , oltre interessi legalie condannato quest’ultima al pagamento di tale importo; - la Corte di appello ha riferito che il giudizio traeva orig ine dall a proposizione da parte dell’odierna ricorrente (all’epoca, Fittuccia s.n.c. di Fittuccia Stelvio C.), con esercizio di bar e vendita al dettaglio di prodotti di pasticceria, di azion i di contraffazione del marchio patronimico «Fittuccia», registrato nel 2006 e in uso sin dal 2002, rappresentato graficamente da un ovale recante all’interno la denominazione del patronimico e, in basso, a caratteri più piccoli, la scritta «Pasticceria – Caffetteria – Gelateria » , e di concorrenza sleale confusoria nei confronti della Antica Pasticceria dell’Artista s.r.l. (ora, s.n.c.), costituita da parte di alcuni soci uscenti della società attriceed esercente attività di catering e vendita all’ingrosso di prodotti di pasticceria, in relazione all’utilizzo di due segni: un primo,utilizzato per alcuni mesi dell’anno 2011, rappresentato graficamente da un ovale recante all’interno e al centro la denominazione «Fittuccia» e in alto quella di «Antica Pasticceria»; un secondo, registrato quale marchio nel 2011, caratterizzato dalle scritt e « Antica Pasticceria dell’Artista » attraversata da un nastro,e in calce, a mò di firma autografa, la scritta «CorradoFittuccia»; -ha dato atto che il giudice di prime cure aveva accolto parzialmente le domand e dell’attric e , ritenendo sussistente la contraffazione del marchio solo in relazione all’utilizzo del primo dei segni contestati, condannandola convenuta al risarcimento dei danni quantificati in euro 50.000,00 e inibendo la stessa dall’ulteriore utilizzo di tale segno, mentre aveva considerato lecito, anche perché tollerato, e dall’utilizzo del secondo segno, registrato quale marchio;-ha, quindi, condiviso la valutazione del Tribunale in ordine alla liceità di tale ultimo segno della Antica Pasticceria dell’Artista s.n.c. , sottolineandone il preuso rispetto alla registrazione del marchio dell’attrice e la tolleranza prestata da quest’ultima e , per converso, l’illiceità dell’uso del primo, evidenziandone la confondibilità con quello dell’attrice; - ha, tuttavia, ridotto l’importo risarcitorio liquidato in primo grado facendo applicazione del criterio della royaltyragionevole; -il ricorso è affidato a cinque motivi; - resist e con controricorso la Antica Pasticceria dell’artista s.n.c. in liquidazione, la quale propone ricorso incidentale «subordinato»; - avverso tale ricorso incidentale la Fittuccia Stelvio s.r.l. non spiega alcuna difesa; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo l a ricorrent e denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2571 cod. civ. e 14 cod. prop. ind.,per aver la sentenza impugnata ritenuto opponibile il preuso del segno effettuato dalla Antica Pasticceria dell’artista s.n.c., ritenuto risalente al 2003, senza considerare che la domanda per la registrazione del marchio «Fittuccia», posto a fondamento delle domande attoree, era stata depositata il 20 marzo 2002, per cui rispetto a tale data e non a quello di registrazione del segno (avvenuta nel 2006) doveva valutarsi la sussistenza dell’eccepito preuso; -il motivo è inammissibile; -è consolidato principio quello per cui qualora una questione giuridica – i mplicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa(cfr.

Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804; Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass. 21 giugno 2018, n. 16347); -parte ricorrente non ha assolto a un siffatto onere non indicando se e dove aveva allegato la circostanza dell’avvenuto deposito della domanda di registrazione del marchio in data 20 marzo 2002 o, comunque, in epoca antecedente all’inizio del segno da parte della convenuta; - pertanto, pur convenendo con la ricorrente in ordine al fatto che il preuso di un marchio non registrato con notorietà locale, che attribuisce al preutente il diritto di proseguire nell’uso, limita ndo il diritto del titolare del marchio registrato, va valutato con riferimento al momento del deposito del marchio con la domanda e non al momento della concessione del brevetto(così, Cass. 23 gennaio 1969, n. 172), la doglianza non può essere esaminataper difetto di concludenza; - con il secondo motivo la rico rrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 28 cod. prop. ind., per aver la Corte di appello individuato quale dies a quo del termine quinquennale di tolleranza quello della registrazione del marchio attoreo anziché quello della registrazione del marchio posteriore della convenuta; -con il terzo motivo si duole dell’omesso esame di un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione alla mancata valutazione della mala fede della convenuta nell ’accertamento della intervenuta convalidazione del marchio della convenuta; - i motivi , esaminabili congiuntamente, sono inammissibil i , in quanto muovonoda una non corretta interpretazione della ratio decidendi; - infatti, la sentenza di appello ha attribuito rilevanza alla tolleranza che l’attrice ha manifestato rispetto al(pre)uso del marchio di fatto da parte della Antica Pasticceria dell’artista s.n.c.(all’epoca, s.r.l.) no n già qualeelemento costitutiv o della fattispecie della convalidazione , bensì qualeelemento di riscontro del preuso accertato e della consapevolezza e accettazione da parte dell’attrice, titolare del marchio anteriore, all’utilizzo di tale segno da partedi un concorrente; - una siffatta individuazione dell’ iter argomentativo della decisione si impone in considerazione deltenore letterale del contestato passaggio motivazionale espresso alla pag. 10 e, più in generale, dal contenuto della sentenza, nella quale è assente ogniriferimento – anche implicito –all’istituto della convalidazione; -non pertinenti, pertanto, si presentano le doglianze in esame le quali fanno leva sulla non corretta applicaz ione dell’istituto della convalidazione; - con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 125 cod. prop. ind. e 2598 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto illegittimo l’utilizzo del (primo) marchio di fatto da parte della Antica Pasticceria dell’artista s.n.c. e non condannato quest’ultima al risarcimento dei relativi danni; -il motivo è inammissibile, in quanto muove dall’erroneo assunto che il giudice di appello non abbia condannato la convenuta alrisarcimento dei danni per contraffazione del marchio dell’attrice in relazione all’utilizzo del primo e distinto marchio di fatto, mentre, come rilevato in narrativa, all’accertamento della condotta illecita ha fatto seguito la condanna della società con traffattrice al risarcimento dei danni, quantificati in euro 5.000,00; - con l’ultimo motivo la ricorrente critica la sentenza di appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 1225, secondo comma, cod. prop. ind. e 1223, 1226, 1227 e 2598 cod. civ., nella parte in cui, nel quantificare il danno risarcibile secondo il criterio della royalty ragionevole, avrebbe utilizzato, quale parametro di riferimento, un fatturato medio erroneamente individuato e senza considerare la gravità della condotta illecita accertata;-il motivo è inammissibile; -la doglianza pecca di specificità nella parte in cui contesta l’entità del fatturato posta a fondamento del calcolo della royalty ragionevole, omettendo di indicare l’avvenuta introduzione nel giudizio di merito di elementi rivelatori dell’errore asseritamente commesso dalla Corte di appello, esi risolve, nella sostanza, nella critica della valutazione delle risultanze probatorie effettuate dal giudice di merito che non è consentita in questa sede(cfr.

Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); -sotto altro aspetto, si osserva che la sentenza impugnata ha liquidato i danni ai sensi dell’art. 125, secondo comma, cod. prop. ind. mediante il riconoscimento di una somma globale pari all’importo dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso; -come noto, tale criterio, espressione di una regola di semplificazione nella liquidazione del lucro cessante, segna il limite inferiore de l risarcimento deldanno liquidato in via equitativa (cfr.

Cass. 2 marzo 2021, n. 5666), per cui il contraffattore che sia stato condannato al risarcimento dei danni così liquidati non può dolersi dell’eccessività del loro importo conseguente all’applicazione del riferito criterio; - per le indicate considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente venir meno della necessità di provvedere sul ricorso incidentale, proposto solo in via condizionata, con conseguente esonero dal versamento del doppio del contributo unificato; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

La Cortedichiara il ricorso principale inammissibile e quello i ncidentale assorbito; condanna laricorrente principale alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa