Italian Court dismisses appeal by Ministry of Economic Development due to lack of standing in trademark opposition case.

2 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10091/2019 R.G. proposto da : MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PIRELLI TYRE SPA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA SALARIA 213, presso lo studio dell’avvocato SERAFINI SIMONA (SRFSMN70T54H501A) che la rappresenta e difende unitame nte all'avvocato MANSANI LUIGI (MNSLGU58L15G337F) -controricorrente- avverso SENTENZA di Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi n. 61/2 018 depositata il 24/09/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA. Rilevato che: -la Commissione dei Ricorsi contro i Provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con sentenza n. 61/2018, depositata il 24/09/2018, ha accolto l’impugnazione della società Pirelli Tyre spa avverso la decisione dell’UIBM che aveva accolto l’opposizione della ICE IP SA, titolare dei marchi comunitari, «Ice» e «Ice Car», registrati per contraddistinguere prodotti e servizi appartenenti, rispettivamente, alle Classi 12, 28, 35, 41, il primo, e alla Classe 12, il secondo, nonché del marchio internazionale «Ice Watch»,esteso all’Italia, per contraddistinguere prodotti della Classe 12, avverso domanda della Pirelli Tyre, società operante nel settore della produzione sportiva di pneumatici in particolare, del giugno 2013, di registrazione del marchio «Ice Zero», per contraddistinguere i prodotti della Classe 12 «gomme pneumatiche, semi pneumatiche e/o piene, ruote di veicoli e loro componenti e/o accessori, cerchi per ruote , camere d’aria e mousse per pneumatici», stante la ritenuta, da parte dell’esaminatore, estensione della tutela di due dei tre marchi anteriori –Ice Watch e Ice Car -, registrati in data anteriore rispetto alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 19/6/2012 (caso «IP Traslator»), «a tutti i prodotti/servizi ricompresi nella medesima classe » (la 12 della Classificazione di Nizza) e il difetto di novità del marchio della Pirelli Tyre, per identità della prima parola «Ice», parola richiamante il concetto di «ghiaccio», dotata di un connotato distintivo non trascurabile se associato ai prodotti della Classe 12, nonché la somiglianza visiva fonetica e concettuale, non rappresentando la parola «Zero», aggiunta nel marchio opposto, significante «il numero prima di uno», un elemento sufficiente ad escludere il rischio confusorio (potendo il consumatore essere indotto a ritenere che si trattasse della linea o del prodotto «Zero» del marchio Ice); -in particolare, la Commissione dei Ricorsi ha ritenuto non corretto l’assunto di base dell’UIBM in ordine all’estensione della protezione dei marchi anteriori della società ICE IP all’intero elenco dei prodotti della Classe 12, stante la portata interpretativa anche ex tunc delle sentenze della Corte di Giustizia (e quindi di quella del 19/6/2012, caso «IP Traslator»), di necessaria ed immediata applicazione anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti - e financo definiti - prima della decisione della Corte: di conseguenza, la domanda di registrazione della ICE IP non poteva ritenersi chiara e precisa riguardo al riferimento a tutti, indistintamente, i prodotti/servizi appartenenti alla Classe 12, compreso il settore dei pneumatici, anche considerato, secondo un criterio, residuale, di comparazione merceologica in concreto, che la ICE IP opera esclusivamente nel settore dell’orologeria, producendo e distribuendo orologi da polso,con conseguente profonda differenza del core - business delle due aziende ed esclusione di rischi confusori, sul piano dell’associazione tra imprese, per i consumatori (in difetto di prova, da parte di ICE IP, di investimenti pubblicitari, sponsorizzazioni, dimensioni e modalità di commercializzazione nel settore delle allegate attività di co-marcheting con case automobilistiche); --la Commissione, inoltre, ha rilevato che, nel raffronto tra il marchio anteriore «Ice» ed il marchio opposto «Ice- Zero», la parola «Ice», ripresa in molti settori merceologici, aveva una valenza distintiva molto ridotta, trattandosi di un termine generico, entrato nel patrimonio linguistico comune ed identificativo del concetto di ghiaccio e freddo, che si coniuga –con connotato descrittivo – sia con il settore dei pneumatici, sia con quello degli orologi, siccome indicativo di resistenza a basse (e financo estreme) temperature, con sua conseguente debolezza e tutela affievolita, essendo quindi sufficienti anche lievi variazioni e/o integrazioni «come nel caso dell’aggiunta della parola «Zero» (ma lo stesso potrebbe dirsi anche per le parole watch e car)» per escludere interferenze decettive ed essendo possibile la coesistenza dei segni «per giunta riservati a settori non complementari tra di loro»; -avverso la suddetta pronuncia, il Ministero dello sviluppo economico-Ufficio Italiano Brevetti e Marchi propone ricorso per cassazione, notificato il 23/3/2019-1/04/2019, affidato a tre motivi, nei confronti di Pirelli Tyre spa (che resiste con controricorso, notificato il 10/05/2019-16/05/2019) e di Ice IP S.A. (che non svolge difese); -Il Ministero ricorrente lamenta:

a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.12,13,15,20 e 25 d.lgs. 30/2005 per illegittima applicazione della sentenza della Corte di Giustizia 19/6/2012, C-307/10, e conseguente violazione della Direttiva 2008/95/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/10/2008, dovendosi rilevare che la Corte di Giustizia, al punto 61 della citata sentenza, aveva espressamente affermato, esclusa la portata retroattiva della pronuncia, che i requisiti di chiarezza e precisione imposti dalla Direttiva 2008/95/CE non riguardavano i titolari di un marchio già registrato anteriormente, ma solo i richiedenti di nuovi marchi, cosicché non era richiesta per i marchi già registrati alcuna precisazione, essendo sufficiente la semplice indicazione dell’intestazione della classe 12 per estendere la tutela dei marchi a tutti i prodotti ricompresi nella medesima Classe ;

b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.12,13,15,20, 25 e 175 d.lgs. 30/2005, per errata considerazione dei settori merceologici dei prodotti in comparazione, ai fini della valutazione dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi, ai sensi dell’art.12, commi 1, lett.e) e d) d.lgs. 30/2005, in quanto il confronto tra i prodotti/servizi doveva basarsi su ciò che è indicato nei rispettivi elenchi dei prodotti/servizi risultanti dall’attestato di registrazione, per il marchio anteriore (e, nella specie, l’opponente aveva posto a base dell’opposizione i prodotti della classe 12, il cui titolo è «veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici», non quelli della classe 14, orologi e la richiedente Pirelli Tyre non aveva avanzato richiesta all’Ufficio «di prova dell’uso»), e dalla domanda di registrazione, per il marchio contestato, e quindi non era corretto il riferimento, nel giudizio di comparazione tra i segni, ai prodotti o servizi effettivamente commercializzati con i marchi in conflitto;

c) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.12,13,15,20, 25 e 178 d.lgs. 30/2005, per erroneo svolgimento del giudizio di confondibilità tra i marchi in comparazione, considerato che, una volta chiarito che i marchi a confronto sono diretti a contraddistinguere prodotti identici, per erroneità della premessa ricostruttiva della Commissione, la parola «ICE», comprensibile anche dal consumatore italiano che abbia una conoscenza minima della lingua inglese, non ha carattere distintivo ridotto, non essendo «evocativa o allusiva della natura o della qualità dei prodotti in conflitto: né dei veicoli in generale, né dei pneumatici in particolare» [e il termine «ghiaccio» è comunque concettualmente distante dal prodotto «orologi», stante l’irragionevolezza di un accostamento «tra il ghiaccio (o il freddo) e uno strumento di misurazione del tempo, come l’orologio»], con conseguente somiglianza tra i segni secondo una corretta ricostruzione del carattere distintivo del marchio anteriore; -la controricorrente Pirelli Tyre ha dedotto che le azioni per declaratoria di decadenza per non uso, promosse da essa Pirelli Tyre, nelle more del procedimento di opposizione, dinanzi all’EUIPO, con riferimento ai prodotti della classe 12 dei marchi denominativi comunitari «Ice» e «Ice Car», depositati nel 2012 dalla Ice IP, si sono conclusi con decisione di decadenza, per non uso totale, del 24/8/2018, quanto al marchio «Ice Car» (cui peraltro la Ice IP aveva rinunciato, nel marzo 2018) e per non uso parziale, del 13/9/2018, quanto al marchio «Ice» (che sopravvive, come da comunicazione Euipo del 12/1/2019, nelle sole classi 2,28,35 e 41), con conseguente insussistenza, allo stato, di tali due titoli di Ice IP quali anteriorità invalidanti rispetto al marchio «Ice Zero» di Pirelli e carenza di interesse ad agire, ex art.111 c.p.c., da parte del Ministero, al riguardo.

Ritenuto che: -nel presente giudizio si pone la questione, rilevabile d’ufficio, della legittimazione del Ministero dello Sviluppo Economico -U.I.B.M. a proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell’art.136 terdecis c.p.i. (introdotto dal d.lgs. 15/2019, che ha dettato una disciplina organica e specifica, contemplando espressamente i mezzi di impugnazione applicabili alle decisioni emesse dalla Commissione dei Ricorsi, correzione errore materiale, ricorso per cassazione e revocazione, mentre comunque prima si ammetteva il ricorso straordinario per cassazione ex art.111 Cost.), avverso le decisioni della Commissione dei Ricorsi; -sul punto, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 23797/2022, in altro giudizio, iscritto al n. 23923/2017 R.G., rilevando che la suddetta questione involge un tema nuovo, non rinvenendosi precedenti nella giurisprudenza della Corte, e di indubbio rilievo nomofilattico, imponendo l’analisi del ruolo dell’U.I.B.M. nel giudizio in esame alla luce della normativa che lo regola, con particolare relazione ai limiti di espressione dell’interesse pubblico alla correttezza della registrazione rispetto agli interessi privati che nel relativo giudizio parimenti vengono rappresentati, ha rimesso la causa in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375, secondo comma. cod. proc. civ.; -risulta pertanto opportuno rinviare la causa a Nuovo ruolo, invitando le parti a dedurre sulla questione della legittimazione ad agire del Ministero dello Sviluppo Economico -U.I.B.M. nell’ambito del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art.136 terdecis c.p.i., avverso la decisione della Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

PQM Rinvia la causa a Nuovo Ruolo, invitando le parti a dedurre sulla questione della legittimazione ad agire del Ministero dello Sviluppo Economico -U.I.B.M. nell’ambito del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art.136 terdecis c.p.i., avverso la decisione della Commissione dei Rico