Cassation court dismisses trademark appeal and remands case due to pending settlement negotiations between parties.

ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 36660-2019 proposto da: W.T.C. - WORLD TRADE CENTER ITALY SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA, 39, presso lo studio legale BONELLIEREDE, rappresentata e difesa dall'avvocato RENATO BOCCA; - ricorrente - WORLD TRADE CENTER ASSOCIATION INC., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI N 67, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO IMPRODA, che la rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente iniciden tale - contro W.T.C. - WORLD TRADE CENTER ITALY SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA, 39, presso lo studio legale BONELLIEREDE, rappresentata e difesa dall'avvocato RENATO BOCCA; controricorrente al ricorrente incidentale nonchè contro MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO D.G.L.C. - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI (UIBM); - intimata - avverso la sentenza n. 34/2019 della COMMISSIONE DEI RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI, depositata il 02/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIULIA IOFRIDA. Rilevato che: -la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con sentenza n.34/2019, depositata in data 2/10/2019, ha respinto le impugnazioni proposte dalla italiana WTC World Trade Center Italy srl (di seguito, WTC Italy, associata della WTC-USA, associazione no profit di rilievo interazionale) avverso due decisioni dell'UIBM, che avevano parzialmente accolto le separate opposizioni proposte dalla World Trade Center Association Inc. (di seguito, WTC-USA) avverso le domande della WTC Italy del 24/12/2014 di registrazione dei marchi figurativi «World Trade Center Milano» e «World Trade Center Milan», accompagnati dalla raffigurazione di tre planisferi relativamente alle classi nn.

Ric. 2019 n. 36660 sez. M1 - ud. 15-06-2021 -2- 35,36,38,41,42, 45, per essere i segni registrati anteriormente dall'opponente (marchi nazionali, registrati nel 1993, 1998, 2009, 2014 e 2015) confondibili, ex art. 12, comma 1 lett. d), c.p.i., con quelli oggetto di domande di registrazione della società italiana per le stesse classi merceologiche; -in particolare, la Commissione ha sostenuto che era corretta la valutazione, espressa dall'Ufficio, in ordine al concreto rischio di confusione tra il marchio nazionale n. «0000757352», registrato dalla opponente, e quelli domandati dalla società italiana, avuto riguardo alla componente denominativa costituente il nucleo essenziale del segno, del tutto identico a quello dell'opponente, non essendo sufficiente ad eliminare il rischio di confusione la sola aggiunta del nome della citta di Milano, in italiano ed in inglese, oltre all'identità o affinità delle classi merceologiche, e non potendo, in quella sede di concessione, in via amministrativa, del marchio e di esame dell'opposizione avverso la decisione dell'UIBM, rilevare l'asserita carenza di novità dei segni dell'opponente, perché anticipati da marchi («WTC-World Trade Center» ed il marchio «World Trade Center», accompagnati dalla raffigurazione dei tre planisferi), depositati in Italia dalla WTC Italy, sin dal 1979, potendo ciò eventualmente venire in considerazione nel giudizio, avviato dinanzi al giudice ordinario, per contestare la validità dei marchi a suo tempo registrati dall'opponente società statunitense; la Commissione ha poi rilevato che, non avendo l'opponente originaria proposto ricorso incidentale, non poteva essere esaminato l'altro motivo di opposizione, fondato sulla presunta mancanza di consenso della titolare dei diritti sulla parte denominativa «World Trade Center» alla registrazione dei segni, ex art. 8, comma 3, c.p.i.;

Ric. 2019 n. 36660 sez. M1 - ud. 15-06-2021 -3- -avverso la suddetta pronuncia, comunicata il 7/10/2019, la WTC World Trade Center Italy srl propone ricorso per cassazione, notificato il 6/12/2019, affidato ad un motivo, nei confronti di World Trade Center Association Inc. (che resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato in un motivo, notificato il 14/1/2020) e del Ministero dello Sviluppo Economico (che non svolge difese); la ricorrente principale ha replicato con controricorso all'avverso ricorso incidentale condizionato. -la ricorrente principale lamenta, con unico motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 176, comma 5, c.p.i., 12, comma 1 lett.d), c.p.i., per avere la Commissione ritenuto irrilevanti, ai fini della propria decisione, le anteriorità di WTC Italy, così ingiustamente limitando le verifiche in materia di novità da parte dell'UIBM, in fase di registrazione del segno distintivo, pure in relazione ad elementi agevolmente accertabili su base esclusivamente documentale e senza complessi accertamenti; -la controricorrente propone ricorso incidentale condizionato, in via subordinata all'accoglimento del ricorso principale, per violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.112 c.p.c., laddove la Commissione ha omesso di rilevare che essa WTC Usa aveva proposto, come poteva evincersi tanto dal corpo delle memorie depositate il 3/6/2019, quanto dalle conclusioni, ricorso incidentale, con riferimento al secondo motivo di opposizione alla registrazione, di cui all'art.8, comma 3, c.p.i., in relazione alla quale essa era rimasta soccombente nella decisione dell'UIBM; -é stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti, con Ric. 2019 n. 36660 sez.

MI - ud. 15-06-2021 -4- notifica alle parti di proposta di manifesta infondatezza del ricorso principale, assorbito l'incidentale condizionato; Ritenuto che: -le parti hanno depositato istanza congiunta del 9/6/2021 di rinvio, avendo avviato concrete trattative volte a dirimere la controversia tra le stesse (pende, peraltro, altro giudizio in cassazione, iscritto al N.R.G. 12395/2020, avente ad oggetto altra sentenza, n. 48/2019, emessa dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'UIBM, in relazione ad opposizione della WTC USA avverso la registrazione di altri due marchi da parte dell'associata italiana), con cessione dei marchi di titolarità della WTC Italia alla società di diritto statunitense; -l'istanza va accolta, essendovi una prospettata possibilità di accordo tra le parti;

PQM La Corte rinvia la causa a N.R.. Così deciso, nella camera di consiglio del 15 giugno 20211 in Ro