Italian court remands trademark infringement case to trial due to pending EUIPO annulment proceedings.

TERLOCUTORIA sul ricorso 29380/2019 proposto da: Giorgio Armani S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi n.51, presso lo studio dell'avvocato Cardi Marcello, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Franzosi Mario, Piccarreta Vincenzo, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro BasicNet S.p.a., Basic Italia S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Via Giambattista Vico n.31, t presso lo studio dell'avvocato Scglsi '1~W. , che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati Bosco Nicola„ giuste procure in calce al controricorso; -controricorrenti - Sez.

I - RG 29380/2019 camera di consiglio 19.5.2021 1 avverso la sentenza n. 894/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 28/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal cons. FALABELLA MASSIMO. LA CORTE OSSERVA1. — Con citazione notificata il 10 marzo 2016 BasicNet s.p.a. e Basic Italia hanno evocato in giudizio Giorgio Armani s.p.a. e La Rinascente s.p.a. lamentando la contraffazione e la concorrenza sleale posta in atto dalle convenute relativamente a un marchio comunitario figurativo, rappresentato da una striscia rettangolare costituita da bande verticali parallele di diverse dimensioni, definite in colori disposti in una precisa sequenza (blu navy, arancio, giallo, arancio e blu navy) — marchio di cui la prima era titolare e la seconda licenziataria —, nonché di un marchio di fatto raffigurante una variazione grafica diversa, per dimensioni e colori delle strisce, rispetto al marchio registrato (e includente la sequenza giallo, arancione e blu navy).

Le due convenute si sono costituite in giudizio e la società Giorgio Armani ha chiesto, in via riconvenzionale, la declaratoria di nullità della registrazione comunitaria per difetto di distintività. Con sentenza pubblicata il 30 novembre 2017, il Tribunale di Torino ha dichiarato l'estinzione del giudizio nei confronti di La Rinascente, ha accertato che la produzione, importazione, esportazione, commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti della classe 25, in particolare giubbini, recanti i due marchi dell'attrice, costituiva atto di contraffazione, nonché atto di concorrenza sleale confusoria, ha inibito a Giorgio Armani di importare, esportare, porre in vendita, commercializzare e reclamizzare su tutto il territorio dell'Unione europea prodotti recanti i Sez.

I- RG 29380/2019 camera di consiglio 19.5.2021 2 marchi in questione e ha disposto la distruzione dei prodotti contrassegnati in ragione di detti titoli di privativa; ha infine rigettato la domanda riconvenzionale. 2. — Giorgio Armani ha interposto appello avverso detta sentenza: appello cui hanno resistito BasicNet e Basic. Con sentenza del 28 maggio 2019 la Corte di Torino ha respinto il gravame. 3. — Quest'ultima pronuncia è stata impugnata da Giorgio Armani con un ricorso per cassazione articolato in undici motivi. Resistono con controricorso le società BasicNet e Basic 4.

— Il primo motivo oppone la falsa applicazione degli artt. 2 e 13 c.p.i. , nonché la violazione dell'art. 120 c.p.i. e dell'art. 2697 c.c. nella parte in cui la sentenza gravata ha ritenuto sussistente il marchio di fatto in quanto dotato del requisito della capacità distintiva. Lamenta la società istante che la Corte piemontese aveva finito per ritenere sussistente la capacità distintiva del marchio in questione solo in quanto «usato per molti anni senza alcuna variazione su prodotti di tipo diverso», senza valutare, in concreto, la percezione che il pubblico aveva avuto del segno.

In tal modo, tra l'altro, il giudice distrettuale avrebbe mancato di considerare che la percezione della sequenza cromatica come segno distintivo rappresentava un fatto costitutivo ulteriore e differente rispetto all'uso del segno stesso: fatto costitutivo che avrebbe dovuto essere provato dalla controparte. Col secondo mezzo è dedotta la falsa applicazione del principio di non contestazione nella parte in cui la sentenza impugnata aveva accertato la sussistenza della capacità distintiva del segno mediante un meccanismo presuntivo posto in essere in violazione dell'art. 2729 c.c., per mancanza di indizi aventi carattere di gravità, precisione e concordanza, e comunque con motivazione apparente, per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

La ricorrente richiama il principio secondo cui le prove documentali non sono soggette all'onere di specifica contestazione, come invece i fatti costitutivi della pretesa Sez. I- RG 29380/2019 camera di consiglio 19.5.2021 3 avversaria; rileva che la Corte di appello aveva reso enunciazioni contraddittorie, prima affermando che l'uso del segno, in base alla documentazione prodotta, risultava essere stato continuativo e poi dando atto della incompletezza della detta documentazione (che quindi evidenziava dei «buchi» nella rappresentazione dello sfruttamento prolungato del segno stesso): in particolare, la Corte di merito aveva dato atto di un uso risalente al 1988 e di una ripresa di esso nel 2004.

La ricorrente contesta, poi, che la capacità distintiva del segno possa essere desunta dal fatto che questo fosse stato apposto su diversi prodotti: rileva, in particolare, che la presenza di una striscia colorata su capi di diversa natura confermerebbe la funzione ornamentale della stessa. Deduce, inoltre, che nessuna presunzione circa la valenza distintiva del segno potesse trarsi dalla circostanza per cui il medesimo risultava essere presente, sui prodotti della controparte, «in combinazione col marchio K Way»: osserva, al riguardo, che tale marchio devierebbe inevitabilmente l'attenzione del consumatore e che, proprio per tale ragione, quest'ultimo sarebbe indotto a negare capacità distintiva a un «elemento pacificamente decorativo ab origine» — la striscia colorata —, il quale continuerebbe ad essere percepito, quindi, come tale dal consumatore.

La ricorrente osserva, poi, come la stessa Corte di appello avesse dato atto dell'utilizzo, sui prodotti K-Way, di segni consistenti in strisce colorate diversi da quelli rappresentati dal marchio di fatto oggetto di causa: evenienza, questa, che confermava non esistesse un segno distintivo quale quello fatto valere da controparte, e ciò «proprio perché il mercato non lo percepisce neppure nei suoi esatti contorni». Infine la ricorrente contesta che possa attribuirsi valenza indiziaria alla pronuncia del Tribunale UE del 20 luglio 2017, citata dalla sentenza impugnata: sentenza secondo cui il segno in contestazione aveva acquisito un carattere distintivo, in seguito all'uso, in alcuni Stati membri, tra cui l'Italia.

Sez. I - RG 29380/2019 camera di consiglio 19.5.2021 4 Il terzo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 132 c.p.i. «per motivazione apparente per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili nella parte in cui la sentenza gravata ha accertato l'esistenza del segno del marchio di fatto ma ha al contempo rigettato la domanda riconvenzionale dell'esponente di nullità del marchio registrato per mancata prova della percezione da parte del pubblico del segno avversario quale semplice elemento ornamentale». Viene opposto che, chiamata a giudicare della validità dell'ulteriore marchio registrato avversario, la Corte di appello avesse ritenuto che la questione di nullità involgesse il tema della prova positiva della percezione del segno da parte dei consumatori come semplice elemento ornamentale.

Viene in altri termini sottolineata la contraddittorietà della sentenza impugnata la quale, per un verso, nel pronunciarsi sulla valenza distintiva del segno di fatto, aveva ritenuto sufficiente la prova dell'uso risalente, costante e diffuso del segno stesso e, per altro verso, dovendosi occupare della nullità del marchio registrato, aveva preteso che l'attrice in riconvenzionale fornisse prova della percezione, da parte dei consumatori, del segno come mero elemento ornamentale. Col quarto motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione dell'art. 121 c.p.i. e dell'art. 2697 c.c., nella parte in cui è stata rigettata la domanda riconvenzionale di nullità del marchio registrato di controparte sulla base del rilievo per cui l'onere di provare la nullità compete a chi impugna il titolo.

È dedotto che la sentenza gravata avrebbe mancato di considerare che il segno non era pacificamente dotato di capacità distintiva ab origine e che tale requisito, a tutto concedere, avrebbe potuto essere acquisito solo in seguito, a mezzo del secondary meaning. Comprovata, quindi, la valenza ornamentale del segno avversario, gravava sulla controparte l'onere di fornire la prova della effettiva «secondarizzazione» anche del marchio registrato. Sez. I - RG 29380/2019 camera di consiglio 19.5.2021 5 Il quinto motivo denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, «ovvero l'utilizzo nel mondo dell'abbigliamento di colorazioni particolari apposte sulla striscia di materiale che unisce la cerniera al capo di abbigliamento e di strisce colorate».

È lamentato che il giudice distrettuale non abbia preso in considerazione, in particolare, i profili di censura articolati da essa istante nel quarto motivo di appello, vertenti sul rilievo per cui il consumatore, nel settore di riferimento, percepisce le «strisce colorate» come mero elemento decorativo del prodotto su cui le stesse sono apposte: il che escluderebbe ci si trovi in presenza di un segno distintivo. In subordine, il motivo prospetta il vizio di cui all'art.360, n. 5 c.p.c. con riguardo all'utilizzo, nella moda, delle richiamate colorazioni.

Col sesto motivo vengono opposte la violazione e la falsa applicazione degli artt. 9 c.p.i. e 7 reg. (UE) 1001/2017 nella parte in cui la sentenza impugnata, nel rigettare la domanda di nullità del marchio registrato, ha negato la valenza funzionale di quanto oggetto di registrazione. Viene richiamata la prescrizione per cui sono esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto, rilevandosi come la questione della monopolizzazione dello sfruttamento di un colore come marchio si pone in termini analoghi a quella del marchio di forma.

Viene così imputata alla Corte di appello la mancata valutazione della effettiva percezione, come marchio, che il pubblico ha dei segni della controparte, di per sé ornamentali, o comunque frutto delle tendenze della moda. Il settimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 c.p.i. e 9 reg. (UE) 1001/2017 per errata applicazione delle norme sull'ambito di protezione del segno. La ricorrente muove dal rilievo, contenuto nella sentenza impugnata, per cui il proprio prodotto replicherebbe, nei suoi caratteri essenziali, sia il marchio di Sez.

I- RG 29380/2019 camera di consiglio 19.5.2021 6 fatto che quello registrato. Viene dedotto che la sentenza impugnata avrebbe, per un verso, ritenuto i due marchi avversari diversi tra loro (consistendo, essi, in differenti sequenze della combinazione cromatica) e, al contempo, reputato che il segno apposto sui prodotti Armani fosse idoneo ad interferire con l'ambito di protezione di entrambi i segni. Viene rilevato che, in tal modo, sarebbe stato attribuito alla controparte un monopolio sui colori nero, blu, rosso, giallo, arancione, anche indipendentemente dalla loro disposizione e dalle loro forme;

è osservato, d'altra parte, che il consumatore è in grado di percepire come marchio la sequenza cromatica in quanto tale, e quindi «quelle strisce colorate e non altre, per quanto ad esse vicine». L'ottavo motivo propone una censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 20 c.p.i. e 9 reg. UE 1001/2017 e di violazione dell'art. 132 c.p.c., per totale omissione di motivazione o comunque, in subordine, di motivazione apparente, nella parte in cui, ai fini dell'accertamento della contraffazione, il giudice del gravame ha escluso la funzione ornamentale delle strisce colorate adottate da Armani, che in realtà non sarebbero neppure «segni».

La Corte di appello avrebbe errato in diritto nel non dare rilevanza, nella conduzione del giudizio di confusione, al fatto che le strisce non erano usate in funzione distintiva ma solo ornamentale; avrebbe, inoltre, mancato di motivare sulle ragioni che la portavano a ritenere insussistente la detta funzione decorativa. Viene osservato, in proposito, che dalla valenza meramente ornamentale delle strisce utilizzate sui prodotti Armani discenderebbe l'assenza di ogni possibile rischio di confusione, anche sotto il profilo della mera associazione.

È sottolineata, poi, la natura apodittica dell'affermazione secondo cui, «non avendo le strisce presenti sul prodotto Armani natura ornamentale, esse ben possono essere confuse con i marchi altrui e vi è, quindi, certamente rischio di confusione soprattutto sotto il profilo Sez. I - RG 29380/2019 camera di consiglio 19.5.2021 7 della mera associazione». Col nono motivo vengono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. per aver la Corte di appello omesso di pronunciare sul motivo di gravame in tema di valenza meramente ornamentale delle strisce Armani; sono inoltre denunciate la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., nella parte in cui detta Corte non ha preso atto della mancata contestazione, da parte delle resistenti, delle modalità di utilizzo delle dette strisce.

La ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello non abbia motivato con riguardo alle censure da essa svolte nel nono motivo di gravame; si duole, altresì, del mancato apprezzamento, da parte della Corte dì merito, dì una circostanza pacifica in causa: quella, per cui le bande colorate avevano una funzione meramente ornamentale. Col decimo motivo si oppone la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., per aver la Corte di merito mancato di pronunciarsi sul motivo di appello relativo al rischio di confusione per associazione.

L'istante rimprovera alla sentenza impugnata di aver impropriamente affermato non essere stata formulata alcuna censura con riguardo all'affermazione del giudice di primo grado per cui il rischio di confusione poteva derivare anche dall'induzione del consumatore a ritenere, contrariamente al vero, che tra le due aziende fossero in corso operazioni di co-branding. L'undicesimo mezzo censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2598 c.c.; viene deplorata l'errata applicazione dei criteri giuridici di valutazione del rischio di associazione.

Secondo la Corte di appello, il rischio di associazione sarebbe comprovato dall'essere í consumatori «avvezzi a vedere i segni delle resistenti utilizzati in combinazione con quelli di altri importanti stilisti». Tale affermazione, secondo la ricorrente, evidenzierebbe un grave errore di diritto quanto alla conduzione del giudizio di confusione: e ciò anche avendo riguardo al fatto che il Sez. I- RG 29380/2019 camera di consiglio 19.5.2021 8 consumatore non è portato a concentrare la propria attenzione sulla collaborazione tra due imprese concorrenti in ragione della presenza, sul prodotto, di un elemento percepito come meramente decorativo. 5.

— Parte ricorrente ha dato conto, nella propria memoria, della decisione assunta dalla divisione di annullamento dell'EUIPO in data 12 agosto 2020: con detta decisione, prodotta unitamente alla memoria, è stata dichiarata la nullità del marchio dell'Unione europea n. 3971561, oggetto del presente giudizio. Di tale pronuncia ha dato atto anche la controricorrente. Entrambe le contendenti hanno poi precisato che la suddetta decisione è stata impugnata (ha precisato Armani che avanti alla Commissione di ricorso dell'EUIPO pende il ricorso R-1924/2020-5).

Appare pertanto opportuno rinviare la causa in pubblica udienza onde consentire alle parti private e al pubblico ministero di interloquire sulle conseguenze processuali — anche in punto di eventuale sospensione del presente giudizio, avendo riguardo a quanto stabilito dall'art. 104 del reg. CE n. 207/2009, ora art. 132 reg. (UE) n. 2017/1001 — dipendenti dalla pendenza avanti all'EUIPO del procedimento vertente sulla nullità del marchio sopra citato.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza, assegnando alle parti termine di giorni venti a far data dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla qu