Trademark Forfeiture and Use by Licensee
France (FR)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe holders of a trademark, which had not been regularly renewed, sued another company for infringement, but the defendant counterclaimed for the declaration of forfeiture of the mark. The Court of Cassation quashed the appellate decision that had declared the trademark forfeited effective March 1, 1996, because the forfeiture should take effect upon the expiration of the five-year usage period, not on a later date, and because the court erred in ruling that the use of the mark by a licensee did not constitute serious use, as use by a licensee with the owner's consent is assimilated to serious use, regardless of whether the license agreement was properly registered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Trademark Forfeiture and Use by Licensee: The Court of Cassation quashed the appellate decision that had declared the trademark forfeited effective March 1, 1996, because the forfeiture should take effect upon the expiration of the five-year usage period, not on a later date, and because the court erred in ruling that the use of the mark by a licensee did not constitute serious use, as use by a licensee with the owner's consent is assimilated to serious use, regardless of whether the license agreement was properly registered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as violated by the Court of Appeal regarding the effective date of the forfeiture (déchéance).
Cited as violated by the Court of Appeal concerning the assessment of serious use of the mark by the licensee.
Cited in the dispositive to reject the request made by Dyade under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mmes X... et Y... sont titulaires de la marque "Dyad hexagone" déposée le 1er mars 1991, enregistrée sous le n° 1 647 615, pour désigner divers produits et services en classes 35, 41 et 42, mais qui n'a pas été régulièrement renouvelée à son échéance ; que, le 15 novembre 1991, elles ont consenti une licence d'exploitation de la marque à la société Dyad hexagone, ayant une activité de ressources humaines, stratégie et organisation, dont elles sont les associées, qui a été enregistrée au registre national des marques, après déchéance des droits sur la marque ; que, le 24 octobre 2000, Mmes X... et Y..., ainsi que la société Dyad hexagone, ont fait assigner en contrefaçon de marque la société Dyade, constituée en juin 1994, qui exerce une activité de formation, conseil et conduite de projets ; que celle-ci a reconventionnellement conclu, le 2 mars 2001, à la déchéance de la marque litigieuse ;
Sur le second moyen :
Attendu que sous grief d'un défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 714-5, dernier alinéa, du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour déclarer Mmes X... et Y... déchues de leurs droits sur la marque à compter du 1er mars 1996, l'arrêt retient que celles-ci ne justifient pas d'un usage sérieux de la marque pour désigner les produits et services visées au dépôt au cours des cinq années ayant précédé le 1er mars 2001 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche:
Vu l'article L. 714-5, alinéa 2, a) du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour prononcer la déchéance, l'arrêt retient que ne constitue pas un usage sérieux de la marque celui qui en a été fait par la société Dyad hexagone ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'est assimilé à un usage sérieux celui fait avec le consentement du propriétaire de la marque, peu important l'absence de contrat de licence régulièrement enregistré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Dyade aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dyade ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.