Trademark Infringement and Five-Year Tolerance Period

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Marie X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est place Centrale, Avoriaz, 74110 Morzine,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit de la société Gorcy, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Marie X..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Gorcy, devenue la société Marie surgelés France, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 décembre 1998), que la société Gorcy, actuellement dénommée Marie surgelés France (société Gorcy), titulaire de deux marques dénommées "Marie", l'une déposée le 26 février 1988, en renouvellement d'un précédent dépôt, enregistrée sous le n° 1 461 783, l'autre déposée le 29 mars 1983, enregistrée sous le n° 1 231 782, pour désigner les produits des classes 5, 29, 30 et 31, a assigné en contrefaçon de ses marques la société Marie X..., titulaire de la marque "Marie X...", déposée le 4 août 1987 et enregistrée sous le n° 1 527 585 pour désigner en classes 30, 32 et 42 des produits de boulangerie, pâtisserie et de traiteur ; que la société Marie X..., arguant de sa bonne foi, a, reconventionnellement, conclu à l'irrecevabilité de l'action ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Marie X... reproche à l'arrêt d'avoir ordonné la radiation de sa marque, alors, selon le moyen, que toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment de son entrée en vigueur ; qu'il résulte de l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle qu'est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans dès lors que son dépôt a été effectué de bonne foi ; qu'en retenant que la prescription quinquennale introduite par la loi du 4 janvier 1991 entrée en vigueur le 28 décembre 1991 apporte une restriction aux droits du titulaire de la marque, qu'elle ne peut avoir d'effet que pour l'avenir ; que le délai de cinq ans n'a commencé à courir que le 28 décembre 1991, la cour d'appel, qui constate que l'action en contrefaçon a été engagée le 13 mai 1993 et qui retient qu'elle l'a été antérieurement à l'expiration du délai de cinq ans pour en déduire qu'il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé l'article 2 du Code civil ensemble le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la prescription quinquennale introduite par la loi du 4 janvier 1991 apportait une restriction aux droits du titulaire d'une marque, et ne pouvait avoir d'effet que pour l'avenir, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le délai prévu par l'alinéa 3 de l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle n'avait commencé à courir que le 28 décembre 1991, date d'entrée en vigueur de la loi, et que la procédure en contrefaçon de marque engagée le 13 mai 1993 était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Marie X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que, demandant confirmation du jugement entrepris, la demanderesse faisait valoir que la marque Marie X... constituait un tout indivisible, le terme Marie ayant perdu son individualité et son pouvoir distinctif propre ; qu'en affirmant que la marque Marie X... ne forme pas un tout indivisible ayant une signification propre indépendante de chacun de ses composants, Marie demeurant l'élément le plus caractéristique au sein de l'ensemble ainsi constitué, la cour d'appel s'est prononcée par voie d'affirmation péremptoire en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, demandant confirmation du jugement entrepris, la demanderesse faisait valoir que la marque Marie X... constituait un tout indivisible, le terme Marie ayant perdu son individualité et son pouvoir distinctif propre ; qu'en affirmant que la marque Marie X... ne forme pas un tout indivisible ayant une signification propre indépendante de chacun de ses composants, Marie demeurant l'élément le plus caractéristique au sein de l'ensemble ainsi constitué, la cour d'appel, qui ne précise pas d'où il ressortait que "Marie" demeurait l'élément le plus caractéristique de la marque Marie X... n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 713-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;

3 / que la société demanderesse demandant confirmation du jugement faisait valoir que l'adjonction du mot Brioche affaiblissait la marque reproduite Marie, qu'elle perdait ainsi de son individualité et de son pouvoir distinctif pour se fondre dans l'ensemble Marie X... ;

qu'en affirmant péremptoirement que la marque Marie X... ne forme pas un tout indivisible ayant une signification propre, indépendante de chacun de ses composants, Marie demeurant l'élément le plus caractéristique au sein de l'ensemble ainsi constitué, sans rechercher si l'adjonction du mot Brioche n'affaiblissait pas la marque reproduite Marie, laquelle dès lors perdait de son individualité et de son pouvoir distinctif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 713-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a estimé que la marque "Marie X..." ne formait pas un tout indivisible, le vocable "Marie" demeurant l'élément caractéristique au sein de l'ensemble, et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marie X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Marie X... et Marie surgelés France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.