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05-11686 Généré par l'IA

Trademark Infringement: Acquiescence Requires Knowledge of Use, Not Just Filing

Numéro de cause 05-11686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité
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Synthèse Legislator

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The owner of a registered trademark sued for infringement based on the defendant's subsequent filing and use of a similar mark, but the lower court dismissed the action as time-barred due to acquiescence, reasoning that the limitation period had expired since the plaintiff learned of the second mark's filing. The high court quashed this decision, holding that foreclosure due to tolerance requires establishing the plaintiff's knowing tolerance of the *use* of the infringing mark, not merely awareness of the mark's filing, and the lower court failed to specify how the plaintiff learned of the filing or examine the nature and date of the infringing use.

Regeste Legislator

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article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, Condamne la société Espace group et M. X... aux dépens; Trademark Infringement: Acquiescence Requires Knowledge of Use, Not Just Filing: The high court quashed this decision, holding that foreclosure due to tolerance requires establishing the plaintiff's knowing tolerance of the *use* of the infringing mark, not merely awareness of the mark's filing, and the lower court failed to specify how the plaintiff learned of the filing or examine the nature and date of the infringing use.

Mots-clés

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violation du droit à la marque motifs de cassation usage sérieux de la marque date de dépôt harmonisation du droit des marques savoir-faire

Dispositions légales citées

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article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle
Vu l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
Vu l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle
This article defines the legal ground for foreclosure by tolerance, which was central to the analysis leading to the cassation.
Condamne la société Espace group et M. X... aux dépens
This provision concerns the allocation of costs in the final disposition.
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98-10169
Trademark Infringement Liability Based on Prior Use
04-12945
Trademark Forfeiture and Use by Licensee
94-17483
Trademark Infringement and Retroactivity of Tolerance Defense
16-10761
Trademark Forfeiture and Infringement Appeal on Use Period and Mark Notoriety
86-15247
Trademark Infringement Based on Prior Use and Likelihood of Confusion

Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle

This article defines the legal ground for foreclosure by tolerance, which was central to the analysis leading to the cassation.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2004

This is the main order of the court, resulting from the application of the cited legal provision.

Condamne la société Espace group et M. X... aux dépens

This provision concerns the allocation of costs in the final disposition.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande

This provision concerns the decision regarding indemnity claims under Article 700 in the final disposition.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la forclusion sanctionne, non pas l'absence d'action en contrefaçon par le propriétaire de la marque première à la suite du dépôt de la marque seconde, mais sa tolérance, en connaissance de cause, de l'usage de celle-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hachette Filipacchi presse, propriétaire de la marque "Pariscope" déposée le 6 octobre 1989, ainsi que la société Hachette Filipacchi associés, le GIE Hachette Filipacchi télématique et la société Hachette Filipacchi Grolier, devenue la société Lagardère Hachette Filipacchi internet, qui exploitent cette marque (les sociétés Hachette Filipacchi), ont, le 21 décembre 1998, fait assigner M. X... et la société Espace group, en contrefaçon de marque, pour avoir déposé le 21 juillet 1993 la marque "Lyon Scope" et en avoir fait usage pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux couverts par l'enregistrement de la marque première ;

Attendu que pour dire ces demandes irrecevables, comme atteintes de forclusion par tolérance, l'arrêt retient qu'à la date de l'assignation introductive de l'instance dans laquelle a été exercée l'action en contrefaçon par rapport à la marque "Lyon Scope", la prescription en cours depuis le 21 juillet 1993, date à laquelle la société Hachette Filipacchi presse a eu connaissance du dépôt litigieux, était acquise ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les circonstances dans lesquelles le dépôt de la marque seconde, qui n'a pas en lui-même de caractère public, avait porté l'existence de celle-ci à la connaissance du titulaire de la marque première, et sans examiner la nature et la date des faits d'usage de cette marque seconde, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Espace group et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.