Swiss Company v. American Competitor: Patent Nullity Suit Stay Refused Pending EPO Appeal

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 04/14263 No MINUTE : Assignation du : 09 Septembre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Mai 2006 DEMANDERESSE S.A. UNISANTIS 12 avenue des Morgines 1213 Petit Lancy GENEVE SUISSE représentée par Maîtres Pierre VERON et Sabine AGÉ - VERON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P 24 DÉFENDERESSE Société X-RAY OPTICAL SYSTEMS Inc 15 Tech Valley Drive, EAST GREENBUSH, N.Y. 12061 ETATS UNIS représentée par Me Thierry MOLLET-VIEVILLE de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P.75 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCÉ Marie-Claude APELLE, Vice Présidente Christine DARRIGOL - Juge - Marion PRIMEVERT - Juge - GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE Léoncia BELLON

DÉBATS A l'audience du 04 Avril 2006 tenue en audience publique devant Marie-Claude APELLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe contradictoire en premier ressort La société Unisantis, créée en 2002 en Suisse, développe, fabrique, commercialise et assure la maintenance de dispositifs médicaux et analytiques à rayons X et affirme vouloir mettre sur le marché en France des dispositifs mettant en oeuvre la technologie optique appelée " lentilles de X...", du nom de leur inventeur selon elle et qui est son directeur de recherches . La société X-Ray Optical Systems Inc est une société américaine spécialisée, depuis 1990, dans la fabrication et la commercialisation d'optiques à rayons X appliquées notamment aux domaines de la

pharmacie et de la médecine et titulaire du brevet européen no 0555376 déposé le 31 octobre 1991, sous priorité de quatre demandes de brevet américain, et délivré le 18 mars 1998, intitulé " Dispositif pour contrôler des radiations et leurs utilisations," brevet désignant la France et mentionnant comme inventeur le professeur X... Suivant exploit en date du 9 septembre 2004, la société Unisantis a assigné, devant ce tribunal la société X-Ray Optical Systems Inc aux fins de voir ordonner la nullité des revendications 1 à 60 dudit brevet européen.

Ce brevet fait actuellement l'objet d'opposition par monsieur X... Y... premières conclusions signifiées le 5 septembre 2005, la société X-Ray Optimal Systems Inc a soulevé la nullité de l'exploit introductif d'instance et ce aux motifs que la société demanderesse n'a pas indiqué le nom de l'organe qui la représente légalement et que monsieur X..., inventeur du brevet, se cache en réalité derrière cette structure. Y... ordonnance en date du 14 décembre 2005, le juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré mal fondée l'exception de nullité.

Y... conclusions signifiées le 19 janvier 2006, la société défenderesse a demandé au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle se réserve de soulever tous moyens de nullité et autres moyens de droit notamment tenant à l'identité, à la qualité et à la capacité du demandeur et de ses représentants, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de l'Office Européen des Brevets concernant la procédure d'opposition et de condamner la société demanderesse à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle fait valoir les éléments suivants :

Monsieur X..., qui exerçait en son sein au début de son activité la fonction de " chairman of the board" et qui est encore à ce jour un de ses actionnaires, lui a cédé le 22 avril 1991 l'ensemble de ses droits

sur ses cinq inventions ayant fait l'objet des cinq brevets américains, objets des priorités du brevet européen. La société Unisantis est une de ses concurrentes. Depuis sa création, la société Unisantis, qui est dirigée par monsieur X..., ne cesse de la harceler judiciairement, ayant engagé des actions en nullité du brevet dont pourtant monsieur X... est l'inventeur, au Pays Bas, en Allemagne, en Grande Bretagne, au Japon et enfin en France. Elle sollicite le sursis à statuer aux motifs : - que la Division d'opposition de l'OEB a décidé le 1er février 2005 de maintenir le brevet sous une forme modifiée, 57 revendications étant nouvelles, que la procédure est actuellement pendante devant la Chambre de recours, que les revendications visées dans l'assignation ont été modifiées, qu'il existe donc aujourd'hui une incertitude totale sur la portée des revendications, - que les procédures en Grande Bretagne, aux Pays Bas et en Allemagne ont été suspendues dans l'attente de la décision de la Chambre de recours.

Y... conclusions responsives, la société Unisantis a demandé au Tribunal de rejeter la demande de sursis à statuer, d'enjoindre à la société défenderesse de conclure au fond, de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle expose que : - le sursis à statuer n'est pas obligatoire dans l'hypothèse où une action en nullité est engagée parallèlement à une procédure d'opposition, - le brevet tel que délivré produit ses effets en France, - par souci de sécurité, le tribunal peut apprécier la validité des revendications du brevet européen aussi bien dans leur forme d'origine que dans leur forme modifiée, - elle ne peut mettre en oeuvre la mise de ses produits sur le marché si elle est menacée d'une action en contrefaçon, - créée en 2002, soit après l'expiration du délai d'opposition à l'encontre du brevet européen, elle ne peut être partie à l'action devant l'OEB ;

à

défaut de pouvoir justifier d'une exploitation industrielle au sens de l'article L 615-9 du Code de la propriété intellectuelle, elle ne peut pas engager une action en déclaration de non-contrefaçon. SUR CE Attendu qu'il est constant que la procédure d'opposition à l'encontre du brevet européen délivré à la société défenderesse est pendante devant la Chambre de Recours de l'OEB , appel ayant été formé de la décision de la division d'opposition par monsieur X..., décision qui avait maintenu le brevet sous une forme modifiée ; Attendu que le sursis à statuer dans un tel cas n'étant pas obligatoire selon la législation française, à la différence de la législation allemande, il appartient aux juges du fond d'apprécier si le sursis à statuer serait d'une bonne administration de la justice au regard d'une part des intérêts de chacune des parties d'autre part de la nécessité d'éviter des contrariétés de décisions;

Attendu qu'il convient de rappeler que le brevet tel que délivré, même frappé d'opposition, produit ses effets en France dès lors qu'il a été traduit et de constater que, dans ses dernières conclusions, la société Unisantis propose, ce afin d'éviter d'éventuelles contradictions de décisions, que sa demande de nullité soit étudiée tant au regard du brevet tel que délivré que du brevet modifié suite à la décision de la direction d'opposition ; que dès lors les risques de contrariété de décision s'avèrent limités, la Chambre de Recours pouvant décider soit de rétablir le brevet tel qu'il a été délivré, brevet en cours aujourd'hui, soit de révoquer le brevet avec effet rétroactif, ce qui rejoint la demande en nullité formée par la société demanderesse, soit de maintenir le brevet tel que modifié, que la société demanderesse propose également au Tribunal d'étudier, soit de maintenir le brevet avec de nouvelles revendications, dernier cas qui créerait certes une situation nouvelle mais qui ne pourrait entraîner aucun risque de confusion, le débat ne portant pas dès lors sur le

même titre ; Attendu, en deuxième lieu, que les parties sont concurrentes sur le marché européen des lentilles; que la société demanderesse souhaite commercialiser et développer des appareils mettant en oeuvre une lentille de monsieur X...; qu'il est constant que la société défenderesse a mis en demeure la société demanderesse de lui fournir toutes explications sur ces produits qui pourraient contrefaire son brevet ; que dès lors la société Unisantis, en commercialisant ses produits sans que soit étudiée sa demande en nullité du brevet en France alors que le brevet européen produit en France tous ses effets, encourt une action en contrefaçon si la société défenderesse estime que ces produits sont contrefaisants ; que la décision de sursis à statuer serait pour elle extrêmement préjudiciable dès lors qu'elle aurait pour conséquence de l'obliger à interrompre, dans un souci de sécurité, toute commercialisation de ces produits dans l'attente de la décision de la chambre de recours, devant laquelle aucun calendrier n'est fixé, et ce même si elle estime que ces produits ne sont pas contrefaisants ;

Attendu enfin que l'objet de l'invention relevant de la santé publique, il est d'une bonne administration de la justice que les deux procédures soient étudiées concomitamment afin d'éviter, en cas de maintien du brevet tel que délivré ou modifié, une perte de temps dans l'étude de la validité du brevet ou d'une éventuelle contrefaçon ; que le rejet du sursis à statuer ne peut donc qu'être favorable aux deux parties ; Que la demande de sursis sera donc rejetée ; Attendu qu'il convient de renvoyer l'affaire à l'audience de procédure du 3 juillet 2006 à 13H10 pour conclusions de la société demanderesse tant sur la nullité sollicitée du brevet européen tel que délivré que sur la nullité du brevet modifié, son exploit introductif d'instance ne portant que sur le brevet tel que délivré ;

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les

frais irrépétibles qu'elles ont exposés ; Qu'elles seront déboutées de leur demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les demandes de donner acte n'ont aucune valeur juridique ; qu'elles s'avèrent dès lors sans objet ; Attendu qu'il convient de réserver les dépens. Y... CES MOTIFS Statuant par jugement public et contradictoire, Déboute la SA X-Ray Optical Systems Inc de sa demande tendant à voir ordonner le sursis à statuer jusqu'à la décision de la Chambre de RecoursDéboute la SA X-Ray Optical Systems Inc de sa demande tendant à voir ordonner le sursis à statuer jusqu'à la décision de la Chambre de Recours de l'OEB.

Déboute les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Déclare les demandes de donner acte sans objet. Renvoie l'affaire à l'audience de procédure du 3 juillet 2006 à 13H10 - Chambre du Conseil - pour conclusions de la SA Unisantis sur la nullité du brevet qu'elle sollicite tant au regard du brevet tel que délivré qu'au regard du brevet modifié. Réserve les dépens. FAIT A PARIS LE 22 MAI 2006 LE PRÉSIDENT LE GREFFIER