Magazine Publisher v. Trademark Acquirer (Fraudulent Acquisition)

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06/00457 No MINUTE : Assignation du : 03 Janvier 2006 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 16 Mars 2006

DEMANDERESSE S.A. CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION, pris en la personne de son représentant légal, M. Gérard X.... 149-151 rue Anatole France 92592 LEVALLOIS-PERRET représentée par Me Marie-Christine DE PERCIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E1301 DÉFENDERESSE S.A. GROUPE ENTREPRENDRE 6 bis rue Vitu 75015 PARIS représentée par Me Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1536 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Caroline LARCHE, Greffier, lors des débats et Marie-aline PIGNOLET, Greffier au prononcé. DEBATS A l'audience du 27 Janvier 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La SOCIETE DE CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION (SCPE) édite le magazine "CHOC" depuis le mois de janvier 2003, d'abord comme hors série du magazine "ENTREVUE" puis comme bi-mensuel. Elle est titulaire des six marques suivantes : - la marque dénominative française "CHOC" no 93 4 85 377 déposée le 28 septembre 1993 et renouvelée le 31 décembre 2003 pour désigner les produits et services des classes 9, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45. Cette marque a été acquise le 22 janvier 2004.Le contrat de cession a été publié au BOPI le même jour. - la marque internationale dénominative visant la France "CHOC" no 389 968 déposée le 9 juin 1972 pour désigner les produits et services de la classe 16. Cette marque a été acquise en février 2004 et le contrat de cession a été publié au Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle le 23 avril 2004. - la marque internationale

dénominative française "CHOC" no 516 471 déposée le 3 octobre 1987 pour désigner les produits et services de la classe 16. Cette marque a été acquise en février 2004 et le contrat de cession publié le 29 juillet 2004. - la marque verbale internationale "CHOC" no 04/33 267 469 déposée le 14 janvier 2004 pour désigner les produits et services des classes 9, 16, 35, 38 et 41. - la marque semi figurative nationale "CHOC" no 04/33 256 98 déposée le 24 novembre 2004 pour désigner les produits et services des classes 16, 38 et 41. - la marque semi figurative nationale "CHOC" no 04/33 256 94 déposée le 24 novembre 2004 pour désigner les produits et services des classes 16, 38 et 41. La société SCPE exploite un site internet à l'adresse www.choc.fr. Monsieur Aléric Y...- Z... a déposé la marque semi figurative no 03 3261 371 "CHOC-INFO" le 5 décembre 2003 pour désigner les produits et services des classes 16, 38 et 41. Il était également titulaire depuis le 30 septembre 2002 du nom de domaine www.choc-info.com. Par courrier en date du 15 juillet 2004 ce dernier proposait à la SCPE de lui céder ses droits sur la marque ainsi que son site internet. Après plusieurs courriers et devant le refus de la société SCPE Monsieur A... par acte du premier avril 2005 cédait sa marque et son nom de domaine à la société GROUPE DE PRESSE ENTREPRENDRE Cette dernière faisait alors immédiatement valoir par lettre du 31 mai 2005 adressée à la SCPE qu'elle était titulaire de la marque "CHOC-INFO" no 03 3261 371 et la mettait en demeure, avant même la publication de la cession au BOPI le 22 septembre 2005, d'arrêter l'exploitation du magazine "CHOC". La SOCIETE DE CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION a fait assigner à jour fixe la société GROUPE ENTREPRENDRE par acte d'huissier délivré le 3 janvier 2006. Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2006 elle demande au tribunal de juger irrecevable la demande reconventionnelle en nullité, de dire le tribunal compétent, de donner acte à la

défenderesse de ce que les faits poursuivis seraient constitutifs d'une action pénale, de dire que la cession de la marque semi figurative no 03 3261 371 inscrite à l'INPI le 22 septembre 2005 est frauduleuse et nulle de même que la cession du nom de domaine, subsidiairement de dire que cette cession lui sera inopposable, de la condamner à lui verser la somme de un euro à titre de dommages et intérêts, à titre principal au titre de la réparation d'ordonner la publication du communiqué judiciaire suivant dans trois journaux ou magazines au choix de la demanderesse ainsi que sur la page d'accueil du site internet www.entreprendre.fr sous forme d'un encart bordé de noir de 29 centimètres de hauteur et de toute la largeur de la page sous le titre suivant en lettres grasses de 0,5 centimètres de hauteur en lettres rouges : "Publication judiciaire à la demande de la Société de Conception de Presse et d'Edition" du texte suivant :

"Par jugement rendu le ..., le Tribunal de Grande Instance de Paris a prononcé la nullité de la cession de la marque semi figurative et du nom de domaine CHOC-INFO acquis en fraude des droits de la SCPE", d'ordonner cette publication sous astreinte de 15.000 euros par numéro de retard à compter de la signification de la décision aux frais avancés de la SA GROUPE ENTREPRENDRE sur simple présentation d'un devis de la décision à intervenir dans trois journaux ou magazines au choix de la SCPE ainsi que sur le site internet de la société ENTREPRENDRE sans que le coût de chaque insertion soit inférieur à la somme de 5.000 euros, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision et de la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2006 la société GROUPE ENTREPRENDRE SA demande au tribunal de débouter la SCPE de toutes ses demandes, de dire nulles toutes les marques comportant le nom commun CHOC déposées tardivement par la

demanderesse et particulièrement les marques portant les no 04/3 267 469, no 04/03 288 328, 04/33 256 98 et 04/33 256 94 sous astreinte de 1.500 euros par jour et par marque, de justifier le retrait de celles ci auprès de l'INPI à partir du 15ème jour de la signification du jugement, d'ordonner le retrait de toute publication portant le nom CHOC sous astreinte de 1.500 euros par publication à partir du 15ème jour de la signification du jugement, d'ordonner l'annulation du nom de domaine permettant l'exploitation des sites comportant le nom CHOC sous la même astreinte, d'interdire l'exploitation du fichier des noms des internautes désireux de se connecter aux sites CHOC récupérés par le précédent titulaire de la marque et du nom de domaine à l'occasion de leur confusion sur le site CHOC-INFO et transmis lors de la cession et ordonner la remise dudit fichier à la défenderesse sous astreinte de 10.000 euros par jour et par site de retard à compter de la décision, d'ordonner la publication de l'extrait du jugement dans trois journaux choisis par elle sans dépasser la somme de 5.000 euros pour chacun des frais de publication sous forme d'encart bordé de noir de 20 cm de hauteur et de toute la largeur de la page, sous le titre suivant en lettres grasses de 0,5 cm de hauteur et en lettres rouges "par jugement du....le Tribunal de Grande Instance de PARIS a prononcé la nullité et le retrait des marques suivantes ...., ainsi que l'annulation du nom de domaine permettant l'exploitation de sites comportant le nom CHOC ...", subsidiairement d'ordonner l'annulation du nom de domaine permettant l'exploitation des sites comportant le nom CHOC de la demanderesse sous astreinte de 1.500 euros par jour et par site de retard à partir du 15ème jour de la signification du jugement, d'interdire à la demanderesse l'exploitation du fichier des noms des internautes désireux de se connecter au site (ou des sites) CHOC récupéré par le précédent titulaire de la marque et du nom de domaine à l'occasion de

leur confusion sur le site CHOC-INFO et transmis lors de la cession et ordonner la remise dudit fichier à la défenderesse sous astreinte de 10.000 euros par jour et par site de retard à compter de la décision, d'ordonner la publication de l'extrait dudit jugement dans trois journaux choisis par la défenderesse sans dépasser la somme de 5.000 euros pour chacun des frais de publication sous forme d'encart bordé de noir de 20 cm de hauteur et de toute la largeur de la page sous le titre suivant en lettres grasses de 0,5 cm de hauteur et en lettres rouges : "par jugement du .... le Tribunal de Grande Instance de PARIS a prononcé l'annulation de domaine permettant l'exploitation de sites comportant le nom CHOC..." , la condamner à titre de dommages et intérêts à un euro symbolique, la condamner pour procédure abusive à ma somme de 15.000 euros, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement et de la condamner à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, très subsidiairement dire que les sites CHOC et CHOC-INFO pourront coexister, à titre infiniment subsidiaire de dire que les différentes marques des parties soit CHOC pour la SCPE et CHOC-Info pour la SA GROUPE ENTREPRENDRE pourront coexister, à titre très infiniment subsidiaire de dire que Monsieur Aléric A... en lui rendant le jugement le jugement devra la garantir de toutes condamnations pouvant être mis à sa charge et constater l'impossibilité par la SA GROUPE ENTREPRENDRE de donner suite aux demandes de la SCPE pour ce qui concerne le site lui donnant acte qu'elle ne l'exploite pas et dont la liste des internautes ne lui a pas été fournie à ce jour. II- SUR CE : * Sur l'incompétence matérielle du tribunal : La société GROUPE ENTREPRENDRE soulève in limine litis l'incompétence matérielle du tribunal au profit du tribunal pénal. Selon elle la demanderesse vise l'extorsion de fonds. Le tribunal constate que la société SCPE a choisi la voie civile,

choix qui ne peut être remis en cause par la défenderesse. Cette exception d'incompétence sera en conséquence rejetée. Sur l'acquisition frauduleuse : La société SCPE fait valoir que l'acquisition par le GROUPE ENTREPRENDRE de la marque CHOC-INFO a été effectuée avec l'intention de lui nuire. Elle demande à titre principal l'annulation de la cession et subsidiairement de dire qu'elle lui est inopposable. La société GROUPE ENTREPRENDRE soutient qu'elle n'a jamais eu l'intention de faire échec aux droits de la demanderesse, qu'elle ignorait que Monsieur Aléric A... avait été en pourparlers avec elle et qu'en tout état de cause c'est cette dernière qui est fautive pour avoir déposé ses marques en fraude des droits de Monsieur Aléric A... et donc de ses droits après l'acquisition. Aux termes des dispositions de l'article L.714-1 du Code de la propriété intellectuelle les marques peuvent être cédées librement. Cependant la cession d'une marque peut être déclarée inopposable aux tiers si elle a revêtu un caractère frauduleux, c'est à dire si elle a été faite dans la seule intention

de faire obstacle, par le jeu de l'antériorité ainsi acquise, à une action en contrefaçon. Il appartient à celui qui l'invoque d'apporter la preuve de l'intention de nuire du cessionnaire. En l'espèce, il convient de constater que la société SCPE a publié dès le mois d'avril 2003, soit avant le dépôt en décembre 2003 par Monsieur A... de sa marque "CHOC- INFOS", six numéros d'un magazine intitulé "ENTREVUE Choc !" hors série du magazine ENTREVUE. Ce hors série est par la suite, à compter du mois de juin 2004, devenu un magazine bimensuel autonome sous le titre "CHOC".EVUE. Ce hors série est par la suite, à compter du mois de juin 2004, devenu un magazine bimensuel autonome sous le titre "CHOC". Il n'est pas douteux que la société GROUPE ENTREPRENDRE connaissait l'existence du magazine "CHOC" au moment où elle a acquis la marque litigieuse. En effet, outre le fait qu'elle exerce une activité identique à celle de la société SCPE, de nombreuses pièces produites aux débats montrent la notoriété du titre en avril 2005 au moment de la cession. A cette date 22 numéros avaient déjà paru à un tirage de 500.000 exemplaires. De plus une importante campagne publicitaire avait eu lieu au moment du lancement du magazine. Il n'est par ailleurs pas contesté que la société GROUPE ENTREPRENDRE n'a pas exploité la marque acquise de Monsieur A... ni son site internet, alors qu'au jour de l'audience l'acquisition était ancienne de neuf mois. Elle ne produit aucune pièce qui indiquerait qu'elle avait l'intention de faire usage du signe ou du site. Enfin, le tribunal note que par courrier recommandé du 31 mai 2005, la société GROUPE ENTREPRENDRE a mis en demeure la société SCPE de mettre fin à l'édition de la revue "CHOC" en opposant la marque "CHOC-info" qu'elle venait d'acquérir alors que l'acte de cession n'était pas encore publié au Registre national des marques et donc que son droit sur la marque acquise n'était pas encore opposable. Les intentions de la société GROUPE ENTREPRENDRE

étaient clairement de nuire à la société SCPE ainsi que le révèle la campagne de presse initiée contre cette dernière où il est question d'assigner en justice "sauf arrangement de dernière minute HACHETTE FILIPPACHI MEDIA" pour l'utilisation par celle ci de la marque "CHOC"que "Robert LAFFONT a déposé antérieurement". Il ressort de ces éléments, soit la connaissance par la société GROUPE ENTREPRENDRE de l'existence du magazine "CHOC", l'absence de projet d'exploitation du signe et l'empressement avec lequel elle l'a opposé à la société demanderesse, que l'acquisition par la société GROUPE ENTREPRENDRE de la marque "CHOC-info" n'a été effectuée qu'en vue de faire obstacle à l'exploitation de la marque "CHOC" par la société SCPE alors que le magazine exploité sous cette marque jouissait déjà d'une notoriété certaine et qu'il était ainsi devenu difficile pour la société SCPE de modifier son titre. Il est certain que la société GROUPE ENTREPRENDRE attendait un avantage financier conséquent d'une éventuelle négociation avec la demanderesse sur l'usage de la marque. La fraude affectant l'acquisition d'une marque a pour conséquence non d'annuler le contrat de cession mais de le rendre inopposable au tiers victime de la fraude. De plus en vertu du principe selon lequel la fraude corrompt tout, la cession du nom de domaine "www.choc-info.com" qui figure dans le même acte de cession que celui de la marque sera également déclarée inopposable. Sur la réparation des préjudices : La société SCPE sollicite la somme de un euro à titre de dommages et intérêts pour la cession frauduleuse de la marque et du nom de domaine. Il sera fait droit à

cette demande. Elle sollicite également la publication d'un texte qu'elle propose dans 3 journaux et magazines ainsi que sur la page d'accueil du site internet "www.entrprendre.fr". La publication du dispositif de la présente décision sera autorisée en complément des dommages et intérêts alloués à la demanderesse dans les termes du dispositif de la présente décision. Sur l'article 700 : La société SCPE sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 3.000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, Dit que la cession de la marque semi figurative no 03 3261 371 et du nom de domaine "www.choc-info.com" par Monsieur Aléric A... à la société GROUPE ENTREPRENDRE a été effectuée en fraude des droits de la SOCIETE DE CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION, En conséquence dit que la cession de la marque no 03 3261 371 et du nom de domaine "www.choc-info.com" est inopposable à la SOCIETE DE CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION, Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en nullité des marques déposées par la SOCIETE DE CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION en 2004, Condamne la société GROUPE ENTREPRENDRE à verser à la SOCIETE DE CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION la somme de un euro à titre de dommages et intérêts, Ordonne la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix de la SOCIETE DE CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION et aux frais de la société GROUPE ENTREPRENDRE dans la limite de la somme de 3.500 euros

HT par publication, Ordonne également la publication du dispositif de la présente décision sur la page d'accueil du site internet www.entreprendre.fr de la société ENTREPRENDRE pendant une durée de un mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard, Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, Condamne la société GROUPE ENTREPRENDRE à payer à la SOCIETE DE CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société GROUPE ENTREPRENDRE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait à PARIS le 16 mars 2006. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT