Market Court dismisses oral hearing request and remands trademark cancellation case due to new evidence.

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 21.12.2023

Asian käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa

Enregis GmbH:n hakemus

Enregis GmbH on 12.5.2022 tekemällään hakemuksella vaatinut, että Patentti- ja rekisterihallitus määrää Innotek Oy:n tavaramerkin numero 256571 SMART WATER menetetyksi kokonaisuudessaan tosiasiallisen käytön puuttumisen vuoksi. Enregis GmbH:llä on oikeudellinen intressi saada Patentti- ja rekisterihallituksen ratkaisu asiassa, koska tavaramerkin haltija on tehnyt väitteen hakijan

EU-tavaramerkkirekisteröintiä numero 18159339 SmartWater vastaan. Väite on perustunut tavaramerkkiin numero 256571 SMART WATER.

Innotek Oy:n lausunto

Innotek Oy on toimittanut Patentti- ja rekisterihallitukseen käyttönäyttöä tavaramerkin käytöstä. Näyttö on sisältänyt muun ohella asukastiedotteita vesikalusteiden tarkastus-, asennus- ja huoltotöistä vuosilta 2017 — 2022, asuntojen kuntotarkastusten auditointiraportteja vuosilta 2017 — 2022, auditointitilauksia ja listauksia auditointikohteista, yhteenvetoraportteja auditoinneista, kuvakaappauksia ohjelmistopalvelusta, tarjouskirjeitä, urakkasopimusluonnoksen, sähköpostikirjeenvaihtoa, valokuvia liiketilojen sisältä, tuotepakkauksista sekä graafista ohjeistusta.

Enregis GmbH:n lausunto

Enregis GmbH on esittänyt, että toimitetusta näytöstä huolimatta tavaramerkkiä numero 256571 SMART WATER ei ole tosiasiallisesti käytetty tavaramerkkilain tarkoittamalla tavalla relevanttina ajanjaksona, ja rekisteröinti tulee määrätä menetetyksi.

Innotek Oy:n lausunto

Innotek Oy on antanut lisälausunnon ja toimittanut lisänäyttöä merkin käyttämisestä relevanttina ajanjaksona. Lisäksi Innotek Oy on esittänyt, että merkin käyttö yhdessä toisen Energo-tunnuksen sisältävän tavaramerkin kanssa tulee katsoa kahden eri itsenäisen tavaramerkin samanaikaiseksi käytöksi, mikä puolestaan osoittaa kysymyksessä olevan tavaramerkin tosiasiallisen käytön.

Enregis GmbH:n lausunto

Enregis GmbH on antanut lisälausunnon ja esittänyt muun ohella, että kysymyksessä olevan tavaramerkin käyttö yhdessä toisen tavaramerkin kanssa ei ole ollut kahden itsenäisen tavaramerkin samanaikaista käyttöä, koska toisessa merkissä olevan tunnuksen Energo lisääminen kyseessä olevaan merkkiin on vaikuttanut tämän erottamiskykyyn.

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös

Patentti- ja rekisterihallitus on 21.12.2023 tekemällään päätöksellä määrännyt tavaramerkin numero 256571 SMART WATER menetetyksi osittain. Tavaramerkkirekisteröinti on jäänyt voimaan luokassa 11 tavaroille suihkut ja suihkuletkut.

Päätöksen mukaan osassa merkin haltijan toimittamassa näytössä ei ole esiintynyt mitään tavaramerkkiä ja osassa näyttöä on esiintynyt kuviomerkki, jossa on suurin kirjaimin kirjoitettu sana ”energo” sekä huomattavasti pienemmällä teksti SMART WATER. Patentti- ja rekisterihallitus on katsonut, että kuviomerkki energo SMART WATER on poikennut hakemuksen kohteena olevasta tavaramerkistä siinä määrin, että se vaikuttaa tavaramerkin erottamiskykyyn, eikä esitetty käyttönäyttö ole osoittanut tavaramerkin SMART WATER tosiasiallista käyttöä.

Siltä osin kuin toimitettu käyttönäyttö on sisältänyt kuviomerkkejä, joissa on ollut suurin kirjaimin kirjoitettu teksti SMART WATER tai SMART WATER energo.fi Patentti- ja rekisterihallitus on katsonut, ettei käyttönäyttö tältä tai muiltakaan osin osoita tavaramerkkiä SMART WATER käytetyn luokkien 37 ja 42 palvelujen yhteydessä.

Esitetyn käyttönäytön perusteella Patentti- ja rekisterihallitus on katsonut tavaramerkkiä SMART WATER käytetyn ainoastaan luokan 11 tavaroihin kuuluvien tavaroiden suihkut ja suihkuletkut yhteydessä.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus ja sen täydennys

Vaatimukset

Innotek Oy on vaatinut, että markkinaoikeus ensisijaisesti kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaisen päätöksen ja toissijaisesti palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi. Lisäksi Innotek Oy on vaatinut, että asiassa järjestetään suullinen käsittely markkinaoikeudessa.

Perusteet

Patentti- ja rekisterihallitus on arvioinut sille toimitetun käyttönäytön liian rajoittavasti vastoin vallitsevaa lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä sekä vaatinut näytöltä liiallista konkreettisuutta ottaen erityisesti huomioon luokkien 37 ja 42 kattamien palvelujen olosuhteet, ominaispiirteet ja kaupalliset realiteetit.

Valittaja on esittänyt Patentti- ja rekisterihallitukselle asiassa laajalti näyttöä tavaramerkin käytöstä sen suojan kohteena oleville tavaroille luokassa 11 ja palveluille luokissa 37 ja 42. Sovellettavan lainsäädännön ja oikeuskäytännön mukaisesti huolellisessa kokonaisarvioinnissa arvioitu näyttö olisi tullut katsoa riittäväksi osoittamaan tosiasiallisen käytön ainakin seuraaville tavaramerkkirekisteröinnin käsittämille

tavaroille luokassa 11: ”Vesihuolto- ja saniteettilaitteet”,

palveluille luokassa 37: ”Rakentamispalvelut ja rakentaminen; Taloteknisten järjestelmien ja laitteiden asennus, huolto, korjaus ja kunnossapito; Lämmitys-, vesi- ja ilmanvaihto-, sähkötekniikka, jäähdytys-, kulunvalvonta-, televiestintä- ja dataviestintä ja palontorjunta sekä rakennusautomaatio järjestelmien ja laitteiden asennus, huolto, korjaus ja kunnossapito; Saniteettilaitteiden asennus, huolto, korjaus ja kunnossapito; Energiansäästölaitteiden asennus, huolto, korjaus ja kunnossapito” sekä

luokassa 42: ”Tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut; tietokonelaitteistojen ja -ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen”.

Tavaramerkin tosiasiallista käyttöä relevanttina ajanjaksona osoittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle jo toimitetun näytön lisäksi markkinaoikeuteen toimitetut asiakirjat RALA-pätevyys LVI-asennuksille, SMART WATER tietokoneohjelmistojen suunnittelu ja kehitys, kuvakaappaukset energo.fi-verkkosivuilta vuosilta 2020 — 2022, valittajan eräälle yhtiölle osoitettu 25.9.2018 päivätty tarjous, NatureBeST-matkailuhanke, johon valittaja on osallistunut, tavaramerkillä varustettujen tavaroiden ja palvelujen markkinointi laaja-alaisesti huoneistoissa, valittajan kehittämä SMART WATER raportointijärjestelmä ja tietojen analysointiohjelmisto, Elävä Itämeri säätiön (BSAG) kanssa tehty yhteistyö, valittajan asiakasviestintä, valittajan entisen kehitysjohtajan lausunto sekä markkinaoikeudessa kuultaviksi nimetyt henkilötodistajat.

Valittaja on siltä varalta, että markkinaoikeus ei järjestä asiassa suullista käsittelyä, toimittanut valituksen täydennyksenä Innotek Oy:n toimitusjohtajan lausunnon sekä sähköposteja. Lisäksi valittaja on toimittanut ohjelmistokehittäjän lausunnon.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituskirjelmässä esitetyt lisäselvitykset ja toimitettu lisänäyttö eivät osoita, että tavaramerkkiä SMART WATER tai siihen rinnastettavissa olevaa tavaramerkkiä olisi käytetty laajemmin kuin mitä menettämispäätöksessä on todettu. Valituskirjelmässä ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Valittajan Patentti- ja rekisterihallitukselle ja markkinaoikeuteen toimittama näyttö osoittaa, että valittaja toimii LVI-alalla, mutta näytön perusteella näiden palvelujen yhteydessä on käytetty kaupallista alkuperää osoittavana tunnusmerkkinä energo SMART WATER -kuviomerkkiä, joka poikkeaa tavaramerkistä siinä määrin, ettei sen voida katsoa osoittavan tavaramerkin käyttöä. Valittajan verkkosivustolta otetuista otteista ei käy ilmi, mitä Smart Water -otsikoilla merkityt edut, ohjelma ja huolto ovat käsittäneet.

Kolmannen tahon toteuttama tietokone- ja mobiiliohjelmistojen suunnitteleminen valittajan toimintaa varten ei osoita, että tavaramerkkiä olisi käytetty luokan 42 palvelujen yhteydessä. Näytöstä ei käy ilmi, että valittaja itse olisi tarjonnut tavaramerkillä SMART WATER luokan 42 palveluja.

Toimitetut todistukset yksinään ilman niitä tukevaa kuva-aineistoa eivät osoita tavaramerkin käyttöä.

Tavaraluokan 11 nimike ”vesihuolto- ja saniteettikalusteet” on hyvin laaja, mutta tosiasiallista käyttöä osoittavaa näyttöä tavaramerkin käytöstä on toimitettu vain suihkuista ja suihkuletkuista, eikä pelkästään näiden tavaroiden käyttönäyttö osoita, että tavaramerkkiä tai siihen rinnastettavissa olevaa merkkiä olisi käytetty luokassa 11 tavaroille ”vesihuolto- ja saniteettilaitteet”.

Enregis GmbH:n vastaus

Valituskirjelmässä ei ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi aihetta muuttaa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä, joten markkinaoikeuden tulee hylätä valitus.

Patentti- ja rekisterihallitus on arvioinut valittajan toimittaman käyttönäytön merkittävyyden oikein. Valittaja ei kokonaisuutena arvioiden ole osoittanut tavaramerkin käytöstä sellaista näyttöä, jonka perusteella vallitsevan lainsäädännön mukaisesti ja vakiintuneessa oikeuskäytännössä vahvistetusti voitaisiin katsoa tavaramerkkiä tosiasiallisesti käytetyn menettämishakemusta edeltäneiden viiden vuoden aikana muille kuin tietyille luokan 11 tavaroille. Näyttö on koostunut suurimmalta osin epäsuorista todisteista, joiden lisäksi valittaja ei ole esittänyt juuri lainkaan objektiivista ja suoraa näyttöä tavaramerkin käytöstä. Toimitetussa näytössä tunnusta Smart Water on käytetty lisäksi huomattavasti sen rekisteröidystä muodosta poikkeavana. Lisäksi toimitettu näyttö osoittaa lähinnä tunnuksen käyttöä välillisesti valittajan organisaation sisäisen kehitystoiminnan yhteydessä.

Valittajan markkinaoikeuteen toimittama uusikaan käyttönäyttö ei osoita mitään sellaista, mikä antaisi aihetta valituksenalaisen päätöksen kumoamiseen tai muuttamiseen.

Valittajan lausuma

Valittaja on esittänyt muun ohella, että tavaramerkin tosiasiallisen käytön osoittamiseksi tarvittavalta näytöltä ei voida edellyttää sitä, että se koostuu pelkästään taloudellisista dokumenteista, markkinaosuuksista ja myyntiluvuista. Luonteeltaan muunkinlaista näyttöä merkin käytöstä, kuten mainosmateriaaleja, laskuja, otteita verkkosivuilta, liiketiloja, mainontaa sekä tuotteen tai palvelun lanseerauksen valmistelua on lähtökohtaisesti pidettävä pätevänä näyttönä tavaramerkin käytöstä. Koska valtaosa valittajan esittämästä näytöstä kohdistuu tavaramerkin käyttöön palvelujen yhteydessä, tällaiselle käytölle on tyypillistä, että merkki esiintyy liikeasiakirjoissa ja mainonnassa tai muutoin suorasti tai epäsuorasti kysymyksessä oleviin palveluihin liitännäisenä.

Valittajan markkinaoikeuteen toimittamat todistajanlausunnot ovat peräisin kolmansilta riippumattomilta osapuolilta. Niiden sisältö viittaa suoraan kyseessä olevaan tavaramerkkiin sekä niihin tavaroihin tai palveluihin, joiden yhteydessä merkkiä on käytetty.

Tavaramerkkiä SMART WATER on katsottava käytetyksi sen rekisteröidyssä muodossa tavaramerkkilain mukaisesti myös silloin, kun sitä on käytetty yhdessä sanan ”energo” kanssa kuviomerkissä tai kuviona sinisen vesipisaran yhteydessä, kuten myös Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto on katsonut valittajan EU-tavaramerkin numero 12932621 SMART WATER menettämishakemuksen ratkaisussa.

Muut lausumat

Patentti- ja rekisterihallitus

on antanut lisälausuman.

Enregis GmbH

on antanut lisälausuman.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Oikeusohjeet

Tavaramerkin menettämistä voidaan tavaramerkkilain 53 §:ssä säädetyn mukaisesti vaatia paitsi kanteella tuomioistuimessa myös hakemuksella hallinnollisessa menettelyssä Patentti- ja rekisterihallituksessa, mistä tässä asiassa on kysymys.

Tavaramerkkilain 57 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkin menettämistä koskeva asia ratkaistaan hallinnollisessa menettelyssä hakemuksen ja sen johdosta annettujen lausuntojen perusteella.

Tavaramerkkilain 46 §:ssä säädetään tavaramerkin rekisteröinnin menettämisestä tosiasiallisen käytön puuttumisen perusteella.

Oikeudenkäyntilakina asiassa sovellettavan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 57 §:n

1 momentin mukaan hallintotuomioistuimen on järjestettävä suullinen käsittely, jos tuomioistuin pitää sitä tarpeellisena tai yksityinen asianosainen sitä vaatii. Pykälän 2 momentin 5 kohdan mukaan tuomioistuin voi asianosaisen vaatimuksesta huolimatta jättää suullisen käsittelyn järjestämättä, jos suullisen käsittelyn järjestäminen on muuten ilmeisen tarpeetonta, kun otetaan huomioon asian laatu ja merkitys asianosaiselle sekä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 81 §:n 1 momentin mukaan hallintotuomioistuin voi hyväksyä tai hylätä valituksen tai jättää sen tutkimatta kokonaan tai osittain. Päätöksessään tuomioistuin voi muun ohella palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi (kohta 3).

Asian arviointi

Markkinaoikeus toteaa, että tavaramerkin haltijalla on tässä tavaramerkin menettämishakemusasiassa todistustaakka merkin tosiasiallisesta käytöstä.

Kysymyksessä on 31.8.2012 rekisteröity tavaramerkki SMART WATER.

Valittaja on esittänyt markkinaoikeudessa sellaista runsasta todistelua ja muuta selvitystä tavaramerkin käytöstä, joka ei ole ollut esillä asiaa Patentti- ja rekisterihallituksessa käsiteltäessä. Uusi näyttö koostuu muun ohella kirjallisista todistajanlausunnoista, kuvakaappauksista energo SMART WATER -esityksestä, Rakentamisen Laatu RALA ry:n todistuksesta liitteineen, palvelusopimuksesta, laskuista, sähköpostikirjeenvaihdosta, ohjelmiston suunnittelumateriaalista, kuvakaappauksista verkkosivuilta, asiakkaalle annetusta tarjouksesta sekä audit-raporteista. Todetun vuoksi Patentti- ja rekisterihallitus ei ole voinut ottaa päätösharkinnassaan huomioon muun ohella sitä valittajan esittämää seikkaa, että käyttönäyttö kattaisi ainakin osan valituksessa yksilöidyistä luokan 11 tavaroista ja luokkien 37 ja 42 palveluista, eikä sitä, mikä merkitys esitetyllä selvityksellä on arvioitaessa tavaramerkin tosiasiallista käyttöä.

Ottaen huomioon asiassa esitetyn uuden näytön, joka ei ole ollut Patentti- ja rekisterihallituksen käytettävissä valituksenalaista päätöstä tehtäessä, markkinaoikeus palauttaa asian sitä asiallisesti ratkaisematta Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Kun otetaan huomioon edellä todetut seikat ja erityisesti asian lopputulos, suullisen käsittelyn järjestäminen markkinaoikeudessa on oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 57 §:n

2 momentin 5 kohdan mukaisesti ilmeisen tarpeetonta.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää Innotek Oy:n vaatimuksen suullisen käsittelyn järjestämisestä markkinaoikeudessa.

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen 21.12.2023 tekemän päätöksen ja palauttaa tavaramerkin numero 256571 SMART WATER menettämistä koskevan asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 106 §:n mukaan tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne EkblomWörlund, Jari Tiainen ja Teemu Matikainen.