Trademark court dismisses appeal on good faith use and orders plaintiff to pay defendant's legal costs.

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 17.12.2020 (liitteenä)

Valitus

Vaatimukset

Misa Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin numero 276551 HPK rekisteröinnin kumoamista varten.

Lisäksi Misa Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Nostopörssi Oy:n ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhteisvastuullisesti korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 11.745 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään virheellisesti katsonut, että Misa Oy:n (jäljempänä myös Misa) tuotteiden yksinmyyjänä aiemmin toiminut Nostopörssi Oy (jäljempänä myös Nostopörssi) ei ole ollut vilpillisessä mielessä jättäessään tavaramerkin HPK rekisteröintihakemuksen.

Patentti- ja rekisterihallitus on virheellisesti edellyttänyt, että väitteentekijän eli Misan olisi itse tullut käyttää merkkiä HPK. Vilpillisen mielen toteaminen ei kuitenkaan oikeuskäytännön mukaan edellytä sitä, että Misa olisi käyttänyt merkkiä HPK tai että Misa saisi merkille yksinoikeussuojaa rekisteröinnin tai vakiinnuttamisen perusteella. Joka tapauksessa Nostopörssi on Misan tuotteiden yksinmyyjänä käyttänyt merkkiä HPK Misan suostumuksella. Jälleenmyyjän ja etenkin yksinmyyjän toimesta tapahtuva tavaramerkin käyttö, joka tapahtuu tavaramerkin haltijan suostumuksella, rinnastetaan tavaramerkin haltijan toimesta tapahtuvaan käyttöön.

Misa valmistaa muun ohella laitossähkökiukaita ja niiden ohjauskeskuksia. Nostopörssi on aputoiminimellä Saunapiste aiemmin toiminut Misan laitoskiukaiden ja ohjauskeskuksien jälleenmyyjänä Suomessa yksinmyyntioikeudella vuoden 2019 loppuun asti. Yksinmyyntisopimuksen johdosta Misalla ei ole ollut lainkaan tarvetta omaan markkinointiin, vaan Nostopörssi on huolehtinut kiukaiden markkinoinnista ja myynnistä Misan lukuun.

Misan valmistamat kiukaat ovat alun perin olleet Misa ERM -merkkisiä ja ohjauskeskukset Misa ERM Logi -merkkisiä. Misan laitossähkökiukaiden ja vastusten materiaali muutettiin myöhemmin AISI-304 ruostumattomasta teräksestä AISI-316 haponkestäväksi teräkseksi. Muutoksen yhteydessä Nostopörssi lisäsi Misan suostumuksella kiukaiden merkkiin jälkiliitteen /HPK kuvaamaan haponkestävyyttä. Muutos tuotiin esille myös Nostopörssin julkaisemissa esitteissä vuosina 2006 — 2009 merkinnällä ”HPK = AISI 316 haponkestävä pinta ks. kiukaassa”. Kohdeyleisö tuntee tavaramerkin Misa ERM/HPK ainakin vuodesta 2008 asti. Tavaramerkki on tullut yleisesti tunnetuksi kohdeyleisön keskuudessa Misan tavaramerkkinä, mikä ilmenee referenssikirjeistä.

Joulukuun 2019 alussa Nostopörssi julkaisi verkkosivuillaan saunapiste.fi uuden HPK-laitossähkökiuas- ja ohjauskeskusmalliston omina tuotteinaan, minkä johdosta Misa purki yksinmyyntisopimuksen. Joulukuussa 2019 Nostopörssi myös poisti verkkosivuiltaan Misa ERM/HPK -tunnukset ja korvasi ne HPK-tunnuksella. Nostopörssi on verkkosivuillaan ja esitteissään esittänyt, että Misa ERM/HPK -tuotteita koskevat referenssit olisivat HPKtuotteiden referenssejä. HPK-tuotteiden asiakkaille toimitetuissa käyttöohjeissa on ollut luvatta kuvia Misa ERM -tuotteista, joiden on väitetty olevan HPKtuotteita, ja niiden oikeaa valmistajaa eli kaupallista alkuperää ei ilmoitettu. Kopioidessaan Misan tuotteen Nostopörssi on välttynyt omaperäisen kiukaan tuotekehityksen vaatimalta merkittävältä työltä.

Nostopörssin vilpillistä mieltä arvioitaessa tulee ottaa huomioon kaikki merkitykselliset tekijät ja erityisesti seuraavat seikat. Nostopörssi on toiminut Misan tuotteiden yksinmyyjänä. Yksinmyyntisopimuksen aikana Nostopörssi on ilmoittanut Misalle ja asiakkailleen, että kysymyksessä oleva lyhenne HPK tarkoittaa haponkestävää. Misa on perustellusti voinut luottaa tähän. Kaikki tuotteet, joissa merkkiä HPK on käytetty ovat sellaisia, joissa voi olla haponkestäviä osia tai kiinnikkeitä. Nostopörssi ei ole milloinkaan kysynyt Misan suostumusta lyhenteen muuhun käyttöön, kuten esimerkiksi osoittamaan Nostopörssin osuutta kiukaiden kehitystyössä tai palvelukokonaisuuden tarjoamisessa.

Rekisteriviranomaisen esittämä väite, jonka mukaan Misan esittämää asiakirjaselvitystä ei voida ottaa huomioon siltä osin kuin esitteistä, ohjeista ja huoltokirjoista ei ilmene julkaisupaikka ja -aika tai referenssikirjeistä puuttuu allekirjoitus, on perusteeton. Nostopörssi ei ole kiistänyt kyseessä olevien asiakirjojen aitoutta tai sitä, mitä Misa on esittänyt asiakirjojen ajankohdista. Nostopörssi on itse julkaissut edellä mainitut esitteet, ohjeet ja huoltokirjat omilla verkkosivuillaan.

Asiassa on ilmennyt, että HPK-kiukaan vastukset on suunniteltu yhteensopiviksi Misan kiukaisiin. Nostopörssin vilpillistä mieltä osoittaa myös se, että se pyrkii valtaamaan HPK-merkillä myös Misan kiukaiden varaosamarkkinat.

Vilpillisen mielen lisäksi tavaramerkkilain mukainen mitätöintiperuste on se, että tavaramerkin haltijan asiamies hakee tavaramerkin rekisteröintiä omissa nimissään ilman haltijan lupaa, ellei rekisteröinnille ole pätevää syytä. Asiamiehen käsitettä on tulkittava laajasti.

Misa ja sen asiamies ovat kumpikin kiistäneet Nostopörssin oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset perusteeltaan.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Misan mukaan Patentti- ja rekisterihallitus olisi virheellisesti tulkinnut vilpillistä mieltä koskevan ehdottoman rekisteröintiesteen edellyttävän sitä, että Misa olisi itse käyttänyt merkkiä. Valituksenalainen päätös on kuitenkin tehty sillä perusteella, ettei Misa ole osoittanut sillä olevan sanamerkkiin HPK parempi oikeus kuin Nostopörssillä. Tästä syystä Nostopörssin ei ole katsottu voineen olla vilpillisessä mielessä rekisteröintihakemusta tehdessään. Nostopörssin muulla väitetysti vilpillisellä menettelyllä ei ole merkitystä tavaramerkin HPK kumoamisasiassa eikä sitä ole voitu ottaa huomioon valituksenalaisessa päätöksessä.

Väiteasiassa esitetty näyttö ei osoita, että merkki Misa ERM/HPK olisi tullut Suomessa yleisesti tunnetuksi Misan tavaroiden merkkinä tai että Nostopörssi olisi ottanut merkin HPK käyttöönsä Misan toimeksiannon perusteella. Misa on esittänyt näyttönä muun ohella esitteitä, asennusohjeita, huoltokirjan ja referenssejä. Koska esitteistä, ohjeista ja huoltokirjasta ei ole käynyt ilmi materiaalin julkaisupaikkaa ja -aikaa, ei niitä ole voitu ottaa vakiintumisnäyttönä huomioon. Referenssit yksinään eivät riitä osoittamaan, että merkki olisi vakiintunut tavaramerkiksi. Lisäksi vain yksi referenssi on allekirjoitettu, eikä allekirjoittamattomia referenssikirjeitä voida ottaa näyttönä huomioon. Referenssit ovat myös pääsääntöisesti osoitettu Nostopörssille ja myös esitteet ovat Nostopörssin, joten ne eivät osoita Misan käyttöä.

Asiamiessuhdetta osoittavina asiakirjoina Misa on toimittanut väiteasiassa sen ja Nostopörssin välisiä sopimuksia. Kyseiset sopimukset ovat yksinmyyntisopimuksia, jotka ovat luonteeltaan yhteistyösopimuksia, eikä valtakirjoja. Esitetyn selvityksen perusteella Nostopörssi ei ole ollut Misan asiamies, vaan yhteistyökumppani. Näin ollen asiassa ei tule sovellettavaksi tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin 8 kohta. Lisäksi yksinmyyntisopimuksissa ei ole mainittu tavaramerkkiä HPK.

Valituksenalainen päätös on tehty Patentti- ja rekisterihallitukselle toimitetun aineiston perusteella. Tämän aineiston perusteella päätös on ollut asianmukainen ja perusteltu. Näin ollen asiassa ei ole perusteita Misan oikeudenkäyntikulujen korvaamiselle.

Nostopörssi Oy:n vastaus

Vaatimukset

Nostopörssi Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Lisäksi Nostopörssi Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Misa Oy:n ja sen asiamiehen yhteisvastuullisesti korvaamaan Nostopörssi Oy:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 989,12 eurolla ja palkkion osalta 13.912,50 eli yhteensä 14.901,62 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Nostopörssi ei ole hakenut tavaramerkin HPK rekisteröintiä vilpillisessä mielessä. Valituksenalaisessa päätöksessä on voitu arvioida vain seikkoja, jotka liittyvät tavaramerkkilaissa tarkoitettuun vilpilliseen mieleen. Muita seikkoja, joiden Misa väittää osoittavan vilpillistä mieltä, ei voida ottaa asiassa huomioon.

Vilpillisen mielen keskeisenä arviointikriteerinä on tavaramerkin rekisteröinnin hakijan tietoisuus kolmannen käyttämästä merkistä. Nostopörssi ei ole tiennyt eikä ole edes voinut tietää, että merkkiä HPK olisi käyttänyt jokin muu taho kuin Nostopörssi itse. Tällaisesta väitetystä tietoisuudesta ei ole esitetty mitään selvitystä. Päinvastoin Misa on itse esittänyt, että se ei ole käyttänyt merkkiä HPK tai hakenut sen rekisteröintiä tavaramerkiksi.

Misan esittämä näyttö ei osoita, että merkki Misa ERM/HPK kuuluisi Misalle tai olisi muutoinkaan tullut Suomessa yleisesti tunnetuksi nimenomaan Misan tavaroiden merkkinä. Riidatonta on lisäksi, että Misa ei ole käyttänyt merkkiä HPK omissa tuote- tai myyntinumeroissaan tai Nostopörssille osoittamissaan laskuissa. Merkkiyhdistelmässä käytetty kauttaviiva on erottanut kaksi eri merkkiä toisistaan. Misa ERM -alkuliite on kuvannut tuotteen valmistajaa ja loppuliite HPK puolestaan tuotteen myyjää ja palvelukokonaisuuden tarjoajaa.

Nostopörssi on käyttänyt merkkiä HPK omassa liiketoiminnassaan yli 20 vuoden ajan. Merkin käyttö on alkanut jo ennen kuin Nostopörssin ja Misan välinen yhteistyö on alkanut. Kohdeyleisö yhdistää tavaramerkillä HPK varustetut tavarat ja palvelut nimenomaan Nostopörssiin ja sen aputoiminimeen Saunapiste. Misalla ei siten ole parempaa oikeutta merkkiin. Väitetty lojaliteettivelvollisuuden vastainen toiminta ei merkitse vilpillistä mieltä. Nostopörssin ei kuitenkaan ole näytetty toimineen lojaliteettivelvollisuuden vastaisesti tai muutoin epärehellisesti.

Asiassa ei ole kysymys tavaramerkkilain 13 pykälän 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetusta tilanteesta. Nostopörssi ei ole ollut Misan asiamies. Nostopörssillä ei ollut valtaa tehdä Misaa velvoittavia oikeustoimia. Tuotteiden myynti ja markkinointi on tapahtunut pelkästään Nostopörssin omaan lukuun ja kustannuksella.

Misan väitteet yksinmyyntisopimuksesta, kiukaiden väitetystä samanlaisuudesta, markkinoinnista ja referensseistä ovat paikkansapitämättömiä ja lisäksi merkityksettömiä kysymyksessä olevassa tavaramerkin rekisteröintiä koskevassa valitusasiassa.

Nostopörssi on myynyt HPK-merkillä kymmeniä erilaisia ja eri materiaaleista valmistettuja tuotteita. Kirjainlyhenne ei viittaa tuotteen materiaaliin tai raakaaineeseen. On yleisesti tiedossa, että haponkestävästä teräksestä käytetään metallialalla lyhennettä HST. Misa on itsekin käyttänyt lyhennettä HST tällä tavoin. Misan väite, jonka mukaan se olisi luottanut HPK-lyhenteen merkitsevän haponkestävää terästä, on perusteeton.

Misan esittämät valitusperusteet ovat ristiriidassa keskenään. Jos HPK viittaisi haponkestävään teräkseen, se kuvailisi tavaroiden ominaisuutta ja olisi tavaramerkkinä erottamiskyvytön. Tällöin merkkiin ei olisi mahdollista saada yksinoikeutta eikä myöskään vilpillinen mieli voisi tulla kysymykseen.

Misan vetoama merkki Misa ERM/HPK ei ole yksi merkki, vaan se koostuu kahdesta erillisestä merkistä: Misa ERM ja HPK. Jälkimmäinen merkki kuuluu Nostopörssille eikä sekaannusvaaraa ole.

Tavaramerkki HPK on joka tapauksessa erottamiskykyinen kohdeyleisön keskuudessa. Merkityksellinen kohdeyleisö koostuu laitossaunojen ammattimaisten asiakkaiden eli kylpylöiden, uimahallien, hotellien, liikuntakeskusten ja risteilyalusten edustajista. Kohdeyleisön tarkkaavaisuus- ja huolellisuusastetta on pidettävä tavanomaista korkeampana. Kohdeyleisö tunnistaa tavaramerkillä HPK varustetut tuotteet ja palvelut sekä yhdistää ne nimenomaan Nostopörssiin ja sen aputoiminimeen Saunapiste.

Misan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus on kiistetty perusteeltaan.

Suullinen käsittely

Asiassa on markkinaoikeudessa järjestetty 11. — 13.10.2023 suullinen käsittely, josta on laadittu erillinen pöytäkirja. Suullinen käsittely on ollut rajattu henkilötodistelun vastaanottamiseen.

Todistelu

Asiakirjatodistelu

Misa Oy

Misan ja Nostopörssin välinen yksinmyyntisopimus 16.5.2018

Yksinmyyntisopimusta koskeva sähköpostiviesti 10.11.2011

Nostopörssin joulukuussa 2019 julkaisema esite HPK-kiukaista ja ohjauskeskuksista

Nostopörssin Saunapiste.fi-verkkosivulla joulukuussa 2019 julkaistut vaihtuvat referenssitekstit

Referenssikirjeitä

Sähköposti Harjavallan referenssistä 15.11.2018

Harjavallan referenssi 15.11.2018

Nostopörssin julkaisema Misa ERM/HPK -huoltokirja vuodelta 2009

Nostopörssin julkaisema Misa ERM -ohjauskeskusten esite

Nostopörssin Helsingin kaupungille toimittama HPK-kiukaan käyttöohje

Logiikkakeskuksen etäohjausta koskeva sähköpostiviesti 24.5.2012

Tuotekehitystä logiikkakeskuksiin koskeva sähköpostiviesti 18.11.2016

Tuotekehitystä logiikkakeskuksiin koskeva sähköpostiviesti 24.1.2017

Kytkentöjä koskeva sähköpostiviesti 22.5.2019

Kuulustelukertomusta koskeva ote esitutkintapöytäkirjasta

Laitossähkökiukaita koskeva tavarantarkastuskertomus 16.5.2021

Referenssejä Nostopörssin verkkosivuilla 12.12.2019

Referenssikirjeitä 20 kpl

Referenssikirje Porvoosta ja sitä koskeva sähköpostiviesti 2.2.2012

Liikuntakeskus Hukan referenssikirje ja sitä koskeva JH:n sähköpostiviesti 13.4.2012

Referenssikirje Kangasalta ja sitä koskeva sähköpostiviesti 28.5.2014

Referenssikirjettä Tervakoskelta koskeva sähköpostiviesti 20.4.2015

Referenssikirje Kemistä ja sitä koskeva sähköpostiviesti 10.6.2015

Referenssikirje Lieksasta ja sitä koskeva sähköpostiviesti 12.6.2015

Päivitettyä referenssilistaa koskeva sähköpostiviesti 12.1.2016

Referenssikirje Porista ja sitä koskeva sähköpostiviesti 13.10.2015

Referenssikirje Vuosaaresta ja sitä koskeva sähköpostiviesti 20.1.2016

Referenssikirje Tanhuvaaran Urheiluopistolta ja sitä koskeva sähköpostiviesti 30.1.2016

Päivitettyjä toimitus- ja referenssiluetteloita koskeva sähköpostiviesti 12.2.2016

Referenssikirje Mikkelistä ja sitä koskeva sähköpostiviesti 1.3.2016

Referenssikirje Salosta ja sitä koskeva sähköpostiviesti 16.3.2016

Referenssikirje Juvalta ja sitä koskeva sähköpostiviesti 2.4.2016

Referenssikirje Tampereelta ja sitä koskeva sähköpostiviesti 26.4.2018

Referenssikirje Kauhajoelta ja sitä koskeva sähköpostiviesti 25.9.2018

Referenssikirje Harjavallasta ja sitä koskeva sähköpostiviesti 15.11.2018 (sama kuin todiste 6 ja 7)

Referenssikirje Pudasjärveltä ja sitä koskeva sähköpostiviesti 29.1.2019

Huoltokirjaa koskeva Nostopörssin sähköpostiviesti Misalle 25.8.2009

Ohjauskeskuksen esitettä koskeva Nostopörssin sähköpostiviesti Misalle 25.1.2010

Haklift Oy:n tuoteluettelo 2015

Haklift Oy:n tuoteluettelo 2023

Nostopörssi Oy

Nostopörssin ja Misan välisiä yksinmyyntisopimuksia

Nostopörssin sähköpostiviesti Misalle 27.2.2019

Saunapisteen liiketoimintaa koskeva ostotarjous 12.2.2019 ja siihen annettu vastaus

Misan sähköpostiviesti Nostopörssin toimitusjohtajalle

Yksinmyyntisopimuksen purkuilmoitus 16.12.2019

HPK-pyörätuolikiinnitysvöiden valmistusta koskeva lausunto

HPK-tuote- ja -palveluesitteet

Nostopörssin asiakkaiden lähettämiä sähköpostiviestejä

Nostopörssin/Saunapisteen verkkosivujen referenssiluettelo

Nostopörssin/Saunapisteen referenssikirjeitä

Misan Nostopörssille osoittamia laskuja

Toimittajasopimusta koskeva sähköpostiviesti 23.4.2018

HPK-tuotteita koskevia Nostopörssin laskuja

Henkilötodistelu

Misa Oy

JM, Misa Oy:n hallituksen puheenjohtaja

MM, Misa Oy:n toimitusjohtaja

LP

SS

Nostopörssi Oy

JH, Nostopörssi Oy:n toimitusjohtaja

TS

RA

X

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1 Asian tarkastelun lähtökohdat

Misa valmistaa muun ohella laitossähkökiukaita ja niiden ohjauskeskuksia. Nostopörssi on aputoiminimellä Saunapiste toiminut Misan laitossähkökiukaiden ja ohjauskeskuksien yksinmyyjänä asianosaisten välisen yksinmyyntisopimuksen purkamiseen 16.12.2019 asti. Misan laitossähkökiukaita ja ohjauskeskuksia on tämän yhteistyön kuluessa markkinoitu tunnusmerkillä Misa ERM/HPK.

Nostopörssille on 9.1.2020 rekisteröity tavaramerkki numero 276551 HPK 16.12.2019 tehdyn hakemuksen perusteella. Tavaramerkki koskee tavaroita ”Saunan kiukaat” luokassa 11. Nostopörssi myy ja markkinoi omia laitossähkökiukaitaan ja niiden ohjauskeskuksia HPK-tavaramerkillä.

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt edellä mainittua Nostopörssin tavaramerkkiä koskevan Misan väitteen.

Misa on Patentti- ja rekisterihallituksessa perustanut vaatimuksensa tavaramerkkirekisteröinnin kumoamisesta ensinnäkin siihen, että Nostopörssi on hakenut tavaramerkin rekisteröintiä vilpillisessä mielessä. Vaatimus on toiseksi perustunut myös siihen, että Nostopörssin tavaramerkki aiheuttaa sekaannusvaaran Misan aikaisempaan laitossähkökiukaille vakiintuneeksi väitettyyn tavaramerkkiin Misa ERM/HPK. Vaatimus on vielä kolmanneksi perustettu siihen, että Nostopörssi on toiminut Misan asiamiehenä ja hakenut Misan tavaramerkin rekisteröintiä ilman tämän lupaa.

Markkinaoikeudelle tekemässään valituksessa Misa on vaatinut tavaramerkin HPK kumoamista vilpillisen mielen perusteella ja lisäksi sillä perusteella, että Nostopörssi on asiamiehenä hakenut rekisteröintiä ilman Misan lupaa. Sen sijaan valitusta ei ole enää perustettu väitettyyn sekaannusvaaraan.

Misa on lisäksi esittänyt markkinaoikeudessa uutena valitusperusteena sen, että tavaramerkki HPK on Misan mukaan erottamiskyvytön. Myöhemmin asian valmistelun kuluessa Misa on kuitenkin ilmoittanut, että se ei enää vaadi rekisteröinnin kumoamista erottamiskyvyttömyyden perusteella.

Edellä todetun perusteella markkinaoikeudessa on valituksen johdosta enää arvioitavana, onko Nostopörssi hakenut tavaramerkin rekisteröintiä vilpillisessä mielessä tai Misan asiamiehenä ilman Misan lupaa.

2 Asiamiehen luvatta hakemaa rekisteröintiä koskeva valitusperuste

Tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, tai jos se on rekisteröity, se on mitätöitävä, jos tavaramerkin haltijan asiamies hakee tavaramerkin rekisteröintiä omissa nimissään ilman haltijan lupaa, ellei rekisteröinnille ole pätevää syytä.

Tavaramerkkilain esitöissä (HE 201/2018 vp s. 106 — 107) on todettu edellä mainitun säännöksen soveltamisen edellyttävän, että tavaramerkin haltijalla on aiempi tavaramerkkihakemus tai -rekisteröinti tai vakiintunut tavaramerkki kotimaassa tai muualla, ja että haltijan asiamies hakee tämän jälkeen vastaavan merkin rekisteröintiä samoille tai samankaltaisille tavaroille tai palveluille itselleen. Esitöissä on lisäksi todettu, että asiamiehellä tarkoitetaan kaikenlaisissa sopimussuhteissa tavaramerkin haltijaan olevia, tämän puolesta edustussuhteessa toimivia henkilöitä. Jos henkilö toimii ilman minkäänlaista, suullista tai hiljaistakaan sopimussuhdetta tavaramerkin haltijaan, kyse ei ole asiamiehestä.

Kun otetaan huomioon oikeuskäytännössä edellä todetusti käsitteelle asiamies annettu laaja merkitys, markkinaoikeus katsoo, toisin kuin Patentti- ja rekisterihallitus, että Nostopörssiä Misan tuotteiden yksinmyyjänä on sinänsä pidettävä tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitettuna asiamiehenä.

Säännöksen soveltamisen edellytyksenä on lisäksi ensinnäkin se, että Misalla on väittämänsä oikeus tavaramerkkiin Misa ERM/HPK, johon se on vedonnut vaatimuksensa perusteena. Siinä tapauksessa, että Misalla katsottaisiin olevan tällainen tavaramerkkioikeus, arvioitavaksi tulisi lisäksi kysymys tavaramerkkien Misa ERM/HPK ja HPK samankaltaisuudesta.

Misan mukaan Misa ERM/HPK on tullut käytön johdosta yleisesti tunnetuksi kohderyhmän keskuudessa Misan tavaramerkkinä ainakin vuodesta 2008 lukien.

Tavaramerkkilain 4 §:n mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada ilman rekisteröintiä, kun tavaramerkki on vakiintunut. Tavaramerkki katsotaan vakiintuneeksi, kun se on Suomessa kohderyhmässään yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden tai palvelujen merkkinä.

Pykälää koskevissa esitöissä (HE 201/2018 vp s. 82) on todettu, että vakiintumista koskevassa arvioinnissa tulee ottaa huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat, kuten esimerkiksi merkin markkinaosuus, sen markkinointikustannukset, käytön intensiivisyys, kesto ja maantieteellinen laajuus. Vastaavasti myös merkin ominaisuudet, kuten esimerkiksi sen erottamiskyvyn aste, voivat vaikuttaa vakiintumisen arviointiin. Yleensä tunnettuutta pyritään osoittamaan erityisin markkinatutkimuksin sekä alan järjestöjen, mainostoimistojen, kohdepiirin jäsenten ja muiden vastaavien todistuksin. On kuitenkin vaikeaa osoittaa mitään tarkkoja prosenttilukuja vähimmäisedellytykseksi sille, kuinka suuren osan kohderyhmästä tulee tuntea merkki, jotta sitä voidaan pitää vakiintuneena. Käytännössä vakiintumisen toteaminen on aina kokonaisharkintaa, jossa otetaan huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat.

Koska Nostopörssi on hakenut tavaramerkin HPK rekisteröintiä 16.12.2019, Misan tavaramerkin olisi tullut vakiintua tätä aikaisemmin, jotta tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin 8 kohta voisi soveltua asiassa.

Edellä todetuin tavoin Nostopörssi on toiminut Misan tuotteiden yksinmyyjänä vuonna 2007 tapahtuneesta yhtiön perustamisesta lähtien aina 16.12.2019 saakka. Markkinaoikeus toteaa, että ainoa suora näyttö merkin Misa ERM/HPK käytöstä tänä ajanjaksona ovat Misan laitossähkökiukaita koskeva huoltokirja ja Misan ohjauskeskuksia koskeva esite, jotka on laadittu vuosina 2009 ja 2010. Kyseiset asiakirjat ovat olleet Nostopörssin yksinmyyjänä laatimia ja julkaisemia. Misa ei ole esittänyt näyttöä siitä eikä edes väittänyt, että se olisi tänä aikana itse käyttänyt HPK-merkkiä Misa ERM -tuotteidensa yhteydessä. Misan mukaan Nostopörssi on kuitenkin yksinmyyjänä käyttänyt Misa ERM/HPK -merkkiä Misan suostumuksella ja että tämä käyttö vastaa Misan omaa käyttöä. Lisäksi merkin tunnettuutta koskevana näyttönä on esitetty asiakkailta saatuja referenssikirjeitä, joista osassa merkki on mainittu kyseisessä muodossaan.

Edellä mainitussa huoltokirjan (Misan asiakirjatodiste 8) kannessa on ollut muun ohella otsikko ”HUOLTOKIRJA MISA ERM / HPK LAITOSSÄHKÖKIUKAILLE”. Huolto-ohjeessa on ollut taulukko eri kiuasmallien mitoista ja painoista. Kiuasmallit on taulukossa yksilöity otsikon ”MISA — ERM laitossähkökiukaat” alla sarakkeittain tuotenumeroilla ja lisäksi nimikkeellä sekä teholla. Tuotenumerot ovat niitä koskevassa sarakkeessa olleet muodossa ”20001HPK” alkaen numerosta 20001HPK päättyen numeroon 20006HPK. Sarakkeessa ”Nimike ja teho” kaikki kiukaat on ilmoitettu nimikkeellä ”ERM.”. Taulukon alla on ollut teksti ”HPK = AISI 316 haponkestävä pinta ks. kiukaassa”. Kiukaiden vuosihuolto-ohjeet on huoltokirjassa esitetty erikseen MISA ERM -laitossähkökiukaille ja MISA ERM HPK -laitossähkökiukaille. Myös laitossähkökiukaiden ohjauskeskuksia koskevassa esitteessä (Misan asiakirjatodiste 9) on ollut otsikon ”MISA — ERM laitossähkökiukaat” alla kiuasmalleja koskeva samansisältöinen taulukko kuin huoltokirjassa.

Markkinaoikeus toteaa lisäksi, että asiassa ei ole esitetty minkäänlaista selvitystä siitä, kuinka kauan ja missä laajuudessa edellä mainittuja huoltoohjetta ja esitettä on käytetty. Vaikka laitossähkökiukaiden kohderyhmä on sinänsä suhteellisen rajallinen, merkin käytöstä edellä todettu huomioon ottaen yksittäisten asiakkaiden Nostopörssille toimittamia referenssikirjeitä ei ole pidettävä riittävänä selvityksenä vakiintumisen edellytyksenä olevasta tunnettuudesta. Näin ollen asiassa ei ole näytetty, että Misa ERM/HPK olisi käytön perusteella vakiintunut Misan laitossähkökiukaiden ja ohjauskeskusten tavaramerkiksi.

Kun Misa ei ole näyttänyt sillä olevan vakiintumiseen perustuvaa yksinoikeutta merkkiin Misa ERM/HPK eikä ole edes väittänyt hakeneensa merkin rekisteröintiä tavaramerkiksi, Misalla ei ole merkkiin sellaista oikeutta, joka olisi edellytyksenä tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin 8 kohdan soveltamiselle. Asiassa ei siten ole tarvetta tässä yhteydessä lausua enemmälti siitä, onko merkki HPK samankaltainen kuin merkki Misa ERM/HPK.

Asiassa on tämän jälkeen vielä arvioitava, onko Nostopörssi hakenut tavaramerkin rekisteröintiä Misan esittämin perustein vilpillisessä mielessä.

3 Vilpillistä mieltä koskeva valitusperuste

Tavaramerkkilain 12 §:n 2 momentin mukaan tavaramerkki on mitätöitävä muun ohella, jos tavaramerkin hakija on tehnyt rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä.

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan arvioitaessa sitä, onko tavaramerkin hakija ollut vilpillisessä mielessä, kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset tekijät, jotka olivat olemassa jätettäessä hakemusta merkin rekisteröimiseksi. Arvioinnissa on otettava huomioon etenkin se, että hakija tietää tai hänen pitäisi tietää, että kolmas käyttää vähintään yhdessä jäsenvaltiossa samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan. Lisäksi arvioinnissa on otettava huomioon hakijan aikomus estää tätä kolmatta jatkamasta tällaisen merkin käyttöä ja sen oikeudellisen suojan aste, joka kolmannen merkillä ja rekisteröitäväksi haetulla merkillä on (ks. tuomio 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, 53 kohta).

Vilpillisen mielen määräävä ajankohta on tavaramerkin hakemishetki (ks. esim. HE 201/2018 vp s. 100) eli tässä tapauksessa 16.12.2019. Toisaalta myös tavaramerkkihakemuksen jättämistä edeltävät ja sen jälkeiset tosiseikat ja niitä koskeva näyttö voidaan ottaa huomioon arvioitaessa tavaramerkin hakijan tarkoitusta.

Markkinaoikeus on edellä katsonut, että merkin Misa ERM/HPK ei ole näytetty vakiintuneen Misan tavaramerkiksi. Tavaramerkkilain 12 §:n 2 momentin tarkoituksena on kuitenkin muun ohella estää toisen tavaramerkin tai muun tunnuksen käyttö vilpillisessä mielessä, vaikka toinen merkki ei saisikaan yksinoikeussuojaa rekisteröinnin tai vakiinnuttamisen perusteella (HE 201/2018 vp s. 99). Vilpillisen mielen edellytyksenä ei näin ollen ole, että Misalla olisi väittämänsä yksinoikeus tavaramerkkiin Misa ERM/HPK. Edellä todetuin tavoin vilpillisen mielen toteamisen edellytyksenä ei ole myöskään se, että tavaramerkin HPK ja Misan vetoaman merkin Misa ERM/HPK välillä olisi sekaannusvaara, vaan sekaannusvaara ja tietoisuus aikaisemman merkin käytöstä ovat ainoastaan eräitä seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon vilpillistä mieltä koskevassa kokonaisarvioinnissa.

Edellä todetuin tavoin Nostopörssi on yksinmyyjänä käyttänyt Misa ERM/HPK merkkiä Misan laitossähkökiukaiden ohjauskeskuksia koskevassa esitteessä ja myös kiukaiden huoltokirjassa, joten Nostopörssin tietoisuus merkistä on selvää. Toisaalta Misa ei ole itse käyttänyt kyseistä merkkiä nimenomaan HPK-loppuosalla kiukaissa tai muutoin. Koska Misa ERM/HPK merkkiä on kuitenkin käytetty Misan tuotteiden yhteydessä ja Misa on lisäksi esittänyt merkin käytön tapahtuneen sen suostumuksella ja lukuun, kyseinen merkki ja sen käyttö on otettava huomioon osana vilpillistä mieltä koskevaa kokonaisarviointia.

Osana vilpillistä mieltä koskevaa kokonaisarviointia on otettava huomioon myös se, mitä Nostopörssi on esittänyt HPK-merkin käytöstä. Asiassa kuultu Nostopörssin toimitusjohtaja on kertonut, että HPK-merkki oli jo aikaisemmin ollut Nostopörssin ja sen edeltäjän Raision MJ Remmi avoimen yhtiön käytössä 1990-luvun lopulta lähtien ja sitä oli käytetty myös muille tuotteille kuin Misan kiukaille. Nostopörssin toimitusjohtajan ja myös todistajana kuullun RA:n kertoman mukaan HPK-merkki on alun perin otettu käyttöön Raision MJ Remmi avoimen yhtiön aikana ja se on viitannut helppokäyttöiseen pyörätuolin kiinnitysremmiin. Nostopörssin toimitusjohtajan mukaan HPKmerkkiä ryhdyttiin käyttämään Misan ERM -kiukaille sen jälkeen, kun haponkestävää valmistusmateriaalia koskeva parannus oli tehty ja tarkoituksena oli, että asiakaskunta tietää Nostopörssin toimittavan tuotteen. Kysymys oli kahden eri brändin välisestä yhteistyöstä.

HPK-tavaramerkin käyttö sellaisenaan on edellä todetun perusteella yhdistynyt pikemminkin Nostopörssiin kuin Misaan. Nostopörssillä on siten ollut perusteltu syy hakea tavaramerkin rekisteröintiä tilanteessa, jossa sen ja Misan välinen sopimus on ollut päättymässä Misan ensin irtisanottua ja sittemmin purettua sopimuksen. Kun vielä otetaan huomioon HPK-tavaramerkin ja Misa ERM/HPK -merkin vain vähäinen samankaltaisuus ja sekaannusvaaran puuttuminen sekä se, ettei Misalla ole vakiintumisen saati rekisteröinnin perusteella yksinoikeutta viimeksi mainittuun merkkiin, Nostopörssin ei voi Misan esittämillä perusteilla katsoa hakeneen tavaramerkin rekisteröintiä vilpillisessä mielessä.

Sillä, mitä Misa on esittänyt sen ja Nostopörssin kiukaiden tosiasiallisesta samanlaisuudesta ja asianosaisten välisen yhteistyön päättymiseen liittyneistä olosuhteista, ei ole merkitystä asiassa, kun otetaan huomioon edellä todettu.

4 Johtopäätös

Tavaramerkin HPK rekisteröinnille ei ole ollut tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin 8 kohdan tai 12 §:n 2 momentin mukaista estettä, eikä rekisteröintiä tule mitätöidä. Valitus on näin ollen hylättävä.

5 Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan korvausvelvollisuuden kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa huomioon asian oikeudellinen epäselvyys, osapuolten toiminta ja asian merkitys asianosaiselle.

Misan valituksen tullessa hylätyksi se on hävinnyt asian. Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on pidettävä kohtuuttomana, että Nostopörssi joutuisi itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Misa on näin ollen velvoitettava korvaamaan Nostopörssin määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 96 §:n 1 momentin mukaan riippumatta siitä, kuinka oikeudenkäyntikulut muutoin on korvattava, oikeudenkäynnin osapuoli voidaan velvoittaa korvaamaan toiselle osapuolelle ne kulut, jotka ovat aiheutuneet siitä, että osapuoli on tahallisesti tai huolimattomuudesta ilmeisen tarpeettomasti pitkittänyt oikeudenkäyntiä. Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan tarpeettomana pitkittämisenä voidaan pitää uuden selvityksen tai vaatimuksen esittämistä myöhemmin kuin se olisi ollut esitettävissä, jollei tähän ole painavaa syytä. Pykälän 3 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuolen edustaja, asiamies tai avustaja voidaan velvoittaa yhteisvastuullisesti osapuolen kanssa korvaamaan 1 momentissa säädetyt kulut, jos pitkittyminen on aiheutunut hänen tahallisuudestaan tai huolimattomuudestaan.

Markkinaoikeus toteaa, että ratkaisu nyt kysymyksessä olevassa valitusasiassa on päätetty antaa samanaikaisesti asianosaisten välisen samaan tapahtumainkulkuun liittyvän riita-asian kanssa. Valitusasian käsittely on viipynyt erityisesti riita-asiaan liittyvistä syistä. Lisäksi Misan 5.10.2023 ja 12.10.2023 esittämästä lisätodistelusta ei ole aiheutunut uutta kuulemistarvetta ottaen huomioon, että lisätodistelu on esitetty ennen asiassa pidettyä suullista käsittelyä, jossa lisätodistelu on voitu ottaa huomioon ja jonka jälkeen molemmille asianosaisille on vielä joka tapauksessa varattu tilaisuus kirjallisen loppulausuman antamiseen. Näistä syistä ja lisäksi kun Nostopörssi ei ole eritellyt, mitä todellisia lisäkuluja sille olisi aiheutunut nimenomaan väitetystä oikeudenkäynnin pitkittämisestä, Misan asiamieheen kohdistuva vaatimus on hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää Misa Oy:n valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Misa Oy:n korvaamaan Nostopörssi Oy:n oikeudenkäyntikulut 14.901,62 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Nostopörssi Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen siltä osin kuin vaatimus on kohdistettu Misa Oy:n asiamieheen.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit

Anne Ekblom-Wörlund, Pertti Virtanen ja Markus Mattila.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Liitteet

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 17.12.2020