Market Court revokes Patent Office decision finding patent invalid due to lack of inventive step over reference document P05.

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 17.7.2020 (liitteenä 1)

Asian tausta

Metsäliitto Osuuskunta ja Dynea Oy ovat 27.6.2008 hakeneet patenttia keksinnölle nimeltä ”Menetelmä puulevyn käsittelemiseksi”. Patentinhakijaksi Dynea Oy:n sijaan on 1.3.2013 rekisteröity Surfactor Germany GmbH.

Patentti- ja rekisterihallitus on 15.2.2016 myöntänyt keksinnölle patentin numero FI 125776.

Eräs yhtiö on 14.10.2016 tehnyt Patentti- ja rekisterihallitukselle väitteen patenttia vastaan ja vaatinut, että patentti kumotaan kokonaisuudessaan. Kyseinen yhtiö on peruuttanut tekemänsä väitteen 2.1.2018.

Patentti- ja rekisterihallitus on 17.7.2020 antamallaan päätöksellä kumonnut patentin.

Metsäliitto Osuuskunta ja Surfactor Germany GmbH ovat valittaneet päätöksestä markkinaoikeuteen ja esittäneet seitsemän vaihtoehtoista patenttivaatimusasetelmaa.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Metsäliitto Osuuskunta ja Surfactor Germany GmbH ovat vaatineet, että markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen ja pysyttää patentin voimassa markkinaoikeudessa esitetyn ensisijaisen patenttivaatimusasetelman (liitteenä 2) tai vaihtoehtoisesti tois-, kolmas-, neljäs-, viides-, kuudes- tai seitsemässijaisen patenttivaatimusasetelman mukaisessa muodossa.

Perusteet

Patenttivaatimuksessa 1 esitetty menetelmä myös eroaa olennaisesti valituksenalaisessa päätöksessä tarkastelluista viitejulkaisuista tunnetusta tekniikasta. Vastaavilla perusteilla myös muissa patenttivaatimusasetelmissa esitetty keksintö eroaa olennaisesti mainitusta tunnetusta tekniikasta.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Patentti- ja rekisterihallitus on esittänyt lausunnossaan, että valituksenalaisen päätöksen uutuusarvioinnissa on otettu huomioon ensisijaisen patenttivaatimusasetelman patenttivaatimuksessa 1 ilmaistu menetelmän käyttötarkoitus, eli puulevyn käsitteleminen. Viitejulkaisun P05 eri osien yhdistäminen valituksenalaisessa päätöksessä esitetyllä tavalla uutuutta arvioitaessa on ollut perusteltua. Ensisijaisen patenttivaatimusasetelman patenttivaatimus 1 ei ole uusi suhteessa viitejulkaisuun P05.

Patentti- ja rekisterihallitus on lisäksi esittänyt, että toissijaisen patenttivaatimusasetelman patenttivaatimus 1 ei ole uusi suhteessa viitejulkaisuun P05. Vielä Patentti- ja rekisterihallitus on esittänyt, että kolmas-, neljäs-, viides-, kuudes- ja seitsemässijaisen patenttivaatimusasetelman patenttivaatimus 1 ei eroa olennaisesti viitejulkaisusta P05 tunnetusta tekniikasta yhdistettynä alan ammattimiehen yleistietämykseen. Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan valituksessa ei ole esitetty sellaista, mikä antaisi aihetta valituksenalaisen päätöksen muuttamiseen.

Muut kirjelmät

Metsäliitto Osuuskunta ja Surfactor Germany GmbH ovat antaneet lausuman ja toimittaneet sen yhteydessä apulaisprofessori Lauri Rautkarin asiantuntijalausunnon.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1. Kysymyksenasettelu

Asiassa on Metsäliitto Osuuskunnan ja Surfactor Germany GmbH:n valituksen johdosta ensimmäisenä käsiteltävänä kysymys siitä, onko ensisijaisen patenttivaatimusasetelman patenttivaatimuksessa 1 esitetty menetelmä uusi viitejulkaisusta P05 tunnettuun tekniikkaan nähden. Lisäksi asiassa on tarvittaessa arvioitava, onko mainittu menetelmä katsottava keksinnölliseksi viitejulkaisusta P05 tunnettuun tekniikkaan nähden. Tarvittaessa asiassa on arvioitava muiden esitettyjen patenttivaatimusasetelmien osalta patenttivaatimusten uutuutta ja keksinnöllisyyttä.

2. Sovellettavat oikeusohjeet

Patenttilain 2 §:n 1 momentin mukaan patentti myönnetään ainoastaan keksintöön, joka on uusi verrattuna siihen, mikä on tullut tunnetuksi ennen patenttihakemuksen tekemispäivää, ja lisäksi olennaisesti eroaa siitä. Pykälän 2 momentin mukaan tunnetuksi katsotaan kaikki, mikä on tullut julkiseksi, joko kirjoituksen tai esitelmän välityksellä, hyväksikäyttämällä tai muulla tavalla.

3. Keksintö

Ensisijaisen patenttivaatimusasetelman itsenäinen patenttivaatimus 1 kohdistuu menetelmään puulevyn käsittelemiseksi. Ensisijaisessa patenttivaatimusasetelmassa on lisäksi epäitsenäiset menetelmävaatimukset 2 — 7.

Ensisijaisen patenttivaatimusasetelman itsenäinen patenttivaatimus 1 kuuluu seuraavasti (piirrejako vastaa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä käytettyä piirrejakoa):

(F0) Menetelmä puulevyn käsittelemiseksi,

tunnettu siitä, että

(F1) järjestetään puulevyn pintaan ainekoostumusta,

(F2) joka sisältää hydrofobista ainetta, joka on valittu joukosta parafiinivahat, öljyt, rasvat, alkaanit ja niiden seokset ja

(F3) joka hydrofobinen aine tunkeutuu puiden syihin, ja

(F4) hydrofobista ainetta sisältävän ainekoostumuksen päälle

(F5) järjestetään pinnoiteainetta pinnoitekerroksen muodostamiseksi,

(F6) jolloin hydrofobinen ainekoostumus järjestetään puulevyn yhteyteen lämmön ja puristuksen avulla kuumapuristamalla ja

(F7) pinnoiteaine järjestetään pinnoitteeksi puulevyn pintaan kuumapuristamalla.

4. Tunnettu tekniikka

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään arvioinut ensisijaisen patenttivaatimusasetelman patenttivaatimuksen 1 patentoitavuutta viitejulkaisuun P05 (US 20070181035) nähden.

Viitejulkaisun P05 kappaleissa [0052] — [0054] esitetystä menetelmästä käytetään jäljempänä nimitystä ”lignoselluloosakomposiitin valmistusmenetelmä” ja kappaleessa [0056] esitetystä menetelmästä nimitystä ”puumateriaalin kyllästysmenetelmä”.

5. Ensisijaisen patenttivaatimusasetelman itsenäinen patenttivaatimus 1

5.1 Piirteen F0 tulkinnasta

Metsäliitto Osuuskunta ja Surfactor Germany GmbH ovat esittäneet, että piirteessä F0 ilmaistu menetelmän käyttötarkoitus, eli puulevyn käsitteleminen, olisi katsottava itsenäisessä patenttivaatimuksessa 1 esitettyä menetelmää määritteleväksi toiminnalliseksi piirteeksi ja siten mainitun menetelmän viitejulkaisusta P05 tunnetusta menetelmästä erottavaksi piirteeksi.

Markkinaoikeus toteaa Euroopan patenttiviraston teknisten valituslautakuntien ratkaisukäytännön perusteella, että jos patenttivaatimuksessa esitetyssä menetelmässä on yksikin fyysinen menetelmäaskel, jonka suorittaminen saa aikaan jonkin tuotteen, patenttivaatimuksessa ilmaistua menetelmän käyttötarkoitusta ei katsota menetelmän toiminnalliseksi piirteeksi, joka voisi erottaa patenttivaatimuksessa esitetyn menetelmän tunnetusta tekniikasta. Tällaisessa tapauksessa patenttivaatimuksessa ilmaistu käyttötarkoitus määrittelee patenttivaatimuksessa esitettyä menetelmää enintään siten, että menetelmä soveltuu kyseiseen käyttötarkoitukseen (ks. esim. T 304/08).

Markkinaoikeus toteaa, että patenttivaatimuksen 1 piirteiden F1 — F7 mukaisten fyysisten menetelmäaskelten suorittamisen välittömänä seurauksena on tuotteen, eli hydrofobisella aineella kyllästetyn ja pinnoiteaineella pinnoitetun puulevyn, muodostuminen. Näin ollen piirteessä F0 ilmaistua menetelmän käyttötarkoitusta, eli puulevyn käsittelyä, ei ole katsottava menetelmän toiminnalliseksi piirteeksi, vaan piirrettä F0 on tulkittava lähinnä siten, että patenttivaatimuksessa 1 esitetty menetelmä soveltuu puulevyn käsittelyyn. Mikäli tunnetussa tekniikassa esitetty, piirteiden F1 — F7 mukaiset fyysiset menetelmäaskeleet sisältävä menetelmä soveltuisi puulevyn käsittelyyn, patenttivaatimuksessa 1 esitetty menetelmä ei olisi uusi riippumatta siitä, onko tämä käyttötarkoitus mainittu tunnetun tekniikan mukaisissa julkaisuissa.

5.2 Uutuus

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään esittänyt, että ensisijaisen patenttivaatimusasetelman itsenäisen patenttivaatimuksen 1 piirre F1 kävisi ilmi viitejulkaisun P05 selityksen kappaleesta [0003], piirre F2 kappaleista [0005] — [0007] ja [0022], piirre F3 kappaleesta [0010] ja piirteet F4 — F7 kappaleesta [0054]. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä ei siten olisi Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan uusi viitejulkaisuun P05 nähden. Metsäliitto Osuuskunta ja Surfactor Germany GmbH ovat muun ohella esittäneet, ettei patenttivaatimuksen 1 piirre F0 tai piirteiden F0 — F7 yhdistelmä käy ilmi viitejulkaisusta P05.

Markkinaoikeus toteaa, että Patentti- ja rekisterihallituksen uutuusarviointi perustuu pääosin viitejulkaisun P05 selityksen kappaleissa [0052] — [0054] esitettyyn lignoselluloosakomposiittien valmistusmenetelmään, eli tietynlaisten puulevyjen valmistusmenetelmään, johon on yhdistetty joitakin viitejulkaisun muissa osissa esitettyjä piirteitä. Mainitussa valmistusmenetelmässä liima-ainetta ja vahaa levitetään lignoselluloosamateriaalin, esimerkiksi puukuitujen, ‑lastujen, -palojen tai -hakkeen, päälle, minkä jälkeen vahalla ja liima-aineella käsitelty lignoselluloosamateriaali puristetaan lignoselluloosakomposiitiksi eli puulevyksi. Puristusvaiheen yhteydessä lignoselluloosakomposiitti voidaan pinnoittaa esimerkiksi paperi- tai tekstiilikerroksella. Kappaleista [0052] — [0054] ei siten käy ilmi valmiin puulevyn käsittelyä niissä selostetulla menetelmällä, vaan puulevyn valmistus esimerkiksi puukuidusta tai -hakkeesta edellä selostetulla tavalla.

Patentti- ja rekisterihallitus on esittänyt, että koska kappaleen [0054] mukaan yhtenä liima-aineen ja vahan levitystapana lignoselluloosamateriaalille on mainittu telapäällystin, alan ammattimies ymmärtäisi lignoselluloosamateriaalin tarkoittavan kyseisen levitystavan yhteydessä yksiselitteisesti valmista puulevyä, koska telapäällystintä ei voida käyttää liima-aineen ja vahan levittämiseen irtonaisille puulastuille tai ‑kuiduille.

Metsäliitto Osuuskunta ja Surfactor Germany GmbH ovat viitanneet lausumansa yhteydessä markkinaoikeuteen toimitettuun apulaisprofessori Rautkarin lausuntoon ja esittäneet, että viitejulkaisun P05 kappaleiden [0052] — [0054] selostus lignoselluloosakomposiitin valmistuksesta vastaa hyvin MDF-, OSB- tai lastulevyn valmistusta ja että telapäällystintä voidaan käyttää esimerkiksi OSB-levyn valmistuksessa puusuikaleiden käsittelyyn.

Edellä oleva huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että patenttivaatimuksessa 1 esitetty menetelmä on uusi viitejulkaisun P05 kappaleissa [0052] — [0054] esitettyyn lignoselluloosakomposiitin valmistusmenetelmään nähden.

5.3 Keksinnöllisyys

Patentti- ja rekisterihallituksessa käydyssä väitemenettelyssä väitteentekijä on tehnyt väitteensä Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymän patenttivaatimusasetelman perusteella. Se on esittänyt muun ohella viitejulkaisuun P05 yksin perustuvan väitteen kyseisen patenttivaatimusasetelman keksinnöllisyydestä. Sittemmin väitteentekijä on luopunut väitteestään. Väitteentekijän luovuttua väitteestään ja Patentti- ja rekisterihallituksen jatkettua väiteasian käsittelyä patentinhaltija on toimittanut Patentti- ja rekisterihallitukselle uusia patenttivaatimusasetelmia, joista Patentti- ja rekisterihallituksen kolmassijaisena käsittelemä patenttivaatimusasetelma on nyt markkinaoikeudessa ensimmäisenä käsiteltävänä oleva patenttivaatimusasetelma. Näin ollen väitteentekijä ei ole Patentti- ja rekisterihallituksessa käydyssä väitemenettelyssä esittänyt väitteitä nyt käsiteltävänä olevan patenttivaatimusasetelman keksinnöllisyydestä.

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään arvioinut sille väitemenettelyn aikana toimitettujen patenttivaatimusasetelmien uutuutta ja keksinnöllisyyttä. Lisäksi Patentti- ja rekisterihallitus on lausunnossaan 20.11.2020 arvioinut markkinaoikeudelle toimitettujen ensisijaisen ja toissijaisen patenttivaatimusasetelman uutuutta ja keksinnöllisyyttä ja esittänyt, että kumpikaan patenttivaatimusasetelma ei ole uusi viitejulkaisuun P05 nähden, jolloin ensisijaisissa ja toissijaisissa patenttivaatimusasetelmissa esitetyn itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukainen keksintö ei ole patentoitavissa.

Markkinaoikeus katsoo, että nyt kyseessä olevassa tilanteessa, jossa markkinaoikeus on Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä poiketen edellä esitetyillä perusteilla katsonut, että ensisijaisen patenttivaatimusasetelman patenttivaatimus 1 on uusi viitejulkaisusta P05 tunnettuun nähden, on patentoitavuutta arvioitaessa arvioitava myös ensisijaisen patenttivaatimusasetelman patenttivaatimuksen 1 keksinnöllisyys mainittuun viitejulkaisuun nähden.

Valittajat eivät ole esittäneet lähimmäksi tekniikan tasoksi muuta viitejulkaisua kuin Patentti- ja rekisterihallituksen esittämän viitejulkaisun P05.

Asiassa esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että sekä Patentti- ja rekisterihallituksen että valittajien esittämä viitejulkaisu P05 edustaa itsenäisessä patenttivaatimuksessa 1 esitetyn keksinnön lähintä tekniikan tasoa.

Markkinaoikeus toteaa, että Patentti- ja rekisterihallituksen esittämä uutuustarkastelu on perustunut muun ohella viitejulkaisun P05 selityksen kappaleissa [0052] — [0054] esitettyyn lignoselluloosakomposiitin valmistusmenetelmään, jolla valmistetaan lignoselluloosakomposiitteja esimerkiksi puukuiduista, ‑lastuista, ‑paloista tai -hakkeesta. Lignoselluloosamateriaalin päälle levitetään liima-ainetta ja vahaa, minkä jälkeen näin saatu koostumus puristetaan kokoon lignoselluloosakomposiitiksi. Viitejulkaisun P05 kappaleen [0003] mukaan, joka sinänsä liittyy viitejulkaisussa P05 esitetyn keksinnön taustaan mutta jossa esitettyjä termejä on käytetty myös keksinnön selityksessä, lignoselluloosakomposiitteja ovat esimerkiksi vaneri, OSB-levy ja MDF-levy.

Sen sijaan markkinaoikeus toteaa, että viitejulkaisun P05 selityksen kappaleessa [0056] on esitetty puumateriaalin kyllästysmenetelmä, jossa puumateriaalia impregnoidaan emulsiomuodossa olevalla vahalla. Vaikka viitejulkaisun P05 kappaleessa [0056] ei sinänsä ole mainittu, että impregnoitava puumateriaali olisi puulevy, mainitussa kappaleessa esitetyn menetelmän tarkoitus on kuitenkin sama kuin nyt käsittelyn kohteena olevan patenttivaatimusasetelman patenttivaatimuksessa 1 esitetyn menetelmän, eli puumateriaalin käsittely hydrofobisella aineella. Viitejulkaisun P05 kappaleessa [0056] esitetty puumateriaalin kyllästysmenetelmä on siten sopiva lähtökohta nyt käsittelyn kohteena olevan patenttivaatimusasetelman patenttivaatimuksessa 1 esitetyn menetelmän keksinnöllisyysarvioinnille.

Markkinaoikeus toteaa vielä, että viitejulkaisun P05 kappaleessa [0056] esitetyssä puumateriaalin kyllästysmenetelmässä puumateriaalin pintaan järjestetään hydrofobista ainetta sisältävää ainekoostumusta (patenttivaatimuksen 1 piirteet F1 ja F2). Kappaleesta [0056] ei käy ilmi esimerkiksi sitä, että hydrofobista ainetta sisältävän ainekoostumuksen päälle järjestettäisiin pinnoiteainetta pinnoitekerroksen muodostamiseksi (patenttivaatimuksen 1 piirteet F4 ja F5). Nyt käsittelyn kohteena olevan patenttivaatimusasetelman patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä eroaa siten viitejulkaisun P05 kappaleesta [0056] tunnetusta puumateriaalin kyllästysmenetelmästä ainakin piirteiden F4 ja F5 osalta.

Ongelma — ratkaisu-menetelmän mukaisesti asiassa on seuraavaksi arvioitava, mikä alkuperäisestä patenttihakemuksesta johdettavissa oleva tekninen vaikutus edellä mainituilla erottavilla piirteillä F4 ja F5 on viitejulkaisun P05 kappaleesta [0056] tunnettuun puumateriaalin kyllästysmenetelmään nähden, ja muodostettava tämän teknisen vaikutuksen perusteella mainittuun kyllästysmenetelmään nähden ratkaistava objektiivinen tekninen ongelma.

Nyt käsittelyn kohteena olevaan patenttiin johtaneessa alkuperäisessä patenttihakemuksessa on esitetty muun ohella sovellus, jossa pinnoiteaine sisältää yhtä tai useaa hartsia. Tämän sovelluksen yhteydessä on esitetty, että sekoittamalla erityyppisiä hartseja sopivassa suhteessa on mahdollista optimoida pinnoitteen ominaisuuksia. Patenttivaatimus 1 ei kuitenkaan edellytä, että pinnoiteaine olisi tai sisältäisi hartsia. Alkuperäisessä patenttihakemuksessa ei mainitun sovelluksen yhteydessä taikka muutoinkaan ole myöskään esitetty, millä tavalla pinnoitteen, ja samalla sillä pinnoitetun puulevyn, ominaisuuksia on tarkoitus optimoida. Selityksen esimerkeissä ei ole tutkittu pinnoitekerroksen vaikutusta pinnoitetun vanerin ominaisuuksiin vaan pinnoitekerrokseen tehdystä rei'ästä vaneriin pääsevän kosteuden aikaansaamaa vanerin turpoamista.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus toteaa, että vaikka alkuperäisessä patenttihakemuksessa ei ole esitetty mitään erityistä puulevyn ominaisuutta, jota pinnoitteella on tarkoitus parantaa, alkuperäisestä patenttihakemuksesta on johdettavissa, että pinnoitteella yleisesti ottaen voidaan parantaa puulevyn ominaisuuksia. Viitejulkaisuun P05 nähden muodostettava objektiivinen tekninen ongelma on siten, kuinka parantaa viitejulkaisun P05 kappaleessa [0056] esitetyllä puumateriaalin kyllästysmenetelmällä aikaansaadun tuotteen ominaisuuksia.

Lisäksi markkinaoikeus toteaa, että patenttivaatimuksen 1 piirteen F5 mukaan pinnoitekerros muodostetaan pinnoiteaineesta. Viitejulkaisun P05 kappaleissa [0052 — 0054] esitetyssä lignoselluloosakomposiitin valmistusmenetelmässä pinnoite puolestaan muodostetaan edellä todetulla tavalla puuviilusta, hartsilla kyllästetystä paperista, kalvosta, metallista tai kankaasta, joiden ei voida katsoa olevan mainitussa piirteessä tarkoitettuja pinnoiteaineita vaan pinnoitemateriaaleja. Näin ollen alan ammattimies ei piirteen F5 osalta päätyisi patenttivaatimuksen 1 mukaiseen menetelmään pelkästään yhdistämällä lignoselluloosakomposiitin valmistusmenetelmän opetuksen puumateriaalin kyllästysmenetelmän opetukseen, vaan alan ammattimiehen olisi tältä osin lisäksi muokattava kappaleissa [0052] — [0054] esitettyä lignoselluloosakomposiitin valmistusmenetelmää, eikä viitejulkaisun P05 voida katsoa sisältävän tällaista vihjettä alan ammattimiehelle.

Edellä oleva huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että nyt käsiteltävänä olevan patenttivaatimusasetelman patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä eroaa ainakin piirteiden F4 ja F5 osalta olennaisesti siitä, mikä on tullut tunnetuksi viitejulkaisusta P05. Asiassa ei siten ole tarpeen arvioida olennaisen eron olemassaoloa muiden piirteiden osalta.

6. Johtopäätös

Ensisijaisen patenttivaatimusasetelman patenttivaatimuksessa 1 esitetty menetelmä on uusi siihen nähden, mitä Patentti- ja rekisterihallitus on esittänyt uutuuden esteeksi valituksenalaisessa päätöksessään, ja myös olennaisesti eroaa siitä. Patentti- ja rekisterihallituksen päätös on siten kumottava, ja asia on palautettava Patentti- ja rekisterihallitukselle patentin numero FI 125776 pysyttämiseksi voimassa markkinaoikeudelle toimitetun ensisijaisen patenttivaatimusasetelman mukaisessa muodossa.

Asiassa ei ole lopputuloksen johdosta tarpeen käsitellä muita patenttivaatimusasetelmia.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle patentin numero FI 125776 pysyttämiseksi voimassa markkinaoikeudelle toimitetun ensisijaisen patenttivaatimusasetelman mukaisessa muodossa.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen ja Jaakko Ritvala sekä markkinaoikeusinsinöörit Pasi Nikkonen ja Merja Heikkinen-Keinänen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Liitteet

Liite 1 Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 17.7.2020.pdf

Liite 2 Ensisijainen patenttivaatimusasetelma.pdf