Market Court dismisses appeal; international registration 'CALA' causes confusion with prior EU trademark 'CALA BRIDES from IBIZA'.

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 10.11.2020 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Société Riviera Design Company on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 10.11.2020 ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle kansainvälisen rekisteröinnin numero 1522139 CALA hyväksymiseksi koskemaan Suomea.

Perusteet

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainittujen aikaisempien Euroopan unionin tavaramerkkien (EU-tavaramerkki) numero 9596883 1789 CALA, numero 9597071 1789 cala (kuvio) ja numero 9597221 1789 CALA (kuvio) haltija on sama kuin kysymyksessä olevan kansainvälisen rekisteröinnin haltija, joten kyseiset aikaisemmat EU-tavaramerkit eivät ole esteenä valittajan kansainvälisen rekisteröinnin numero 1522139 CALA hyväksymiseksi koskemaan Suomea.

Lisäksi kysymyksessä oleva valittajan kansainvälinen rekisteröinti kattaa lukuisia sellaisia tavaroita luokassa 25, jotka eivät ole samoja tai samankaltaisia edellä mainitun EU-tavaramerkin luokassa 25 kattamien tavaroiden ”Dresses; Wedding dresses” kanssa.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Patentti- ja rekisterihallitus on esittänyt, että aikaisempien EU-tavaramerkkien numero 9596883 1789 CALA, numero 9597071 1789 cala (kuvio) ja numero 9597221 1789 CALA (kuvio) haltija on valituksessa esitetyn perusteella sama kuin kysymyksessä olevan kansainvälisen rekisteröinnin haltija, joten kyseiset EU-tavaramerkit eivät enää muodosta estettä valittajan kansainvälisen rekisteröinnin hyväksymiselle. Muilta osin valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä.

Kysymyksessä oleva valittajan kansainvälinen rekisteröinti muodostuu yhdestä sanasta ”cala”, joka on identtinen aikaisemman EU-tavaramerkin numero 12734216 CALA BRIDES from IBIZA (kuvio) hallitsevan ja merkistä selvästi erottuvan sanan ”cala” kanssa sen tyylittelyä lukuun ottamatta. EU-tavaramerkissä sanaosan CALA alle sijoitetun, kuvailevan pienemmällä kirjoitetun englanninkielisen sanaosan BRIDES from IBIZA, joka tarkoittaa suomeksi morsiamet Ibizalta, ei voida katsoa olevan riittävä elementti poistamaan sekaannusvaaraa. EU-tavaramerkistä erottuu selvästi suuremmalla kirjaisinlajilla sana ”cala”. EU-tavaramerkki ei muodosta kokonaisuutena niin voimakkaan kuviollista kokonaisuutta, etteikö sitä voitaisi pitää samankaltaisena nyt kysymyksessä olevan valittajan kansainvälisen rekisteröinnin kanssa.

Kysymyksessä oleva valittajan kansainvälinen rekisteröinti kattaa luokassa 25 muun ohella nimikkeen ”dresses”, jonka on katsottava tarkoittavan samaa edellä mainitun EU-tavaramerkin luokan 25 tavaroiden ”Dresses; Wedding dresses” kanssa. Muiden kansainvälisen rekisteröinnin luokassa 25 kattamien tavaroiden ”Bathing suits; swimsuits; belts (clothing); socks; swimming shorts; Bermuda shorts; shirts; blouses; polo shirts; tee-shirts; sweatshirts; shorts; trousers; bathrobes; tunics; skirts; jackets; wind-resistant jackets; parkas; berets; caps; hats; visors; scarves; pareus; beach footwear; esparto shoes or sandals, plimsolls; sandals” on katsottava olevan vähintäänkin samankaltaisia EU-tavaramerkin luokassa 25 kattamien tavaroiden kanssa.

Kokonaisuutena arvioiden kysymyksessä oleva valittajan kansainvälinen rekisteröinti aiheuttaa sekaannusvaaran EU-tavaramerkkiin numero 12734216 CALA BRIDES from IBIZA (kuvio).

Valittajan lausuma

Société Riviera Design Company on esittänyt muun ohella, että aikaisemman EU-tavaramerkin numero 12734216 CALA BRIDES from IBIZA (kuvio) sanaosa BRIDES from IBIZA tulee ottaa huomioon erottavana elementtinä vertailtavien merkkien välillä ainakin valittajan kansainvälisen rekisteröinnin luokassa 25 kattamien tavaroiden ”Bathing suits; swimsuits; belts (clothing); socks; swimming shorts; Bermuda shorts; shirts; blouses; polo shirts; tea shirts; sweatshirts; shorts; trousers; bathrobes; tunics; skirts; jackets; wind-resistant jackets; parkas; berets; caps; hats; visors; scarves; pareus; beach footwear; esparto shoes or sandals, plimsolls; sandals” osalta. Sanaosa BRIDES from IBIZA viittaa edellä mainitun EU-tavaramerkin kattamiin tavaroihin ”Dresses; Wedding dresses”. Valittajan kansainvälinen rekisteröinti ei aiheuta sekaannusvaaraa ainakaan edellä mainittujen tavaroiden osalta.

Valittajan asian käsittelyssä esiin tulleet EU-tavaramerkit sekä kansainvälisen rekisteröinnin hyväksymisen esteeksi katsottu aikaisempi EU-tavaramerkki numero 12734216 CALA BRIDES from IBIZA (kuvio) ovat olleet olemassa rinnakkain useita vuosia aiheuttamatta sekaannusta EU-markkinoilla. Tämä johtuu osaltaan siitä, että merkkien kattamat sekä merkeillä myytävät ja markkinoitavat tavarat ovat erilaisia. Valittaja myy lähinnä miehille tarkoitettuja tuotteita. Ainoat valittajan myymät naisille tarkoitetut tuotteet ovat rantakengät. Edellä mainitun aikaisemman EU-tavaramerkin haltijan tuotteet sen sijaan ovat hääpukuja, mikä ilmenee myös kyseisestä EU-tavaramerkkirekisteröinnistä.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1 Asian tarkastelun lähtökohdat ja oikeusohjeet

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että valittajan kansainvälinen rekisteröinti numero 1522139 CALA aiheuttaa sekaannusvaaran aikaisempiin EU-tavaramerkkeihin numero 9596883 1789 CALA, numero 9597071 1789 cala (kuvio), numero 9597221 1789 CALA (kuvio) ja numero 12734216 CALA BRIDES from IBIZA (kuvio).

Valituksen perusteella asiassa on markkinaoikeudessa kysymys siitä, aiheuttaako valittajan kansainvälinen rekisteröinti sekaannusvaaran johonkin edellä mainituista aikaisemmista EU-tavaramerkeistä.

Tavaramerkkilain 88 §:n 2 momentin mukaan kansainväliseen rekisteröintiin sovelletaan mainittua lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä, ellei tavaramerkkilain 9 luvussa (88 — 99 §) toisin säädetä.

Tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos merkki aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aiempi tavaramerkki, joka on rekisteröity tai vakiintunut samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten. Pykälän 3 momentin mukaan mainitun 1 momentin 2 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan muun ohella EU-tavaramerkkiä, jonka hakemispäivä on aiempi tai jolla muuten on aiempi etuoikeus (kohta 3).

2 Asian arviointi valittajan aikaisempien EU-tavaramerkkien osalta

Valittaja on markkinaoikeudessa esittänyt, että se on edellä mainittujen aikaisempien EU-tavaramerkkien numero 9596883 1789 CALA, numero 9597071 1789 cala (kuvio) ja numero 9597221 1789 CALA (kuvio) haltija sekä esittänyt tästä selvitystä.

Patentti- ja rekisterihallitus on esittänyt, että valituksessa esitetyn perusteella kyseiset EU-tavaramerkit eivät enää muodosta estettä valittajan kansainvälisen rekisteröinnin numero 1522139 CALA hyväksymiselle koskemaan Suomea.

Markkinaoikeus toteaa, että aikaisempien EU-tavaramerkkien numero 9596883 1789 CALA, numero 9597071 1789 cala (kuvio) ja numero 9597221 1789 CALA (kuvio) haltijaksi Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston ylläpitämään EU-tavaramerkkirekisteriin on merkitty S.A.M. Riviera Design Company. Valittaja on esittänyt selvitystä, josta ilmenee muun ohella, että kysymyksessä olevan kansainvälisen rekisteröinnin haltijatietoihin on 26.8.2020 päivitetty haltijaksi Société Riviera Design Company, ja kyseisen yhtiön yhtiömuodoksi S.A.M (Société Anonyme Monégasque, monacolainen osakeyhtiö).

Ottaen huomioon asiassa esitetyn selvityksen nyt puheena olevien aikaisempien EU-tavaramerkkien ja kansainvälisen rekisteröinnin haltijasta, markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä olevien merkkien haltija on sama yhtiö. Tämän vuoksi asiassa ei ole tarpeen arvioida valittajan kansainvälisen rekisteröinnin numero 1522139 CALA aiheuttamaa sekaannusvaaraa EU-tavaramerkkeihin numero 9596883 1789 CALA, numero 9597071 1789 cala (kuvio) ja numero 9597221 1789 CALA (kuvio), eivätkä mainitut EU-tavaramerkit aiheuta estettä hyväksyä kyseinen kansainvälinen rekisteröinti koskemaan Suomea.

3 Sekaannusvaaran arviointi kansainvälisen rekisteröinnin numero 1522139 CALA ja aikaisemman EU-tavaramerkin numero 12734216 CALA BRIDES from IBIZA (kuvio) välillä

Asiassa on vielä arvioitava sitä, aiheuttaako valittajan kansainvälinen rekisteröinti numero 1522139 CALA sekaannusvaaran aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 12734216 CALA BRIDES from IBIZA (kuvio).

3.1 Tavaroiden vertailu

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että valittajan kansainvälinen rekisteröinti CALA ja aikaisempi EU-tavaramerkki CALA BRIDES from IBIZA (kuvio) kattavat samoja tai samankaltaisia tavaroita luokassa 25.

Kansainvälinen rekisteröinti CALA kattaa luokassa 25 seuraavat tavarat: ”Bathing suits; swimsuits; belts (clothing); socks; swimming shorts; Bermuda shorts; shirts; blouses; polo shirts; tee-shirts; sweatshirts; shorts; trousers; bathrobes; tunics; skirts; dresses; jackets; wind-resistant jackets; parkas; berets; caps; hats; visors; scarves; pareus; beach footwear; esparto shoes or sandals, plimsolls; sandals”.

Aikaisempi EU-tavaramerkki CALA BRIDES from IBAZA (kuvio) kattaa luokassa 25 seuraavat tavarat: ”Dresses; Wedding dresses”.

Arvioitaessa merkkien kattamien tavaroiden samankaltaisuutta on otettava huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat ja se, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan. Samankaltaisuusarvioinnissa merkityksellisiä tekijöitä ovat myös jakelukanavat ja tavaroiden tavanomainen alkuperä.

Markkinaoikeus toteaa, että vertailtavat merkit kattavat saman tavaranimikkeen ”dresses” luokassa 25. Mainitulta osin vertailtavien merkkien kattamien tavaroiden on siten katsottava olevan samoja.

Markkinaoikeus toteaa edelleen, että muilta osin valittajan kansainvälisen rekisteröinnin luokassa 25 kattamat tavarat ovat erilaisia vaatteita, asusteita ja jalkineita. Aikaisempi EU-tavaramerkki puolestaan kattaa erilaisia vaatteita. Kyseisten tavaroiden luonne, käyttötarkoitus ja käyttötapa huomioon ottaen valittajan kansainvälisen rekisteröinnin kattamia muita tavaroita kuin ”dresses” on pidettävä samankaltaisina kaikkiin mainitun aikaisemman EU-tavaramerkin kattamiin tavaroihin nähden.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo vertailtavien merkkien kattamien tavaroiden olevan samoja tai samankaltaisia.

3.2 Kohdeyleisö

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan otettava huomioon asianomaisen tavararyhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavararyhmän mukaan.

Markkinaoikeus toteaa, että nyt kysymyksessä olevan luokan 25 tavaroiden voidaan katsoa olevan suunnattuja suurelle yleisölle. Edellä todettu huomioon ottaen tässä asiassa merkityksellisen kohdeyleisön on katsottava muodostavan kaikkien kysymyksessä olevien tavaroiden osalta suuri yleisö, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista.

3.3 Merkkien vertailu

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia.

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tutkittaessa sitä, onko sekaannusvaara olemassa, kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena. Vaikka kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen kohdeyleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijä, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi.

Oikeuskäytännössä on edelleen vakiintuneesti katsottu, että merkin koostumisesta samalla kertaa sekä kuviollisista että sanallisista osatekijöistä ei automaattisesti seuraa, että sanallinen osatekijä on aina katsottava hallitsevaksi. Sen sijaan sekä kuviollisista että sanallisista osatekijöistä koostuvan merkin sanalliset osatekijät ovat lähtökohtaisesti erottamiskykyisempiä kuin kuviolliset osatekijät, koska keskivertokuluttaja viittaa kyseessä olevaan tuotteeseen helpommin mainitsemalla sen nimen kuin kuvailemalla merkin kuvio-osaa.

Asiassa ovat vertailtavina seuraavat tavaramerkit:

Kuva

Kysymyksessä oleva valittajan kansainvälinen rekisteröinti CALA on yksiosainen sanamerkki, joka muodostuu sanasta ”cala”. Sanan ”cala” ei ole katsottava omaavan sellaista merkitystä, jonka suomalainen keskivertokuluttaja ymmärtäisi. Sanaa ”cala” ei ole pidettävä kuvailevana kysymyksessä oleville tavaroille, joten sitä on pidettävä tavanomaisen erottamiskykyisenä.

Aikaisemman EU-tavaramerkin sisältämää sanaosaa CALA on pidettävä tavanomaisen erottamiskykyisenä kysymyksessä oleville tavaroille. Toisaalta sanaosaa BRIDES from IBIZA ei ole pidettävä erottamiskykyisenä tavaroille ”Wedding dresses”.

Edellä esitettyyn nähden merkkien vertailussa lähtökohdaksi on otettava se, että sana ”cala” muodostaa kysymyksessä olevan valittajan kansainvälinen rekisteröinnin ainoan osan, minkä lisäksi se sisältyy kokonaisuudessaan aikaisempaan EU-tavaramerkkiin, jossa kyseinen sana muodostaa mainitun EU-tavaramerkin hallitsevan elementin.

Vertailtavat merkit ovat ulkoasultaan samanlaisia siltä osin kuin niihin molempiin sisältyy sana ”cala”. Merkit eroavat siltä osin kuin EU-tavaramerkkiin sisältyvä sana ”cala” on kirjoitettu tyylitellyllä kirjaisinlajilla, mitä ero ei kuitenkaan vähennä merkittävästi merkkien ulkoasun samankaltaisuutta. Lisäksi aikaisempaan EU-tavaramerkkiin sisältyy pienellä kirjasinlajilla kirjoitettu sanaosa BRIDES from IBIZA. Edellä todetun perusteella vertailtavia merkkejä on pidettävä ulkoasultaan samankaltaisina.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kohdeyleisö kiinnittää lausuttaessa tavanomaisesti enemmän huomiota merkin alkuosaan. Markkinaoikeus katsoo, että kohdeyleisö lausuu lähtökohtaisesti valittajan kansainvälisen rekisteröinnin samalla tavalla kuin aikaisemman EU-tavaramerkin hallitsevan sanaosan CALA. Kun lisäksi otetaan huomioon aikaisemman EU-tavaramerkin sanaosan BRIDES from IBIZA huomattavasti sanaosaa CALA pienempi koko merkkikokonaisuudessa, kyseistä pidempää sanaosaa ei välttämättä edes lausuta aikaisempaan EU-tavaramerkkiin viitattaessa. Näin ollen vertailtavia merkkejä on niiden yhteisen sanaosan CALA vuoksi pidettävä lausuntatavaltaan hyvin samankaltaisina.

Vertailtavien merkkien yhteisellä sanaosalla CALA ei ole edellä todetusti merkityssisältöä suomalaisen keskivertokuluttajan näkökulmasta, joten merkkien merkityssisältöä ei voida arvioida.

3.4 Sekaannusvaaran kokonaisarviointi

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden samankaltaisuuden, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu, tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Siten tässä arvioinnissa kyseisten tavaroiden vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin.

Koska sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on, sellaisia tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että yleisö tuntee ne, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi.

Toisaalta vaikka aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on otettava huomioon sekaannusvaaraa arvioitaessa, se on vain yksi arvioinnin yhteydessä huomioon otettavista seikoista.

Kuten edellä on todettu, vertailtavien merkkien kattamat tavarat ovat samoja tai samankaltaisia.

Markkinaoikeus toteaa, että aikaisempaa EU-tavaramerkkiä CALA BRIDES from IBIZA (kuvio) on pidettävä tavanomaisen erottamiskykyisenä kysymyksessä oleville tavaroille siihen sisältyvästä osittain erottamiskyvyttömästä sanaosasta BRIDES from IBIZA huolimatta.

Kuten edellä on todettu, kansainvälinen rekisteröinti CALA ja aikaisempi EU-tavaramerkki CALA BRIDES from IBIZA (kuvio) ovat ulkoasultaan samankaltaisia. Aikaisemman EU-tavaramerkin sisältämä kuvioelementti, joka muodostuu sanasta ”cala”, mistä sanasta myös valittajan kansainvälinen rekisteröinti muodostuu, hallitsee keskivertokuluttajan vaikutelmaa merkistä sijaintinsa, kokonsa, mittasuhteidensa ja kirjasinlajinsa vuoksi. Merkkien lausuntatavan on katsottu olevan hyvin samankaltainen ja merkkien merkityssisällön vertailu ei ole mahdollinen.

Markkinaoikeus katsoo, että nyt vertailtavina olevissa merkeissä olevan saman sanaosan CALA ja sen hallitsevuuden aikaisemmassa EU-tavaramerkissä sekä vertailtavien merkkien ulkoasujen ja lausuntatavan samankaltaisuuden vuoksi merkit ovat niitä kokonaisuutena arvioiden siinä määrin samankaltaisia, että niiden välille aiheutuu sekaannusvaara.

Valittaja ei ole esittänyt markkinaoikeudessa viittaamansa kansainvälisen rekisteröinnin ja EU-tavaramerkkien rauhanomaisesta rinnakkaiselosta mitään, esimerkiksi korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksestä KHO 2017:109 ilmenevän kaltaista, selvitystä. Asiaa ei siten anna aihetta arvioida toisin myöskään kyseinen valittajan viittaama seikka.

3.5 Johtopäätös

Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, että kansainvälinen rekisteröinti numero 1522139 CALA aiheuttaa sekaannusvaaran aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 12734216 CALA BRIDES from IBIZA (kuvio) nyt kysymyksessä olevien tavaroiden osalta. Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Jussi Karttunen sekä markkinaoikeustuomarit Markus Mattila ja Jari Tiainen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta

Liitteet

Patentti-_ja_rekisterihallituksen_päätös_10.11.2020.pdf