Market Court dismisses appeal; shape lacks distinctiveness as it does not indicate commercial origin to average consumer.

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 18.5.2021 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Abbott Diabetes Care Inc. on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle haetun ulkoasutavaramerkin rekisteröintiä varten. Valittaja on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Patentti- ja rekisterihallituksen korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 6.771,25 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valituksenalaisessa päätöksessä on virheellisesti katsottu haettu ulkoasutavaramerkki erottamiskyvyttömäksi sillä perusteella, että kyseinen merkki muodostuu yksinkertaisesta pyöreänmuotoisesta ulkoasusta. Vaikka haetun ulkoasutavaramerkin esittämä sensori on muodoltaan pyöreä, tällä seikalla ei ole merkitystä, koska merkinhaltijan luovuutta taikka taiteellista tai kielellistä mielikuvitusta ei edellytetä erottamiskyvyn saavuttamiseksi. Pyöreä muoto saa aikaan haetulle ulkoasutavaramerkille vaadittavan erottamiskyvyn, kun vertailu suoritetaan muihin markkinoilla saatavilla oleviin sensorityyppeihin. Vähäinenkin erottamiskyky on riittävä merkin rekisteröimiseksi.

Valituksenalaisessa päätöksessä on myös katsottu virheellisesti, että asiassa ei ole ratkaisevaa, eroaako haettu ulkoasutavaramerkki merkittävästi muista glukoosin seurantaan käytettävistä sensoreista. Unionin tuomioistuin on ulkoasutavaramerkkien osalta vakiintuneesti katsonut, että vain sellaisen tavaramerkin, joka poikkeaa merkittävästi alan yleisestä käytännöstä tai toimialalla vallitsevasta tavasta ja joka tästä syystä täyttää keskeisen tehtävänsä alkuperän osoittajana, on katsottava omaavaan tavaramerkin rekisteröinnin edellyttämää erottamiskykyä.

Tavaroiden kohdeyleisö muodostuu diabeetikoista, jotka perehtyvät huolellisesti saatavilla oleviin terveydenhuoltoa edistäviin laitteisiin. Kysymyksessä olevien tavaroiden luonteen ja teknisyyden vuoksi niiden kohdeyleisö on keskivertokuluttajaa tarkkaavaisempi. Kohdeyleisö tunnistaa haetun ulkoasutavaramerkin esittämän sensorin sen pyöreästä ulkomuodosta ja erottaa sen jo tällä perusteella muista vastaavista diabeetikoille tarkoitetuista sensoreista.

Koska haettu ulkoasutavaramerkki eroaa edellä esitetysti merkittävästi muista glukoosin seurantaan tarkoitetuista sensoreista, se poikkeaa merkittävästi alan yleisestä käytännöstä tai toimialalla vallitsevasta tavasta. Haettu ulkoasutavaramerkki on itsessään erottamiskykyinen ja rekisteröitävissä.

Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta arvioitaessa on otettava muun ohella huomioon, että ulkoasutavaramerkkien rekisteröitävyyttä koskeva oikeuskäytäntö on vakiintunutta ja valittaja on myötävaikuttanut asian selvittämiseen. Patentti- ja rekisterihallitus on velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut, koska asia ei ole ollut tulkinnanvarainen tai epäselvä.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Patentti- ja rekisterihallitus on lisäksi esittänyt, että unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, johon valittaja on viitannut, ei voida analogisesti soveltaa nyt käsillä olevassa asiassa, koska kyseinen oikeuskäytäntö koskee erilaisia tilanteita.

Oikeudenkäynti ei ole johtunut Patentti- ja rekisterihallituksen virheestä.

Valittajan lausuma

Valittaja on esittänyt muun ohella, että haettu ulkoasutavaramerkki koskee tuotteen ulkoasusta muodostuvaa tavaramerkkiä, jonka erottamiskyvyn arvioinnin kriteerit poikkeavat kuviomerkkien arvioinnin kriteereistä. Patentti- ja rekisterihallitus on arvioinut asiaa virheellisesti. Patentti- ja rekisterihallitus on myös tällä perusteella korvausvelvollinen valittajan oikeudenkäyntikuluista.

Muut lausumat

Patentti- ja rekisterihallitus on antanut lisälausuman.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Asian tarkastelun oikeudelliset lähtökohdat

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt valittajan hakemuksen alla olevan ulkoasutavaramerkin rekisteröimiseksi seuraaville luokan 10 tavaroille: ”Sensor-based glucose monitors for diabetes management; sensors for glucose monitoring in the field of diabetes management”. Valituksenalaisen päätöksen mukaan haettu ulkoasutavaramerkki on ilman erottamiskykyä.

Kuva

Kuva haetusta tavaramerkistä

Abbott Diabetes Care Inc:n valituksen perusteella asiassa on markkinaoikeudessa kysymys siitä, onko rekisteröitäväksi haettua ulkoasutavaramerkkiä pidettävä erottamiskykyisenä edellä mainituille tavaroille. Tässä asiassa arvioitavana oleva merkki koostuu yksinomaan glukoosin seurantaan käytettävän sensorin ulkoasusta.

Tavaramerkkilain 11 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkkinä voidaan rekisteröidä mikä tahansa merkki, jos sillä voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut toisen tavaroista tai palveluista (kohta 1) ja se voidaan esittää tavaramerkkirekisterissä sellaisella tavalla, että viranomaiset ja yleisö voivat määrittää tavaramerkin haltijan saaman suojan selkeän ja täsmällisen kohteen (kohta 2).

Tavaramerkkilain 11 §:n 2 momentin mukaan erottamiskykyisenä ei pidetä merkkiä, joka voi kuvailla tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa, palvelujen suoritusajankohtaa taikka muuta niiden ominaisuutta (kohta 1), josta on tullut elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetty nimitys tavarasta tai palvelusta (kohta 2) tai jolla ei muulla tavoin voida elinkeinotoiminnassa erottaa tavaramerkin haltijan tavaroita tai palveluita toisen tavaroista tai palveluista (kohta 3).

Tavaramerkkilain 12 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, tai jos se on rekisteröity, se on mitätöitävä, jos merkki ei ole 11 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 2 momentin mukaisesti erottamiskykyinen.

Erottamiskyvyn arviointi

Tavaramerkkilain 11 §:ssä todetuin tavoin merkkiä, jolla ei voida elinkeinotoiminnassa erottaa tavaramerkin haltijan tavaroita toisen tavaroista, ei pidetä erottamiskykyisenä. Merkin erottamiskykyä tarkastellaan kussakin yksittäistapauksessa suhteessa rekisteröintihakemuksen kattamiin tavaroihin. Merkin erottamiskykyä on arvioitava ottaen huomioon ne tavarat, joita varten merkki haetaan rekisteröitäväksi, ja toisaalta se, miten kohdeyleisö, eli näiden tavaroiden kuluttajat, ymmärtävät merkin.

Nyt kysymyksessä olevat luokan 10 kattamat tavarat ovat glukoosin mittaukseen ja seurantaan käytettäviä laitteita diabeteksen hallintaa varten. Tavaroiden kohdeyleisö muodostuu diabeteksen hoitoon tarkoitettuja tuotteita ostavasta suomalaisesta yleisöstä sekä terveydenhoitoalalla toimivista yrityksistä ja julkisyhteisöistä. Kohdeyleisön tarkkavaisuusastetta tuotteita hankittaessa voidaan pitää tavanomaista korkeampana sen vuoksi, että kysymyksessä olevat tavarat ovat tärkeitä diabeetikoiden terveyden ylläpidon kannalta.

Tavaramerkkilain 11 §:n 1 momentin 1 kohtaa koskevissa esitöissä (HE 201/2018 vp s. 92) on esitetty, että erottamiskyvyn arvioinnissa on huomioitava muun ohella, onko merkissä esiintyvällä sanalla, kuviolla tai muulla merkinnällä vapaanapitotarve siten, että muutkin elinkeinonharjoittajat voisivat sitä vapaasti käyttää. Yksinoikeutta ei tule myöntää merkkeihin, jotka rajoittaisivat muiden elinkeinonharjoittajien vapautta kuvata tavaroita tai palveluita. Esitöissä on edelleen esimerkkinä mainittu, että merkkien, jotka muodostuvat yksinkertaisista geometrisista muodoista, kuten ympyrästä, viivasta tai suorakulmiosta, ei ole katsottu olevan erottamiskykyisiä.

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan kolmiulotteisten, tavaran muotoon perustuvien tavaramerkkien (ulkoasutavaramerkki) erottamiskykyä arvioidaan samojen kriteerien mukaan kuin muunkin tyyppisten tavaramerkkien (ks. esim. tuomio 18.6.2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, 48 kohta).

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan keskivertokuluttaja ei välttämättä miellä kolmiulotteista tavaramerkkiä samalla tavoin kuin sellaista sana- tai kuviomerkkiä, joka ei liity sillä varustettujen tavaroiden ulkonäköön. Keskivertokuluttajat eivät nimittäin ole tottuneet olettamaan vain tavaroiden tai niiden pakkauksen muodon perusteella, että tavaroilla on tietty alkuperä, joten tällaisen kolmiulotteisen tavaramerkin erottamiskykyä voi olla vaikeampi osoittaa kuin sana- tai kuviomerkin erottamiskykyä (ks. tuomio 12.2.2004, Henkel, C-218/01, EU:C:2004:88, 52 kohta).

Nyt kysymyksessä oleva haettu ulkoasutavaramerkki koostuu pyöreästä valkoisesta kiekosta, jonka alapuolella on ohut valkoinen ympyrän muotoinen alusta, joka valittajan esittämän perusteella kiinnitetään ihoon. Alusta muodostaa kiekkoa ympäröivän litteän renkaan. Kiekon reunoja on pyöristetty. Kiekon ja alustan välillä on pieniä vaaleita hampaanomaisia elementtejä ja kiekon keskellä on reikä, joka sisältää osittain hammasratasta muistuttavan pienen esineen.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainitut yksityiskohdat kiekon ja alustan välillä sekä kiekon keskellä olevan reiän sisällä ovat niin pieniä, että kohdeyleisö ei välttämättä kiinnitä niihin erityistä huomiota. Haetun ulkoasutavaramerkin huomiota herättävät osat ovat siten pyöristetyillä reunoilla varustettu kiekko, sitä ympäröivän renkaan muodostava alusta ja kiekon keskellä oleva reikä. Kohdeyleisö mieltää näin ollen haetun ulkoasutavaramerkin esineenä, joka ylhäältä päin katsottuna muodostuu kahdesta sisäkkäisestä ympyrästä, joiden keskipisteessä on pieni reikä. Muista kulmista katsottuna kohdeyleisö mieltää haetun ulkoasutavaramerkin litteän pyöreän alustan päälle asetettuna reunoistaan pyöristettynä tasapintaisena kiekkona.

Siitä huolimatta, että kohdeyleisön huomiota herättävät tietyt yksittäiset osat ulkoasutavaramerkissä muodostuvat sinänsä geometrisistä perusmuodoista, asian arvioinnissa lähtökohdaksi on otettava se, miten kohdeyleisö mieltää merkin kokonaisuutena.

Vaikka oikeuskäytännössä on katsottu, että on olemassa tiettyjä merkkiryhmiä, joilla voi olla harvemmin lähtökohtaista erottamiskykyä, tavaramerkin erottamiskykyä on kuitenkin arvioitava konkreettisesti ottaen huomioon kaikki asian kannalta merkitykselliset seikat (ks. esim. tuomiot 9.9.2010, SMHV v. BORCO-Marken-Import Matthiesen, C-265/09 P, EU:C:2010:508, 37 kohta ja 27.3.2019, Hartwall, C‑578/17, EU:C:2019:261, 32 kohta).

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu ulkoasutavaramerkkien erottamiskyvyn arvioinnin osalta, että vain tavaramerkillä, joka poikkeaa merkittävästi alan yleisestä käytännöstä tai tavoista, ja joka tästä syystä täyttää keskeisen tehtävänsä alkuperän osoittajana, on erottamiskyky (ks. tuomio 24.5.2012, C‑98/11 P, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli v. SMHV, EU:C:2012:307, 16, 41 ja 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 16.9.2015, C‑215/14, Société des Produits Nestlé, EU:C:2015:604, 61 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen sekä korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätös KHO 2017:83).

Arvioitaessa poikkeaako merkki merkittävästi alan yleisestä käytännöstä tai tavoista, markkinaoikeus toteaa asiassa esitetystä selvityksestä ilmenevän, että terveydenhuoltoalalla ihoon kiinnitettäviä glukoosin seurantaan tarkoitettuja sensoreita esiintyy useissa eri muodoissa ja niiden pääasiallinen väritys on valkoinen tai vaalea. Reunoista pyöristetyt ja litteät muodot ovat näiden tuotteiden kohdalla tavanomaisia ja luonteenomaisia. Kohdeyleisö kiinnittää huomiota näiden tuotteiden muotoon erityisesti arvioidakseen niiden käytännöllisyyttä ihoon kiinnitettyinä. Nyt kysymyksessä olevan ulkoasutavaramerkin muodon kohdeyleisö mieltää todennäköisesti tyypilliseksi sensorin muodoksi.

Markkinaoikeus katsoo, että rekisteröitäväksi haettu ulkoasutavaramerkki ei muodoltaan eikä väritykseltään poikkea merkittävästi asiassa kuvatuista alan yleisistä käytännöistä tai tavoista. Haetun ulkoasutavaramerkin käsittämä ulkoasu ei ole luonteeltaan sellainen, että kohdeyleisö mieltäisi sen kaupallisen alkuperän osoittajana. Kysymyksessä olevan ulkoasutavaramerkin ulkoasun osatekijöitä ei ole pidettävä sellaisinaan erottamiskykyisinä hakemuksen kattamille tavaroille. Myöskään haetun ulkoasutavaramerkin muodostaman kokonaisvaikutelman ei voida katsoa olevan erottamiskykyinen kysymyksessä oleville tavaroille kohdeyleisön korkeammasta tarkkaavaisuusasteesta huolimatta.

Johtopäätös

Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, että rekisteröitäväksi haettu ulkoasutavaramerkki ei ole erottamiskykyinen hakemuksen luokassa 10 kattamille tavaroille. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan korvausvelvollisuuden kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa huomioon asian oikeudellinen epäselvyys, osapuolten toiminta ja asian merkitys asianosaiselle.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että Abbott Diabetes Care Inc. saa itse vastata oikeudenkäyntikuluistaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen, Jari Tiainen ja Tobias von Schantz.

Huomaa

Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 14.10.2022 H3007/2022.

Liitteet

Patentti-_ja_rekisterihallituksen_päätös_18.5.2021.pdf