Trademark appeal dismissed; descriptive phrase lacks distinctiveness for business services under Finnish law.

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 7.12.2021 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Kesko Oyj on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle haetun tavaramerkin OMAN KYLÄN KAUPPA rekisteröimistä varten.

Perusteet

Patentti- ja rekisterihallitus on virheellisesti katsonut, että tavaramerkki OMAN KYLÄN KAUPPA on kuvaileva ja siten erottamiskyvytön hakemuksen kattamille palveluille luokassa 35.

Patentti- ja rekisterihallitus ei ole perustellut hylkäämistä jokaisen haetun palvelun osalta oikeuskäytännön edellyttämällä tavalla. Patentti- ja rekisterihallitus ei myöskään ole antanut painoarvoa merkin suggestiivisuudelle haettuihin palveluihin nähden.

Haettu merkki ei ole kuvaileva haetuille palveluille tai muutoinkaan erottamiskyvytön.

Patentti- ja rekisterihallitus ei ole arvioinut haettua merkkiä kokonaisuutena. Palveluilla ”mainonta; markkinointi; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät” ja haetulla merkillä ei ole mitään yhteyttä. Sana ”kauppa” viittaa vähittäismyyntiin eikä kohderyhmä miellä asiantuntijapalveluina ja lähinnä ammattilaisille ja/tai yritysasiakkaille tarjottavien mainonta-, markkinointi-, liikkeenjohto-, yrityshallintopalveluiden tai toimistopalveluiden olevan tarjolla vähittäismyymälässä, saati tavaramerkin kertovan tällaisten palveluiden olevan saatavilla tietyn kylän, yhteisön tai asukkaiden vähittäismyymälässä.

Haetulla merkillä OMAN KYLÄN KAUPPA ei ole suoraa ja välitöntä haettuja palveluita kuvaavaa merkitystä eikä liityntää haettuihin palveluihin. Vaikka tavaramerkkiin sisältyvillä sanoilla on kullakin tietty merkitys, niiden yhdistelmällä ei tyypillisesti kuvailla hakemuksen kattamia palveluita tai niiden ominaisuuksia, eivätkä ne ole yleisesti käytössä haetuille palveluille.

Merkki korkeintaan viittaa useista kylistä ja asutuskeskuksista löytyviin myymälöihin ja on suggestiivinen suhteessa vähittäismyyntipalveluihin. Tunnuslausemainen haettu merkki antaa vihjeen tai mielikuvan helposti saatavilla olevista vähittäismyymäläpalveluista, ei kunkin kohderyhmän jäsenen kotipaikan tai tietyn kylän vähittäismyymälästä. Haetun merkin yhdistäminen haettujen palvelujen ominaispiirteisiin, lajiin, käyttötarkoitukseen tai sijaintiin edellyttäisi kohderyhmältä pitkälle viedyn ajatusketjun. Kyseessä on omintakeinen tunnuslause, jota ei mielletä palveluiden kuvauksena vaan nimenomaan valittajan tunnuksena.

Patentti- ja rekisterihallinnon ratkaisukäytäntö tukee valittajan näkemystä, siltä osin kuin merkit OMAN KYLÄN, OMAN ONNEN SEPPÄ, OMAN MIELEN JOHTAMINEN, OMAN MINÄN JOHTAMINEN- JOHTAMIS- JA KEHITTÄMISOHJELMA, OMAN ELÄMÄN ARKKITEHTI, OMAN ONNISTUMISEN JOHTAMINEN — OOM, ja TEKEVÄN IHMISEN KAUPPA, on hyväksytty rekisteröitäviksi.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Mikäli näyttö on pääasiassa vain sellaista, jossa merkkiä on käytetty muiden tavaramerkkien yhteydessä, se ei kerro haetun merkin erottamiskyvystä itsenäisesti. Pelkästään tällainen näyttö ei välttämättä riitä osoittamaan merkin tulleen erottamiskykyiseksi käytön kautta, ja näin on tässä tapauksessa ollut. Haetusta merkistä syntyvä mielikuva helposti saatavilla olevista vähittäismyymäläpalveluista on itsessään kuvaileva.

Siltä osin kuin valittaja on esittänyt, ettei hakemuksen hylkäämistä ole valituksenalaisessa päätöksessä perusteltu kaikkien palvelujen osalta, Patentti ja rekisterihallitus katsoo, että haetut luokan 35 palvelut ovat tyypillisesti sellaisia, joita vähittäismyymälä tai muu kauppa harjoittaa itse tuotteiden vähittäismyynnin lisäksi, ja siten yhteys myös merkin kattamiin muihin kuin vähittäismyyntipalveluihin on olemassa.

Valittajan mainitsemat aiemmin rekisteröidyt merkit muodostavat omat kokonaisuutensa ja niiden tavara- ja palveluluettelot ovat osittain erilaisia. Ne ovat osin koskeneet hyvin vanhoja rekisteröintejä.

Valittajan lausuma

Vaikka merkissä käytetään yleisiä sanaelementtejä, niitä käytetään epätavallisena yhdistelmänä, joka ei ole osa normaalia arkikieltä haettavien palvelujen kohdalla. Tämä on varsin selvää palvelujen ”mainonta; markkinointi; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät” osalta tilanteessa, jossa ei voida katsoa, että sanayhdistelmällä olisi kuin keinotekoisesti ajateltava liityntä tällaisten palvelujen tarjoamiseen. Patentti- ja rekisterihallituksen toteamus siitä, että haetut luokan 35 palvelut ovat tyypillisesti sellaisia, joita vähittäismyymälä tai muu kauppa harjoittaa itse tuotteiden vähittäismyynnin lisäksi ei ole uskottavaa.

Sanayhdistelmä ”oman kylän kauppa” herättää kohderyhmässä tunnuslausemaisuutensa johdosta mielleyhtymän tietystä alkuperästä, yrityksestä ja sen liikkeistä, joissa on helppo ja mukava asioida, eikä yhdistelmä kuvaile hakemuksen kohteena olevia palveluja. Pelkkä mahdollinen kohderyhmän mieleen tuleva mielikuva helposti saatavilla olevista vähittäismyymäläpalveluista ei täytä vakiintuneen oikeuskäytännön mukaista vaatimusta siitä, että erottamiskyvyttömyys edellyttää suoraa ja konkreettista yhteyttä tavaramerkin ja sen kattamien palveluiden välillä. Patentti- ja rekisterihallituksen aikaisemman ratkaisukäytännön perusteella on selvää, että suomen kielessä kolme yleistä sanaa sisältävät tunnuslausemaiset yhdistelmät eivät ole lähtökohtaisesti kuvailevia, vaan nimenomaan mielletään erottamiskykyisiksi tunnuksiksi, jotka osoittavat tiettyä tavaran tai palvelun alkuperää.

Haettua merkkiä OMAN KYLÄN KAUPPA on käytetty siten, että käytön perusteella palvelujen kohderyhmässä haettujen 35 luokan palvelujen tiedetään olevan peräisin tietystä yrityksestä. Kokonaisarvioinnissa tuleekin kiinnittää huomiota nimenomaan tähän tarkasteluun eikä antaa painoarvoa sille, että näyttö on pääosin sellaista, jossa haettua merkkiä on käytetty yhdessä muiden merkkien yhteydessä. Haetun merkin käyttöön sisältyy sekä sen itsenäinen käyttö että sen käyttö osana toista tavaramerkkiä tai yhdessä toisen merkin kanssa. Merkitystä erottamiskyvyn arvioinnissa on näin ollen ainoastaan haettavan merkin käytöllä riippumatta siitä, onko itsenäistä käyttöä koskevaa näyttöä saatavilla vai ei. Merkin itsenäinen käyttö ei ole erottamiskyvyn saavuttamisen edellytys.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Oikeusohjeet ja asian tarkastelun lähtökohdat

Tavaramerkkilain 11 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan tavaramerkkinä voidaan rekisteröidä mikä tahansa merkki, jos sillä voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut toisen tavaroista tai palveluista.

Tavaramerkkilain 11 §:n 2 momentin mukaan erottamiskykyisenä ei pidetä merkkiä, joka voi kuvailla tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa, palvelujen suoritusajankohtaa taikka muuta niiden ominaisuutta (1 kohta), merkkiä, josta on tullut elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetty nimitys tavarasta tai palvelusta (2 kohta), tai merkkiä, jolla ei muulla tavoin voida elinkeinotoiminnassa erottaa tavaramerkin haltijan tavaroita tai palveluita toisen tavaroista tai palveluista (3 kohta).

Tavaramerkkilain 12 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos merkki ei ole 11 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 2 momentin mukaisesti erottamiskykyinen.

Tavaramerkkilain 12 §:n 3 momentin mukaan tavaramerkkiä ei saa 1 momentin 3 kohdan nojalla jättää rekisteröimättä, jos tavaramerkki on ennen hakemispäivää tullut käytössä erottamiskykyiseksi kohderyhmänsä keskuudessa tavaramerkin hakijan tavaroiden tai palvelujen merkkinä.

Tavaramerkkilain 12 §:n 3 momentin esitöiden (HE 201/2018 vp s. 100 — 101) mukaan käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn arviointi suoritetaan ottamalla huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat. Erottamiskyvyn saavuttamisesta käytön perusteella vaaditaan sitä pitkäaikaisempaa ja intensiivisempää näyttöä, mitä erottamiskyvyttömämpi merkki on. Tavaramerkin tunnistaminen ja näin ollen erottamiskyvyn saavuttaminen voi seurata myös käytöstä yhdessä muun rekisteröidyn tavaramerkin kanssa edellyttäen, että kohderyhmässä tiedetään tavaramerkillä varustetun tavaran tai palvelun olevan peräisin tietystä yrityksestä.

Haettu merkki OMAN KYLÄN KAUPPA on valittajankin esittämin tavoin tunnuslause eli iskulause, ja sillä voidaan katsoa olevan myynninedistämistarkoitus.

Euroopan unionin tuomioistuin on todennut, ettei iskulause ole erityinen tavaramerkkityyppi, vaan kyseessä on edelleen sanamerkki, vaikka merkki sisältäisikin mainoslauseen. Lisäksi iskulauseisiin ei pidä soveltaa ankarampia arviointiperusteita kuin muunlaisiin tavaramerkkeihin erottamiskykyä arvioitaessa (ks. tuomio 12.7.2012, Smart Technologies v. SMHV, C-311/11 P, EU:C:2012:460, 25, 39 ja 40 kohta).

Unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännöstä ilmenee myös, ettei tavaramerkin rekisteröinnin esteenä ole merkin käyttö mainoslauseena, laatua koskevana ilmaisuna tai kehotuksena ostaa kysymyksessä olevan tavaramerkin kattamia tavaroita tai palveluja ja ettei iskulauseisiin tule niiden erottamiskykyä arvioitaessa soveltaa ankarampia arviointiperusteita kuin muunlaisiin merkkeihin (ks. em. tuomio Smart Technologies v. SMHV, 25 kohta; tuomio Erpo Möbelwerk, C-64/02, EU:C:2004:645, 32 ja 41 kohta)

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä käy kuitenkin ilmi, että vaikka tavaramerkkien erottamiskykyä koskevat arviointiperusteet ovat samat eri ryhmiin kuuluville tavaramerkeille, näitä perusteita sovellettaessa voi käydä niin, että kohdeyleisö ei välttämättä miellä eri ryhmiin kuuluvia merkkejä samalla tavoin, ja että näin ollen tiettyihin ryhmiin kuuluvien tavaramerkkien erottamiskykyä voi olla vaikeampi osoittaa kuin toisiin ryhmiin kuuluvien tavaramerkkien erottamiskykyä (ks. em. tuomio Smart Technologies v. SMHV, 26 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Edelleen unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaan tavaramerkillä voi olla erilaisia ominaisuuksia, jotka eivät ole edellytyksenä sille, että mainoslauseen voidaan todeta olevan erottamiskykyinen, mutta joiden olemassaolo on pääsääntöisesti omiaan tekemään siitä erottamiskykyisen. Tällainen lause saattaa olla erottamiskykyinen, kun se esimerkiksi muodostaa sanaleikin tai se voidaan ymmärtää mielikuvitukselliseksi, yllättäväksi ja odottamattomaksi, ja se on siten myös helposti muistettavissa (ks. tuomio 21.1.2010, Audi v. SMHV, C-398/08 P, EU:C:2010:29, 47 kohta).

Markkinaoikeus toteaa, että niin sanottujen iskulauseiden rekisteröintiedellytyksiä on usein arvioitu ainakin tavaramerkkilain 12 §:ssä viitatun lain 11 §:n 2 momentin 3 kohdan nojalla, tai sitä vastaavien, kulloinkin voimassa olleen tavaramerkkiasetukseen sisältyvien yleistä erottamiskyvyttömyyttä koskevien säännösten nojalla.

Valituksenalaisessa päätöksessä on ilmoitettu sovelletuksi lainkohdaksi muun ohella tavaramerkkilain 12 §. Päätöksessä ei kuitenkaan ole yksilöity mikä tai mitkä kyseiseen säännökseen sisältyvistä ehdottomista hylkäysperusteista päätöksen perusteena on ollut. Päätöksen perusteluista ei suoraan ilmene muita kuin tavaramerkkilain 12 §:ssä viitatun lain 11 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaista kuvailevuutta koskevia perusteluja, minkä vuoksi valituksenalaisen päätöksen on katsottava perustuvan yksinomaan kyseiseen rekisteröintiesteeseen.

Asiassa on siten markkinaoikeudessa arvioitavana kysymys siitä, onko haettu merkki OMAN KYLÄN KAUPPA katsottava kuvailevaksi ja siten erottamiskyvyttömäksi seuraaville palveluille luokassa 35:

”Mainonta; markkinointi; mainosmateriaalin ja -tekstien julkaiseminen; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät; myynninedistäminen ja markkinointi; tuote-esittelyt ja tuotemarkkinointi; kosmetiikan, ihonhoitovalmisteiden, hiustenhoitotuotteiden, peseytymisvalmisteiden, ravintovalmisteiden, farmaseuttisten valmisteiden, elintarvikkeiden, leipomotuotteiden, alkoholijuomien, alkoholittomien juomien ja valmisruokien vähittäismyyntipalvelut; edellä mainittujen tuotteiden vähittäismyyntipalvelut myös tietoverkon tai postimyynnin välityksellä”.

Tämän jälkeen asiassa on tarvittaessa arvioitava, onko kyseinen merkki on ollut niin kauan ja laajalti käytössä valittajan palveluiden erityisenä tunnuksena, että sen voidaan katsoa käytön kautta tulleen tässä maassa erottamiskykyiseksi kyseisille palveluille.

Haetun merkin kuvailevuuden arviointi

Tavaramerkkilain lain 11 §:n 2 momentin 1 kohdassa todetuin tavoin kuvailevaa merkkiä ei pidetä erottamiskykyisenä. Tavaramerkin kuvailevuutta tarkastellaan kussakin yksittäistapauksessa suhteessa rekisteröinnin kattamiin tavaroihin tai palveluihin. Tavaramerkin kuvailevuutta on arvioitava ottaen toisaalta huomioon ne tavarat tai palvelut, joita varten merkki halutaan rekisteröidä, ja toisaalta se, miten kohdeyleisö, eli näiden tavaroiden ja palveluiden kuluttajat ymmärtävät merkin.

Kyseisellä säännöksellä on pantu täytäntöön jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436 (tavaramerkkidirektiivi) 4 artiklan 1 kohdan c alakohta. Viimeksi mainitun säännöksen mukaan yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, ei saa rekisteröidä.

Unionin tuomioistuin on edellä mainittua säännöstä asiallisesti vastaavan aiemmin voimassa olleen tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan osalta todennut, että sen taustalla olevan yleisen edun mukaista on taata, että niiden tavaroiden, joita varten merkin rekisteröintiä tavaramerkiksi on haettu, yhtä tai useampaa ominaisuutta kuvailevia merkkejä voivat vapaasti käyttää kaikki talouden toimijat, jotka tarjoavat tällaisia tavaroita (ks. tuomio 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV, C-51/10 P, EU:C:2011:139, 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen sekä tuomio 15.3.2012, Strigl ja Securvita, C90/11 ja C-91/11, EU:C:2012:147, 31 kohta).

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että merkin pitäminen kuvailevana edellyttää, että merkin ja niiden tavaroiden tai palveluiden välillä, joita varten se on rekisteröity, on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta havaita, että merkillä kuvaillaan kyseessä olevia tavaroita tai palveluita tai niiden tiettyä ominaisuutta (ks. esim. tuomio 22.6.2005, Metso Paper Automation v. SMHV (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, 25 kohta).

Euroopan unionin tuomioistuin on oikeuskäytännössään todennut, että merkkiä voidaan pitää kuvailevana ja siten erottamiskyvyttömänä siitä riippumatta, käytetäänkö merkin muodostamia merkkejä ja ilmauksia tosiasiallisesti rekisteröinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden tai palveluiden kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai näiden tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksien kuvailemiseen. Riittävää on, että näitä merkkejä ja ilmauksia voidaan käyttää tällä tavoin. Sanamerkkiä on pidettävä tarkasteltavana olevalla tavalla kuvailevana, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palveluiden ominaisuuden (ks. esim. tuomio 23.10.2003, SMHV v. Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, 32 kohta).

Nyt kyseessä olevat luokan 35 palvelut ovat yhtäältä tavallisille kuluttajille suunnattuja vähittäismyyntipalveluja ja toisaalta lähtökohtaisesti ammattilaisille suunnattuja palveluja ”mainonta; markkinointi; mainosmateriaalin ja -tekstien julkaiseminen; myynninedistäminen ja markkinointi; tuote-esittelyt ja tuotemarkkinointi”.

Kohdeyleisön tarkkaavaisuusaste voi olla myynninedistämistarkoitusta omaavien merkkien osalta suhteellisen alhainen riippumatta siitä, koostuuko kohdeyleisö keskivertokuluttajista, tarkkaavaisemmasta asiantuntijayleisöstä vai huolellisista kuluttajista (ks. tuomio 29.1.2015, Blackrock v. SMHV, T609/13, EU:T:2015:54, 27 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Markkinaoikeus katsoo, että esillä olevassa asiassa merkityksellisen kohdeyleisön tarkkaavaisuus- ja huolellisuusastetta on pidettävä suhteellisen alhaisena.

Edellä esitetty huomioon ottaen haetun merkin OMAN KYLÄN KAUPPA merkityksen pohjalta on arvioitava sitä, onko mainitun kohdeyleisön näkökulmasta katsottava kyseisen merkin ja kysymyksessä olevien palveluiden välillä olevan riittävän suora ja konkreettinen yhteys.

Haettu sanamerkki koostuu kolmesta suomen kielen sanasta ”oman”, ”kylän” ja ”kauppa”. Asiassa merkityksellisen kohdeyleisön voidaan katsoa ymmärtävän haetun merkin OMAN KYLÄN KAUPPA viittaavan välittömästi vähittäismyyntiä harjoittavaan liikkeeseen, joka sijaitsee maantieteellisesti jonkun tai joidenkin henkilöiden omanaan pitämässä kylässä. Haettu merkki kuvailee siten suoraan hakemuksen kattamien vähittäismyyntipalvelujen ominaisuuksia.

Hakemuksen vähittäismyyntipalvelujen ohella kattamien muiden palveluiden eli ”mainonta; markkinointi; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät” voidaan katsoa olevan sellaisia, joita vähittäismyyntiliikkeissä tyypillisesti harjoitetaan vähittäismyyntiliiketoiminnan ohella. Kyseiset palvelut voivat tulla tarjotuiksi vähittäismyyntiliikkeen toimesta, kun tuotteita asetetaan liikkeessä myyntiin, tai kun tavaroita tai palveluita ilmoitetaan liikkeessä myytäväksi. Markkinaoikeus katsoo siten, että myös näiden palveluiden osalta kohderyhmä mieltää ainakin tässä merkityksessä merkin riittävän suoraan ja konkreettisesti niitä tarjoavaa tahoa ja sen sijaintia kuvailevaksi.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti merkkiä voidaan edellä todetuin tavoin pitää kuvailevana siitä riippumatta, käytetäänkö merkin muodostamaa ilmausta tosiasiallisesti rekisteröinnin hakemisajankohtana haettujen palveluiden tai niiden ominaisuuksien kuvailemiseen, vaan riittävää on, että ilmausta voidaan käyttää tällä tavoin. Näin ollen merkin kuvailevuuden arvioinnissa ei sinänsä ole ratkaisevaa merkitystä sillä, onko sanayhdistelmää ”oman kylän kauppa” tosiasiallisesti käytetty sen kattamien palvelujen kuvailemiseen.

Markkinaoikeus kuitenkin toteaa, että asiassa esitetyn selvityksen perusteella haettua merkkiä on valittajan toimesta tosiasiallisesti käytetty kuvailevalla tavalla. Valittajan käyttönäyttönä toimittamasta Pirkka-asiakaslehden otteesta käy ilmi, että kyseisen asiakaslehden numerossa 6 — 7/2020 sivulla 2 olevassa mainoksessa on OMAN KYLÄN KAUPPA -tekstin alla esitetty seuraavaa: ”Oma kylä voi olla pieni tai suuri, tai vaikka saari. Kortteli, kadunpätkä, tai vaikka maantien mutka. Keskellä kuhinaa tai metsien huminaa. Lähellä tai kaukana kaikesta, on parasta, kun kaikki tärkeimmät saa yhdestä paikasta, oman kylän kaupasta”. Tämä vahvistaa käsitystä siitä, että kohderyhmä ymmärtää merkin vähittäismyyntiliikettä ja sen sijaintia kuvailevan merkityksen.

Asiaa ei ole arvioitava toisin valittajan esittämin tavoin Patentti- ja rekisterihallituksen aikaisemman rekisteröintikäytännön perusteella, sillä ratkaisun tavaramerkin erottamiskyvystä on perustuttava kussakin yksittäistapauksessa edellä todettujen seikkojen arviointiin kokonaisuutena.

Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, että nyt kysymyksessä olevaa merkkiä OMAN KYLÄN KAUPPA on pidettävä kuvailevana kaikille nyt kyseessä oleville luokan 35 palveluille. Merkin ei siten ole katsottava sellaisenaan kykenevän ilmaisemaan kyseessä olevien palveluiden kaupallista alkuperää.

Erottamiskyvyn saavuttaminen käytön perusteella

Valittaja on esittänyt, että haettu merkki OMAN KYLÄN KAUPPA on tullut käytön perusteella erottamiskykyiseksi. Valittaja on esittänyt näyttönä tästä kuvakoosteen haetun merkin käytöstä mainonnassa, otteita Pirkka-asiakaslehdestä, kuvakaappauksia verkkosivuilta www.k-ruoka.fi ja www.kmarket.fi, otteen Wikipediasta, Youtube-videoiden pysäytyskuvia sekä mainosvideoita tallenteina. Lisäksi näyttöön on sisältynyt tietoja päivittäistavaramyynnin määristä ketjuittain vuonna 2020, tulokset TV-mittaritutkimuksesta vuosilta 2019 — 2020 sekä otteita K Brand tracking

-raportista vuodelta 2021.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin käytön perusteella syntynyttä erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä tämän tavaramerkin kattamiin tavaroihin nähden ja toisaalta ottamalla huomioon se, miten kohdeyleisö oletettavasti mieltää tavaramerkin (tuomio 18.6.2002, Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, 59 ja 63 kohta; tuomio 7.7.2005, Nestlé, C‑353/03, EU:C:2005:432, 25 kohta sekä tuomio 19.6.2014, Oberbank ym., C-217/13 ja C-218/13, EU:C:2014:2012, 39 kohta). Erottamiskyvyttömänä pidetyn tavaramerkin on katsottu tulleen käytön kautta erottamiskykyiseksi, mikäli asianomainen kohderyhmä tai ainakin merkittävä osa siitä tunnistaa tavaramerkin perusteella kyseisen tavaran tietyn yrityksen tavaraksi. Tulkittaessa tämän edellytyksen täyttymistä erottamiskykyä ei kuitenkaan voida näyttää toteen pelkästään tiettyjen prosenttiosuuksien kaltaisten yleisten ja abstraktien kriteerien perusteella (ks. tuomio 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, 52 kohta).

Arvioitaessa erottamiskyvyn saavuttamista käytön perusteella voidaan ottaa huomioon muun ohella kyseisellä tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missä laajuudessa asianomaisessa kohdeyleisössä tunnistetaan tämän tavaramerkin perusteella kyseinen tavara tietyn yrityksen tavaraksi, sekä kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot (ks. tuomio 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, 51 kohta sekä tuomio 19.6.2014, Oberbank ym., C217/13 ja C-218/13, EU:C:2014:2012, 41 kohta).

Jotta tavaramerkki voidaan rekisteröidä käyttöön perustuvan erottamiskyvyn saavuttamisen perusteella, merkin tulee olla ollut erottamiskykyinen rekisteröintihakemuksen tekemishetkellä. Erottamiskykyä koskeva kysymys on siten ratkaistava sen hetken tilanteen pohjalta, jolloin nyt kyseessä olevan merkin rekisteröintiä on haettu eli 26.2.2021.

Käyttönäyttönä esitetyt kuvakooste mainonnasta tai näkyvyydestä, otteet Pirkka-asiakaslehdestä, kuvakaappaukset sekä mainosvideot sisältävät haetun merkin OMAN KYLÄN KAUPPA käyttöä muiden tavaramerkkien yhteydessä. Sanotussa materiaalissa haettu merkki esiintyy samassa markkinointikokonaisuudessa joko K-Market, K-Ruoka, tai K-tunnuksen kanssa. Valittaja ei ole kyseisen materiaalin osalta yksilöinyt missä, milloin tai miten kauan mainonta on ollut esillä. Siltä osin kuin valittaja on käyttönäyttönä toimittanut otteita Pirkka-asiakaslehdestä, valittaja ei ole myöskään esittänyt, mikä kyseisen lehden levikki on Suomessa ollut. Valittajan toimittamassa Wikipedia-otteessa esitetään Keskon tytäryhtiö KMarket Oy:n ja K-Market -päivittäistavaraketjun tunnuslauseena olevan ”Oman kylän kauppa”.

Markkinaoikeus toteaa, että asiassa esitetyn aineiston perusteella on sinänsä selvää, että kyseistä ilmaisua on käytetty KMarket myymälöiden tunnuslauseena.

Näyttönä esitetyt päivittäistavaramyyntitilastot ketjuittain vuodelta 2020 sisältävät tietoja K-ryhmän ja erikseen myös K-Market -myymälöiden lukumäärästä sekä myyntimääristä. Sanotut tiedot osoittavat valittajalla olevan merkittävä markkinaosuus päivittäistavaroiden myynnistä Suomessa. Tiedot eivät kuitenkaan sellaisinaan ole riittävän yksilöityjä tai eriteltyjä, jotta tällaisen näytön voisi sellaisenaan katsoa kohdistuvan nimenomaan haettuun merkkiin, eikä valittaja ole esittänyt mikä näiden toimitettujen tilastojen yhteys kyseiseen merkkiin on.

Valittajan näyttönä esittämä Finnpanel Oy:n TV-mittaritutkimus on päivätty 26.10.2021 eli hakemispäivän jälkeen. Tutkimus sisältää kuitenkin vuosilta 2019 ja 2020 koosteen eri televisiokanavien vuosittaisesta keskimääräisestä päivätavoittavuudesta. Tiedoista ilmenee sinänsä eri televisiokanavien katseluosuuksia ja näyttönä on esitetty erikseen myös mainoksia videotiedostoina. Valittaja ei kuitenkaan ole esittänyt selvitystä siitä, milloin ja missä kyseisiä mainoksia on näytetty, eikä muutakaan selvitystä osoittaakseen miten mainitun tutkimuksen tulokset liittyvät haetun merkin käyttöön.

Näyttönä toimitetusta K Brand Tracking -raportista käy ilmi, että kyseisessä kuluttajatutkimuksessa on kysytty: ”Miten hyvin seuraava kuvaus sopii mielestäsi K-Marketiin” ja kuvauksensa on esitetty ”Oman kylän kauppa”. Suurehko osa kyselyyn vastanneista on neljänä eri ajankohtana vuosina 2020 — 2021 on sinänsä mieltänyt ”oman kylän kauppa” sanayhdistelmän sopivan kuvauksena K-Market -myymälöille. Kyseisessä tutkimuksessa on siis kysytty kuvauksen sopivuudesta K-Market myymälöille, eikä lainkaan mitään tunnuksen ”OMAN KYLÄN KAUPPA” tavaramerkinomaisesta käytöstä. Markkinaoikeus katsoo, että kyseinen tutkimus pikemminkin tukee käsitystä siitä, että vastanneet henkilöt ovat pitäneet kyseistä ilmaisua KMarket myymälöitä kuvailevana kuin osoittaisi tunnuksen tavaramerkinomaista käyttöä.

Markkinaoikeus katsoo esitetyn käyttönäytön osoittavan kokonaisuutena arvioituna, että haettua merkkiä OMAN KYLÄN KAUPPA on sinänsä käytetty eri markkinointikanavissa vähittäismyyntipalveluille. Merkki on ollut esillä useissa eri liikkeissä, liikkeiden ulkopuolella olevassa mainonnassa sekä Pirkka-asiakaslehdessä ja televisiomainoksissa. Näytön perustella esilläolon tarkat ajankohdat ja markkinoinnin ajallinen kesto on kuitenkin jäänyt selvittämättä.

Valittaja ei ole myöskään esittänyt, että haettua merkkiä olisi käytetty itsenäisesti haetun merkin kattamien palvelujen tunnuksena. Sen sijaan valittaja on esittänyt, että muiden rekisteröityjen tavaramerkkien esiintyminen haetun merkin yhteydessä ei ole estänyt sen tulemista erottamiskykyiseksi käytön kautta, ja että merkin itsenäinen, muista merkeistä irrallinen käyttö ei ole erottamiskyvyn saavuttamisen edellytys. Tällainen käyttö yhdessä muiden rekisteröityjen ja tunnettujen tavaramerkkien yhteydessä on valittajan mukaan päinvastoin omiaan edesauttamaan haetun merkin tulemista erottamiskykyiseksi valittajan palvelujen merkkinä. Valittaja on edelleen esittänyt, että arvioinnissa ei tulisi antaa edes osittaista painoarvoa sille, että toimitetussa näytössä haettu merkki esiintyy pääosin yhdessä muiden tavaramerkkien kanssa.

Tältä osin markkinaoikeus toteaa, että unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu, että sen, että tavaroiden kohderyhmässä tavaroiden tiedetään olevan peräisin tietystä yrityksestä, on johduttava tavaramerkin käyttämisestä tavaramerkkinä. ”Tavaramerkin käyttö tavaramerkkinä” viittaa ainoastaan sellaiseen tavaramerkin käyttöön, jonka perusteella tavaran tai palvelun kohderyhmässä tavara tai palvelu tunnistetaan tietystä yrityksestä peräisin olevaksi (ks. tuomio 7.7.2005, Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, 26 ja 29 kohta). Vaikka rekisteröintihakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä on voitu käyttää rekisteröidyn tavaramerkin osana tai yhdessä tällaisen tavaramerkin kanssa, hakijan on itse tavaramerkin rekisteröimistä varten osoitettava, että tämä tavaramerkki itsessään — eivätkä muut tavaramerkit, joita mahdollisesti myös on esillä — osoittaa tavaroiden olevan peräisin tietystä yrityksestä (16.9.2015, Société des Produits Nestlé, C‑215/14, EU:C:2015:604, 66 kohta).

Markkinaoikeus toteaa, että toimitetun näytön perusteella haettua merkkiä on käytetty pääasiassa yhdessä muiden tunnusten kanssa. Valittaja, jolla on asiasta näyttötaakka, ei kuitenkaan ole esittänyt minkäänlaista selvitystä siitä, että kohdeyleisö mieltäisi haetun merkin itsessään, eikä muita toimitetussa näytössä samanaikaisesti esillä olleita K-Market, K-Ruoka, tai K-tunnuksia, osoituksena palvelujen alkuperästä. Tämän johdosta esitetyn näytön perusteella ei haetun merkin tietynasteisesta käytöstä huolimatta voida päätellä merkin käytön ollen sellaista, että kohdeyleisö pitäisi juuri kyseistä merkkiä, eikä sen kanssa samanaikaisesti esillä olleita valittajan muita tavaramerkkejä, osoituksena palvelujen alkuperästä.

Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo asiassa esitettyä näyttöä kokonaisuutena arvioiden, ettei asiassa esitetty näyttö osoita, että haettua merkkiä OMAN KYLÄN KAUPPA olisi käytetty valittajan palveluiden tavaramerkkinä niin kauan ja laajalti, että se olisi saavuttanut erottamiskyvyn kohdeyleisönsä keskuudessa kyseessä oleville palveluille käytön kautta ennen merkin rekisteröintihakemuksen tekemistä 26.2.2021.

Johtopäätös

Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, että rekisteröitäväksi haettu merkki OMAN KYLÄN KAUPPA ei ole erottamiskykyinen hakemuksen kattamille palveluille luokassa 35. Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen, Reima Jussila ja Tobias von Schantz.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Liitteet

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 7.12.2021.pdf