Market Court allows trademark registration by finding goods distinct from prior EU registration due to different nature and channels.

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 2.11.2021 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Scavanti AB on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle kansainvälisen rekisteröinnin numero 1462958 GULLIVER saattamiseksi voimaan Suomessa ensisijaisesti kaikilta osin ja toissijaisesti luokan 25 jalkineiden osalta.

Perusteet

Patentti- ja rekisterihallitus on virheellisesti katsonut, että aikaisempi Euroopan unionissa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti numero 1209711 Gulliver (kuvio) muodostaa esteen valittajan kansainvälisen rekisteröinnin numero 1462958 GULLIVER saattamiseksi voimaan Suomessa.

Valittajan kansainvälisen rekisteröinnin kattamat tavarat luokassa 25 ”Clothing and footwear” eivät ole samoja tai samankaltaisia kuin aikaisemman kansainvälisen rekisteröinnin kattamat tavarat ”shirt yokes; boot uppers; heels; hat frames [skeletons]; pockets for clothing; collar protectors; cap peaks; heelpieces for footwear; shirt fronts; ready-made linings [parts of clothing]; dress shields; soles for footwear; non-slipping devices for footwear; heelpieces for stockings; welts for footwear; tips for footwear”.

Aikaisemman kansainvälisen rekisteröinnin kattamat tavarat ovat lopullisten tuotteiden osia, komponentteja tai asennusosia, joiden loppukäyttäjät ovat tavalla tai toisella vaate-, jalkine- tai päähineteollisuudesta työskenteleviä ammattilaisia. Loppukäyttäjä voi olla myös jälleenmyyjä tai vastaavien tahojen palveluksessa työskentelevät sisäänostajat.

Valittajan kansainvälisen rekisteröinnin kattamat tavarat ovat sen sijaan sellaisenaan kuluttajille myytäviä lopputuotteita.

Vertailtavilla tavaroilla on erilainen luonne, käyttötapa ja käyttötarkoitus. Ne valmistetaan myös tyypillisesti eri valmistajien toimesta, koska valmistajat erikoistuvat joko kuluttajille tarkoitettuihin lopputuotteisiin tai niiden osiin ja komponentteihin. Vertailtavien tavaroiden jakelukanavat ja myyntipaikat ovat myös erilaisia, koska kuluttajille tarkoitettuja lopputuotteita myydään tyypillisesti vähittäiskaupoissa, kun taas aikaisemman kansainvälisen rekisteröinnin kattamien tavaroiden ostopaikat on tarkoitettu ammattilaisille. Vertailtavat tavarat eivät myöskään ole toistensa kanssa kilpailevia.

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (jäljempänä myös EUIPO) mitättömyysosasto on aikaisempaa kansainvälistä rekisteröintiä numero 1209711 Gulliver (kuvio) koskevassa päätöksessään katsonut nimenomaisesti, että sen kattamat tavarat ovat erilaisia kuin valittajan kansainvälisen rekisteröinnin kattamat tavarat.

Valittajalla on myös aikaisempi kansallinen tavaramerkki numero 109702 GULLIVER (kuvio), joka kattaa tavarat ”skodon” eli jalkineita luokassa 25, ja jonka perusteella valittajalla on aikaisempi oikeus nyt kyseessä olevaan GULLIVER-merkkiin kyseisten tavaroiden osalta. Tämän valittajan aikaisemman tavaramerkkioikeuden johdosta kansainvälisen rekisteröinnin numero 1209711 Gulliver (kuvio) haltija ei voi saada sekaannusvaaraan perustuvaa suojaa ainakaan viran puolesta hakemusprosessissa huomioon otettuna.

Siltä varalta, että markkinaoikeus katsoo, että vertailtavien merkkien välillä on sekaannusvaara, valittaja vetoaa aikaisemman kansainvälisen rekisteröinnin haltijan antamaan rekisteröintisuostumukseen koskien luokan 25 tavaroita ”footwear”.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Patentti- ja rekistesterihallitus on esittänyt muun ohella, että toimitetun suostumuksen johdosta valittajan kansainvälinen rekisteröinti on saatettavissa voimaan Suomessa luokan 25 tavaroille ”footwear”. Muilta osin valitus ei sisällä mitään sellaista, jonka perusteella valituksenalainen päätös olisi kumottava.

Aikaisemman kansainvälisen rekisteröinnin ainoa ja määräävässä asemassa oleva sana ”gulliver” on sama kuin valittajan kansainvälisen rekisteröinnin mukainen sana, eli ”gulliver”. Ensin mainitun merkin kuviollisuus muodostuu ainoastaan keltaisesta suorakulmiosta ja tavanomaisesta sinisestä kirjoitusasusta. Sana ”gulliver” on merkissä selkeästi luettavissa. Kokonaisuutena arvioiden vertailtavien merkkien välillä on sekaannusvaara.

Markkinaoikeuden oikeuskäytännössä (MAO 11/21) on katsottu, että vaatteet ja jalkineet ovat samoja ja samankaltaisia kuin niiden osat, kuten taskut ja jalkineiden korot, joten nyt kysymyksessä olevat tavarat ovat vähintään samankaltaisia. EUIPO:n mitättömyysosaston ratkaisut eivät ole Patentti- ja rekistesterihallitusta sitovia.

Siltä osin kuin valittaja on vedonnut sen aikaisempaan kansalliseen tavaramerkkiin numero 109702 GULLIVER (kuvio), korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksessä KHO 2017:109 on todettu, ettei aikaisempaa oikeusperustetta koskeva säännös suoraan sovellu tilanteeseen, jossa arvioidaan tavaramerkin rekisteröintiedellytyksiä.

Valittajan lausuma

Valittaja on antanut lausuman.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Oikeudelliset lähtökohdat ja annettu suostumus

Tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, tai jos se on rekisteröity, se on mitätöitävä, jos merkki aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aiempi tavaramerkki, joka on rekisteröity tai vakiintunut samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten.

Tavaramerkkilain 13 §:n 3 momentin 5 kohdan mukaan edellä 1 momentin 1 — 2 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan Suomeen tai Euroopan unioniin kohdennettua kansainvälistä rekisteröintiä, jonka rekisteröintipäivä tai laajentamispyynnön kirjaamispäivä on aiempi tai jolla muuten on aiempi etuoikeus.

Tavaramerkkilain 13 §:n 4 momentin mukaan tavaramerkki voidaan 1 momentin 1 — 8 kohdan ja 2 momentin estämättä rekisteröidä, jos se, jonka oikeudesta on kyse, antaa siihen suostumuksensa.

Tavaramerkkilain 92 §:n 1 momentin mukaan, kun Patentti- ja rekisterihallitus saa kansainväliseltä toimistolta ilmoituksen kansainvälisestä rekisteröinnistä, joka koskee Suomea, Patentti- ja rekisterihallitus tutkii, onko rekisteröinnin voimassaololle Suomessa estettä.

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että valittajan kansainvälinen rekisteröinti numero 1462958 GULLIVER aiheuttaa sekaannusvaaran luokan 25 tavaroiden ”footwear and clothing” osalta aikaisempaan Euroopan unionissa voimassa olevaan kansainväliseen rekisteröintiin numero 1209711 Gulliver (kuvio) ja että valittajan kansainvälinen rekisteröinti ei siten koske Suomea.

Valittaja on toimittanut markkinaoikeudelle aikaisemman kansainvälisen rekisteröinnin haltijan antaman suostumuksen valittajan kansainvälisen rekisteröinnin saattamiseksi Suomessa voimaan tavaroille ”footwear” luokassa 25.

Toimitettu suostumus ja Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto rekisteröinnin hyväksymisen esteiden poistumisesta mainituilta osin huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että valituksenalaisessa päätöksessä mainittua estettä valittajan kansainvälisen rekisteröinnin saattamiseksi Suomessa voimaan tavaroille ”footwear” luokassa 25 ei enää ole.

Todettu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua siitä kysymyksestä, aiheuttaako valittajan kansainvälinen rekisteröinti sekaannusvaaran aikaisempaan kansainväliseen rekisteröintiin luokan 25 tavaroiden ”footwear” osalta. Asiassa on siten enää arvioitava, aiheuttaako valittajan kansainvälinen rekisteröinti sekaannusvaaran aikaisempaan kansainväliseen rekisteröintiin luokan 25 tavaroiden ”clothing” osalta. Valituksessa esitetyn perusteella asiassa on arvioitavana kysymys siitä, kattavatko edellä mainitut rekisteröinnit samoja tai samankaltaisia tavaroita. Tämän jälkeen asiassa on tarvittaessa arvioitava muita tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin 2 mukaisia sekaannusvaaran edellytyksiä.

Tavaroiden vertailu

Valittajan kansainvälinen rekisteröinti kattaa vertailtavana olevilta osin edellä todetusti tavarat ”clothing” luokassa 25.

Aikaisempi kansainvälinen rekisteröinti kattaa seuraavat tavarat luokassa 25: “shirt yokes; boot uppers; heels; hat frames [skeletons]; pockets for clothing; collar protectors; cap peaks; heelpieces for footwear; shirt fronts; ready-made linings [parts of clothing]; dress shields; soles for footwear; non-slipping devices for footwear; heelpieces for stockings; welts for footwear; tips for footwear”.

Valituksenalaisen päätöksen mukaan aikaisemman kansainvälisen rekisteröinnin kattamat tavarat ovat vähintään samankaltaisia valittajan kansainvälisen rekisteröinnin kattamien tavaroiden kanssa. Sekä valituksenalaisessa päätöksessä että Patentti- ja rekisterihallituksen markkinaoikeudelle toimittamassa lausunnossa on tältä osin viitattu markkinaoikeuden päätökseen MAO 11/21.

Markkinaoikeus toteaa, että pelkästään sillä perusteella, että vertailtavana on yhtäältä vaatteita ja toisaalta vaatteiden erilaisia osia tai komponentteja, ei vielä voida tehdä päätelmiä tavaroiden samankaltaisuudesta. Tällaisia päätelmiä ei myöskään käy ilmi edellä mainitusta Patentti- ja rekisterihallituksen viittaaman markkinaoikeuden päätöksen MAO 11/21 perusteluista.

Arvioitaessa merkkien kattamien tavaroiden samankaltaisuutta on sen sijaan otettava huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat ja se, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan. Samankaltaisuusarvioinnissa merkityksellisiä tekijöitä ovat myös jakelukanavat, kohdeyleisö ja tavaroiden tavanomainen alkuperä.

Aikaisemman kansainvälisen rekisteröinnin kattamat tavarat “boot uppers; heels; heelpieces for footwear; soles for footwear; welts for footwear; tips for footwear” ovat jalkineiden osia ja tavarat ”hat frames [skeletons]; cap peaks” puolestaan päähineiden osia. Kyseisiä tavaroita hankitaan jalkineiden tai päähineiden tuottamiseen, korjaamiseen tai niiden muuntamiseen, eikä niillä siten ole samanlainen käyttötarkoitus kuin valittajan kansainvälisen rekisteröinnin kattamilla vaatteilla. Tavarat ”non-slipping devices for footwear” ovat puolestaan jalkineiden osia tai lisävarusteita. Aikaisemman kansainvälisen rekisteröinnin kattamat tavarat eivät ole vaatteita täydentäviä tai niiden kanssa kilpailevia, ja vertailtavilla tavaroilla on yleensä eri jakelukanavat ja alkuperä. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että valittajan kansainvälisen rekisteröinnin kattamat tavarat ”clothing” eli vaatteet ovat erilaisia kuin aikaisemman kansainvälisen rekisteröinnin kattamat edellä mainitut tavarat.

Aikaisemman kansainvälisen rekisteröinnin kattamat tavarat ”shirt yokes; pockets for clothing; shirt fronts; ready-made linings [parts of clothing]; heelpieces for stockings” ovat vaatteiden osia. Vaikka kyseisiä tavaroita saattavat mahdollisesti hankkia myös esimerkiksi käsityötä harrastavat kuluttajat, ne on kuitenkin tarkoitettu käytettäviksi ammattimaisessa vaatteiden tuotannossa. Kyseisillä tavaroilla ei siten ole samanlainen käyttötarkoitus kuin valittajan kansainvälisen rekisteröinnin kattamilla vaatteilla. Kyseiset tavarat eivät ole vaatteita täydentäviä tai niiden kanssa kilpailevia, ja vertailtavilla tavaroilla on yleensä eri jakelukanavat ja alkuperä. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että valittajan kansainvälisen rekisteröinnin kattamat vaatteet ovat erilaisia kuin aikaisemman kansainvälisen rekisteröinnin kattamat edellä mainitut tavarat.

Aikaisemman kansainvälisen rekisteröinnin kattamat edellä mainitut tavarat ”collar protectors; dress shields” ovat vaatteista irrallisia ja erikseen hankittavia suojuksia. Kyseisillä tavaroilla pyritään suojaamaan vaatteita käytön aikana esimerkiksi kulumiselta, lialta ja hieltä. Niillä on siten eri käyttötarkoitus ja luonne kuin vaatteilla. Vaikka kyseisiä suojuksia saatetaan myydä esimerkiksi suuremmissa vähittäiskaupoissa, joissa myydään myös muun ohella vaatteita, niitä ei kuitenkaan myydä rinnakkain. Kyseiset suojukset eivät ole vaatteita täydentäviä tuotteita, vaikka niitä käytetäänkin vaatteiden kanssa. Vertailtavilla tavaroilla on lisäksi yleensä eri alkuperä, eivätkä ne ole kilpailevia tuotteita. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että valittajan kansainvälisen rekisteröinnin kattamat vaatteet ovat myös erilaisia kuin aikaisemman kansainvälisen rekisteröinnin kattamat edellä mainitut tavarat.

Johtopäätös

Tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin 2 kohdassa on edellä ilmenevällä tavalla säädetty sekaannusvaaran edellytykseksi muun ohella, että vertailtavat tavaramerkit ovat rekisteröity samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten.

Koska markkinaoikeus on edellä katsonut, että valittajan kansainvälisen rekisteröinnin numero 1462958 GULLIVER kattamat tavarat ”clothing” eli vaatteet luokassa 25 ovat erilaisia kuin aikaisemman Euroopan unionissa voimassa olevan kansainvälisen rekisteröinnin numero 1209711 Gulliver (kuvio) kattamat tavarat, niiden välillä ei ole sekaannusvaaraa kyseisten tavaroiden osalta.

Kun lisäksi otetaan huomioon mitä edellä kansainvälisen rekisteröinnin numero 1209711 Gulliver (kuvio) haltijan antaman suostumuksen osalta on lausuttu, Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalainen päätös on kumottava ja asia on palautettava Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen 2.11.2021 tekemän päätöksen ja palauttaa asian kansainvälisen rekisteröinnin numero 1462958 GULLIVER saattamiseksi voimaan Suomessa.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Sami Myöhänen, Markus Mattila ja Tobias von Schantz.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Liitteet

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 2.11.2021.pdf