Trademark appeal dismissed; court held 'GLAUCOMAFEST' descriptive for education services due to medical context.

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 4.8.2021 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Santen Pharmaceutical Co., Ltd. on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle haetun merkin GLAUCOMAFEST rekisteröimiseksi.

Perusteet

Patentti- ja rekisterihallitus on virheellisesti katsonut, että haettu merkki GLAUCOMAFEST on erottamiskyvytön luokan 41 palveluille ”opetuksen tarjoaminen”.

Sana ”glaucoma” tarkoittaa glaukoomaa eli silmänpainetautia, joten se viittaa haetun merkin kattamien koulutuspalveluiden laatuun. Sana ”fest”, joka tarkoittaa festivaaleja tai juhlia, ei liity mitenkään koulutukseen. Sana ”festivaali”, jonka lyhenne ”fest” muodostaa haetun merkin loppuosan, tarkoittaa juhlaa, eikä sen merkitys ole laajentunut tarkoittamaan koulutusta. Haettu merkki GLAUCOMAFEST tarkoittaa silmänpainetautijuhlaa ja kyseinen merkityssisältö on outo, jopa absurdi.

Haettu merkki on omaperäinen, mielikuvituksellinen ja tavallisuudesta poikkeava. Siinä yhdistyy kaksi sanaa, joiden ei odoteta esiintyvän yhdessä. Haetun merkin merkityssisältö on epäselvä, joten se voidaan ymmärtää eri tavoin. Haettua merkkiä ei voida pitää yksinomaan kuvailevana ja se on korkeintaan suggestiivinen. Haettu merkki on näin ollen erottamiskykyinen ja rekisteröitävissä.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituskirjelmässä ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Tavaramerkki on erottamiskyvytön, jos sillä on yksikin kuvaileva merkityssisältö. Sillä, että tavaramerkillä voi olla useita merkityssisältöjä, ei ole merkitystä. Haettuun merkkiin sisältyvien sanojen sanakirjamerkityksen lisäksi arvioinnissa on tullut ottaa huomioon myös sanojen yleinen käyttötapa. Festivaaleilla voidaan tarjota viihteen, ajanvietteen ja kulttuurin lisäksi koulutuspalveluita, ja sanaa festivaali on käytetty yleisesti myös koulutustapahtumien yhteydessä.

Valittajan lausuma

Haetulla merkillä ei ole lainkaan selkeää merkityssisältöä. Haettu merkki kattaa koulutuspalveluita ilman liityntää viihteeseen, kulttuuriin tai vapaa-aikaan. Sanan ”festivaali” käyttäminen koulutuspalveluiden yhteydessä ei ole yleistä, vaan epätavallista. Myös Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (jäljempänä EUIPO) on katsonut tavaramerkin GLAUCOMAFEST olevan erottamiskykyinen. Patentti- ja rekisterihallituksen käytännön tulisi ennemmin lähentyä EUIPO:n käytäntöä kuin poiketa siitä.

Muut kirjelmät

Patentti- ja rekisterihallitus

on esittänyt, että haetun merkin sanalla voi olla merkityssisältö siihen sisältyvien yksittäisten sanojen merkityssisältöjen perusteella, vaikka sana kokonaisuutena ei olisikaan laajasti käytössä. EUIPO:n ratkaisut eivät ole Patentti- ja rekisterihallitusta sitovia, ja Patentti- ja rekisterihallitus voi tehdä niistä poikkeavia ratkaisuja oman käytäntönsä mukaisesti.

Markkinaoikeus

on pyytänyt Patentti- ja rekisterihallitusta lausumaan tässä asiassa merkityksellisestä kohdeyleisöstä, mahdollisista useammista kohderyhmistä ja kohdeyleisön tarkkaavaisuusasteesta sekä siitä, voidaanko kohdeyleisön katsoa ymmärtävän englannin kielen sanakirjoissa annetut merkitykset sanalle ”fest”.

Patentti- ja rekisterihallitus

on esittänyt, että haetun merkin kohdeyleisö koostuu sekä keskivertokuluttajista että lääketieteen alan ammattilaisista. Keskivertokuluttajien tarkkaavaisuusaste on tavanomainen ja lääketieteen alan ammattilaisten tarkkaavaisuusaste on hieman korkeampi. Molemmat kohderyhmät ymmärtävät haetun merkin silmänpainetautiin liittyväksi festivaaliksi tai tapahtumaksi.

Englannin kielen sana ”fest” on kohderyhmässä ymmärrettävissä niin juhliksi kuin festivaaleiksi. Koska sanaa ”festivaali” käytetään nykyisessä kielenkäytössä hyvin laajasti erilaisten tapahtumien yhteydessä, voidaan kummankin kohderyhmän katsoa ymmärtävän haetun merkin kuvailevan sisällön.

Valittaja

on esittänyt muun ohella, että haetun merkin merkityssisältö on epäselvä sen käsittäessä epätavallisella tavalla yhdistetyt sanat ”glaucoma” ja ”fest”. Merkin erottamiskyvyttömät osat voivat yhdistettyinä olla erottamiskykyisiä ja näin on myös tässä tapauksessa, jossa haettu merkki on omaperäisyydessään enemmän kuin vain osiensa summa.

Tässä asiassa on arvioitavana Suomessa haettu merkki, jolloin ratkaisevaa on loppuosan ”fest” ymmärtäminen ja sen yleinen käyttötapa Suomessa. Merkin loppuosan muodostama sana ”fest” on arkikieltä, joka tarkoittaa Kotimaisten kielten keskuksen Kielitoimiston sanakirjan mukaan festareita, juhlia ja bileitä.

Kohdeyleisöllä ei ole asian arvioinnissa kovinkaan suurta merkitystä. On epätodennäköistä, että mikään kohdeyleisön osa Suomessa ymmärtäisi sanan ”fest” eri tavalla. Sana ymmärretään festareina, juhlina ja bileinä.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja oikeusohjeet

Asiassa on kysymys siitä, onko haettu merkki GLAUCOMAFEST katsottava sellaisenaan erottamiskykyiseksi luokassa 41 palveluille ”opetuksen tarjoaminen”.

Tavaramerkkilain 11 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkkinä voidaan rekisteröidä mikä tahansa merkki, jos sillä voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut toisen tavaroista tai palveluista (kohta 1) ja se voidaan esittää tavaramerkkirekisterissä sellaisella tavalla, että viranomaiset ja yleisö voivat määrittää tavaramerkin haltijan saaman suojan selkeän ja täsmällisen kohteen (kohta 2).

Saman pykälän 2 momentin mukaan erottamiskykyisenä ei pidetä merkkiä, joka voi kuvailla tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa, palvelujen suoritusajankohtaa taikka muuta niiden ominaisuutta (kohta 1), josta on tullut elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetty nimitys tavarasta tai palvelusta (kohta 2) tai jolla ei muulla tavoin voida elinkeinotoiminnassa erottaa tavaramerkin haltijan tavaroita tai palveluita toisen tavaroista tai palveluista (kohta 3).

Tavaramerkkilain 12 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, tai jos se on rekisteröity, se on mitätöitävä, jos merkki ei ole 11 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 2 momentin mukaisesti erottamiskykyinen.

Asian arviointi

Tavaramerkkilain 11 §:ssä todetuin tavoin kuvailevaa merkkiä ei pidetä erottamiskykyisenä. Merkin kuvailevuutta tarkastellaan kussakin yksittäistapauksessa suhteessa rekisteröinnin kattamiin tavaroihin tai palveluihin. Merkin kuvailevuutta on arvioitava ottaen toisaalta huomioon ne tavarat tai palvelut, joita varten merkki halutaan rekisteröidä, ja toisaalta se, miten kohdeyleisö, eli näiden tavaroiden tai palveluiden kuluttajat ymmärtävät merkin.

Nyt kyseessä olevien luokan 41 opetuspalveluiden on katsottava olevan suunnattuja suurelle yleisölle, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista. Tällaisen keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusastetta ei ole kyseessä olevien palveluiden osalta pidettävä tavanomaista korkeampana. Toisaalta näitä palveluita tarjotaan myös asiantuntijoille, kuten lääketieteen ammattilaisille, joiden tarkkaavaisuusastetta on pidettävä tavanomaista korkeampana.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että merkin pitäminen kuvailevana edellyttää, että merkin ja sen kattamien tavaroiden tai palveluiden välillä on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta havaita, että merkillä kuvaillaan kyseessä olevia tavaroita tai palveluita taikka niiden tiettyä ominaisuutta.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sanamerkkiä voidaan pitää kuvailevana ja siten erottamiskyvyttömänä siitä riippumatta, käytetäänkö sen ilmaisua tosiasiallisesti rekisteröinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden tai palveluiden kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai näiden tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksien kuvailemiseen. Riittävää on, että sanamerkkiä ja sen ilmaisua voidaan käyttää tällä tavoin. Sanamerkkiä on pidettävä tarkasteltavana olevalla tavalla kuvailevana, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palveluiden ominaisuuden (ks. myös tavaramerkkilain 11 §:n esityöt HE 201/2018 vp s. 91 ja 92).

Kun kyse on moniosaisesta tavaramerkistä, erottamiskykyä ei voida arvioida ainoastaan analysoimalla kutakin sen muodostavista sanoista tai osatekijöistä erikseen, vaan arvioinnin on perustuttava siihen, miten kohdeyleisö ymmärtää merkin kokonaisuutena, eikä olettamaan siitä, että osatekijät, joilta erikseen tarkasteltuna puuttuu erottamiskyky, eivät voi yhdistettynä olla erottamiskykyisiä (ks. Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio 8.5.2008, Eurohypo v. SMHV, C-304/06 P, EU:C:2008:261, 41 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Markkinaoikeus katsoo, että ainakin ammattilaisista koostuva suomalaisen kohdeyleisön osa ymmärtää kyseessä olevien palveluiden yhteydessä sanan ”glaucomafest” viittaavan silmänpainetautiin liittyvään tapahtumaan. Kyseessä olevien palveluiden yhteydessä kyseisen kohdeyleisön osan on katsottava ymmärtävän merkin ilmaisevan, että kyseessä ovat silmänpainetautiin liittyvät koulutus- ja opetuspalvelut, joita tarjotaan tietyssä tapahtumassa. Mainitun kohdeyleisön osan on siten katsottava ymmärtävän välittömästi, että haettu merkki ilmaisee kyseessä olevien palveluiden lajia ja käyttötarkoitusta. Edellä todettu on riittävä tavaramerkkilain 11 §:n mukaisen rekisteröinnin esteen syntymiseksi, eikä tällöin ole tarpeen arvioida kysymystä siitä, ymmärtävätkö myös muut kohdeyleisöön kuuluvat haetun merkin samalla tavalla.

Sillä valittajan esittämällä seikalla, että EUIPO on katsonut EU-tavaramerkin GLAUCOMAFEST olevan erottamiskykyinen, ei ole merkitystä arvioitaessa haetun merkin erottamiskykyä, koska ratkaisu tavaramerkin erottamiskyvystä tulee perustua merkityksellisten seikkojen arviointiin kokonaisuutena kussakin yksittäistapauksessa.

Johtopäätös

Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, että haettu merkki GLAUCOMAFEST ei ole erottamiskykyinen kyseessä oleville luokan 41 palveluille. Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Sami Myöhänen, Jari Tiainen ja Tobias von Schantz.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Liitteet

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 4.8.2021.pdf