Market Court quashes Patent Office decision for lack of procedural fairness and new facts not previously considered by applicant.

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen 29.03.2021 antama päätös patenttihakemuksen nro FI 20197081 hylkäämisestä (liitteenä)

Asian tausta

A on 1.6.2019 hakenut patenttia keksinnölle nimeltä ”Lämpömoottori”. Patenttihakemus on Patentti- ja rekisterihallituksessa saanut numeron FI 20197081.

Patentti- ja rekisterihallitus on 21.1.2020 antamassaan teknisessä välipäätöksessä muun ohella todennut, ettei edellä mainitun patenttihakemuksen patenttivaatimuksissa 1 — 10 ole esitetty sellaista keksintöä, joka olisi teollisesti käytettävissä. Lisäksi Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan patenttivaatimus 1 on ollut epätäsmällinen muun ohella siksi, että siinä ei ole esitetty teknisiä piirteitä, jotka saisivat aikaan mainitussa patenttivaatimuksessa esitetyt vaikutukset, eikä tällaisia teknisiä piirteitä ole esitetty myöskään keksinnön selityksessä.

A on edellä mainittuun välipäätökseen 3.4.2020 antamansa vastauksen yhteydessä toimittanut Patentti- ja rekisterihallitukselle muutetut patenttivaatimukset 1 — 9. Vastauksessaan A on esittänyt, että muutetuissa patenttivaatimuksessa on korjattu Patentti- ja rekisterihallituksen välipäätöksessään esittämät puutteet.

Patentti- ja rekisterihallitus on 29.3.2021 antamallaan päätöksellä hylännyt edellä mainitun patenttihakemuksen numero FI 20197081.

A on valittanut Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä markkinaoikeuteen.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

A on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

A on lisäksi pyytänyt, että markkinaoikeus keskeyttää valituksen käsittelyn, kunnes patenttihakemuksessa esitetyn keksinnön fysikaalisia perusteita käsittelevä tieteellinen artikkeli on vertaisarvioitu.

Perusteet

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään esittänyt patenttihakemuksen hylkäämiselle sellaisia perusteita, joita ei ollut esitetty teknisessä välipäätöksessä. A:lla ei näin ollen ole ollut mahdollisuutta ennen patenttihakemuksen hylkäämistä lausua kaikista seikoista, joihin valituksenalainen päätös patenttihakemuksen hylkäämisestä on perustunut.

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään virheellisesti katsonut, ettei keksinnön selitys ole niin selvä, että alan ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä. Osa keksinnön piirteistä on esitetty patenttihakemuksessa. Osa piirteistä on niin ilmeisiä, että ne on jätetty mainitsematta patenttihakemuksessa, ja osan piirteistä alan ammattimies voi päätellä patenttihakemuksessa esitetyn ja yleistietojensa perusteella.

Lisäksi Patentti- ja rekisterihallitus on virheellisesti katsonut, ettei patenttivaatimuksissa ole täsmällisesti ilmaistu sitä, mitä patentilla halutaan suojata, koska patenttivaatimuksissa ei Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan ole määritelty rakenneosia, jotka saavat aikaan patenttivaatimuksessa 1 esitetyt tekniset vaikutukset. Keksinnön mukaisen lämpömoottorin osat ja toiminta on esitetty selityksessä, kuvissa sekä patenttivaatimuksissa.

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään esittänyt, ettei vakiotilavuudessa oleva kaasu voi tehdä työtä. On kuitenkin periaatteessa mahdollista, että jos harvaa kaasua on kammiossa, jonka seinämän osat ovat eri lämpötiloissa, tällaiseen kaasuun sijoitettuun pintaelementtiin voi kohdistua eri suuruiset liikemäärävirrat eri suunnista, jolloin pintaelementin liikkeestä on termodynamiikan toisen pääsäännön estämättä mahdollista saada energiaa. Esimerkiksi Crookesin radiometrissä harvan kaasun täyttämään kammioon sijoitettu roottori pyörii siivekkeiden pintojen välisen lämpötilaeron vuoksi.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Patentti- ja rekisterihallitus on lausunnossaan 4.3.2022 esittänyt, ettei valituksessa ole esitetty sellaista, jonka perusteella valituksenalaista päätöstä tulisi muuttaa.

Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan patenttihakemukselle annetussa välipäätöksessä hylkäysperusteina esitetyt teollisen käyttökelpoisuuden puute ja selityksen riittämättömyys ovat luonteeltaan sellaisia, että niitä ei useimmiten ole mahdollista korjata perusasiakirjaan perustuvilla vaatimusmuutoksilla. Vaatimusmuutokset voivat vaikuttaa kolmantena hylkäysperusteena esitettyyn patenttivaatimusten epätäsmällisyyteen, mutta sillä ei ole patenttihakemuksen hyväksymisen kannalta merkitystä tilanteessa, jossa muut kriteerit eivät täyty.

Välipäätöksessä ja valituksenalaisessa päätöksessä oli tuotu esiin, ettei patenttihakemus sisältänyt sellaista aineistoa, josta voitaisiin muodostaa hyväksyttävissä oleva patenttivaatimus. Hakijan välipäätösvastauksessa ei ollut esitetty sellaista, jonka perusteella välipäätöksessä esiin tuotua johtopäätöstä olisi tullut muuttaa. Hakijan tekemillä vaatimusmuutoksilla ei ollut merkitystä välipäätöksessä esitettyjen hylkäysperusteiden kannalta, joten aihetta uuden välipäätöksen antamiseen ei ollut. Tällaisessa tilanteessa hakemuskäsittelyn nopea loppuun saattaminen on myös hakijan etu, koska velvollisuus maksaa patenttihakemuksesta vuosimaksuja päättyy hakemuskäsittelyn päättymisen myötä.

Patenttivaatimus 1 kohdistuu lämpökoneeseen. Myös valituksessa mainittu Crookesin radiometri, jonka toiminta perustuu vakiotilavuudessa olevaan kaasuun syntyviin lämpötila- ja painegradientteihin, on eräänlainen lämpökone.

Valittajan lausuma

A on lausumassaan 14.3.2022 esittänyt, ettei tarkasteltavana olevassa patenttihakemuksessa esitetty keksintö ole termodynamiikan toisen pääsäännön vastainen, mutta kumoaa mainittuun pääsääntöön perustuvan vakiintuneen käsityksen, jonka mukaan vakiotilavuudessa oleva kaasu ei voi muuttaa lämpöenergiaa mekaaniseksi työksi. A:n tarkoituksena on laatia tieteelliseen julkaisuun artikkeli, jossa osoitetaan, että vakiotilavuudessa oleva harva kaasu voi tehdä työtä silloin, kun sen molekyylien kulkua ohjataan kiinteän aineen pintaelementeillä. Lausumansa yhteydessä A on pyytänyt markkinaoikeutta keskeyttämään valitusasian käsittelyn, kunnes mainittu artikkeli on vertaisarvioitu.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat

A:n markkinaoikeudessa esittämän perusteella asiassa on ensisijaisesti kysymys siitä, olisiko Patentti- ja rekisterihallituksen tullut antaa A:lle hänen välipäätösvastauksensa 3.4.2020 jälkeen vielä uusi välipäätös patenttihakemuksen valituksenalaisella päätöksellä hylkäämisen asemesta. Toissijaisesti asiassa voi olla kysymys siitä, onko A:n mainitun välipäätösvastauksensa yhteydessä Patentti- ja rekisterihallitukseen toimittamissa muutetuissa patenttivaatimuksissa 1 — 9 esitetty keksintö teollisesti käytettävissä, onko keksinnön selitys niin selvä, että alan ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä ja onko mainituissa patenttivaatimuksissa täsmällisesti ilmaistu se, mitä patentilla halutaan suojata.

Kysymyksessä oleva keksintö

Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaisessa päätöksessä tarkasteltuun patenttivaatimusasetelmaan sisältyy itsenäinen laitevaatimus 1, epäitsenäiset laitevaatimukset 2 — 7, itsenäinen menetelmävaatimus 8 ja epäitsenäinen menetelmävaatimus 9.

Itsenäinen patenttivaatimus 1 kuuluu seuraavasti (piirteiden viitenumerot Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaisessa päätöksessä käytetyn mukaiset):

P0: Lämpöenergiaa mekaaniseksi energiaksi muuttava laite tunnettu siitä, että

P1: umpinaisessa kammiossa olevat pienet pallomaiset partikkelit on sovitettu kiertämään murtoviivan muotoista rataa

L1: partikkelit ohjataan kulkeman radan taitekohdasta seuraavaa taitekohtaa kohden

L2: kammion seinämässä radan taitekohdissa radan ulkolaidalla on kuumia pintoja (9)

L3: kuuman pinnan normaali on taitekohtaa edeltävän radan osan ja sitä seuraavan radan osan määräämässä tasossa siten, että pintaan törmänneen partikkelin halutun lähtösuunnan ja pinnan normaalin välinen kulma on pienempi kuin partikkelin tulosuunnan ja pinnan normaalin välinen kulma

L4: kuumaan pintaan tuodaan lämpöä kammion ulkopuolelta

L5: partikkelin törmätessä kuumaan pintaan, kuuma pinta suurentaa partikkelin pinnan normaalin suuntaista nopeuskomponenttia, jolloin partikkelin nopeusvektorin itseisarvo kasvaa ja sen suunta kääntyy kuuman pinnan normaalia kohti, minkä seurauksena partikkelin kulkusuunta on seuraavaa radan taitekohtaa kohden

L6: kuuman pinnan jälkeen radalla on partikkelien nopeutta jarruttava elin (16), johon partikkelit törmäävät työntäen sitä ja tuottaen liike-energiaa roottorille.

L7: Samalla partikkelit menettävät kuumalta pinnalta saamaansa energiaa.

Itsenäinen patenttivaatimus 8 kuuluu seuraavasti:

Menetelmä lämpöenergian muuttamiseksi mekaaniseksi energiaksi tunnettu siitä, että

- umpinaisessa kammiossa olevat pienet pallomaiset partikkelit on sovitettu kiertämään murtoviivan muotoista rataa

- kammion seinämässä radan taitekohdissa radan ulkolaidalla on lämpöä luovuttavia kuumia pintoja (9)

- kuumat pinnat lisäävät partikkelien nopeusvektorin pinnan normaalin suuntaista komponenttia, jolloin partikkelien nopeus kasvaa ja niiden rata kääntyy kiertoradan suuntaseksi

- partikkelit työntävät niiden liikettä jarruttavia elimiä (16) antaen niille mekaanista energiaa ja menettäen kuumalta pinnalta saamaansa energiaa.

Patenttihakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa

Patentti- ja rekisterihallitus on 21.1.2020 A:n patenttihakemukselle antamassaan välipäätöksessä todennut muun ohella, että patenttihakemuksessa ja alkuperäisissä patenttivaatimuksissa 1 — 10 esitetty keksintö ei ole teollisesti käytettävissä. Keksinnön selitys ei myöskään ole niin selvä, että alan ammattimies sen perusteella voisi käyttää patenttivaatimuksissa esitettyä keksintöä, eikä patenttivaatimuksissa ole täsmällisesti ilmaistu sitä, mitä patentilla halutaan suojata. Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan patenttihakemus ei mainituista syistä ole ollut hyväksyttävissä.

A on 3.4.2020 vastannut edellä mainittuun välipäätökseen ja toimittanut vastauksensa yhteydessä Patentti- ja rekisterihallitukselle muutetut patenttivaatimukset 1 — 9.

Patentti- ja rekisterihallitus on tämän jälkeen valituksenalaisella päätöksellään hylännyt A:n patenttihakemuksen sillä perusteella, ettei edellä mainituissa muutetuissa patenttivaatimuksissa esitetty keksintö ole teollisesti käytettävissä, keksinnön selitys ole niin selvä, että alan ammattimies voisi sen perusteella käyttää keksintöä, eikä mainituissa patenttivaatimuksissa ole täsmällisesti ilmaistu sitä, mitä patentilla halutaan suojata.

Asian arviointi

Asiassa on edellä todetulla tavalla ensisijaisesti kysymys siitä, olisiko Patentti- ja rekisterihallituksen tullut antaa A:lle vielä uusi välipäätös patenttihakemuksen valituksenalaisella päätöksellä hylkäämisen asemesta.

Patenttilain 16 §:ssä säädetään, että jos vielä lausuman antamisen jälkeen katsotaan olevan este hakemuksen hyväksymiselle ja hakijalla on ollut tilaisuus antaa lausumansa esteestä, hakemus on hylättävä, mikäli ei ole aihetta antaa hakijalle uutta välipäätöstä.

A on Patentti- ja rekisterihallituksen välipäätöksen 21.1.2020 jälkeen 3.4.2020 toimittanut Patentti- ja rekisterihallitukselle muutetut patenttivaatimukset, joiden itsenäistä patenttivaatimusta 1 on alkuperäiseen patenttivaatimukseen 1 nähden muutettu seuraavasti:

- Piirteessä P1 pallomaisten partikkelien on määritelty olevan pieniä ja radan murtoviivan muotoinen

- Alkuperäiset piirteet P2 ja P3 on poistettu

- Piirteet L1 — L7 on lisätty.

Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaisen päätöksen mukaan edellä mainitut muutokset korjaavat osan patenttivaatimusten täsmällisyyttä koskevista ongelmista, mutta muutetussa patenttivaatimuksessa 1 esitetty keksintö ei edelleenkään ole teollisesti käytettävissä, siinä ei edelleenkään ole täsmällisesti ilmaistu, mitä patentilla halutaan suojata, eikä selitys ole niin selvä, että alan ammattimies voisi käyttää myöskään siinä esitettyä keksintöä. A:lla ei kuitenkaan ole ollut tilaisuutta antaa lausumaa tästä muutettua patenttivaatimusta 1 koskevasta näkemyksestä, ennen kuin Patentti- ja rekisterihallitus on ratkaissut asian lopullisesti valituksenalaisella päätöksellään.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä selostetulla tavalla A on 3.4.2020 vastannut Patentti- ja rekisterihallituksen patenttihakemukselle antamaan välipäätökseen ja toimittanut vastauksensa yhteydessä Patentti- ja rekisterihallitukselle muutetut patenttivaatimukset, joiden itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 on muun ohella lisätty useita keksinnön selityksestä peräisin olevia piirteitä. Edelleen edellä selostetulla tavalla Patentti- ja rekisterihallitus ei mainitun vastauksen jälkeen ole enää antanut A:lle välipäätöstä ja näin varannut A:lle tilaisuutta antaa lausumaa edellä mainitulla tavalla muutettujen patenttivaatimusten hylkäysperusteista, vaan Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt A:n patenttihakemuksen.

Markkinaoikeus toteaa, että Patentti- ja rekisterihallituksen viittaamassa selityksen sivun 2 lopussa on esitetty, että lämpöä luovuttavassa seinämässä ollut lämpöenergia on muuttunut partikkelien suunnatuksi liike-energiaksi ja että sen muuttamiselle muuksi energiaksi, kuten roottorin pyörimisenergiaksi, ei ole Carnot'n hyötysuhteen määrittämää ylärajaa. Mainitussa kohdassa näyttää siten olevan esitetty, ettei Carnot'n hyötysuhde muodosta hyötysuhteen ylärajaa muutettaessa partikkelien liike-energiaa esimerkiksi roottorin pyörimisenergiaksi.

Lisäksi markkinaoikeus toteaa, että Euroopan patenttiviraston valituslautakuntien ratkaisukäytännössä teollisen käytön käsitettä on vakiintuneesti tulkittu laajasti. Esimerkiksi ratkaisussa T 533/09 valituslautakunta katsoi, että patenttivaatimuksessa esitetty, defibrillointitarkoitukseen sovitettu pulssijono oli laajennetun valituslautakunnan ratkaisussa G 2/88 tarkoitettu fyysinen entiteetti ja siten teollisesti käytettävissä. Nyt tarkasteltavassa asiassa alkuperäisessä patenttihakemuksessa on esitetty muun ohella konkreettinen tuote (lämpömoottori) ja selostettu sen rakennetta. On siten epätodennäköistä, ettei alkuperäisessä patenttihakemuksessa olisi esitetty mitään keksintöä, joka ei olisi teollisesti käytettävissä, esimerkiksi teollisesti valmistettavissa.

A on esittänyt markkinaoikeudessa, ettei patenttihakemuksessa esitetty keksintö kumoa termodynamiikan toista pääsääntöä vaan päätelmän, jonka mukaan vakiotilavuudessa oleva kaasu ei voi muuttaa lämpöä työksi. A on markkinaoikeudessa viitannut Crookesin radiometriin esimerkkinä laitteesta, jossa vakiotilavuudessa oleva kaasu saa aikaan roottorin pyörimisen. Patentti- ja rekisterihallitus on todennut markkinaoikeudelle 4.3.2022 antamassaan lausunnossa, että mainittu Crookesin radiometri on eräänlainen lämpökone, joka toimii vakiotilavuudessa olevaan kaasuun aikaansaatavien lämpötila- ja painegradienttien avulla.

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut muun ohella, että välipäätöksessä esitetyn nojalla patenttihakemuksessa esitetty laite ei voi muuttaa lämpöenergiaa mekaaniseksi energiaksi muutetuissa patenttivaatimuksissa kuvatulla tavalla ja ettei muutetuissa patenttivaatimuksissa esitetty keksintö ole teollisesti käytettävissä. Lisäksi Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että muun ohella välipäätöksessä esitetyn nojalla muutetuissa itsenäisissä patenttivaatimuksissa on määritelty ainoastaan tavoiteltu vaikutus, mutta ei niitä rakenteellisia yksityiskohtia, jotka ovat välttämättömiä vaikutuksen aikaansaamiseksi, ja että patenttihakemuksessa ei ole esitetty sellaista teknistä ratkaisua, jolla saataisiin aikaan muutettujen itsenäisten patenttivaatimusten mukainen, umpinaisessa kammiossa tapahtuva kiertorataliike, jolla lämpöenergiaa muutetaan mekaaniseksi energiaksi vakiotilavuudessa olevan kaasun avulla.

Markkinaoikeus toteaa, että Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaisessa päätöksessä tarkasteltu patenttivaatimus 1 eroaa välipäätöksessä tarkastellusta alkuperäisestä itsenäisestä patenttivaatimuksesta 1 siten, että alkuperäisen patenttivaatimuksen 1 piirrettä P1 on täsmennetty, sen piirteet P2 ja P3 on poistettu ja siihen on lisätty piirteet L1 — L7. Alkuperäistä patenttivaatimusta 1 on siten merkittävästi muutettu, eivätkä alkuperäistä patenttivaatimusta 1 koskevat hylkäysperusteet voi jo pelkästään tästä syystä sellaisinaan soveltua valituksenalaisessa päätöksessä tarkasteltuun muutettuun patenttivaatimukseen 1. Näin ollen A:lla ei ole ollut mahdollisuutta ennen asian lopullista ratkaisemista antaa lausumaa niistä perusteista, joilla Patentti- ja rekisterihallitus on hylännyt A:n patenttihakemuksen siinä muodossa, johon A sen on muuttanut Patentti- ja rekisterihallitukselle 3.4.2020 toimittamillaan muutetuilla patenttivaatimuksilla.

Lisäksi markkinaoikeus toteaa, että patenttihakemuksesta maksettaville vuosimaksuille ei ole annettava merkitystä asian arvioinnissa.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että Patentti- ja rekisterihallituksen ei olisi tullut hylätä A:n patenttihakemusta varaamatta hänelle vielä tilaisuutta antaa patenttilain 16 §:n mukaisesti lausuma 3.4.2020 Patentti- ja rekisterihallitukselle toimitettujen patenttivaatimusten mukaisesti muutetun patenttihakemuksen hyväksymisen esteistä. Lisäksi asiassa on markkinaoikeudessa esitetty selvitystä, jota ei ole esitetty Patentti- ja rekisterihallituksessa hakemuskäsittelyn aikana. Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalainen päätös on siten kumottava, ja asia on palautettava sitä asiallisesti lainkaan ratkaisematta Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Annettu ratkaisu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua valituskäsittelyn keskeyttämispyynnöstä.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen 29.3.2021 antaman päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Reima Jussila ja Pertti Lenkkeri sekä markkinaoikeusinsinöörit Pasi Nikkonen ja Merja Heikkinen-Keinänen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Liitteet

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 29.3.2021.pdf