Market Court dismisses appeal, remands case to FPRH for re-examination due to new grounds and lack of hearing.

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 17.6.2019 (liitteenä)

Asian tausta

Neste Oil Oyj on 11.9.2012 tehnyt eurooppapatenttia koskevan hakemuksen keksinnöstä nimeltä ”Gasoline compositions and method of producing the same”. Hakemuksessa pyydetty etuoikeuspäivä on 11.9.2011.

Neste Oyj on 15.6.2016 muuntanut edellä mainitun eurooppapatenttia koskevan hakemuksen hyödyllisyysmallihakemukseksi numero U20164140.

Patentti- ja rekisterihallitus on 16.9.2016 rekisteröinyt keksinnölle hyödyllisyysmallin numero FI 11374.

UPM-Kymmene Oyj on 7.3.2017 tehnyt Patentti- ja rekisterihallitukselle vaatimuksen hyödyllisyysmallin rekisteröinnin julistamisesta kokonaan mitättömäksi.

Patentti- ja rekisterihallitus on 17.6.2019 antamallaan päätöksellä julistanut hyödyllisyysmallin rekisteröinnin kokonaan mitättömäksi.

Neste Oyj on valittanut päätöksestä markkinaoikeuteen.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Neste Oyj on ensisijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja pysyttää hyödyllisyysmallin numero FI 11374 rekisteröinnin voimassa ensisijaisen suojavaatimusasetelman mukaisessa muodossa.

Toissijaisesti Neste Oyj on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja pysyttää hyödyllisyysmallin numero FI 11374 rekisteröinnin voimassa toissijaisen suojavaatimusasetelman mukaisessa muodossa.

Perusteet

Patentti- ja rekisterihallitus on perustanut valituksenalaisen päätöksensä seikkoihin, joita UPM-Kymmene Oyj ei ole esittänyt mitätöintivaatimuksensa perusteiksi. Neste Oyj:llä ei myöskään ole ollut tilaisuutta lausua näistä seikoista, ennen kuin Patentti- ja rekisterihallitus on ratkaissut asian.

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että ensisijaisen ja toissijaisen suojavaatimusasetelman suojavaatimukselta 1 puuttuu selvä ero viitejulkaisusta D3 tai D2 yksinään tunnettuun tekniikkaan nähden. Selvän eron puuttumista viitejulkaisuun D3 nähden Patentti- ja rekisterihallitus on perustellut toisin kuin mitätöintivaatimuksen tekijä. Viitejulkaisun D2 osalta mitätöintivaatimuksen tekijä ei ole esittänyt, että suojavaatimukselta 1 puuttuisi selvä ero siihen nähden. Patentti- ja rekisterihallitus on esittänyt perustelunsa selvän eron puuttumisesta vasta valituksenalaisessa päätöksessään, joten lausuminen näistä perusteluista ei ole ollut mahdollista mitätöintivaatimuksen käsittelyn aikana.

Patentti- ja rekisterihallitus on myös virheellisesti katsonut, että viitejulkaisu D3 edustaisi suojavaatimuksessa 1 esitetyn bensiinipolttoaineen lähintä tunnettua tekniikkaa ja että viitejulkaisu D3 taikka D2 olisi yksinään keksinnöllisyyden este suojavaatimuksen 1 mukaiselle bensiinipolttoaineelle.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös julistaa hyödyllisyysmallin rekisteröinti mitättömäksi on perustunut puuttuvaan selvään eroon viitejulkaisusta D3 tai D2 yksinään tunnettuun tekniikkaan nähden. Nämä viitejulkaisut sekä puuttuva selvä ero mitätöintiperusteena on esitetty vaatimuksessa hyödyllisyysmallin julistamisesta mitättömäksi.

Ensisijaisen ja toissijaisen suojavaatimusasetelman suojavaatimukselta 1 puuttuu selvä ero viitejulkaisusta D2 tai D3 tunnettuun bensiinipolttoaineeseen nähden valituksenalaisessa päätöksessä esitetyillä perusteilla.

UPM-Kymmene Oyj:n vastaus

Vaatimukset

UPM-Kymmene Oyj on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös julistaa hyödyllisyysmallin rekisteröinti mitättömäksi on perustunut viitejulkaisuihin D3 ja D2, jotka UPM-Kymmene Oyj on esittänyt mitätöintivaatimuksensa yhteydessä. Nämä viitejulkaisut on esitetty uutuuden esteinä ja D3 yksinään myös keksinnöllisyyden esteenä.

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään oikein katsonut, ettei ensisijaisen tai toissijaisen suojavaatimusasetelman suojavaatimuksen 1 mukainen bensiinipolttoaine eroa selvästi viitejulkaisusta D2 tai D3 tunnetusta bensiinipolttoaineesta.

Muut kirjelmät

Neste Oyj on lausumassaan 30.1.2020 esittänyt, että jos Patentti- ja rekisterihallitus ratkaisee hyödyllisyysmallin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen perusteilla, joita mitätöintivaatimuksen tekijä ei ole esittänyt, hyödyllisyysmallin haltija ei voi tulla asianmukaisesti kuulluksi tällaisista perusteista ennen asian ratkaisemista.

UPM-Kymmene Oyj on antanut lausuman 16.3.2020.

Patentti- ja rekisterihallitus on esittänyt lausunnossaan 19.3.2020, että valituksenalainen päätös on perustunut mitätöintivaatimuksen käsittelyn aikana Patentti- ja rekisterihallitukselle toimitettuun aineistoon. Käsittelyyn on sisältynyt neljä lausuntokierrosta, joiden aikana Neste Oyj:llä on ollut mahdollisuus lausua kyseisestä aineistosta ja käsittelyn aikana esitetyistä asioista.

Neste Oyj on esittänyt lausumassaan 27.5.2020, että Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaisessa päätöksessään merkityksellisinä pitämät seikat eivät tulleet esiin mitätöintivaatimuksen tekijän kirjelmissä, eikä Patentti- ja rekisterihallitus tuonut kyseisiä seikkoja muullakaan tavalla Neste Oyj:n tietoon ennen asian ratkaisemista. Mitätöintikäsittelyn yhteydessä käytyjen lausuntokierrosten määrällä ei siten ole merkitystä arvioitaessa, onko Neste Oyj:llä ollut mahdollisuus lausua päätökseen vaikuttavista seikoista ennen asian ratkaisemista.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1. Asian tarkastelun lähtökohdat

Asiassa on Neste Oyj:n markkinaoikeudessa esittämän perusteella ensisijaisesti kysymys siitä, onko Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalainen päätös julistaa hyödyllisyysmallin rekisteröinti kokonaan mitättömäksi perustunut seikkoihin, joita mitätöintivaatimuksen tekijä ei ollut esittänyt Patentti- ja rekisterihallituksessa. Toissijaisesti asiassa voi olla kysymys siitä, eroaako ensisijaisen tai toissijaisen suojavaatimusasetelman suojavaatimuksissa esitetty bensiinipolttoaine selvästi siitä, mikä on tullut tunnetuksi ennen hyödyllisyysmallihakemuksen etuoikeuspäivää.

2. Sovellettavat oikeusohjeet

Hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain (hyödyllisyysmallilaki) 2 §:n 1 momentin mukaan keksinnön tulee olla uusi siihen verrattuna, mikä on tullut tunnetuksi ennen hyödyllisyysmallioikeutta koskevan hakemuksen tekemispäivää, ja lisäksi selvästi erota siitä.

Hyödyllisyysmallilain 19 §:n 1 momentin mukaan hyödyllisyysmallin rekisteröinti tulee julistaa kokonaan tai osittain mitättömäksi sitä koskevan vaatimuksen johdosta muun ohella, jos rekisteröinti tarkoittaa keksintöä, joka ei täytä mainitun lain 1 §:n 2 — 4 momentissa ja 2 §:ssä säädettyjä vaatimuksia.

Hyödyllisyysmallilain 20 §:n 2 momentin mukaan rekisteriviranomaisen on tutkittava esitetty mitätöintivaatimus, jos hyödyllisyysmallioikeuden haltija vastustaa vaatimusta. Jos hyödyllisyysmallioikeuden haltija toimittaa uuden suojavaatimuksen, rekisteriviranomaisen on tutkittava mitätöintivaatimus toimitetun uuden suojavaatimuksen pohjalta.

Hyödyllisyysmallilain säätämiseen johtaneiden lainvalmistelutöiden (HE 232/1990 vp s. 11) mukaan rekisteriviranomainen tutkii esitetyn mitätöintivaatimuksen ja sen perusteet vain siinä laajuudessa kuin ne on esitetty, mutta ei ryhdy oma-aloitteisesti etsimään muita mahdollisia esteitä.

Hyödyllisyysmallilain 21 §:n 1 momentin mukaan rekisteriviranomaisen on julistettava hyödyllisyysmallin rekisteröinti mitättömäksi, jos siihen on mainitun lain 19 §:n 1 momentissa säädetty peruste. Jos hyödyllisyysmallioikeuden haltija on toimittanut uuden suojavaatimuksen, se on mitätöinnin kohteena.

Hallintolain 34 §:n 1 momentin mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

3. Keksintö

Ensisijaisen ja toissijaisen suojavaatimusasetelman itsenäinen suojavaatimus 1 kohdistuu bensiinipolttoaineeseen. Molemmissa suojavaatimusasetelmissa on lisäksi epäitsenäiset suojavaatimukset 2 — 10.

Ensisijaisen suojavaatimusasetelman suojavaatimus 1 kuuluu seuraavasti:

Bensiinipolttoaine, joka sisältää biologisista öljyistä, rasvoista tai niiden johdannaisista tai yhdistelmistä peräisin olevia parafiinisia hiilivetyjä pitoisuutena suunnilleen 5 — 20 til-% ja oksygenaatteja suunnilleen 5 — 25 til‑% polttoaineen kokonaistilavuudesta, jolloin loppuosan polttoaineesta muodostaa tavanomainen bensiini tai tavanomainen fossiilisista lähteistä johdettu seos alkaaneja, jotka ovat suoraketjuisia, haarautuneita ja syklisiä (5 — 12 hiiliatomia), yhdessä joidenkin aromaattisten yhdisteiden kanssa, jolloin kokonaisaromaattisisältö lopullisessa bensiinikoostumuksessa on alle 35 til-%.

Toissijaisen suojavaatimusasetelman suojavaatimus 1 kuuluu seuraavasti:

Bensiinipolttoaine, joka sisältää biologisista öljyistä, rasvoista tai niiden johdannaisista tai yhdistelmistä peräisin olevia parafiinisia hiilivetyjä pitoisuutena suunnilleen 5 — 20 til-% ja oksygenaatteja suunnilleen 5 — 25 til‑% polttoaineen kokonaistilavuudesta, jolloin loppuosan polttoaineesta muodostaa tavanomainen bensiini, jolloin kokonaisaromaattisisältö lopullisessa bensiinikoostumuksessa on alle 35 til-% polttoaineen kokonaistilavuudesta.

4. Mitätöintivaatimuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa

Mitätöintivaatimuksen tekijä UPM-Kymmene Oyj on esittänyt mitätöintivaatimuksensa perusteeksi muun ohella, että ensisijaisen suojavaatimusasetelman suojavaatimukselta 1 puuttuu uutuus viitejulkaisuun D2 tai D3 nähden. UPM-Kymmene Oyj:n mukaan esimerkiksi piirre ”

kokonaisaromaattisisältö on alle 35 tilavuusprosenttia

” kävisi ilmi sekä viitejulkaisusta D2 että D3, biologisista lähtöaineista valmistetut hiilivedyt eivät rakenteensa ja kemiallisen koostumuksensa osalta eroaisi viitejulkaisuissa esitetyistä hiilivedyistä, ja viitejulkaisusta D2 tunnettu nafta sekä viitejulkaisusta D3 tunnetut nafteenit olisivat suojavaatimuksessa 1 tarkoitettua tavanomaista bensiiniä.

UPM-Kymmene Oyj on lisäksi esittänyt Patentti- ja rekisterihallituksessa toimitetussa mitätöintikäsittelyssä, että suojavaatimuksen 1 mukaisen bensiinipolttoaineen viitejulkaisussa D3 esitetystä bensiinipolttoaineesta erottavaksi piirteeksi voitaisiin katsoa enintään hiilivetyjen valmistus bioperäisistä lähtöaineista ja eron aikaansaamaksi tekniseksi vaikutukseksi päästöjen alentaminen, jolloin kyseiseen viitejulkaisuun nähden ratkaistava tekninen ongelma olisi bensiinikoostumuksen päästöjen vähentäminen. Tämän ongelman ratkaiseminen korvaamalla viitejulkaisun D3 koostumuksen parafiinisia hiilivetyjä bioperäisistä lähtöaineista valmistetuilla hiilivedyillä olisi alan ammattimiehelle ilmeistä, koska viitejulkaisussa D3 itsessään on esitetty, että oksygenaattia sisältävän polttoaineen matala aromaattipitoisuus sekä korkea parafiini- ja isoparafiinipitoisuus alentavat polttoaineen päästöjä, että raaka-ainetta voidaan vaihdella ja että biologiset lähtöaineet ovat hyödyllisiä päästöjen vähentämisen kannalta.

Toissijaisesta suojavaatimusasetelmasta UPM-Kymmene Oyj on esittänyt mitätöintikäsittelyssä, että sen suojavaatimuksesta 1 on poistettu toinen ensisijaisen suojavaatimusasetelman suojavaatimuksessa 1 esitetyistä vaihtoehtoisista suoritusmuodoista. Toissijaisen suojavaatimusasetelman suojavaatimukselta 1 puuttuisi siten uutuus ja selvä ero samoilla perusteilla kuin ensisijaisen suojavaatimusasetelman suojavaatimukselta 1.

Kirjeenvaihdon päättymisen jälkeen Patentti- ja rekisterihallitus on antanut valituksenalaisen päätöksensä. Siinä Patentti- ja rekisterihallitus on esittänyt, että ensisijaisen suojavaatimusasetelman suojavaatimuksen 1 mukainen bensiinikoostumus olisi uusi viitejulkaisuun D3 tai D2 nähden. Viitejulkaisu D3 edustaisi suojavaatimuksen 1 mukaisen bensiinikoostumuksen lähintä tekniikan tasoa. Valituksenalaisen päätöksen mukaan suojavaatimuksen 1 piirre ”

kokonaisaromaattisisältö on alle 35 tilavuusprosenttia

” olisi bensiinipolttoaineen standardoitu ominaisuus, joka on alalla vakiintunut, alan ammattimiehelle ilmeinen eikä saa aikaan selvää eroa markkinoilla oleviin bensiinipolttoainekoostumuksiin nähden. Parafiinisten hiilivetyjen raaka-aineet tai tuotantomenetelmät eivät saisi aikaan rakenteellista eroa tai koostumuseroa suojavaatimuksessa 1 esitettyyn bensiinipolttoaineen koostumukseen.

Lisäksi valituksenalaisen päätöksen mukaan suojavaatimus 1 ei määrittelisi bensiinipolttoaineen koko koostumusta, vaan jopa 90 % koostumuksesta jäisi suojavaatimuksessa määrittelemättä. Suojavaatimuksessa 1 ja viitejulkaisussa D3 esitettyjen bensiinipolttoaineiden kemiallisten koostumusten ero voisi näin ollen jäädä niin pieneksi, ettei sillä saataisi aikaan selvää teknistä etua. Suojavaatimuksen 1 mukainen bensiinipolttoaine ei siten eroaisi selvästi viitejulkaisusta D3 tunnetusta bensiinipolttoaineesta.

Valituksenalaisessa päätöksessä on vielä esitetty, että kun otetaan huomioon viitejulkaisuun D3 liittyvät perustelut, suojavaatimuksen 1 mukainen bensiinikoostumus ei eroasi selvästi myöskään viitejulkaisusta D2 tunnetusta bensiinikoostumuksesta.

Valituksenalaisessa päätöksessä on toissijaisen suojavaatimusasetelman suojavaatimuksen 1 mukaisen bensiinipolttoaineen osalta esitetty, että siltä puuttuu keksinnöllisyys samoilla perusteilla kuin ensisijaisen suojavaatimusasetelman suojavaatimuksen 1 mukaiselta bensiinipolttoaineelta. Myöskään toissijaisen suojavaatimusasetelman suojavaatimuksen 1 mukainen bensiinipolttoaine ei siten eroaisi selvästi viitejulkaisusta D3 tai D2 tunnetusta bensiinipolttoaineesta.

5. Asian arviointi

Neste Oyj on esittänyt, että Patentti- ja rekisterihallituksen päätös julistaa hyödyllisyysmallin rekisteröinti kokonaan mitättömäksi on perustunut seikkoihin, joita mitätöintivaatimuksen tekijä UPM-Kymmene Oyj ei ole esittänyt Patentti- ja rekisterihallituksessa ja joista Neste Oyj:llä ei ole ollut mahdollisuutta lausua, ennen kuin Patentti- ja rekisterihallitus on ratkaissut asian.

Patentti- ja rekisterihallitus on esittänyt, että päätös hyödyllisyysmallin rekisteröinnin julistamisesta mitättömäksi on perustunut mitätöintivaatimuksessa esitettyihin mitätöintiperusteisiin sekä mitätöintivaatimuksen ja sen käsittelyn yhteydessä toimitettuun aineistoon. Neste Oyj:llä on ollut mahdollisuus lausua mainituista perusteista ja aineistosta käsittelyn yhteydessä käydyn kirjeenvaihdon aikana.

UPM-Kymmene Oyj on esittänyt, että Patentti- ja rekisterihallituksen päätös julistaa hyödyllisyysmallin rekisteröinti kokonaan mitättömäksi on perustunut UPM-Kymmene Oyj:n mitätöintivaatimuksen yhteydessä toimittamiin viitejulkaisuihin D2 ja D3.

Markkinaoikeus toteaa, että Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaisen päätöksen mukaan suojavaatimuksessa 1 esitetty bensiinipolttoaine on uusi viitejulkaisuista D3 ja D2 tunnettuihin bensiinipolttoaineisiin nähden, mutta se ei eroa selvästi kyseisistä bensiinipolttoaineista. Arvioidessaan uutuutta viitejulkaisuihin D3 ja D2 nähden Patentti- ja rekisterihallitus ei ole esittänyt, mitkä piirteet erottavat suojavaatimuksen 1 mukaisen bensiinipolttoaineen näistä viitejulkaisuista tunnetuista bensiinipolttoaineista.

Markkinaoikeus toteaa lisäksi edellä kohdassa 4 esitetyn perusteella, että UPM-Kymmene Oyj on esittänyt mitätöintikäsittelyn yhteydessä, että suojavaatimuksen 1 mukaiselta bensiinipolttoaineelta puuttuisi joko uutuus tai selvä ero viitejulkaisusta D3 tunnettuun bensiinipolttoaineeseen nähden. UPM-Kymmene Oyj:n mukaan suojavaatimuksen 1 mukaisen bensiinikoostumuksen ja viitejulkaisusta D3 tunnetun bensiinikoostumuksen eroksi voitaisiin katsoa ainoastaan hiilivetyjen valmistaminen biologisesta lähtöaineesta ja tämän eron aikaansaamaksi tekniseksi vaikutukseksi polttoaineen päästöjen aleneminen, jolloin ratkaistavaksi tekniseksi ongelmaksi voitaisiin muodostaa polttoaineen päästöjen vähentäminen.

Markkinaoikeus toteaa vielä, että Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaisen päätöksen mukaan suojavaatimuksessa 1 esitetty aromaattipitoisuus (alle 35 tilavuusprosenttia) olisi bensiinipolttoaineen standardoitu, alalla vakiintunut ja alan ammattimiehelle ilmeinen ominaisuus, joka ei saisi aikaan selvää eroa markkinoilla jo oleviin bensiinipolttoaineisiin nähden. Hiilivetyjen raaka-aineet tai valmistusmenetelmät eivät Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan saisi aikaan mitään eroa suojavaatimuksessa 1 esitetyn bensiinipolttoaineen koostumukseen. Bensiinipolttoaineen koko koostumusta ei olisi määritelty suojavaatimuksessa 1, vaan koostumuksen määrittelemättä jäävä osuus voisi olla jopa 90 tilavuusprosenttia. Näin ollen suojavaatimuksen 1 mukaisen bensiinipolttoaineen ja viitejulkaisusta D3 tunnetun bensiinipolttoaineen ero voisi jäädä niin pieneksi, ettei erolla saavutettaisi selvää teknistä etua eikä siten selvää eroa viitejulkaisusta D3 tunnettuun bensiinipolttoaineeseen nähden.

Edellä oleva huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että Patentti- ja rekisterihallitus ei ole tutkinut esitettyä mitätöintivaatimusta hyödyllisyysmallilain 20 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, vaan se on oma-aloitteisesti etsinyt esitetystä aineistosta muita mahdollisia esteitä hyödyllisyysmallin rekisteröinnille.

Markkinaoikeus katsoo lisäksi, että koska Patentti- ja rekisterihallitus on esittänyt omat perustelunsa rekisteröinnin mahdollisesta esteestä vasta valituksenalaisessa päätöksessään, Neste Oyj:llä ei ole ollut hallintolain 34 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla tilaisuutta ennen asian ratkaisemista lausua seikoista, jotka ovat vaikuttaneet asian ratkaisuun. Koska mainitut seikat ovat johtaneet hyödyllisyysmallin rekisteröinnin julistamiseen kokonaan mitättömäksi, Neste Oyj:n kuulemista koskeva virhe ei ole ollut luonteeltaan sellainen, että asia voitaisiin ratkaista markkinaoikeudessa palauttamatta sitä Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

6. Johtopäätös

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös hyödyllisyysmallin rekisteröinnin julistamisesta kokonaan mitättömäksi on perustunut seikkoihin, joita mitätöintivaatimuksessa ei ole esitetty. Lisäksi hyödyllisyysmallin haltijalla ei ole ollut tilaisuutta lausua mainituista seikoista ennen asian ratkaisemista. Patentti- ja rekisterihallituksen päätös on näin ollen kumottava, ja asia on palautettava sitä asiallisesti lainkaan ratkaisematta Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi. Asiassa ei siten ole tarpeen lausua muista valituksessa esitetyistä seikoista.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen 17.6.2019 antaman valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Reima Jussila ja Jaakko Ritvala sekä markkinaoikeusinsinöörit Pasi Nikkonen ja Merja Heikkinen-Keinänen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Liitteet

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 17.6.2019.pdf