Trademark rejected for lack of distinctiveness; acquired distinctiveness via use not proven by evidence.

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 19.8.2020 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Gubbe Sydänystävä Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 19.8.2020.

Perusteet

Haettu merkki Gubbe on sellaisenaan erottamiskykyinen.

Gubbe Sydänystävä Oy on uudenlainen, ei-sairaanhoidollinen vanhuspalveluiden yritys, joka tarjoaa kotiapua ja seuraa ikäihmisille sekä merkityksellistä työtä nuorille opiskelijoille. Haettu merkki Gubbe ei ilmaise sen kattamien palveluiden kohderyhmää. Valittajayhtiön asiakaskuntaa ei ole rajattu ainoastaan miespuolisiin henkilöihin. Sen sijaan sanalla ”Gubbe” kutsutaan innovatiivisella tavalla yhtiön nuoria työntekijöitä, jotka tekevät käyntejä ikäihmisten luona.

Sana ”Gubbe” ei juonnu ruotsin kielestä, vaan se on uusi keksinnöllinen sana suomen kielessä. Tähän viittaa myös valittajayhtiön toiminimi, joka on suomenkielinen. Lisäksi yhtiön pääkommunikointikieli on suomi.

Haettu merkki Gubbe on joka tapauksessa saavuttanut erottamiskyvyn käytön kautta.

Valittajayhtiö on perustettu vuonna 2018, ja se on markkinoinnillaan tavoittanut laajan joukon ihmisiä. Yhtiö tunnetaan jo tässä vaiheessa laajasti ja yleisesti nimellä ”Gubbe”. Kahden vuoden aikana on julkaistu yli 30 lehtiartikkelia. Lisäksi yhtiö on sosiaalisen median kautta ja Google ads markkinoinnilla vahvistanut brändiään merkittävästi. Digitaalinen markkinointi on tavoittanut yhteensä noin 660.000 ihmistä ja aiheuttanut lähes seitsemän miljoonaa mainosnäyttöä. Sosiaalisessa mediassa yhtiöllä on yli 10.000 seuraajaa. Tunnettuutta yhtiölle on tuonut myös Onnellinen Vanhuus -hanke, jossa lähes 50 isoa yritystä on viestittänyt yhtiöstä työntekijöilleen kerran kuukaudessa. Lisäksi yhtiö on jalkautumassa kuntasektorille. Ensimmäinen kuntapilotti on alkanut syyskuun alussa 2020.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Haetun merkin kattamien palveluiden kohderyhmän lisäksi myös valittajayhtiön työntekijät voisivat olla vanhoja miehiä, joten sanan ”Gubbe” voidaan katsoa kuvailevan suoraan haetun merkin kattamien palveluiden kohderyhmän lisäksi myös palveluiden tarjoajaa. Haetun merkin erottamiskyvyn arvioinnin kannalta ei ole merkitystä sillä, minkä ikäisiä palveluntarjoajat tosiasiassa ovat, koska ne kuitenkin voisivat olla vanhoja miehiä. Erottamiskyvyn arvioinnin kannalta ei ole merkitystä myöskään sillä, mikä asiakaskunta todellisuudessa on. Palvelut voisivat olla rajattuja pelkästään vanhoille miehille, ja tällaisille palveluille sana ”Gubbe” on erottamiskyvytön.

Ruotsin kielessä sanalla ”gubbe” on selkeä merkityssisältö, jonka tässä tapauksessa voidaan katsoa suoraan kuvailevan haetun merkin kattamien palveluiden kohderyhmää ja käyttötarkoitusta. Lisäksi sanalla ”gubbe” on myös suomen kielen slangissa sama merkitys eli vanha mies. Sillä, että sana sisältyy valittajayhtiön suomenkieliseen nimeen tai että yhtiön pääkommunikaatiokieli on suomi, ei ole asiassa merkitystä.

Valituksen liitteenä toimitettu näyttö ei ole riittävää osoittamaan, että haettua merkkiä olisi käytetty niin kauan ja laajalti, että sen voitaisiin katsoa tämän käytön kautta tulleen erottamiskykyiseksi ennen hakemispäivää.

Valittajan lausuma

Valittaja ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausumaa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1 Kysymyksenasettelu ja oikeusohjeet

Asiassa on markkinaoikeudessa kysymys ensinnäkin siitä, onko haettu merkki Gubbe katsottava sellaisenaan erottamiskykyiseksi palveluille ”Vanhusten ajanvietepalvelut” luokassa 41, ”Kotihoitopalvelut” luokassa 44 ja ”Ystäväpalvelut” luokassa 45. Tämän jälkeen asiassa on tarvittaessa arvioitava, onko haettu merkki tullut käytössä erottamiskykyiseksi kohderyhmänsä keskuudessa tavaramerkin hakijan palveluiden merkkinä.

Tavaramerkkilain 11 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkkinä voidaan rekisteröidä mikä tahansa merkki, jos sillä voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut toisen tavaroista tai palveluista (kohta 1) ja se voidaan esittää tavaramerkkirekisterissä sellaisella tavalla, että viranomaiset ja yleisö voivat määrittää tavaramerkin haltijan saaman suojan selkeän ja täsmällisen kohteen (kohta 2).

Tavaramerkkilain 11 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan erottamiskykyisenä ei pidetä merkkiä, joka voi kuvailla tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa, palvelujen suoritusajankohtaa taikka muuta niiden ominaisuutta.

Tavaramerkkilain 12 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos merkki ei ole mainitun lain 11 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 2 momentin mukaisesti erottamiskykyinen.

Tavaramerkkilain 12 §:n 3 momentin mukaan tavaramerkkiä ei saa pykälän 1 momentin 3 kohdan nojalla jättää rekisteröimättä, jos tavaramerkki on ennen hakemispäivää tullut käytössä erottamiskykyiseksi kohderyhmänsä keskuudessa tavaramerkin hakijan tavaroiden tai palvelujen merkkinä.

2 Haetun merkin erottamiskyky sellaisenaan

Tavaramerkkilain 11 §:ssä todetuin tavoin kuvailevaa merkkiä ei pidetä erottamiskykyisenä. Merkin kuvailevuutta tarkastellaan kussakin yksittäistapauksessa suhteessa rekisteröinnin kattamiin tavaroihin tai palveluihin. Merkin kuvailevuutta on arvioitava ottaen toisaalta huomioon ne tavarat tai palvelut, joita varten merkki halutaan rekisteröidä, ja toisaalta se, miten kohdeyleisö, eli näiden tavaroiden tai palveluiden kuluttajat ymmärtävät merkin.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että merkin pitäminen kuvailevana edellyttää, että merkin ja niiden tavaroiden tai palvelujen välillä, joita varten rekisteröintiä haetaan, on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta havaita, että merkillä kuvaillaan kyseessä olevia tavaroita ja palveluja tai niiden tiettyä ominaisuutta (ks. esim. tuomio 22.6.2005 Metso Paper Automation v. SMHV (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, 25 kohta).

Merkkiä voidaan pitää kuvailevana ja siten erottamiskyvyttömänä siitä riippumatta, käytetäänkö merkin muodostamia merkkejä ja ilmauksia tosiasiallisesti rekisteröinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden tai palveluiden kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai näiden tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksien kuvailemiseen. Riittävää on, että näitä merkkejä ja ilmauksia voidaan käyttää tällä tavoin. Sanamerkkiä on pidettävä tarkasteltavana olevalla tavalla kuvailevana, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden (ks. esim. tuomio 23.10.2003, SMHV v. Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, 32 kohta).

Markkinaoikeus toteaa, että nyt kyseessä olevat rekisteröitäväksi haetun merkin kattamat luokkien 41, 44 ja 45 palvelut ovat yksityishenkilöille suunnattuja ajanviete-, kotihoito- ja seuranpitopalveluita. Kyseisten palveluiden merkityksellisen kohdeyleisön muodostaa siten suuri yleisö, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista.

Edellä esitetty huomioon ottaen rekisteröitäväksi haetun merkin Gubbe merkityksen pohjalta on arvioitava, onko edellä mainitun kohdeyleisön näkökulmasta katsottava haetun merkin ja sen kattamien palveluiden välillä olevan riittävän suora ja konkreettinen yhteys.

Haettu merkki on sanamerkki, joka muodostuu sanasta ”gubbe”. Kyseinen sana on ruotsia, ja se tarkoittaa esimerkiksi MOT Kielitoimiston sanakirjan mukaan muun ohella ukkoa, äijää, miestä, isäukkoa ja kaveria. Myös suomen kielessä sanaa ”gubbe” käytetään slangisanana viittaamaan iältään vanhempaan mieshenkilöön.

Markkinaoikeus katsoo, että tavanomaisen tarkkaavainen keskivertokuluttaja ymmärtää sanan ”gubbe” esillä olevien palveluiden yhteydessä käytettynä suoraan viittaavan palveluiden asiakaskuntaan eli kohderyhmään tai palveluiden käyttötarkoitukseen. Se, että kyseessä olevia palveluja ei valittajayhtiön esittämän mukaan ole rajoitettu ainoastaan miespuolisille henkilöille, ei anna aihetta arvioida asiaa toisin, koska osa asiakaskunnasta on tai voi olla iäkkäämpiä mieshenkilöitä. Myöskään sillä, että sanalla ”gubbe” on valittajayhtiön toiminnassa tarkoitettu viitata asiakaskunnan sijaan palveluja tuottaviin nuoriin henkilöihin, ei ole asian arvioinnissa merkitystä.

Edellä esitetyin perustein markkinaoikeus katsoo, ettei haettu merkki Gubbe ole sellaisenaan erottamiskykyinen sen kattamille palveluille ”Vanhusten ajanvietepalvelut” luokassa 41, ”Kotihoitopalvelut” luokassa 44 tai ”Ystäväpalvelut” luokassa 45.

3 Erottamiskyvyn saavuttaminen käytön kautta

Asiassa on vielä arvioitava, onko haettu merkki Gubbe tullut käytössä erottamiskykyiseksi kohderyhmänsä keskuudessa merkin hakijan palvelujen merkkinä. Jotta merkki voidaan rekisteröidä erottamiskyvyn saavuttamisen perusteella, sen on tullut olla erottamiskykyinen rekisteröintihakemuksen tekemishetkellä, eli esillä olevassa asiassa 11.5.2020.

Myös tavaramerkin käyttöön perustuvaa erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten merkin rekisteröintiä haetaan, ja toisaalta ottamalla huomioon se, miten kyseisentyyppisten tavaroiden tai palvelujen kohderyhmä oletettavasti mieltää merkin.

Tavaramerkkilain 12 §:n 3 momentin esitöissä (HE 201/2018 vp s. 100) on esitetty, että merkki, joka ei alun perin ole erottamiskykyinen, voi tulla erottamiskykyiseksi käytön kautta. Merkin on täytynyt tulla erottamiskykyiseksi kohderyhmänsä keskuudessa nimenomaisesti merkin hakijan tavaroiden tai palvelujen merkkinä. Mitä erottamiskyvyttömämpi merkki on, sitä pitkäaikaisempaa ja intensiivisempää näyttöä vaaditaan erottamiskyvyn saavuttamisesta käytön perusteella.

Valittaja on esittänyt käyttönäyttönä kuvakaappauksen tilasto-otteesta, jonka otsikko on ollut ”Tilin tehokkuus”, Facebook markkinointiaan koskevan yhteenvedon, kuvia yhtiöstä tehdyistä lehtiartikkeleista ja niitä koskevista ”tykkäys”- tai muista reagointikerroista Instagram-palvelussa sekä yhtiön ja yhtiön toimitusjohtajan sosiaalisen median tilejä koskevia kuvakaappauksia, joista on ilmennyt muun ohella tilien ”tykkääjien” ja seuraajien lukumäärät.

Lisäksi valittaja on esittänyt, että Gubbe Sydänystävä Oy on perustettu vuonna 2018 ja että yhtiöstä on kahden vuoden aikana julkaistu yli 30 lehtiartikkelia. Valittaja on esittänyt myös, että sen digitaalinen markkinointi on tavoittanut yhteensä noin 660.000 ihmistä ja aiheuttanut lähes seitsemän miljoonaa mainosnäyttöä. Valittajan mukaan sillä on sosiaalisessa mediassa yli 10.000 seuraajaa. Lisäksi valittaja on esittänyt sen tunnettuutta parantaneen Onnellinen Vanhuus -hanke, jossa lähes 50 isoa yritystä on viestittänyt yhtiöstä työntekijöilleen kerran kuukaudessa. Vielä valittaja on esittänyt olevansa jalkautumassa kuntasektorille siten, että ensimmäinen kuntapilotti on alkanut syksyllä 2020.

Markkinaoikeus katsoo asiaa kokonaisuutena arvioiden, ettei valittaja ole esittänyt asiassa riittävää näyttöä, joka osoittaisi, että haettua merkkiä Gubbe olisi käytetty tavaramerkkinä niin kauan ja laajalti, että se olisi valittajan palveluiden merkkinä tullut käytössä erottamiskykyiseksi kohderyhmänsä keskuudessa ennen merkin hakemispäivää 11.5.2020.

4 Johtopäätös

Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, ettei haettu merkki Gubbe ole tavaramerkkilain 11 tai 12 §:ssä tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen hakemuksen kohteena oleville palveluille ”Vanhusten ajanvietepalvelut” luokassa 41, ”Kotihoitopalvelut” luokassa 44 tai ”Ystäväpalvelut” luokassa 45. Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Jussi Karttunen sekä markkinaoikeustuomarit Pasi Yli-Ikkelä ja Mirva Näsi.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Liitteet

Patentti-_ja_rekisterihallituksen_paatos_19.8.2020.pdf