Market Court dismisses appeal as trademark frames differ in dominant features preventing confusion despite shared background.

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 11.11.2019 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

FCA Group Marketing S.p.A. on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle kansainvälisen rekisteröinnin numero 1406563 (kuvio) hylkäämiseksi Suomea koskien.

Perusteet

Kansainvälinen rekisteröinti numero 1406563 (kuvio) aiheuttaa sekaannusvaaran valittajan aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 5484639 FIAT (kuvio).

Kansainvälinen rekisteröinti kattaa samoja tai samankaltaisia tavaroita luokassa 12 kuin valittajan EU-tavaramerkki.

Vertailtavat merkit ovat ulkoasultaan ja merkityssisällöltään samankaltaisia. Molemmissa merkeissä esiintyvät kehyskuviot ovat identtiset. Kehyskuvio on paksu ja näyttävä. Kehykset on otettava huomioon merkkien vertailussa, vaikka ne konseptina olisivatkin yleisesti

käytettyjä erilaisissa logoissa. Kehykset eivät ole erottamiskyvyltään heikkoja. Identtisten kehysten vuoksi merkkien esteettinen kokonaisvaikutelma on sama.

Merkit ovat kokonaisuutena arvostellen sekoitettavissa toisiinsa, koska niiden kattamat tavarat ovat käytännössä identtisiä, merkeissä on identtinen kuviollinen osa ja aiempi merkki on tunnettu ja erottamiskykyinen.

Kokonaisarvioinnissa on myös otettava huomioon se, että kansainvälinen rekisteröinti koostuu käytännössä kahden kuuluisan autovalmistajan, Ferrari S.p.A:n ja FCA Group Marketing S.p.A:n tavaramerkeistä. Kansainvälisen rekisteröinnin merkissä on Ferrari S.p.A:n tunnettua, pystyasennossa olevaa hevosta jäljittelevä hevoskuvio, joka on sijoitettu valittaja FCA Group Marketing S.p.A:n FIAT-merkin kehyskuvion sisälle. Sekaannusvaara valittajan merkkeihin on pyritty estämään jäljittelemällä kahta eri rekisteröityä tavaramerkkiä. Kansainvälisen rekisteröinnin haltija on hakenut rekisteröintiä vilpillisessä mielessä.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Patentti- ja rekisterihallitus on esittänyt, että valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä. Kansainvälisessä rekisteröinnissä ja valittajan merkeissä olevat kehyskuviot eivät ole identtiset. Valittajan merkin kehys on kansainvälisessä rekisteröinnissä olevaa kehystä tummempi ja sen vasen ulkoreuna on musta, kun sama reuna on kansainvälisessä rekisteröinnissä valkoinen. Oikeassa yläkulmassa oleva heijastus on kansainvälisessä rekisteröinnissä terävämpi ja heijastuksen säteet pidemmät.

Landtourer Automobile Co., Ltd:n vastaus

Landtourer Automobile Co., Ltd ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut vastausta.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat ja oikeusohjeet

Patentti- ja rekisterihallitus on 11.11.2019 tekemällään päätöksellä hylännyt FCA Group Marketing S.p.A:n väitteen kansainvälisen rekisteröinnin numero 1406563 (kuvio) Suomea koskemista vastaan. Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, ettei mainittu kansainvälinen rekisteröinti aiheuta sekaannusvaaraa aikaisemman hakemuksen perusteella rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin numero 5484639 FIAT (kuvio).

Asiassa on kysymys siitä, aiheuttaako mainittu kansainvälinen rekisteröinti sekaannusvaaran mainittuun valittajan EU-tavaramerkkiin.

Vertailtavat merkit ovat seuraavat:

kansainvälinen rekisteröinti numero 1406563:

Kuva

EU-tavaramerkki numero 5484639:

Asiassa on valituksen perusteella lisäksi tarvittaessa arvioitava sitä, onko kansainvälistä rekisteröintiä haettu vilpillisessä mielessä ja mikä merkitys tällä olisi merkin Suomessa voimaan saattamisen osalta.

Tähän asiaan sovelletaan tavaramerkkilakia (7/1964) sellaisena kuin se oli viimeksi voimassa ennen nykyisen tavaramerkkilain (544/2019) voimaantuloa 1.5.2019. Jäljempänä olevat viittaukset tavaramerkkilakiin koskevat sovellettavaa lakia (7/1964).

Tavaramerkkilain 14 §:n (616/2016) 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan muun ohella mainitun lain 57 §:ssä tarkoitettua EU-tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkkihakemusta aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tavaramerkkilain 6 §:n (616/2016) 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

2. Tavaroiden vertailu

Tavaroiden samankaltaisuutta arvioidaan ottamalla huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan. Vertailtaessa tavaroiden samankaltaisuutta tulee erityisesti ottaa huomioon niiden välinen yhteys kaupallisesta näkökulmasta. Tässä arvioinnissa merkityksellisiä tekijöitä ovat jakelukanavat, kohdeyleisö ja tavaroiden tavanomainen alkuperä.

Kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti kattaa seuraavat tavarat luokassa 12: ”Electric vehicles; automobile chassis; hub caps; vehicle running boards; ski carriers for cars; automobiles; automobile bodies; bumpers for automobiles; spare wheel covers; hubs for vehicle wheels.”

Valittajan EU-tavaramerkki kattaa luokassa 12 muun ohella seuraavat tavarat: ”Ajoneuvot; Maa-, ilma- ja vesikulkuneuvot; Autonkorit; Autonalustat; Autonrenkaat; Korit ajoneuvoihin; Puskurit autoihin; Pölykapselit; Ajoneuvopyörien navat; Kattotelineet ajoneuvoihin; Sähkömoottorit maa-ajoneuvoihin; Suksitelineet autoihin; Puskurit ajoneuvoihin; Autojen alustat; Ajoneuvojen astinlaudat.”

Valituksenalaisessa päätöksessä on todettu, että kansainvälinen rekisteröinti numero 1406563 (kuvio) ja valittajan EU-tavaramerkki 5484639 FIAT (kuvio) kattavat luokassa 12 samoja tavaroita. Valittajan mukaan merkit koskevat luokassa 12 samoja tai samankaltaisia tavaroita. Markkinaoikeus toteaa, ettei tavaroiden samankaltaisuutta ole syytä arvioida asiassa esitetyn perusteella tältä osin toisin kuin Patentti- ja rekisterihallitus on tehnyt.

3. Kohdeyleisö

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C342/97, EU:C:1999:323, 25 ja 26 kohta sekä Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.2.2007, Mundipharma v. SMHV — Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, 42 kohta).

Kysymyksessä olevien luokan 12 tavaroiden voidaan katsoa olevan suunnattuja sekä autoalan ammattilaisille että suurelle yleisölle. Kun kohdeyleisön muodostaa useampi kuin yksi kohderyhmä, sekaannusvaaraa arvioidaan sen ryhmän perusteella, jonka tarkkaavaisuusaste on alhaisempi (ks. esim. Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.7.2011, Ergo Versicherungsgruppe v. SMHV — Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T-220/09, EU:T:2011:392, 21 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Edellä esitetty huomioon ottaen nyt esillä olevassa asiassa merkityksellisen kohdeyleisön muodostaa suuri yleisö. Ottaen huomioon nyt kysymyksessä olevien tavaroiden luonne, kohdeyleisöön kuuluvien henkilöiden tarkkaavaisuusastetta on kuitenkin pidettävä tavanomaista korkeampana.

4. Merkkien vertailu

Vertailtavien merkkien välistä sekaannusvaaraa harkittaessa tulee ottaa huomioon merkkien ulkoasu, lausuntatapa ja merkityssisältö sekä merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että tutkittaessa sitä, onko sekaannusvaara olemassa, kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena. Vaikka kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen kohdeyleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijä, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi (ks. tuomio 22.10.2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, 36 ja 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Oikeuskäytännössä on edelleen vakiintuneesti katsottu, että merkin koostumisesta samalla kertaa sekä kuviollisista että sanallisista osatekijöistä ei automaattisesti seuraa, että sanallinen osatekijä on aina katsottava hallitsevaksi (ks. esim. tuomio 24.11.2005, Simonds Farsons Cisk v. SMHV — Spa Monopole (KINJI by SPA), T-3/04, EU:T:2005:418, 45 kohta). Sen sijaan, jos tavaramerkki koostuu sanaosista ja kuvio-osista, ensin mainittuja on lähtökohtaisesti pidettävä erottamiskykyisempinä kuin toisena mainittuja, koska keskivertokuluttaja viittaa tavaraan helpommin mainitsemalla sen nimen kuin kuvailemalla tavaramerkin kuvio-osaa (ks. esim. tuomio 14.7.2005, Wassen International v. SMHV — Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T-312/03, EU:T:2005:289, 37 kohta).

Vertailtavia merkkejä yhdistää ulkoreunaltaan ympyrän muotoinen ja väriltään kiiltävän hopeinen kehys. Kansainvälisessä rekisteröinnissä kehyksen sisällä on loikkaava tai hyppäävä hevonen, jota on myös pidettävä sen hallitsevimpana ja erottamiskykyisimpänä osana. Merkissä oleva yksinkertainen kehys on korkeintaan heikosti erottamiskykyinen osa merkkiä.

Valittajan EU-tavaramerkki 5484639 FIAT (kuvio) on kuviomerkki, joka muodostuu ulkoreunaltaan ympyrän muotoisen kehyksen sisällä olevasta tekstistä ”FIAT”. Tämä teksti on myös sen erottamiskykyisin ja hallitsevin osa. Tekstillä ei ole katsottava olevan erityistä merkityssisältöä suomalaisen keskivertokuluttajan näkökulmasta. Merkissä oleva yksinkertainen kehys on korkeintaan heikosti erottamiskykyinen osa merkkiä.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella valittajan EU-tavaramerkkiä 5484639 FIAT (kuvio) on pidettävä tavanomaisen erottamiskykyisenä kysymyksessä oleville tavaroille.

Vertailtavissa merkeissä on lähes identtiset kehykset, mutta niiden erottamiskykyisimmät ja hallitsevat osat ovat erilaiset. Merkit ovat kuitenkin niissä käytettyjen kehysten vuoksi ulkoasultaan vähäisessä määrin samankaltaiset.

Lausuntatavan osalta merkkejä ei voida vertailla, koska kansainväliseen rekisteröintiin ei sisälly sanaosia.

Merkityssisällön osalta merkkien välillä ei ole samankaltaisuuksia.

5. Sekaannusvaaran kokonaisarviointi ja johtopäätös tältä osin

Edellä todetuin tavoin kansainvälisen rekisteröinnin numero 1406563 (kuvio) ja valittajan EU-tavaramerkin 5484639 FIAT (kuvio) kattamat tavarat ovat samoja ja merkit ovat ulkoasultaan vähäisessä määrin samankaltaisia.

Kansainvälisessä rekisteröinnissä numero 1406563 (kuvio) esiintyvän hevoskuvion on katsottava olevan kohderyhmän keskuudessa merkin hallitsevin osa, kun taas EU-tavaramerkissä 5484639 FIAT (kuvio) hallitsevin osa on sanaosa ”FIAT”. Merkkien hallitsevat osat ovat siten täysin erilaiset. Merkkejä yhdistää niissä käytetty kehys ja tausta, jotka ovat merkkien heikosti erottamiskykyisiä ja ei-hallitsevia osia. Merkkien välistä lausuntatapaa ei voida vertailla, eikä merkkien merkityssisällössä ole samankaltaisuutta. Siten, vaikka merkkien kattamat tavarat ovat samoja, merkit ovat kokonaisuutena arvioiden siinä määrin erilaisia, ettei merkkien välille aiheudu sekaannusvaaraa.

6. Vilpillinen mieli

Valittaja on esittänyt, että kansainvälisen rekisteröinnin haltija on tehnyt rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä.

Tavaramerkkilain 14 §:n (616/2016) 1 momentin 8 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos tavaramerkin hakija on tehnyt rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen, Markus Mattila ja Esko Pakka.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Liitteet

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 11.11.2019