Legislator Case Law & Legislation
DE FR IT EN
Analyze in Legislator
MAO:140/21 AI generated

Market Court invalidates EUIPO decision due to trademark confusion between Ferrari and FCA horse logos.

Case Number MAO:140/21
Court / Authority
Jurisdiction Finland (FI)
Decision Date
Outcome Allowed / Granted
Open official source Machine-readable Markdown (.md)

Legislator summary

AI generated

The Market Court overturned the Finnish Patent and Registration Office's decision to reject an international trademark registration for FCA Group. The court found that the international mark, featuring a horse within a frame, created a likelihood of confusion with Ferrari's well-known EU trademark of a standing horse. Although the court acknowledged minor visual differences, it ruled that the overall impression and dominant horse imagery were sufficiently similar to mislead consumers about the origin of the goods.

Legislator headnote

AI generated

Art. 8(1)(b) EUTMR; Art. 59 EUTMR: A trademark registration must be refused if the sign is identical or similar to an earlier trademark and creates a likelihood of confusion due to visual, phonetic, or conceptual similarity, even if minor differences exist.

Keywords

AI generated
trademark confusion likelihood of confusion international registration dominant feature consumer perception visual similarity FCA Group

Cited Legislation

AI generated
Art. 8(1)(b) EUTMR
Art. 59 EUTMR
7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla
Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
AI generated
market_2019_549
Market Court dismisses trademark appeal as trade name 'TrafiCom' misleads public into thinking it is government activity.
market_2021_39
Market Court dismisses trademark appeal as acquired distinctiveness for Class 5 goods was not proven by evidence.
market_2018_666
Market Court dismisses appeal; trademark 'FILTER TIPPED CLEOPATRA' is confusingly similar to 'CLEOPATRA' for cigarettes due to verbal similarity.
market_2014_139
Trademark rejected for causing name confusion despite rare surname usage and foreign word associations.
market_2014_860
Trademark appeal dismissed; SUN CAPITAL PARTNERS, INC. found confusingly similar to SUN due to dominant shared element.

Need to analyze how this precedent applies to your matter?

Cross-reference this judgment against statutes, commentaries, and subsequent citing case law inside Legislator AI.

Open in Legislator →

Full text

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 13.11.2019 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Ferrari S.p.A. on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle kansainvälisen rekisteröinnin numero 1406563 (kuvio) hylkäämiseksi Suomea koskien.

Perusteet

Kansainvälinen rekisteröinti numero 1406563 (kuvio) aiheuttaa sekaannusvaaran valittajan aiempiin EU-tavaramerkkeihin numerot 454546 (kuvio), 162099 FERRARI (kuvio), 161984 SF (kuvio), 162065 Ferrari (kuvio) ja 539585 Ferrari (kuvio).

Kansainvälisen rekisteröinnin kattamat tavarat ovat samoja tai samankaltaisia kuin valittajan edellä mainittujen EU-tavaramerkkien luokassa 12 kattamat tavarat.

Kansainvälinen rekisteröinti ja valittajan aiemmat EU-tavaramerkit ovat ulkoasultaan ja merkityssisällöltään samankaltaisia. Ne sisältävät samankaltaisen kuvioelementin, jossa on pystyasennossa oleva mustavalkoinen hevonen. Merkeissä hevoset ovat samanlaisessa asennossa takajaloillaan ja etujalat koukussa sekä samansuuntaisia. Ne myös koostuvat samankaltaisista tummemmista ja vaaleammista mustavalkoisista sävyistä. Asianomainen kohdeyleisö saattaisi erehtyä esimerkiksi luulemaan, että kansainvälisen rekisteröinnin merkki on päivitetty versio valittajan aiemmasta hevostavaramerkistä.

Aiemmat valittajan merkit ovat käytännössä yleisesti tunnettuja asianomaisen yleisön eli autoilijoiden keskuudessa. Merkkien hallitsevin osa eli hevoskuvio on lisäksi hyvin erottamiskykyinen.

Merkkien välillä on kokonaisuutena arvioiden sekaannusvaara, koska niiden kattamat tavarat ovat käytännössä identtiset, merkkien hallitsevimmat osat eli hevoskuviot ovat hyvin samankaltaisia ja valittajan aiemmat EU-tavaramerkit ovat erityisen tunnettuja ja erottamiskykyisiä.

Kokonaisarvioinnissa on myös otettava huomioon se, että kansainvälinen rekisteröinti koostuu käytännössä kahden kuuluisan autovalmistajan, Ferrari S.p.A:n ja FCA Group Marketing S.p.A:n tavaramerkeistä. Kansainvälisessä rekisteröinnissä on hevoskuvio, joka jäljittelee valittajan merkeissä olevaa tunnettua pystyasennossa olevaa hevosta. Hevoskuvio on sijoitettu FCA Group Marketing S.p.A:n FIAT-tavaramerkin kehyskuvion sisälle. Sekaannusvaara valittajan aiempiin EU-tavaramerkkeihin on pyritty estämään jäljittelemällä kahta eri rekisteröityä tavaramerkkiä. Kansainvälisen rekisteröinnin haltija on hakenut rekisteröintiä vilpillisessä mielessä.

Kansainvälinen rekisteröinti ei ole sekaannusvaaran vuoksi tullut voimaan useissa eri maissa.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Patentti- ja rekisterihallitus on esittänyt, että valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä. Kansainvälisessä rekisteröinnissä ja valittajan aiemmissa EU-tavaramerkeissä ainoa yhtenevä asia on se, että merkeissä esiintyy hevonen. Tavaramerkkirekisteröinnillä ei kuitenkaan voi saada aihesuojaa. Se, että merkeissä esiintyy hevonen, ei riitä aiheuttamaan sekaannusvaaraa sillä hevoset poikkeavat toisistaan merkittävästi.

Landtourer Automobile Co., Ltd:n vastaus

Landtourer Automobile Co., Ltd ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut vastausta.

Valittajan lausuma

Valittaja on antanut lausuman.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1. Asian tarkastelun lähtökohdat ja oikeusohjeet

Patentti- ja rekisterihallitus on 13.11.2019 tekemällään päätöksellä hylännyt Ferrari S.p.A:n väitteen kansainvälisen rekisteröinnin numero 1406563 (kuvio) Suomea koskemista vastaan. Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, ettei mainittu kansainvälinen rekisteröinti aiheuta sekaannusvaaraa aikaisempien hakemusten perusteella rekisteröityihin EU-tavaramerkkeihin numerot 454546 (kuvio), 162099 FERRARI (kuvio), 161984 SF (kuvio), 162065 Ferrari (kuvio) ja 539585 Ferrari (kuvio).

Asiassa on kysymys siitä, aiheuttaako mainittu kansainvälinen rekisteröinti sekaannusvaaran mainittuihin valittajan EU-tavaramerkkeihin.

Vertailtavat merkit ovat seuraavat:

kansainvälinen rekisteröinti numero 1406563:

Kuva

EU-tavaramerkki numero 454546:

Kuva

EU-tavaramerkki numero 162099:

Kuva

EU-tavaramerkki numero 161984:

Kuva

EU-tavaramerkki numero 162065:

Kuva

EU-tavaramerkki numero 539585:

Kuva

Markkinaoikeus toteaa, että EU-tavaramerkki 454546 (kuvio) on ulkoasultaan lähimpänä kansainvälistä rekisteröintiä, joten sekaannusvaaran arviointi on tarkoituksenmukaista suorittaa ensiksi näiden kahden merkin välillä.

Asiassa on valituksen perusteella lisäksi tarvittaessa arvioitava sitä, onko kansainvälistä rekisteröintiä haettu vilpillisessä mielessä ja mikä merkitys tällä olisi merkin Suomessa voimaan saattamisen osalta.

Tähän asiaan sovelletaan tavaramerkkilakia (7/1964) sellaisena kuin se oli viimeksi voimassa ennen nykyisen tavaramerkkilain (544/2019) voimaantuloa 1.5.2019. Jäljempänä olevat viittaukset tavaramerkkilakiin koskevat sovellettavaa lakia (7/1964).

Tavaramerkkilain 14 §:n (616/2016) 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan muun ohella mainitun lain 57 §:ssä tarkoitettua EU-tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkkihakemusta aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tavaramerkkilain 6 §:n (616/2016) 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

2. Tavaroiden vertailu

Tavaroiden samankaltaisuutta arvioidaan ottamalla huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan. Vertailtaessa tavaroiden samankaltaisuutta tulee erityisesti ottaa huomioon niiden välinen yhteys kaupallisesta näkökulmasta. Tässä arvioinnissa merkityksellisiä tekijöitä ovat jakelukanavat, kohdeyleisö ja tavaroiden tavanomainen alkuperä.

Kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti kattaa seuraavat tavarat luokassa 12: ”Electric vehicles; automobile chassis; hub caps; vehicle running boards; ski carriers for cars; automobiles; automobile bodies; bumpers for automobiles; spare wheel covers; hubs for vehicle wheels.”

Valittajan EU-tavaramerkki 454546 (kuvio) kattaa luokassa 12 muun ohella seuraavat tavarat: ”Ajoneuvot; Maa-, ilma- ja vesikulkuneuvot; Erityisesti autot, niiden varaosat ja varusteet, jotka sisältyvät luokkaan 12; Autonkorit; Autonalustat; Autonrenkaat; Puskurit autoihin; Pölykapselit; Ajoneuvopyörien navat; Sähkömoottorit maa-ajoneuvoihin; Suksitelineet autoihin; Puskurit ajoneuvoihin; Autojen alustat; Ajoneuvojen astinlaudat.”

Valituksenalaisessa päätöksessä on todettu, että kansainvälinen rekisteröinti numero 1406563 (kuvio) ja valittajan EU-tavaramerkki 454546 (kuvio) koskevat luokassa 12 samoja tavaroita. Valittajan mukaan merkit koskevat luokassa 12 samoja tai samankaltaisia tavaroita. Markkinaoikeus toteaa, ettei tavaroiden samankaltaisuutta ole syytä arvioida asiassa esitetyn perusteella tältä osin toisin kuin Patentti- ja rekisterihallitus on tehnyt.

3. Kohdeyleisö

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C342/97, EU:C:1999:323, 25 ja 26 kohta sekä Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.2.2007, Mundipharma v. SMHV — Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, 42 kohta).

Kysymyksessä olevien luokan 12 tavaroiden voidaan katsoa olevan suunnattuja sekä autoalan ammattilaisille että suurelle yleisölle. Kun kohdeyleisön muodostaa useampi kuin yksi kohderyhmä, sekaannusvaaraa arvioidaan sen ryhmän perusteella, jonka tarkkaavaisuusaste on alhaisempi (ks. esim. Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.7.2011, Ergo Versicherungsgruppe v. SMHV — Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T220/09, EU:T:2011:392, 21 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Edellä esitetty huomioon ottaen nyt esillä olevassa asiassa merkityksellisen kohdeyleisön muodostaa suuri yleisö. Ottaen huomioon nyt kysymyksessä olevien tavaroiden luonne, kohdeyleisöön kuuluvien henkilöiden tarkkaavaisuusastetta on kuitenkin pidettävä tavanomaista korkeampana.

4. Merkkien vertailu

Vertailtavien merkkien välistä sekaannusvaaraa harkittaessa tulee ottaa huomioon merkkien ulkoasu, lausuntatapa ja merkityssisältö sekä merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat.

Nyt kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti on kuviomerkki, joka muodostuu ulkoreunaltaan ympyrän muotoisen kehyksen sisällä olevasta loikkaavasta tai hyppäävästä hevosesta, jota on myös pidettävä sen hallitsevimpana ja erottamiskykyisimpänä osana. Merkissä oleva yksinkertainen kehys on korkeintaan heikosti erottamiskykyinen osa merkkiä.

Valittajan EU-tavaramerkki numero 454546 (kuvio) koostuu takajaloilleen nousseesta hevosesta.

Markkinaoikeus katsoo, että vertailtavia merkkejä on pidettävä tavanomaisen erottamiskykyisinä kysymyksessä oleville tavaroille.

Vertailtavista merkeistä kansainvälisessä tavaramerkissä esiintyy kuvio hyppäävästä hevosesta ja valittajan aiemmassa EU-tavaramerkissä takajaloilleen nousseesta hevosesta. Hevosten liike kohdistuu samaan suuntaan ja liikettä voidaan pitää samankaltaisena, vaikkakaan ei identtisenä. Valittajan aiemmassa EU-tavaramerkissä on esitetty musta hevonen, kun taas kansainvälisessä rekisteröinnissä on esitetty vaalea hevonen tummaa taustaa vasten. Markkinaoikeus toteaa, että vertailtaessa merkkejä rinnakkain niissä on eroja kuvioiden yksityiskohdissa. Hevoskuviot ovat kuitenkin kokonaisuutena arvioiden samankaltaisia. Kansainvälisen rekisteröinnissä on pyöreät kehykset, kun taas valittajan aiemmassa EU-tavaramerkissä ei ole kehyksiä. Kansainvälisen rekisteröinnin kehys on tavanomainen, eikä erityisen erottamiskykyinen. Markkinaoikeus katsoo, että merkit ovat ulkoasultaan niissä esiintyvän ja niitä hallitsevan hevoskuvion takia samankaltaiset.

Molemmissa merkeissä on kuvattu takajaloilleen noussut tai hyppäävä hevonen, joten niiden merkityssisältöä on pidettävä samankaltaisina.

Lausuntatavan osalta merkkejä ei voida vertailla, koska merkkeihin ei sisälly sanaosia.

Kansainvälinen rekisteröinti on siten ulkoasultaan ja merkityssisällöltään samankaltainen valittajan EU-tavaramerkin 454546 (kuvio) kanssa.

5. Sekaannusvaaran kokonaisarviointi ja johtopäätös

Edellä todetuin tavoin kansainvälisen rekisteröinnin numero 1406563 (kuvio) ja kysymyksessä olevan valittajan EU-tavaramerkin 454546 (kuvio) kattamat tavarat ovat samoja. Merkit ovat ulkoasultaan ja merkityssisällöltään samankaltaisia.

Vaikka merkkien hallitsevan osan hevoskuvioiden ulkoasujen yksityiskohdissa on tiettyjä eroavuuksia, markkinaoikeus katsoo, että kokonaisuutena arvioiden nämä eroavuudet eivät kohdeyleisön tavanomaista korkeammasta tarkkaavaisuusasteesta huolimatta riitä poistamaan merkkien välistä sekaannusvaaraa erityisesti, kun otetaan huomioon kohdeyleisön epätäydellinen muistikuva. Kohdeyleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.

EU-tavaramerkin numero 454546 (kuvio) ja kansainvälisen rekisteröinnin numero 1406563 (kuvio) välisen sekaannusvaaran vuoksi valituksenalainen Patentti- ja rekisterihallituksen päätös on kumottava.

Todettu sekaannusvaara ja asian lopputulos huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua valittajan muista valitusperusteista.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen 13.11.2019 tekemän päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle sen toteamiseksi, ettei kansainvälinen rekisteröinti numero 1406563 (kuvio) ole voimassa Suomessa.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen, Markus Mattila ja Esko Pakka.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Liitteet

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 13.11.2019